Quand l’INPI filtre trop

La société américaine Donaldson est titulaire du brevet européen EP 1 987 872 concernant un filtre à air.

La revendication 1 du brevet tel que délivré est rédigée comme suit :

Cartouche de filtre à air (30) destinée à être utilisée dans un filtre à air (2) ; la cartouche de filtre à air comprenant :

(a) des premier et deuxième capuchons d’extrémité opposés (92, 93) ;

(i) le premier capuchon d’extrémité (92) ayant une ouverture de sortie d’écoulement d’air (71 ) à travers ce dernier ;

(ii) le deuxième capuchon d’extrémité (93) étant fermé ;

(b) la couche filtrante (55) s’étendant entre les premier et deuxième capuchons d’extrémité et entourant un volume d’air propre central (56) ;

caractérisée par :

(c) un premier élément (183) d’un agencement de saillie / réception (184) dans une surface évidée (111a) dans le deuxième capuchon d’extrémité (93) fermé ;

(i) la surface (111a) comprenant un récepteur non circulaire (185) comprenant des espaces (136) radialement espacés.

Le brevet européen a été délivré en octobre 2011. Il a fait l’objet de plusieurs oppositions qui sont actuellement pendantes (une procédure orale est prévue pour novembre 2014).

Suite à la constatation de déchéance de la partie française du brevet européen en juin 2013, la titulaire a formé un recours gracieux devant l’INPI, au mois d’août de la même année.

Ce recours a été rejeté par décision rendue le 26 novembre 2013.

La titulaire a donc formé un recours devant la Cour d’appel de Paris. Avec succès, comme le montre l’arrêt en date du 23 septembre 2014 :

… Considérant qu’il n’est pas contesté que le recours formé par la société Donaldson Inc. le 26 février 2014 contre la décision de rejet de son recours gracieux en date du 26 novembre 2013 est bien recevable en vertu des dispositions de l’article R 411-20 CPI et de l’article 643 CPC auquel le premier article fait expressément renvoi pour la prorogation de délai de deux mois pour les parties demeurant à l’étranger ;

Considérant qu’il résulte des éléments de la cause que la société Donaldson Inc. est titulaire du brevet européen n° EP 1 987 872 désignant la France, déposé le 23 octobre 2003 et dont la délivrance a été publiée au Bulletin européen des brevets le 19 octobre 2011 ;

Considérant que la neuvième annuité de la redevance afférente à ce brevet a été acquittée le 5 juin 2012 augmenté du montant de la redevance de retard ;

Considérant que le directeur général de l’INPI a prononcé le 7 juin 2013 la déchéance des droits attachés à ce brevet au motif que la neuvième échéance n’a pas été versée en temps utile ;

Considérant que la décision du 26 novembre 2013 faisant l’objet du présent recours rejette le recours gracieux formé par la société Donaldson Inc. contre le prononcé de la déchéance au motif que la redevance pouvait soit encore être valablement acquittée sans redevance de retard dans le délai de deux mois prévu par l’article 141, paragraphe 2 de la CBE (soit jusqu’au 19 décembre 2011), soit être acquittée moyennant le versement d’une redevance de retard, dans le délai de six mois à compter de l’échéance prévu par l’article R 614-16 CPI (soit jusqu’au 2 mai 2012) et que le paiement du 5 juin 2012 est donc intervenu en dehors de ces deux délais, lesquels selon le directeur général de l’INPI, se chevauchent et ne s’additionnent pas ;

Considérant que la société Donaldson Inc. réplique que ces deux délais se cumulent et qu’elle avait donc jusqu’au 19 juin 2012 pour s’acquitter du paiement de la neuvième annuité de la redevance augmenté d’une surtaxe, ce qu’elle a fait le 5 juin 2012 ;

Considérant que l’article L 612-19 CPI dispose que « toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles qui doivent être acquittées au plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil d’État » ;

Considérant que l’article R 613-46 CPI dispose que « le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande » ;

Considérant en outre que s’agissant d’un brevet européen, le premier alinéa de l’article R 614-16 CPI dispose que les redevances annuelles « doivent être acquittées dans les conditions prévues par l’article 141 de la CBE. Ces redevances sont décomptées à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen. » ;

Considérant que l’article 141 paragraphe 2, de la CBE dispose que « si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée au Bulletin européen des brevets, lesdits taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d’être payées dans le délai mentionné. Il n’est perçu aucune surtaxe prévue au titre d’une réglementation nationale » ;

Considérant enfin que le deuxième alinéa de l’article R 614-16 CPI dispose que « lorsque le paiement d’une redevance annuelle n’a pas été effectué à l’expiration du délai visé au paragraphe 2 de l’article 141 de la convention sur le brevet européen, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d’une redevance de retard dans le même délai » ;

Considérant que le brevet ayant été déposé le 23 octobre 2003, la neuvième annuité de la redevance est donc venue à échéance le 31 octobre 2011, c’est-à-dire dans les deux mois suivant la publication le 19 octobre 2011 de sa délivrance au Bulletin européen des brevets ;

Considérant dès lors que la société Donaldson Inc. disposait du délai de deux mois prévu par l’article 141, 2^e paragraphe, de la convention de Munich pour s’acquitter du paiement de cette redevance sans surtaxe, soit jusqu’au 19 décembre 2011 ;

Considérant enfin qu’à l’expiration de ce délai cette société disposait du délai supplémentaire de six mois prévu par le deuxième alinéa de l’article R 614-16 CPI moyennant le paiement d’une redevance de retard, soit jusqu’au 19 juin 2012 ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’en effectuant le 5 juin 2012 le paiement de la neuvième annuité augmenté de la redevance de retard, la société Donaldson Inc. se trouvait dans les délais résultant de l’application combinée de l’article 141, 2ème paragraphe de la convention de Munich et de l’article R 614-16 CPI ;

Considérant en conséquence que c’est à tort que le directeur général de l’INPI a rejeté le 26 novembre 2013 le recours gracieux de la société Donaldson Inc. contre sa décision de constatation de déchéance du 7 juin 2013 ; que dès lors la décision du 26 novembre 2013 sera annulée ; …

C’est utile de savoir que les deux mois selon l’article 141(2) CBE et les six mois de l’article R 614-16 CPI se cumulent. La Cour procède par affirmation, sans expliquer ce résultat, mais la solution correspond à la manière naturelle de lire l’article R 614-16 CPI, dont l’alinéa 2 évoque d’abord l’expiration du délai selon le paragraphe 2 de l’article 141 CBE et définit par la suite un « délai supplémentaire ». Prétendre, comme l’a fait l’INPI, que ce délai ‘supplémentaire’ commence à courir, en quelque sorte, avant que le délai selon l’article 141 n’expire, c’est vraiment faire des pirouettes exégétiques peu convaincantes. Nous approuvons donc l’arrêt de la Cour de Paris.

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

NB : L’arrêt a été rapporté par Maître Schmitt (ici).

Cour d’appel de Paris, 23 septembre 2014 ; Donaldson c. INPI