Une saisie trop bien nourrie

La société néerlandaise Nutricia est titulaire du brevet européen EP 2 230 940, concernant une « composition nutritionnelle entérale liquide riche en énergie ». Une opposition contre ce brevet, formée par la société Nestec, est actuellement pendante.

La revendication 1 de ce titre est rédigée comme suit :

Composition nutritionnelle entérale liquide thermostérilisée comprenant de 8 à 14 g de protéine pour 100 ml de composition, ladite protéine comprenant une caséine micellaire et un caséinate, dans laquelle le rapport en poids de la caséine micellaire au caséinate varie de 90:10 à 35:65 et la quantité combinée de caséine micellaire et caséinate représente au moins 70 % en poids de la protéine totale, la composition ayant une densité énergétique d’au moins 8,4 kJ/ml [2,0 kcal/ml].

La société Nutrica met en œuvre ce brevet notamment pour la fabrication des produits Nutilis et Fortimel.

En mars 2007, elle a conclu un accord de développement avec la société Even Santé Industrie (ci-après « ESI »), laquelle dans le cadre de cette sous-traitance s’est engagée à respecter les droits de propriété intellectuelle issus de cet accord, qui a pris fin le 9 mars 2009. 

La société ESI fabrique et conditionne le Nutilis 125 ml, les autres produits couvrant la technologie brevetée, dont le Fortimel, étant fabriqués par la société Nutricia.

La société Nutricia a été autorisée par ordonnance sur requête du 13 octobre 2014 à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ESI, relativement aux produits de la gamme Nutriplen, fabriqués et conditionnés par ESI pour la société Nualtra.

Par ordonnance sur requête du 31 octobre 2014, le président du tribunal de commerce de Brest a ordonné, à la demande de la société ESI, le séquestre de toutes les informations saisies auprès de la société ESI, puis dans le cadre d’un référé-rétractation initié par la société Nutricia, a le 3 novembre 2014, autorisé leur maintien sous séquestre entre les mains de l’huissier instrumentaire.

La société ESI a ensuite fait assigner la société Nutricia en référé devant le juge des requêtes du TGI de Paris, aux fins de rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et pour obtenir la mise sous séquestre de documents.

Par ordonnance sur requête du 3 novembre 2014, le délégataire du président du TGI de Paris a ordonné la mise sous séquestre de toutes les informations, quel qu’en soit le support se rapportant :

• au procédé de fabrication des produits argués de contrefaçon ;
• à l’origine ou à la forme de chaque ingrédient contenu dans les produits argués de contrefaçon ;
• à la composition des ingrédients, y compris les formulations et recettes.

Le 6 novembre 2014, la société Nutricia a assigné la société ESI en référé-rétractation de l’ordonnance du 3 novembre 2014, autorisant la mise sous séquestre de documents.

Voici l’essentiel de l’ordonnance de rétractation en date du 14 novembre 2014 :

Rétractation de l’ordonnance du 13 octobre 2014 autorisant la saisie-contrefaçon

Au soutien de sa demande de rétractation de l’ordonnance en ses points 4 a et 8, ESI expose que le brevet est un brevet de produit et que la saisie-contrefaçon doit être exclusivement limitée aux seules caractéristiques du produit breveté, telles que définies dans les revendications du brevet.

ESI indique que Nutricia dispose de toutes les informations nécessaires, obtenues dans le cadre de la saisie-contrefaçon, afin d’apprécier si le produit Nutriplen, argué de contrefaçon, reproduit les caractéristiques des revendications du brevet.

Par contre, Nutricia ne doit pas avoir accès aux informations autres que celles relatives aux caractéristiques revendiquées, et notamment n’est pas légitime à obtenir des renseignements, sur la formulation et la recette des produits, qui constituent le savoir-faire d’ESI, et concernent des informations confidentielles de Nualtra.

Pas plus, Nutricia n’est fondée à accéder aux informations, relatives au procédé de stérilisation ou de fabrication de la composition nutritionnelle, qui ne sont pas revendiquées dans le brevet de produit, l’emploi dans la revendication 1 du brevet du terme « thermostérilisée » faisant référence à une caractéristique intrinsèque du produit, quel que soit le procédé de fabrication ou de stérilisation. Les revendications 14, 15 et 16 ne visent en aucun cas, un procédé de fabrication de la composition nutritionnelle.

Nutricia ne peut obtenir des renseignements sur l’origine, la forme, les quantités et la composition des ingrédients contenus dans les produits Nutriplen, qui ne font pas partie des caractéristiques du brevet, lequel ne revendique pas de formulation ou de recette spécifique.

La divulgation de l’ensemble de ces éléments aurait des conséquences irréversibles et considérables et serait de nature à mettre en péril l’activité de la société ESI.

La société Nutricia soutient quant à elle qu’il convient d’analyser la description du brevet, qui fait partie intégrante des éléments à considérer afin d’interpréter la portée de l’invention, laquelle fait référence au procédé d’obtention des compositions nutritionnelles des produits pour obtenir une composition stable à haute teneur en protéines, à la concentration de la caséine micellaire et aux types de caséines susceptibles d’être utilisées, à la viscosité du produit et à la stabilité de conservation des compositions susceptible d’être affectée par le traitement thermique appliqué.

Elle rappelle que la revendication principale désigne une composition thermostérilisée, ce qui a permis à l’OEB de considérer, au cours de la procédure de délivrance du brevet, que le produit, caractérisé par son procédé d’obtention, était distinct des autres et expose qu’il est admis qu’une revendication de produit puisse renvoyer à une revendication de procédé. Nutricia ajoute que la nature et la forme des ingrédients protéiniques des compositions arguées de contrefaçon sont importantes et il importe pour déterminer les quantités des caséines micellaires, des caséinates et du petit-lait, présentes dans les produits argués de contrefaçon, de pouvoir caractériser la forme et la concentration du pré-mix utilisé et de s’assurer du respect des ratios définis par le brevet.

A titre subsidiaire, Nutricia sollicite la modification de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, afin d’y ajouter des investigations relatives au procédé de thermostérilisation et à l’origine, la forme et les quantités de chaque ingrédient pour en déterminer la teneur, concentration et nature protéique.

Sur ce

Procédé de fabrication

L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications, lesquelles définissent le moyen de l’invention et l’objet et la portée du monopole d’exploitation.

Lorsque le brevet porte sur un procédé, les droits conférés par le brevet s’étendent aux produits directement obtenus par ce procédé. L’inverse n’est pas vrai, lorsque le brevet porte sur un produit.

La description de l’invention, à la lumière de laquelle les revendications sont analysées, expose avec exactitude et précision l’invention et a pour fonction de divulguer l’invention en la rendant accessible au public lors de la publication de la demande de brevet.

Si la description de l’invention, dans le brevet EP 2 230 940 […] évoque effectivement la soumission « de la composition à un traitement par la chaleur comme une pasteurisation ou une stérilisation, de sorte que la charge microbienne soit réduite » (page 12), « la soumission de la solution résultante à un traitement par la chaleur (pasteurisation, stérilisation) » et « des durées de pasteurisation typiques de 30 secondes à 85° C. Des durées de stérilisation typiques sont de 4 minutes à 124° C » (page 33), « Il s’est avéré favorable de ne pas pasteuriser mais uniquement de stériliser la formulation selon l’invention » (page 34), ou encore évoque « des difficultés techniques inhérentes à la production de la composition » (page 4), seule la revendication n° 1 emploie le terme de « composition […] thermostérilisée », mais aucune des 16 revendications du brevet ne porte sur un procédé de stérilisation ou de fabrication de la composition nutritionnelle et n’indique la manière d’y procéder.

Le brevet ne porte donc pas sur un procédé de fabrication, mais uniquement sur la composition du produit. Le saisi ne peut donc obtenir, des informations relatives au procédé de fabrication, qui appartiennent au savoir-faire de ESI.

L’ordonnance du 13 octobre 2014 doit être rétractée sur ce point.

Origine, forme, quantité et composition des produits, formulation et recette

Le produit breveté est, selon les revendications, à forte teneur en protéines, comprenant une caséine micellaire et un caséinate, représentant au moins 70 % en poids de la protéine totale, ainsi que du petit-lait, jusqu’à environ 30 % en poids de la protéine totale, ces trois ingrédients représentant au moins 95 % en poids de la protéine totale. Il comprend en outre une graisse (fournissant entre 20 à 40 % de la teneur énergétique de la composition), un glucide (entre 30 et 60 % de la teneur énergétique) et au moins un acide.

Les revendications du brevet définissent les éléments composant le produit breveté, le pourcentage de chacun d’entre eux par rapport à la protéine totale, les proportions et ratios entre les ingrédients, leur valeur respective en teneur énergétique mais ne déterminent aucunement les éléments propres à l’origine des produits utilisés (nature, fournisseur, pureté, concentration), à leur forme (liquide, en poudre, prémix), à leur quantité et à leur composition, si ce n’est que la composition nutritionnelle doit respecter les revendications précitées.

Les revendications ne donnent pas plus d’indication sur les formulations et recettes.

Le saisi ne peut dans ces conditions, obtenir dans le cadre de la mesure de contrefaçon, des informations sur ces éléments qui ne figurent pas dans les revendications du brevet. L’ordonnance doit donc être rétractée en ses points 4 a, et 8, selon les modalités exposées au dispositif de la présente ordonnance.

Eu égard au périmètre de la saisie-contrefaçon tel qu’il a été modifié suivant les motifs précités, il appartiendra à l’huissier instrumentaire de restituer à ESI, les documents sous scellés, qui sont susceptibles de contenir les informations auxquelles le saisi ne peut avoir accès.

Rétractation de l’ordonnance du 3 novembre 2014 autorisant le séquestre des documents

L’huissier instrumentaire a été institué séquestre de l’intégralité des documents saisis au cours des opérations de saisie-contrefaçon, en deux exemplaires, les uns caviardés, les autres non caviardés.

Postérieurement à cette décision, ESI a accepté la remise au saisissant des documents « caviardés » appréhendés pendant la saisie et qui se trouvent désormais entre les mains de Nutricia.

Il n’existe aucun motif légitime de rétracter cette ordonnance de séquestre, laquelle prend fin en tout état de cause à la date du prononcé de la présente décision.

Sur les autres demandes

La présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.

Nutricia qui succombe supportera les dépens.

En application des dispositions de l’article 700 CPC, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 3 000 euros sera allouée à ESI à ce titre.

Par ces motifs, le Tribunal

• Ordonne la rétractation partielle de l’ordonnance du 13 octobre 2014 ;
• Supprime les paragraphes suivants :

§4 a) : l’autorisation de procéder à la saisie réelle ou descriptive « des documents quel qu’en soit le support, afin de décrire le procédé de fabrication, la composition, l’origine, la forme et les quantités de chaque ingrédient contenu dans les produits susceptibles de contrefaire le brevet, en particulier les produits Nutriplen » ;
§8 : l’autorisation d’accéder « aux documents de procédé sur les compositions préparées sur le site d’ESI, portant sur les produits susceptibles de contrefaire le brevet, en particulier les produits Nutriplen »;

• Dit que l’huissier instrumentaire restituera à la société ESI les documents non caviardés saisis au cours des opérations de saisie-contrefaçon placés sous scellés et séquestrés entre ses mains ;
• Rejette la demande de rétractation de l’ordonnance de séquestre du 3 novembre 2014 ;
• Condamne la société Nutricia aux dépens, qui seront augmentés de la somme de 3 000 €.

Ordonnance publiée au PIBD 1019 III-1.

TGI Paris (ordonnance de référé-rétractation), 14 novembre 2014 ;

Even Santé Industrie c. Nutricia

La fête de la Saint-Jean

Voici un arrêt qui ne relève pas vraiment du droit des brevets mais qui nous semble intéressant dans la mesure où il se penche sur les modalités d’une requête aux fins de constat dans un litige touchant au savoir-faire.

La société Saint Jean Industries (ci-après « Saint Jean ») est un équipementier automobile et a été titulaire du brevet EP 0 119 365 (déposé en 1983) concernant un procédé pour fabriquer des pièces en aluminium ou en alliage d'aluminium

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Procédé consistant à couler de l’aluminium ou un alliage d’aluminium dans un moule, pour obtenir une pièce métallique dès que la solidification est terminée suffisamment rigide, caractérisé en ce qu’aussitôt après la coulée, on démoule la pièce encore chaude, et on la place entre deux coquilles d’une matrice définissant une empreinte de dimensions légèrement inférieures à celles du moule, les deux coquilles de la matrice étant alors fortement pressées l’une contre l’autre, pour exercer sur la pièce coulée mise entre les coquilles, un effet combiné de pressage à cœur et de corroyage superficiel.

Avant son expiration, ce brevet protégeait son procédé « Cobapress » qui met en œuvre la technologie dite « coulé-forgé ». La société possède d’ailleurs autres titres couvrants des aspects de son procédé.

La société Saint Jean a concédé une licence de savoir-faire à la société C2FT dans le cadre d’une fourniture de pièces de liaison au sol au groupe PSA.

Par la suite, les relations entre les sociétés se sont dégradées.

En 2009, la société Saint Jean a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société C2FT et l’a fait assigner en contrefaçon devant le TGI de Lyon.

La société C2FT s’est rapprochée de la société chinoise Jilin Universal Machinery (ci-après « Jilin »).

Craignant une appropriation de son savoir-faire, la société Saint Jean a présenté une requête aux fins de constat devant le TGI de Lyon, qui a rendu une ordonnance sur requête le 15 novembre 2013.

Le 3 janvier 2014, les sociétés C2FT et Sifcor ont fait citer en référé la société Saint Jean aux fins de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance et constater la nullité du PV de constat.

Par ordonnance du 27 mai 2014, la vice-présidente du TGI de Lyon a rétracté l’ordonnance.

La société Saint Jean a fait appel de cette décision.

Par arrêt du 16 octobre 2014, la Cour d’appel de Lyon vient de confirmer l’ordonnance du 27 mai 2014 :

Sur la décision de rétractation

Sur le principe du contradictoire

Attendu que le principe du contradictoire est un des principes fondateurs de la procédure civile française, au point que les dispositions liminaires du CPC et notamment son article 16 rappellent au juge qu’il doit, en toutes circonstances, le faire observer et l’observer lui-même ;

Qu’en l’espèce la requête initiale était notamment fondée sur l’article 493 CPC, article qui dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse » ;

Qu’il s’en déduit qu’il appartenait au demandeur à la requête de motiver les circonstances particulières qui justifiaient, selon lui, que la mesure d’instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement ;

Que cependant la requête du 14 novembre 2013 ne présente aucune motivation spécifique justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;

Qu’au surplus, dans la mesure où les parties s’opposaient déjà devant la troisième chambre du TGI de Lyon dans le cadre d’une procédure au fond, il eut été facile pour la société Saint Jean de saisir le juge de la mise en état pour solliciter, de façon contradictoire, des mesures d’instruction identiques, ce qu’elle n’a pas fait ;

Qu’elle n’expliquait pas davantage, dans sa requête, en quoi cette saisine du juge de la mise en état avait été impossible ;

Qu’en appel la requérante prétend justifier ce non-respect du contradictoire par la nécessité d’un « effet de surprise » afin d’éviter que la société C2FT ne fasse disparaître les documents stockés sur son système informatique ;

Qu’en premier lieu le simple fait de mentionner la nécessité d’un effet de surprise ne suffit pas à caractériser les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction ;

Qu’en second lieu, même à supposer que, dans le cadre d’une mesure contradictoire, la société C2FT ait effacé des données informatiques de son disque dur, il eut été facile à un expert en informatique de reconstituer les données effacées dans le cadre de sa mission ;

Etrange argument ! La Cour regarde-t-elle trop de séries policières ?

Que l’argument tiré de l’effet de surprise est donc dépourvu de toute pertinence ;

Que la simple lecture de la requête et de l’ordonnance subséquente du 15 novembre 2013 démontre qu’elles ne comportent ni l’une ni l’autre une quelconque motivation caractérisant la nécessité de déroger au principe de la contradiction ;

Que cette simple constatation suffit à justifier la rétractation de cette ordonnance ;

Qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance du 27 mai 2014 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 15 novembre 2013 parce que celle-ci, pas plus que la requête, ne justifiaient que la mesure ordonnée soit prise non contradictoirement ;

Sur l’urgence

Attendu que la requête initiale était également fondée sur l’article 812 CPC, article qui dispose que le président du tribunal « peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » ;

Qu’il se déduit ainsi que, du fait du caractère dérogatoire au principe du contradictoire, le juge des requêtes est soumis à une condition d’urgence ;

Attendu qu’une lecture attentive de la requête du 14 novembre 2013 ne permet pas de mettre en évidence un quelconque caractère d’urgence de la mesure sollicitée ;

Que, du reste, le terme même d’« urgence » n’y est jamais employé ;

Que, certes, la requérante joint à sa requête une pièce 28 intitulée « Newsletter de la société de droit italien Gauss Automazione à propos de ses journées extraordinaires portes ouvertes du 28 octobre au 1^er novembre et du 4 au 8 novembre 2013 pour la découverte d’une ligne de production de pivots pour les véhicules Audi, destinée à une entreprise chinoise en joint-venture », laissant à penser que l’appropriation de son savoir-faire serait en marche ;

Que ce document ne saurait cependant caractériser une quelconque urgence, l’ordonnance déférée rappelant pertinemment que « les portes ouvertes annoncées dans la newsletter de la société Gauss Automazione étaient achevées depuis le 8 novembre 2013 », soit avant le dépôt de la requête ;

Attendu par ailleurs que l’ordonnance du 15 novembre 2013 se contente de mentionner « et vu l’urgence, autorisons l’exécution de notre ordonnance sur simple minute » ;

Qu’un tel visa de pure forme ne permet pas davantage de caractériser l’urgence de la mesure ordonnée ;

Que, là encore, l’absence de caractérisation de l’urgence tant dans la requête du 14 que dans l’ordonnance du 15 novembre 2013 suffit à autoriser la rétractation de cette ordonnance ;

Attendu qu’ainsi, sans même qu’il y ait lieu de rechercher s’il existait en l’espèce d’autres motifs de rétractation, l’absence de motivation sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction et l’absence de caractérisation de l’urgence suffisent à justifier la confirmation de l’ordonnance du 27 mai 2014 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 15 novembre 2013 ;

Sur la demande en dommages et intérêts

Attendu qu’il appartient aux sociétés C2FT et Sifcor, qui présentent cette demande en dommages et intérêts, de justifier d’une faute commise par la société Saint Jean, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ;

Attendu que, sur la faute, le seul fait d’avoir fait pratiquer des mesures intrusives dans les locaux de son concurrent sans qu’il soit justifié d’éléments permettant de déroger au principe de la contradiction ou de caractériser l’urgence ne saurait constituer une faute, ce d’autant que les mesures intrusives en question ne sont que des mesures autorisées par l’ordonnance rendue par le juge des requêtes et effectuées en conformité avec son contenu ;

Que rien ne vient démontrer que la société Saint Jean ait sciemment trompé ou cherché à tromper la religion de ce magistrat ;

Attendu que, sur le préjudice, les sociétés C2FT et Sifcor ne versent aux débats aucun document comptable, aucun témoignage ni aucune pièce permettant d’établir que les opérations menées par l’huissier instrumentaire aient désorganisé leur activité, eu une incidence sur leur chiffre d’affaires ou même affecté leur image ;

Attendu qu’en conséquence, la preuve d’une faute et d’un préjudice n’étant pas rapportée, la demande ne peut prospérer et l’ordonnance entreprise sera également confirmée sur ce point ; …

3000 € au titre de l’article 700 CPC

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Lyon, 16 octobre 2014 ; Saint Jean Industries c. C2FT et al

L’insuline insolente

La société Sanofi-Aventis Deutschland (ci-après « Sanofi ») a développé et lancé différents médicaments et dispositifs médicaux destinés à lutter contre le diabète, dont l’insuline glargine, un analogue de l’insuline humaine ayant une durée d’action prolongée.

Elle est titulaire du brevet européen EP 0 368 187 (« EP ‘187 »), qui a expiré, ainsi que d’un CCP correspondant.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Les sociétés du Groupe Sanofi commercialisent l’insuline glargine sous le nom de Lantus® ; il tombera dans le domaine public en France le 5 mai 2015 lors de l’expiration du CCP.

Le groupe pharmaceutique international Eli Lilly a développé un bio-similaire de ce produit. Il a initié le processus de commercialisation de ce bio-similaire en sollicitant auprès de l’Agence européenne des médicaments (EMA) une demande d’AMM européenne, qui a été délivrée le 10 septembre 2014.

En janvier 2014, Sanofi-Aventis a assigné la société Eli Lilly aux États-Unis en contrefaçon de plusieurs brevets américains.

En juillet 2014, la société Eli Lilly a assigné Sanofi-Aventis en nullité de la partie anglaise de deux brevets européens de la société Sanofi concernant des dispositifs d’injection et non de l’insuline glargine.

Egalement en juillet 2014, la société Sanofi fait effectuer des saisies-contrefaçon en France, puis elle a fait assigner société Lilly France (ci-après « Lilly ») en contrefaçon. La société Lilly a à son tour assigné la société Sanofi en référé-rétractation.

Voici un extrait de l’ordonnance de référé-rétractation rendue le 7 octobre 2014 :

Sur la recevabilité des demandes de la société Lilly

La société Sanofi prétend que la demande de rétractation partielle de l’ordonnance rendue le 24 juillet 2014 autorisant une saisie-contrefaçon au sein du siège de la société Lilly à Neuilly serait irrecevable au motif qu’elle n’a pas été formée sans délai.

La société Sanofi (sic) répond qu’elle a déposé sans délai sa demande de rétractation partielle de sorte que la fin de non-recevoir est mal fondée.

Sur ce

L’article R 615-4 CPI prévoit que le président du TGI peut, à la demande de la partie saisie, agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.

En l’espèce, la société Sanofi a déposé ses projets d’assignation en référé au greffe de la 3^ème chambre du TGI Paris dès le 12 août 2014 aux fins d’obtenir la fixation d’une date d’audience.

Elle a été informée le 2 septembre 2014 par le greffe de ce que l’audience était fixée au 15 septembre 2014 et a donc fait délivrer l’assignation dès le 3 septembre 2014 à domicile élu.

La date d’audience a été reportée au 22 septembre 2014 à la demande de la société Sanofi.

En conséquence, il convient déjuger que la société Sanofi a saisi sans délai le délégué du président de sa demande de rétractation partielle et de préservation de la confidentialité de certains documents.

Cette fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la demande de rétractation

La société Sanofi (sic) fait valoir que la procédure de saisie-contrefaçon a pour finalité de permettre à un breveté de rapporter la preuve de la contrefaçon qu’il suspecte en France, qu’elle ne peut être dévoyée et détournée de son objet lorsqu’elle est utilisée par un breveté comme un moyen d’accéder aux dossiers non accessibles au public d’un concurrent, dans les cas où il n’existe aucune raison de suspecter des actes de contrefaçon ; que ce faisant, lorsqu’il ne peut exister aucune suspicion légitime de contrefaçon, les conditions pour accueillir une requête en saisie-contrefaçon ne sont pas remplies, aucune ordonnance de saisie-contrefaçon ne peut être accordée et l’ordonnance qui aurait accueilli la demande du breveté doit être rétractée.

Elle précise qu’aucun acte de contrefaçon ne pouvait être reproché à la société Lilly puisque l’activité développée par la société Lilly pour le bio-similaire de l’insuline gargline (sic) n’est pas constitutive de contrefaçon selon l’article L. 613-5 d) CPI qui autorise expressément la réalisation de tous les actes nécessaires à l’obtention d’une AMM.

Elle ajoute que la société Eli Lilly s’est engagée, de manière officielle, par la voie d’une lettre de son conseil anglais du 3 juillet 2014, à ne pas commercialiser de médicament à base d’insuline glargine avant l’expiration des droits de la société Sanofi sur ce composé (expiration qui, en France, interviendra le 5 mai 2015), que cette lettre vise en effet les différents CCP existant, ce qui montre qu’elle concerne tous les pays couverts par un CCP.

Elle conteste que la délivrance de l’AMM pour l’Europe par l’EMA mettrait fin à l’exception créée par l’article L 613-5 d) CPI, qu’au contraire cet article vise tous actes nécessaires à l’obtention d’une AMM, sans aucune limitation quant au pays pour lequel cette AMM est demandée.

Elle note que la société Lilly ne vise pas dans son assignation au fond le brevet de formulation (brevet européen n° 1 517 697 ) mentionné dans l’ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon, confirmant ainsi l’absence de toute reproduction de ce brevet par le produit BIV et explique ne disposer d’aucun élément permettant d’étayer son soupçon de reproduction du brevet de procédé (brevet européen n° 0 980 874).

La société Lilly répond que pour bénéficier de l’exception prévue à l’article L 613-5 d), la société Sanofi doit démontrer que les études et essais doivent être requis en vue de l’obtention d’une AMM et que les actes doivent être nécessaires à la réalisation des essais et études et à l’obtention de l’AMM, qu’à défaut, tout acte de fabrication, d’offre, de mise dans le commerce, d’utilisation, d’importation, d’exportation, de transbordement, ou toute détention aux fins précitées d’un produit couvert par un brevet qui n’est pas strictement nécessaire à l’obtention d’une AMM est un acte de contrefaçon. Elle indique que les produits trouvés au sein des locaux de Fegersheim montrent que la société Sanofi produit et fabrique plus que les doses de médicaments nécessaires aux essais utiles à la délivrance de l’AMM.

Sur ce

Il convient de rappeler que le titulaire d’une simple demande de brevet peut former une demande de saisie-contrefaçon sur ce fondement puisque la nature même de la saisie-contrefaçon est de trouver ou conserver des preuves de l’existence d’une contrefaçon.

Cependant, il appartient à celui qui réclame une telle mesure d’apporter un commencement de preuve de l’existence d’une éventuelle atteinte à ses droits ou à ses futurs droits.

C’est évidemment contraire aux habitudes françaises. Il est vrai que la Directive de 2004 stipulait en son Article 7 : « … les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, … » Le législateur français a voulu ignorer cette précision lors de la transposition de la Directive. Il n’est pas impossible que ce complément revienne par le biais de la jurisprudence. En tout cas, ce n’est pas la première fois que nous voyons des affirmations en ce sens.

Les actes de contrefaçon sont limitativement visés par l’article L 613-3 CPI :

« Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire dit brevet:

a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;

b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;

c) L’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. »

Cependant, force est de constater que la société Sanofi a formé une demande d’AMM auprès de l’EMA, demande qui a été accordée le 10 septembre 2014 soit après les opérations de saisie-contrefaçon.

Elle pouvait donc valablement bénéficié (sic) de la dérogation visée à l’article L 613-5 d) CPI qui dispose :

« Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas : (...)

d) Aux études et essais requis en vue de l’obtention d’une AMM pour un médicament, ainsi qu’aux actes nécessaires à leur réalisation et à l’obtention de l’autorisation » ;

Contrairement à ce que prétend la société Sanofi, les actes ainsi définis ne concernent pas que les études et essais cliniques nécessaires à l’obtention de l’AMM mais également les actes nécessaires à leur réalisation et à l’obtention de l’autorisation et ce sans en dresser de liste limitative.

Ainsi si le seul fait de détenir de l’insuline glargine ou une composition à base d’insuline glargine ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon puisqu’il était précisé au juge délégué que la société Lilly avait formé une demande d’AMM pour le bio-similaire de l’insuline glargine, mais cette détention peut le devenir si elle remplit les conditions de l’article L 613-3 CPI et cet acte ne bénéficie d’aucune des exceptions de contrefaçon prévues par l’article L 613-5 du même code.

En effet, la partie qui sollicite une AMM doit démontrer qu’elle est en capacité de produire de façon industrielle et dans des conditions de sécurité sanitaire stables le produit pour lequel il est demandé une AMM ce qui induit que la fabrication de ce produit doit pouvoir être établie dans des quantités qui ne sont pas celles suffisantes pour de simples essais en laboratoires et ce, conformément aux dispositions de la Directive N° 2004/27/EC du 31 mars 2004.

L’article 10 § 4 de cette directive rappelle que pour les bio-similaires, contrairement aux génériques, des essais précliniques et cliniques complets demeurent obligatoires.

Cet article renvoie à l’annexe I de la directive 2001/83 qui définit le type et la quantité de données supplémentaires à fournir et aux lignes directrices (ou guidelines) de l’EMA.

Concernant les essais précliniques, l’annexe I de la directive, partie I. § 3 intitulée « Module 3: Information chimique, pharmaceutique et biologique pour les médicaments contenant des substances chimiques et/ou biologiques actives » exige notamment les informations suivantes :

• les résultats détaillés d’essais de stabilité portant sur la substance active et le produit fini ;
• la description détaillée des procédures et méthodes de fabrication et les résultats d’études de validation concernant la substance active et le produit fini et des études expérimentales validant le procédé de fabrication.

Les « guidelines » de l’EMA précisent les informations qui doivent être soumises au soutien d’une demande d’AMM d’un médicament bio-similaire.

En ce qui concerne les essais de stabilité, il est requis de fournir des données de stabilité sur au moins trois lots de médicament, dont au moins deux à l’échelle pilote, et si possible fabriqués à partir de différents lots de substances active.

En ce qui concerne la validation du procédé, les guidelines requièrent des données sur au moins trois lots à l’échelle de production.

Ainsi, lors de la requête en saisie-contrefaçon, la société Sanofi pouvait établir que la société Lilly était suffisamment avancée dans ses travaux sur le bio-similaire de l’insuline glargine pour déposer une AMM et pour ensuite demander la fixation d’un prix en vue de voir son médicament inscrit sur la liste des médicaments remboursables.

Cependant, elle ne pouvait savoir précisément si la production de l’insuline glargine entrait dans le cadre de l’article L 613-3 du ou L 613-5 CPI de sorte que le commencement de preuve de la possibilité d’une contrefaçon commis à l’encontre du CCP FR 23 en cours de validité jusqu’au mai 2015 était établie.

De plus d’autres brevets sous-tendaient la requête, outre ceux qui ne sont pas contestés à l’audience.

En effet, deux autres brevets était dans la cause :

• le brevet européen Sanofï n° 1 517 697 déposé le 5 juin 2003, qui concerne une formulation de la composition injectable contenant l’insuline glargine ;
• le brevet européen Sanofi n° 0 980 874 qui concerne un procédé de préparation de l’insuline, dépose le 11 août 1998.

La société Lilly pouvait légitimement craindre que son procédé soit contrefait et la seule faconde savoir si un procédé est contrefait est de vérifier sur place la façon dont le produit est préparé.

Si les opérations de saisie-contrefaçon ont permis de vérifier que le procédé pour lequel le brevet est en vigueur jusqu’en 2018 n’était pas reproduit, ceci n’a pu être établi que grâce aux opérations de saisie-contrefaçon.

Il n’existe pas en l’état d’abus démontre de solliciter une saisie-contrefaçon sur la base de ce brevet.

S’agissant de la formulation de la composition injectable contenant de l’insuline, là encore seules les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d’établir que cette formulation n’était pas contrefaisante du brevet EP 697 toujours en vigueur.

Il n’existe pas davantage d’abus de ce chef.

S’agissant de la lettre adressée le 3 juillet 2014 par le conseil de la société Eli Lilly à la High Court of Justice.

Cette lettre est rédigée comme suit :

« Nous nous référons au brevet EP 0 368 187 B1 et aux brevets correspondant en Europe qui concernent le composé d’insuline glargine. Ces brevets ont expiré. Notre cliente confirme qu’elle ne fera pas usage de l’objet tel que protégé par les CCP basés sur le brevet EP 0 368 187 B1 et les titres correspondant de cette famille (y compris, pour le Royaume Uni CCP/GB00/222) tant qu’ils sont en vigueur. En conséquence, elle ne commercialisera aucun produit contenant de l’insuline glargine pendant que ces CCP sont en vigueur et jusqu’à l’expiration de ces CCP. »

Les termes de cette lettre adressée au seul juge anglais ne sont pas suffisamment clairs pour s’assurer que cet engagement est valable sur tout le territoire européen car un brevet même européen n’a d’effet que sur le territoire national qu’il a désigné.

La reprise de cet engagement devant le présent juge en précisant qu’il vaut pour l’ensemble des pays européens au sein desquels un CCP a été délivré ne pouvait être connu du juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon et ne constitue pas un clément de dévoiement de la procédure de saisie-contrefaçon.

Ainsi, les conditions dans lesquelles a été obtenue la saisie-contrefaçon sont régulières, le juge délégué ayant eu connaissance de l’existence de la demande d’AMM, de la fabrication en France du produit bio-similaire de l’insuline glargine et de la possible contrefaçon.

La demande de rétractation sera rejetée.

Sur la demande de modification de l’ordonnance

L’article 497 CPC qui est une disposition générale est applicable à la saisie-contrefaçon.

Si la mesure de saisie-contrefaçon a été formée de façon régulière, elle a pour but d’établir l’existence d’une contrefaçon, d’en obtenir la preuve ou de la conserver.

En effet, en cas de saisie-contrefaçon sollicitée sur une simple demande de brevet, les pièces saisies seront par mesure de précaution laissées entre les mains de l’huissier instrumentaire car le brevet n’étant pas délivré, il peut ne pas l’être ou l’être sous une forme modifiée qui en restreindra sérieusement la portée.

Le juge délégué peut donc dans ce cas autoriser la saisie-contrefaçon mais doit s’assurer que les droits de la personne saisie sont protégés et garantir dès ce moment des conditions équitables pour chacune des parties lors d’un éventuel procès.

En l’espèce, la société Lilly explique qu’elle a fait mettre sous scellés un certain nombre de documents au siège et un certain nombre de cartouches de produits bio-similaire au sein de l’unité de fabrication ; elle demande que ces documents ne soient pas remis à la société requérante. Elle ajoute que certains documents d’abord mis sous scellés ont ensuite été ressaisis par l’huissier et annexés à son PV.

La société Sanofi fait valoir que la société Lilly ne précise pas ce qui rend les documents dont elle demande la mise sous scellés confidentiels et indique qu’elle a fait mettre sous scellés un certain nombre de documents par précaution.

Sur ce

A Neuilly-sur-Seine l’huissier a annexé à son PV 90 pages de captures d’écran des messages électroniques de plusieurs employés de la société Lilly, rassemblant les titres de tous les messages électroniques sélectionnés en utilisant les termes de recherche mentionnées dans l’ordonnance de saisie-contrefaçon et retranscrit dans son PV de saisie-contrefaçon un certain nombre d’informations confidentielles recueillies dans les documente de nature confidentielle auxquels il a eu accès.

Il aurait conservé par devers lui une clé USB contenant 13 Go de fichiers copiés par l’expert informatique accompagnant l’huissier instrumentaire.

Après avoir entendu les parties, il apparaît que l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon a accepté une liste de mots-clés trop large et la saisie d’un certain nombre de courriels d’employés contenant ces mots-clés.

Ainsi s’agissant des courriels, la société Lilly a précisé les documents dont elle demande la mise sous scellés et motivé ce qui les rend confidentiels.

L’engagement de la société Lilly pris devant le présent juge de ne pas commettre d’acte de contrefaçon en France tant que le CCP dont la société Sanofi est titulaire sera en vigueur et le fait que certains des messages saisis en vertu de mots clés peuvent être attentatoire aux droits des personnes qui se sont vu saisir leurs courriels, notamment au regard des données personnelles, rend fondée la demande de modification de l’ordonnance en ce qu’il y est précisé que tous les courriels saisis seront placés sous scellés et laissés en séquestre à l’huissier instrumentaire jusqu’à ce qu’une juridiction du fond ou le juge de la mise en état de la juridiction du fond statue sur une demande de levée de séquestre.

En revanche, aucun élément n’est donné pour déterminer les éléments confidentiels que l’huissier aurait annexé à son PV puisqu’il est seulement indiqué « qu’un certain nombre d’informations confidentielles recueillies dans les documents de nature confidentielle auxquels il a eu accès » de sorte que le présent juge ne peut déterminer les éléments à placer sous scellés et ce qui les rend confidentiels.

En revanche par mesure de précaution, les fichiers copiés sur une clé USB que l’huissier a conservés par devers lui devront également restés sous son séquestre jusqu’à ce qu’une juridiction du fond ou le juge de la mise en état de la juridiction du fond statue sur une demande de levée de séquestre.

Il sera fait droit à la demande de la société Lilly quant à la non divulgation des éléments contenus dans les mails et qui auraient été remis à des tiers ou à la société Sanofi dans les termes du dispositif et sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur la demande reconventionnelle de la société Sanofi

La société Sanofi demande, à titre reconventionnel, sur le fondement de l’article R 615-4 CPI :

• la levée de tous les scellés apposés lors des saisies-contrefaçon ;
• la remise de ces éléments au moins aux conseils de la société Sanofi (CPI et avocats) et à un représentant de chacune des parties qui sera lié par un engagement de confidentialité ;
• le cas échéant, la négociation, éventuellement sous l’égide du président du tribunal, d’un « club de confidentialité » incluant « un engagement de ne pas utiliser les éléments recueillis, en particulier clans le cadre de dépôts ou de procédures de défense de brevets ».

Au vu de la teneur de la décision rendue plus haut, il convient de dire que celle demande est sans objet et que la demande relative à un club de confidentialité est prématurée.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à la société Lilly la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris (ordonnance de référé-rétractation), 7 octobre 2014 ;

Lilly France c. Sanofi Aventis Deutschland

Un quart d’heure avant sa mort …

… il était encore en vie. Cette célèbre lapalissade s’applique aussi aux brevets, comme le montre le litige qui fait l’objet de notre billet du jour.

Les sociétés France Télécom, TDF, Koninklijke Philips Electronics (« Philips ») et l’Institut für Rundfunktechnik (« IFR »), sont copropriétaires du brevet EP 0 402 973 (EP ‘973) concernant un système de transmission numérique.

La société IFR est seule propriétaire du brevet EP 0 568 532 (EP ‘532) concernant un procédé pour transmettre des signaux audio numérisés codés par blocs, à l’aide de facteurs d’échelle.

Les technologies brevetées sont utilisées dans une norme de compression MPEG. 

Les titulaires des deux brevets ont concédé à la société Audio MPEG une licence exclusive sur ce brevet ; la société itialienne Società Italiana per lo Sviluppo dell’Elettronica (« Sisvel ») bénéficie d’une sous-licence exclusive pour tous les territoires couverts par le brevet hors États-Unis.

Les deux titres ont expiré en mai 2010 et juin 2011.

Les titulaires ont fait procéder à des saisies-contrefaçon les 24 et 24 mai 2011, dans les locaux de la société Electro Dépôt France (ci-après « Electro Dépôt ») et dans les locaux d’un tiers où cette société entreposait certains produits, puis, par acte du 31 mai 2011, ils ont fait assigner la société Electro Dépôt devant le juge des référés aux fins de voir interdire à cette société de fabriquer, importer etc. des dispositifs couverts par la norme, et ordonner la communication de tous documents ou informations permettant de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution de ces dispositifs (notamment des dispositifs dits « DVB » ou « TNT ») et ordonner le retrait des produits déjà vendus des réseaux de distribution.

Par ordonnance du 28 juin 2011, le juge des référés du TGI de Paris a notamment déclaré les titulaires du brevet EP ‘973 (échu) irrecevables à agir sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, dit que l’apposition des mentions « DVB » et « TNT » sur les produits litigieux constituait une contrefaçon vraisemblable du brevet EP ‘532, a ordonné la communication – sous astreinte – de tous documents ou informations détenues par la société Electro Dépôt afin de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution, et a condamné la société Electro Dépôt à payer à la titulaire et aux licenciées du brevet EP ‘532 une somme de 100 k€ à titre de dommages et intérêts provisionnels.

La société Electro Dépôt a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 13 décembre 2012, la Cour d’appel de Paris a, entre autres, déclaré recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisies-contrefaçon et a rétracté celles-ci. La Cour a également déclaré les titulaires du brevet EP ‘973 recevables à agir en contrefaçon et a condamné la société Electro Dépôt à payer à ceux-ci une somme provisionnelle de 50 k€. Selon la Cour, le seul fait de mentionner la norme sur les produits en vente suffisait pour établir la contrefaçon ; il n’y avait donc pas besoin des procès-verbaux de saisie-contrefaçon à cet égard.

Les titulaires et leurs licenciées ont formé un pourvoi en cassation ; la société Electro Dépôt a formé un pourvoi incident.

Voici un extrait de l’arrêt de la Chambre commerciale du 21 octobre 2014 :

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel recevables à agir, sur le fondement du brevet EP ‘973, pour les actes de contrefaçon antérieurs au 29 mai 2010 alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut être saisi, sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, que lorsqu’il est nécessaire de prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou d’empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, ce qui suppose soit que la commission de la contrefaçon est imminente soit qu’elle se poursuit à la date à laquelle le juge est saisi ; que, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité des mesures en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, prévu par la directive CE n° 2004/48 du 29 avril 2004, à la lumière de laquelle l’article L 615-3 CPI doit être appliqué, aucune mesure ne peut être prise en référé sur le fondement d’un brevet expiré à la date où le juge a été saisi, les actes argués de contrefaçon étant nécessairement antérieurs à cette saisine ; qu’ayant constaté que le brevet EP ‘973, échu depuis le 29 mai 2010, était expiré à la date de l’acte introductif de l’instance en référé, de sorte que les actes argués de contrefaçon étaient antérieurs à cette date, la cour d’appel ne pouvait déclarer les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel recevables à agir en référé sur le fondement de ce brevet sans violer l’article L 615-3 CPI tel qu’il doit être appliqué à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 ;

Mais attendu que, dès lors qu’au jour où le premier juge a statué, l’action n’était pas prescrite, l’arrêt retient exactement que les titulaires des droits conférés par le brevet EP ‘973, échu depuis le 29 mai 2010, sont recevables à former en référé une demande de provision en réparation de leur préjudice non sérieusement contestable causé par des actes argués de contrefaçon antérieurs à l’expiration du titre et à mettre en œuvre le droit d’information devant leur permettre d’évaluer ledit préjudice ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi [incident]

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel recevables à agir sur le fondement du brevet EP ‘532 alors, selon le moyen, que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Electro dépôt, qui rappelait que, en application des articles L 615-2 et L 615-3 CPI, seule peut agir en référé une personne ayant qualité pour agir en contrefaçon et que seuls peuvent agir en contrefaçon le propriétaire du brevet et, sous certaines conditions, le titulaire d’un droit exclusif d’exploitation, faisait valoir que les sociétés Audio MPEG et Sisvel, qui bénéficient, non d’un droit exclusif d’exploitation, mais seulement d’un droit exclusif de concéder des licences non exclusives à des tiers, étaient irrecevables à agir ; qu’elle faisait valoir en outre que, le droit à percevoir des dommages ayant été concédé à titre exclusif à la société Sisvel, la société IFR était elle-même irrecevable à agir ; que faute d’avoir répondu à ces conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 CPC ;

Mais attendu que l’arrêt constate, par motifs adoptés, que la société IFR est titulaire du brevet EP ‘532 et que la société Audio MPEG est titulaire d’une licence exclusive sur ce brevet dont elle a concédé une sous-licence à la société Sisvel, laquelle délivre des licences obligatoires aux fabricants de produits numériques mettant en œuvre la norme ; qu’en l’état de ces constatations, dont il résulte qu’en application des dispositions combinées des articles L 615-2 , alinéas 1 et 5, et L 615-3 CPI, ces trois sociétés étaient recevables à agir en référé pour obtenir une provision en réparation de leurs préjudices respectifs, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi [incident]

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de dire que l’apposition des mentions DVB et TNT sur les produits litigieux constituait une contrefaçon vraisemblable du brevet EP ‘532, inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/IEC 11172-3 par mise en œuvre de la revendication 1, ordonner à la société Electro dépôt de communiquer les documents comptables indiquant l’étendue des actes de contrefaçon du brevet EP ‘532, étendre à l’ensemble des sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel le droit à communication des documents ou informations détenus par la société Electro dépôt et condamner cette société à payer les sommes de 100 k€ à valoir sur le préjudice subi jusqu’à la date d’expiration du brevet EP ‘532 et de 50 k€, à valoir sur le préjudice subi jusqu’à la date d’expiration du brevet EP ‘973, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut être saisi, sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, que lorsqu’il est nécessaire de prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou d’empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, ce qui suppose soit que la commission de la contrefaçon est imminente, soit qu’elle se poursuit à la date à laquelle le juge statue ; que, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, prévu par la directive (CE) n°2004/48 du 29 avril 2004, à la lumière de laquelle l’article L 615-3 CPI doit être appliqué, aucune mesure ne peut être prise en référé sur le fondement d’un brevet expiré à la date où le juge statue, les actes argués de contrefaçon étant nécessairement antérieurs à cette date ; qu’ayant constaté que les brevets EP ‘532 et EP ‘973 avaient cessé de produire leurs effets à la date à laquelle le premier juge avait statué, la cour d’appel ne pouvait, sur le fondement de brevets expirés, ordonner à la société Electro dépôt de produire les documents indiquant l’étendue des actes de contrefaçon de ces deux brevets ni la condamner au paiement d’une provision à valoir sur le préjudice subi jusqu’à la date de leur expiration sans excéder ses pouvoirs, en violation de l’article L 615-3 CPI tel qu’il doit être appliqué à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 ;

Mais attendu que, dès lors qu’au jour où le premier juge a statué, l’action engagée sur le fondement des brevets EP ‘973 et EP ‘532, expirés respectivement le 29 mai 2010 et le 27 juin 2011, n’était pas prescrite, c’est sans méconnaître le principe de proportionnalité que la cour d’appel a alloué des provisions, à valoir sur la réparation des préjudices respectifs non sérieusement contestables causés par les actes argués de contrefaçon antérieurs à l’expiration des brevets, aux titulaires des droits conférés par ces derniers et a accueilli leurs demandes formées au titre du droit d’information devant leur permettre d’évaluer ces préjudices ; que le moyen n’est pas fondé ;

  

Et sur le quatrième moyen du même pourvoi [incident]

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de décider que l’apposition des mentions DVB et TNT sur les produits litigieux constituait une contrefaçon vraisemblable du brevet EP ‘532, inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/IEC 11172-3 par mise en œuvre de la revendication 1, rejeter les demandes de la société Electro dépôt tendant à la communication du dossier d’examen du brevet EP ‘532 devant l’OEB et les pièces saisies dans le cadre des saisies-contrefaçons des 23 et 24 mai 2011, ordonner la communication à l’égard des sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel, ordonner à la société Electro dépôt de communiquer les documents comptables indiquant l’étendue des actes de contrefaçon et condamner cette société à payer les sommes de 100 k€ et de 50 k€ à titre de dommages-intérêts provisionnels alors, selon le moyen :

1°/ que saisie en référé sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ; que pour se prononcer sur la vraisemblance de l’atteinte aux droits du demandeur, il appartient à la juridiction des référés d’apprécier tant la vraisemblance de la contrefaçon que la vraisemblance de la validité du brevet lorsque cette validité est contestée ; que la cour d’appel a considéré au contraire que la loi subordonnait les mesures prévues par l’article L 615-3 CPI au seul caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits protégés et non à la vraisemblance de la validité du brevet, que seule la nullité manifeste du titre pouvait rendre non vraisemblable l’atteinte à ces droits et, par adoption des motifs de l’ordonnance, qu’aucun des moyens de nullité du brevet ne présentait un caractère d’évidence ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel à laquelle il incombait d’apprécier la vraisemblance de la validité du brevet, ce qui impliquait qu’elle se prononce sur le caractère sérieux, et non seulement sur l’évidence, des moyens de nullité invoqués, a violé l’article L 615-3 CPI, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007 dont les dispositions doivent être appliquées à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle ;

  

2°/ que les mesures provisoires et conservatoires prévues par l’article L 615-3 CPI, issu de la loi du 29 octobre 2007, ayant transposé en droit français la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004, à la lumière de laquelle le droit français doit être appliqué, doivent être édictées dans le respect des droits de la défense ; que cela implique le droit pour la société contre laquelle de telles mesures sont demandées en référé, notamment la communication d’informations commerciales et la condamnation au paiement d’une provision, de solliciter la communication de tous les documents, en possession du demandeur, propres à étayer ses moyens relatifs à la nullité du brevet qui lui est opposé ; qu’en refusant à la société Electro dépôt le droit d’obtenir la communication du dossier d’examen devant l’OEB du brevet EP ‘532, dossier dont elle soutenait que la communication était nécessaire à l’examen du moyen de nullité du brevet tiré de l’extension du brevet au-delà du contenu d’origine, la cour d’appel a violé les articles L 615-3 CPI tel qu’il doit être appliqué à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que dans ses conclusions signifiées le 30 avril 2012, la société Electro dépôt faisait valoir que la communication du dossier d’examen devant l’OEB du brevet EP ‘532 était nécessaire à l’examen du moyen de nullité du brevet tiré de l’extension du brevet au-delà du contenu d’origine ; qu’en énonçant que la société Electro dépôt « ne justifiait pas » avoir eu besoin de ce document pour préparer sa défense, la cour d’appel a méconnu les termes du litige tels qu’ils étaient fixés par ces conclusions en violation de l’article 4 CPC ;

4°/ que lorsque le brevet a pour objet un procédé d’obtention d’un produit, si le tribunal peut ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté et si, faute pour le défendeur d’apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté, c’est à la condition que le produit obtenu par le procédé breveté soit nouveau et que la probabilité soit grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté alors que le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a en fait été utilisé ; que pour retenir la vraisemblance de la contrefaçon alléguée, même en l’absence d’expertise sur les produits saisis, la cour d’appel a considéré que le seul fait d’afficher sur les emballages des produits ou sur les fiches techniques ou publicitaires des produits les mentions DVB ou TNT valait reconnaissance de la mise en oeuvre de la revendication 1 du brevet EP ‘532, revendiquant un procédé d’obtention d’un produit constitué par un signal compressé, de sorte qu’il appartenait à la société Electro dépôt de démontrer que ces produits mettaient en oeuvre une autre solution de compression des fichiers audio ; qu’en faisant ainsi application, sous le rapport de la vraisemblance de l’atteinte aux droits protégés par le brevet, de la présomption prévue par l’article L 615-5-1 CPI, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que le signal compressé n’était pas nouveau et que le titulaire du brevet n’avait fait aucun effort pour déterminer quel procédé avait en fait été utilisé, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 615-5-1 et L 615-3 CPI ;

Mais attendu que l’arrêt relève, d’abord, par motifs propres et adoptés, que la société Electro Dépôt a été en mesure d’opposer la nullité du brevet EP ‘532 et de préparer sa défense, au stade du référé, sans disposer du dossier d’examen préliminaire devant l’OEB ; qu’il retient, ensuite, sur la nullité alléguée pour extension du brevet au-delà de la demande, par motifs adoptés, que tant la caractéristique f que la caractéristique g sont décrites, qu’en effet, les différences formées à l’étape a) sont classées en plus de deux classes puisque cinq classes, I1, I2, I3, I4 et I5, sont proposées comme exemples dans le brevet pour comprendre le mécanisme permettant de répartir les différences possibles selon un tableau prévoyant un certain nombre, au moins cinq, de deltas et qu’en ce qui concerne la caractéristique g, plusieurs exemples sont donnés tant pour les facteurs d’échelle croissants que décroissants, même s’il est indiqué que les facteurs d’échelle croissants doivent être indiqués de façon plus précise que les facteurs d’échelle décroissants, que l’exemple chiffré concerne deux cas, l’un avec un facteur d’échelle décroissant et l’autre, avec uniquement des facteurs croissants ; qu’il relève encore, sur la nullité invoquée pour défaut d’activité inventive, que le fait de grouper les différences formées à l’étape a) décrite dans le préambule de la revendication 1 en plus de deux classes de valeurs puis de faire un choix supplémentaire dans les facteurs d’échelle décrits à l’étape c) selon une distinction provenant des variations « psycho-acoustiquement » déterminantes dans les facteurs d’échelle, ne résulte pas de l’art antérieur décrit dans le brevet, et que la société Electro dépôt ne rapporte pas la preuve que l’homme du métier avait dans ses connaissances générales les éléments qui amenaient nécessairement à cette solution ; que l’arrêt constate, enfin, par motifs propres et adoptés, que, peu important l’absence d’expertise des produits saisis et sauf à démontrer que ces produits mettraient en œuvre une autre solution de compression des fichiers audio en couche II permettant la compatibilité avec tous les appareils audio, le seul fait d’afficher sur les emballages des produits les mentions DVB ou TNT vaut reconnaissance de la mise en œuvre de la revendication 1 du brevet EP ‘532 et en constitue une contrefaçon vraisemblable ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le brevet EP ‘532 ne se heurtait, à ce stade, à aucune cause sérieuse d’annulation et que les sociétés IFR, Audio MPEG et Sisvel justifiaient de la contrefaçon vraisemblable de ce brevet, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par la première branche, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Vu les articles 15 et 16 CPC, ensemble l’article L 615-5 CPI ;

Attendu que pour écarter des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 23 et 24 mai 2011, l’arrêt retient que les produits saisis, que les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel ont refusé de communiquer, en font partie intégrante ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le demandeur à des mesures provisoires par voie de référé, à qui incombe la charge d’apporter les éléments de preuve raisonnablement accessibles rendant vraisemblable l’atteinte à ses droits ou l’imminence d’une telle atteinte, n’est pas tenu, quand il n’entend se prévaloir que de la description effectuée par l’huissier instrumentaire, de communiquer, outre le procès-verbal de saisie-contrefaçon, les produits saisis réellement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi

Vu les articles 7 et 16 CPC ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon, l’arrêt relève qu’il résulte des notes d’audience du 22 juin 2011 que la société Electro dépôt avait formé cette demande et retient que celle-ci n’était donc pas nouvelle en cause d’appel ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas des documents de la procédure que cette pièce, transmise directement par le greffier du TGI, a été soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du même pourvoi

Vu les articles L 615-3 et L 615-5 CPI, ensemble les articles 496 et 497 CPC ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon rendues sur requête le 20 mai 2011 et rétracter lesdites ordonnances, l’arrêt retient que le magistrat référent de la chambre chargée des affaires de propriété intellectuelle a reçu délégation, selon ordonnance du président du TGI de Paris du 16 décembre 2010, pour statuer sur les procédures de référé engagées sur le fondement des articles L 613-3, L 615-3 et L 615-5-2 CPI et sur les requêtes autorisant les saisies-contrefaçons, de sorte que ce juge, saisi en référé, a le pouvoir de statuer sur la demande de rétractation ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête relève de la compétence exclusive du juge qui l’a rendue, saisi comme en matière de référé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, …

Rejette le pourvoi incident ; …

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a écarté des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 23 et 24 mai 2011, déclaré recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon rendues sur requête le 20 mai 2011 et rétracté lesdites ordonnances, l’arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; …

Disponible sur Légifrance.

Cour de cassation, chambre commerciale, 21 octobre 2014 ;

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