La liste de Pamphile

La société suédoise SKF est spécialisée dans la technologie des roulements.

Pamphile W. a été employé par sa filiale française, la société SKF France, en qualité de technicien développement puis de technicien analyse concurrence.

Il a effectué plusieurs inventions dont cinq ont donné lieu à un dépôt de brevet avec mention de son nom parmi les inventeurs, à savoir :

• FR 2 766 248 concernant une butée de débrayage avec surface d’attaque rapportée ;

• FR 2 840 378 concernant une butée de débrayage avec élément d’attaque rapporté ;

• FR 2 847 318 concernant une butée de débrayage avec élément d’attaque rapporté, ainsi que son procédé de fabrication ;

• FR 2 932 863 concernant un dispositif de poulie pour galet tendeur ou enrouleur ; et

• FR 2 954 437 concernant également un dispositif de poulie pour galet tendeur ou enrouleur.

Le 29 mai 2013, il a fait assigner la société SKF France devant le TGI Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la contrepartie financière prévue par l’article L 611-7 CPI.

Dans ses conclusions d’incident de janvier 2014, Monsieur W. a sollicité la communication de certaines pièces.

Le juge de la mise en état a fait droit à cette demande, comme le montre l’extrait suivant de l’ordonnance rendue le 15 mai 2014. Vous verrez que la liste de documents est assez impressionnante :

… Nous, le Juge de la mise en état,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de recours immédiat,

Ordonnons à la société SKF France de produire :

1) L’attestation de Monsieur N. Cédric comportant les dispositions de l’article 441-7 du Code pénal, qu’il a connaissance de l’assignation délivrée à la requête de Monsieur W. le 29 mai 2013 d’une seconde part, le montant perçu par lui au litre de la rémunération supplémentaire et d’une troisième part, une estimation de la part inventive de chacun des inventeurs sur l’invention ayant fait l’objet de la demande française FR 2 954 437 ;

2) La liste de tous les titres déposes sur la base des demandes françaises FR 2 766 248, FR 2 840 378, FR 2 847 318, FR 2 932 863 et FR 2 954 437 notamment tous les titres qui en sont issus, plus avant désignes les titres des cinq familles de brevets, et l’état de leur situation et de l’identité de leur titulaire actuel auprès des offices, situation certifiée par un Cabinet de conseil en propriété industrielle.

3) Tous les accords et contrats par lesquels la société Aktiebolaget SKF, Hornsgatan 1, 41550 Göteborg, Suède, a pu été désignée comme titulaire des titres des cinq familles de brevets notamment des demandes françaises FR 2 840 378, FR 2 847 318, FR 2 932 863 et FR 2 954 437, et toutes indications utiles permettant de déterminer la contrepartie dont a bénéficié la société SKF France ;

4) La liste de toutes les sociétés autres que la société SKF France qu’elles appartiennent ou non au groupe SKF et qui ont détenu ou détiennent directement ou indirectement notamment par licence, acquisition totale ou partielle d’un quelconque démembrement du titre, apport, nantissement, garantie bancaire ou autre un droit quelconque sur l’un ou l’autre des titres des cinq familles de brevets ;

5) La copie de tous les contrats y compris les contrats de vente, de licence, de fourniture et contrats d’apport, portant sur tout produit couvert directement ou indirectement notamment par fourniture de moyens, à l’une quelconque des revendications de l’un ou de l’autre des titres des cinq familles de brevets ;

6) Le détail de tous les paiements reçus en rapport avec l’un ou l’autre des titres des cinq familles de brevets par les sociétés du groupe SKF y compris les sociétés SKF France et Aktiebolaget SKF ou dans laquelle l’une ou l’autre des sociétés du Groupe SKF France ont détenu ou détiennent une participation d’au minimum 30 % ;

7) Tous documents relatifs à la valorisation des inventions visées aux cinq familles de brevets notamment tous documents chiffrant leur valeur économique y compris le volume des ventes, la marge brute, la marge nette, les économies de production et leur intérêt commercial, le tout certifie par le commissaire aux comptes de la société SKF France, celui-ci précisant la nature de ses investigations, des documents qui lui ont été remis et si ceux-ci lui paraissent suffisants au regard de la certification demandée,

et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de l’Ordonnance, sous astreinte de 100 € par pièce manquante et par jour pour les pièces 2 à 7,

Nous réservons la liquidation de l’astreinte,

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 4 septembre 2014 à 15h, le demandeur devant avoir conclu pour le 1er septembre,

Réservons les dépens et les frais irrépétibles.

Votre serviteur est toujours chagriné lorsqu’il voit un tribunal ordonner la production de documents indéfinis (« Tous documents relatifs à la valorisation de l’invention … ») sous astreinte. Le juge qui ordonne une astreinte devrait être précis dans ses exigences. Va pour les points (1) à (6), mais le point (7) paraît vraiment excessif de ce point de vue.

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

TGI Paris (juge de la mise en état), 15 mai 2014 ; Pamphile W. c. SKF France

Connais-toi toi-même

La société italienne Officine Meccaniche Galletti (ci-après « OMG ») est spécialisée clans la production et la commercialisation de malaxeurs et de bennes à béton. Elle commercialise ses produits en France par le biais de la société OMG France, sous la marque Sicoma dont est propriétaire la société italienne S.I.CO.MA. (ci-après « Sicoma ») appartenant au même groupe.

La société OMG est titulaire du brevet européen EP 1 033 165 désignant la France.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Groupe d’étanchéité pour arbres de mélangeurs, du type comprenant deux stades d’étanchéité, où le premier stade d’étanchéité est formé d’une paire de bagues d’étanchéité (2 et 3), la première desquelles est logée dans un collier fixe (5) vissé sur le manchon (8) qui contient le collier (12) de support pour la bague pivotante (3) et où le second stade d’étanchéité est disposé, en phase d’utilisation, sur la paroi de mélange de la cuve d’un mélangeur (V) et est formé d’une étanchéité annulaire (18), réalisée préférablement en polyuréthane, écrasée à l’aide d’un collier d’arrêt (19) prévu à cet effet, à cheval du dit collier (12) et du dit manchon (8), portant un épaulement (9) où des trous (10) sont réalisés pour l’insertion des boulons qui en permettent la fixation contre la surface externe de la cuve (V), caractérisé en ce que dit groupe d’étanchéité (1) présente une structure indépendante par rapport au groupe de support (100) qui comprend le roulement à billes (102) qui résulte logé dans une boite de logement (101), boite munie de couvercle (103) et qui résulte bridée et assemblable, grâce aux boulons, au dit manchon fixe (8) du groupe d’étanchéité (1).  

Ayant constaté que la société turque Elkon Elevator Konveyor (ci-après « Elkon ») à qui la société Sicoma avait vendu en 2005 et 2006 plusieurs malaxeurs comprenant l’ensemble d’étanchéité protégé par le brevet et sur lesquels était apposée la marque Sicoma, fabriquait, détenait et commercialisait des malaxeurs reproduisant les caractéristiques de leurs produits, en particulier dans une centrale à béton acquise par la société Da Silva, la société OMG a fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon le 23 février 2012, dans les locaux de la société Da Silva.

Par acte du 20 mars 2012, la société OMG a fait assigner la société Elkon en contrefaçon des revendications 1 à 4 de la partie française dudit brevet, en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale.

La société Elkon a demandé au juge de la mise en état d’enjoindre à la société OMG de produire, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard, toutes informations et documents, y compris un tableau récapitulatif, relatifs aux éléments composant le malaxeur de marque Sicoma type MAO 3000/2000, numéro d’immatriculation 9542 et année de fabrication 2006, et la carte d’identité de ce malaxeur listant l’ensemble de ses composants.

Le juge de la mise en état a rejeté cette demande.

L’ordonnance a retenu notre attention dans la mesure où ce n’est pas si courant de voir la défenderesse à une action en contrefaçon de brevet demander une injonction de produire des documents.

... Selon l’article 138 CPC,

Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.

Selon l’article 139 du même Code,

La demande est faite sans forme.

Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.

Enfin, l’article 142 du même Code dispose que

Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

Se fondant sur ces textes, la société Elkon explique que le malaxeur installé par elle dans la centrale à béton Da Silva n’est pas un faux (sic), comme le soutiennent les demanderesses, qui reproduirait donc selon elles indûment les marques Sicoma et les revendications 1 à 4 du brevet 1 033 165, mais un des 23 malaxeurs authentiques achetés par elle aux demandeurs entre avril 2003 et novembre 2006, et plus précisément un malaxeur MAO version 3000/2000 immatriculé sous le numéro 9542 acheté en 2006 à la société Sicoma.

Un malaxeur Sicoma MAO

Elle précise que certains documents importants n’ont pas été saisis par l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon du 23 février 2012 notamment le manuel d’utilisation du malaxeur Da Silva intitulé TWWSHAFTMAO 3000/2000, ou la lettre qu’elle a adressée le 16 mars 2011 à la société Da Silva, et que M. Da Silva, qui aurait été à même de donner à l’huissier toutes les informations nécessaires, était absent le jour de la saisie.

Elle ajoute que, pour démontrer le caractère authentique du malaxeur se trouvant dans la centrale Da Silva, elle a fait sommation aux demanderesses, par lettre officielle du 29 avril 2013, de lui communiquer toutes informations sur le malaxeur MAO 3000/2000 qu’elle a acquis auprès de la société Sicoma, en particulier sa carte d’identité, mais que celles-ci lui ont fait part de leur refus de faire droit à cette demande par lettre officielle du 6 mai 2013.

C’est pourquoi elle sollicite donc qu’il leur soit ordonné sous astreinte de produire lesdits documents.

Les demanderesses s’opposent à cette production.

Elles font valoir que l’injonction de produire ne peut conduire à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, et ce alors que la société Elkon a produit une lettre portant la même date que celle, adressée à la société Da Silva, qui a été trouvée lots de la saisie-contrefaçon, mais avec un objet et un contenus différents, et que l’huissier, durant ces opérations, a saisis tous les documents se trouvant dans un carton intitulé 2011 centrale béton.

Elles font état des manœuvres auxquelles se livrerait la défenderesse en produisant des pièces qui n’étaient pas citées auparavant et qui viennent « opportunément » confirmer ses dires, la valeur probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon ne pouvant pas selon elles être contestée.

Surtout, elles soutiennent que la demande de production forcée manque de pertinence, dans la mesure où la société Elkon aurait choisi d’empêcher toute identification de l’origine du malaxeur en retirant sa plaque d’immatriculation originelle et en éliminant le numéro de série, les constatations de l’huissier ne lui ayant pas permis de retrouver tant le numéro de série (9542) que l’année de production (2006) avancés par la défenderesse, et ce en violation des normes, en particulier la Directive CE 2006/42 concernant le marquage des machines et !a traçabilité.

De fait, il apparaît que le mieux placé pour décrire les caractéristiques d’un véhicule est son propriétaire, de sorte que la société Elkon, qui soutient que le malaxeur qu’elle a fourni pour la centrale à béton Da Silva est le même que celui qu’elle avait acheté en 2006 à la société Sicoma, devrait être en mesure par elle-même de démontrer ce qu’elle avance, sans avoir besoin de faire appel aux lumières de son fournisseur initial.

Or, si la société Elkon se trouve dans l’impossibilité de procéder à cette vérification, c’est en premier lieu parce que les cléments d’identification dudit malaxeur, en particulier numéro de série et plaque d’immatriculation, ne sont plus présents, circonstance que les demanderesses ne sauraient être contraintes de pallier.

Enfin, force est de constater que la carte d’identité du malaxeur n’est en rien obligatoire, tandis que le manuel d’utilisation, à le supposer produit, ne permettrait pas à la défenderesse d’apporter la preuve qu’elle recherche.

Ainsi, il ne convient pas de faire droit à la demande de production sous astreinte sollicitée. …

Et c’est là que j’ai compris qu’il manque une mesure dans notre arsenal probatoire : la saisie-non-contrefaçon. Sénateur Yung, si vous nous lisez ... ;-)

L’intégralité de l’ordonnance peut être consultée sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris (juge de la mise en état), 25 octobre 2013 ;
Officine Meccaniche Galletti et al c. Elkon Elevator Konveyor