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vendredi 18 juillet 2014

En attendant l’acacia

On voit de plus en plus de demandes de limitations de brevet (devant l’INPI) en cours de procédure devant les tribunaux (en première et seconde instance). Se pose alors la question du sursis à statuer. Comme le montre la présente ordonnance du juge de la mise en état, le sursis n’est pas toujours accordé.

La société britannique Glyn O. Phillips - San-ei Gen Hydrocolloids Research Limited (ci-après « Phillips ») et la société japonaise San-ei Gen FFI (ci-après « San-ei Gen ») sont titulaires du brevet européen EP 1 611 159 désignant la France.


La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Gomme arabique modifiée soluble dans l’eau provenant d’Acacia senegal, ayant une masse moléculaire moyenne en masse non inférieure à 0,9 million de Da ou une teneur en protéine arabinogalactane non inférieure à 17 % en poids, et un rayon de giration RMS de 42,3 à 138 nm, que l’on peut obtenir en chauffant de la gomme arabique non modifiée à 110 °C pendant au moins 15 heures, dans laquelle la masse moléculaire moyenne en masse, la teneur en protéine arabinogalactane et le rayon de giration RMS sont obtenus par traitement des données obtenues par l’opération consistant à soumettre la gomme arabique modifiée à un logiciel ASTRA version 4.5 utilisant la technique GPC-MALLS, et dans laquelle lesdites données pour tous les pics dans le chromatogramme obtenu par utilisation d’un détecteur RI sont traitées sous la forme de deux pics, les deux pics étant divisés en la fraction éluée de composants de masse moléculaire élevée contenant la protéine arabinogalactane de la gomme arabique qui ont élué en premier et en la fraction éluée de composants de faible masse moléculaire qui ont élué plus tard, dans laquelle la teneur en protéine arabinogalactane correspond au taux de récupération obtenu du pic de la fraction éluée de composants de masse moléculaire élevée qui ont élué en premier.
La société Nexira est un fournisseur d’ingrédients naturels pour l’agroalimentaire et la nutraceutique. 


Elle a fait assigner les sociétés San-Ei Gen et Phillips devant le TGI de Paris en nullité de la partie française de leur brevet.

Les sociétés défenderesses ont demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du directeur de l’INPI saisi le 24 janvier 2014, d’une requête en limitation de la partie française de ce brevet européen.

Mais le juge de la mise en état a rejeté cette demande :

La demande de sursis à statuer des sociétés défenderesses est soumise à l’appréciation du juge selon l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce les causes de nullité invoquées par la société Nexira à l’encontre du brevet EP 1 611 159 131 (sic) ont été portées à la connaissance des défenderesses par l’assignation en justice du 29 mai 2012.

II n’est pas allégué que la demande en limitation du brevet ait été motivée par des moyens qui auraient été soulevés ultérieurement.

Dès lors au regard du temps écoule depuis l’assignation en justice et du caractère réduit de la limitation sollicitée, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire non susceptible de recours immédiat.

Rejetons la demande de sursis à statuer. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB : A en croire la Base Statut des brevets (ici), la limitation a été publiée au BOPI le 8 avril.

TGI Paris (juge de la mise en état), 10 avril 2014 ; Nexira c. Phillips et al

mercredi 25 juin 2014

Aux puces et aux abois

La société Merial, filiale de la société Sanofi Avantis, est titulaire :
  • du brevet français FR 2 746 594 (ci-après FR ‘594).
  • du brevet français FR 2 746 597 (ci-après FR ‘597) qui revendique la priorité de la demande à la base du brevet FR ‘594.

La revendication 1 du brevet FR ‘597 est rédigée comme suit :
1. Composition pour la protection de longue durée contre les puces des petits mammifères, et notamment les chiens et les chats, caractérisée en ce qu’elle comporte, d’une part, au moins un composé (A) appartenant à la formule (I),
dans laquelle :

R1 est CN ou méthyle ou un atome d’halogène ;
R2 est S(O)n R3 ou 4,5-dicyanoimidazol 2-yl ou haloalkyle ;
R3 est alkyle ou haloalkyle ;

R4 représente un atome d’hydrogène ou d’halogène ; ou un radical NR5R6, S(O)mR7, C(O) R7 ou C(O)O- R7, alkyle, haloalkyle ou OR8 ou un radical –N=C(R9)(R10) ;

R5 et R6 représentent indépendamment l’atome d’hydrogène ou un radical alkyle, haloalkyle, C(O)alkyle, alcoxycarbonyl, S(O)rCF3 ; ou R5 et R6 peuvent former ensemble un radical alkylène divalent qui peut être interrompu par un ou deux hétéroatomes divalents, tels que l’oxygène ou le soufre ;

R7 représente un radical alkyle ou haloalkyle ;

R8 représente un radical alkyle, haloalkyle ou un atome d’hydrogène ;

R9 représente un radical alkyle ou un atome d’hydrogène ;

R10 représente un groupe phényl ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d’halogène ou groupes tels que OH, -O-alkyle, -S-alkyle, cyano, ou alkyle ;

R11 et R12 représentent, indépendamment l’un de l’autre, un atome d’hydrogène ou d’halogène ou éventuellement CN ou NO2 ;

R13 représente un atome d’halogène ou un groupe haloalkyle, haloalkoxy, S(O)qCF3 ou SF5 ;

m, n, q, r représentent, indépendamment l’un de l’autre, un nombre entier égal à 0,1 ou 2 ;

X représente un atome d’azote trivalent ou un radical C-R12, les trois autres valences de l’atome de carbone faisant partie du cycle aromatique ;

sous réserve que, lorsque R1 est méthyle, soit R3 est haloalkyle, R4 est NH2, R11 est Cl, R13 est CF3, et X est N ; soit R2 est 4,5-dicyanoimidazol 2-yl, R4 est Cl, R11 est Cl, R13 est CF3, et X est =C-Cl ;

et d’autre part, au moins un composé ovicide (B), de type IGR régulateur de croissance d’insectes, dans un véhicule fluide acceptable pour l’animal et convenable pour une application cutanée locale.
La société Merial exploite ses brevets dans le produit Frontline Combo, qui associe le friponil au méthoprène.


La société Virbac, un laboratoire spécialisé dans la santé animale, a demandé au TGI de Paris de prononcer la nullité des brevets FR ‘594 et FR ‘597 et d’un CCP rattaché au brevet FR ‘597 dont la protection expire le 23 janvier 2018.

A la suite de cette assignation, la société Merial a fait modifier les revendications de ses deux brevets.

Il a été sursis à statuer pendant le cours de cette procédure.

La revendication 1 du brevet tel que limité est rédigée comme suit :
1. Composition pour la protection de longue durée contre les puces des petits mammifères, et notamment les chiens et les chats, caractérisée en ce qu’elle comporte, d’une part, au moins un composé (A) appartenant à la formule (I) qui est le 1-[2,6-Cl2 4-CF3phényl]3-CN 4-[SO-CF3]5-NH2 pyrazole [le fipronil],
et d’autre part, au moins un composé ovicide (B), de type IGR régulateur de croissance d’insectes, qui est un composé mimant les hormones juvéniles choisi parmi les méthoprène, pyriproxyfène et hydroprène,
dans un véhicule fluide acceptable pour l’animal et convenable pour une application cutanée locale,
le véhicule fluide et la concentration des composés (A) et (B) étant adaptés à une application par dépôt cutané localisé sur une faible surface (en anglais « spot on »).
L’instance a été reprise le 21 décembre 2012.

Voici la partie du jugement en date du 13 février 2014 où le tribunal se penche sur la validité du brevet :

Sur le défaut de clarté

Selon l’article L 612-5 CPI, l’invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

L’article L 613-25 b dispose que le brevet est déclaré nul si cette condition n’est pas remplie.

L’absence de clarté est un des aspects possibles de l’absence de description suffisante de l’invention plus qu’un motif autonome de nullité.

Cet argument devrait donc être examiné dans le chapitre consacré à cette question, néanmoins par souci de simplicité et pour respecter le plan choisi par les parties, il y sera répondu immédiatement.

La société Virbac estime que la revendication n°1 manque de clarté en ce qu’elle laisse entendre que plusieurs composants A à savoir le fipronil mais aussi d’autres composés seraient envisageables alors que la société Merial prétend, depuis la limitation du brevet, que le composé A est le fipronil.

Cependant comme l’indique cette dernière, le composant A comprend nécessairement le fipronil mais celui-ci peut se voir adjoindre d’autres composés ainsi que le signifie la formule « comporte au moins un composé appartenant à la formule … (fipronil) ». Ainsi la limitation a consisté à réduire l’invention à une composition comportant nécessairement du fipronil sans exclure d’autres composés additionnels. La revendication n°1 n’est pas contradictoire et il ne peut y avoir un défaut de clarté susceptible de mettre en cause la suffisance de description nécessaire à la validité du titre.
On a l’impression que le tribunal mélange la clarté au sens de l’article L 612-6 CPI, selon lequel les revendications « doivent être claires et concises » et la clarté de l’exposé au sens de l’article L 612-5 CPI. Le défaut de clarté n’est pas un motif de nullité, l’insuffisance de description l’est bel et bien. Ici, on a affaire à des revendications limitées, ce qui veut dire que l’INPI a dû vérifier que les nouvelles revendications étaient claires au sens de l’article L 612-6 CPI (R 613-45, avant-dernier alinéa, CPI). Si l’Institut a mal fait son travail, il ne semble pas possible de faire valoir le défaut de clarté comme motif de nullité, à moins que le défaut de clarté entraîne une insuffisance de description, ce qui n’est pas toujours évident. Un recours de tiers contre la décision de limitation semble possible, mais pour l’instant, les tribunaux français ne semblent pas disposés à l’accepter. A défaut, dans certains cas, on pourrait peut-être faire valoir que le brevet est nul parce que le défaut de clarté introduit par le changement fait que « après limitation, l’étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue » (L 613-25 (d) CPI).
Le défaut de nouveauté

La société Virbac soutient que le brevet est nul pour défaut de nouveauté car l’invention constitue une simple juxtaposition du fipronil avec les compositions du brevet US ‘924 déposé le 17 mars 1994 qui décrit des compositions à base d’IGR pour une administration percutanée, faisant l’objet d’un dépôt cutané sur une petite surface.

La société Merial réplique que la nouveauté ne peut être détruite que lorsque l’invention est comprise dans une antériorité unique de toutes pièces et que dès lors qu’il est nécessaire de faire appel à deux documents, il ne peut s’agir d’un défaut de nouveauté.

La société Virbac répond que lorsque l’invention consiste en une simple juxtaposition de moyens, il est possible d’invoquer les documents se rapportant à chacun des moyens mis en œuvre.

Néanmoins, une simple juxtaposition de moyens ne peut constituer une invention brevetable et la question n’est donc pas tant de savoir s’il y a nouveauté que s’il y a juxtaposition.
On mélange allègrement nouveauté et activité inventive. La société Merial a raison de dire que – sauf exception – un défaut de nouveauté doit se baser sur une seule antériorité. L’argument de la société Virbac est juste aussi, mais il concerne l’activité inventive. Le tribunal en fait un mélange assez indigeste en arrive à la conclusion quelque peu surprenante que la question qui compte, c’est de savoir s’il y a juxtaposition ou pas. C’est regrettable, car ce qui compte vraiment, c’est si l’objet de la revendication est nouveau et inventif.
Or, la composition ovicide du brevet US 924 a pour caractéristique essentielle qu’il est administré de telle façon qu’il peut être ingéré par le parasite en train de se nourrir du sang de l’animal hôte. Il s’agit donc d’une composition agissant par voie systémique. dont le mode d’action est différent de celui de l’invention de 1996. Il convient au surplus de relever que si le brevet envisage brièvement des formulations à étaler ou à verser, il ne donne aucune explication sur le moyen d’obtenir un spot-on. Ainsi, le simple ajout du fipronil à cette composition est insusceptible de créer un spot-on à diffusion non systémique.

La société Virbac ne démontre donc pas que l’invention en cause se limiterait à une simple juxtaposition de moyens déjà connus.

Le défaut d’activité inventive

Les parties définissent l’homme du métier comme étant une équipe composée d’un vétérinaire, d’un parasitologue cl d’un chimiste formulateur.

Selon la société Virbac, l’homme du métier connaissait le fipronil et les IGR ainsi que la possibilité d’associer un adulticide et un ovicide pour un traitement plus efficace. Il connaissait également les produits en spot-on et leurs avantages pour l’animal et pour son maître, et notamment leur facilité d’application.

Ainsi, l’homme du métier cherchant à perfectionner les parasiticides existants, et utilisant ses connaissances générales, serait parvenu à l’invention en parlant du brevet US ‘924 ou du brevet Sumitomo ou encore en combinant les deux.

Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le brevet US ‘924 est une méthode de traitement à base d’ovicides administrés de telle façon qu’ils peuvent être ingérés par le parasite en train de se nourrir du sang de l’animal hôte. En raison de sa simplicité, l’application orale est l’un des modes préférés de cette invention. Un autre mode d’application est la voie parentérale, par injection sous-cutanée, intraveineuse ou intramusculaire ou au moyen d’une préparation à action prolongée sous la forme d’un implant, d’un bolus ou d’une autre formulation à libération prolongée. Il est également envisagé que le produit puisse être distribué à l’animal par un système de transport transdermique et dans ce cadre, des formulations à verser ou à étaler peuvent être utiles.

Ainsi ce brevet enseigne l’emploi des ovicides mais s’il envisage l’emploi de formulations à verser ou à étaler, il est muet sur le moyen pour les obtenir.

Ainsi il ne suffirait pas à l’homme du métier d’ajouter du fipronil à la composition préconisée par le brevet US924, il lui faudrait également trouver la formulation permettant à cette composition de se diffuser comme un spot-on non systémique.

Il existait effectivement des spots-on sur le marché en 1995 et notamment un spot-on non systémique ; néanmoins, l’homme du métier, avec ses connaissances générales, n’était pas en mesure d’expliquer pourquoi la diffusion du produit s’opérait ainsi sur l’ensemble du corps de l’animal. Aussi, faute d’appréhender les causes de cette diffusion, l’homme du métier était peu enclin à s’éloigner des recettes connues permettant de produire cet effet. Il n’aurait donc pas cherché une formulation permettant d’obtenir un effet spot-on pour une composition de fipronil et d’IGR.

Dès lors il n’apparaît pas que, partant du brevet US ‘924 et utilisant ses connaissances générales, l’homme du métier serait parvenu à l’invention.

Le brevet Sumitomo déposé le 14 décembre 1994 porte sur une composition pesticide qui contient en tant qu’ingrédients actifs au moins un régulateur de la croissance des insectes et au moins un composé N-aryldiazole. Cette composition peut être mélangée à un véhicule solide ou liquide. Ce véhicule liquide comprend des solvants et des tensio-actifs. Le brevet énumère plusieurs formulations pour des aérosols, un appât empoisonné et un collier pesticide. Rien dans ce brevet ne suggère une application directe sur l’animal avec un effet spot-on.

Or ainsi qu’il a été relevé avec le brevet US ‘924, l’homme du métier connaît des formulations en spot-on de certains ingrédients actifs qui agissent de manière non systémique mais il ne dispose pas de théorie lui permettant d’expliquer pourquoi cet effet de diffusion sur l’ensemble du corps de l’animal, se réalise. Dès lors face à des ingrédients et des compositions, qui jusqu’à présent n’ont pas donné lieu à un spot-on non systémique, il sera dans l’incapacité avec ses seules connaissances générales de parvenir à l’invention de la société Merial.

La combinaison du brevet US 924 et du brevet Sumitomo n’apporterait pas plus d’enseignement à l’homme du métier pour réaliser un spot-on non systémique.

La société Virbac invoque également la combinaison du brevet Sumitomo avec l’un ou l’autre des trois documents US ‘066, US ‘377 et DE ‘529.

Le brevet US ‘066 du 13 septembre 1988 et le brevet US ‘377 du 13 mars 1990 de la société Bayer portent sur des molécules chimiques maïs ils ne visent pas le fipronil. Ils envisagent parmi les modes d’application le spot-on mais sans divulguer aucune formulation permettant de le réaliser.

Le brevet DE ‘529 de la société Bayer est intitulé « nouveaux 1-arylpyrasoles. procédés pour leur préparation et utilisation contre les organismes nuisibles » ne concerne pas le fipronil cl comme les deux précédents, envisage parmi les modes d’application, le spot-on mais sans divulguer aucune formulation permettant de réaliser celui-ci.

Ainsi la combinaison du brevet Sumitomo et de l’un ou l’autre de ces documents ne met pas l’homme du métier avec évidence sur la voie de l’invention car elle ne lui fournit pas les moyens d’obtenir la formulation d’un spot-on non systémique pour une composition de fipronil et d’IGR.

Dès lors l’activité inventive dans les brevets de la société Merial doit être reconnue et la nullité n’est pas encourue à ce titre.

L’insuffisance de description

Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, l’homme du métier ne dispose pas d’une théorie faisant partie des connaissances générales communes, en mesure d’expliquer et de rendre compte d’un spot-on non systémique.

Ainsi l’homme du métier qui ne dispose d’aucun outil théorique lui permettant de déterminer si le fipronil est apte à une utilisation sous forme de spot-on non systémique. Il ne connaît pas les moyens lui permettant d’atteindre ce but. Il doit donc lui être indique la combinaison de solvants cl excipients qui lui permettra d’obtenir une formulation apte à ce résultat. Il convient en outre de relever que s’agissant non pas seulement du fipronil mais d’une composition de fipronil et d’IGR, le problème de la formulation est encore plus aigu car une formulation valable pour un des ingrédients, peut ne pas être efficace pour l’autre qui aura des propriétés physicochimiques différentes.

Les brevets en cause indiquent une liste de 20 solvants organiques, de plus de 23 inhibiteurs de cristallisation, de 3 co-solvants et de 6 antioxydants pouvant constituer le véhicule fluide de la composition fipronil HGR. Ils indiquent également les proportions devant être respectées pour chaque composant actif (A et B) par rapport au poids de l’animal ainsi que le volume à appliquer pour chaque animal, chien et chat. Enfin, ils exposent qu’il convient de mélanger de façon avantageuse la matière active dans le solvant principal et d’ajouter ensuite les autres ingrédients ou adjuvants.

La société Merial soutient que l’homme du métier ne rencontrera pas de difficulté pour réaliser l’invention car il prendra le fipronil ainsi que le methoprène qui constitue le 1er des IGR préférés en adoptant les dosages correspondant au centre des plages indiquées puis pour chacun des composants du véhicule fluide, il prendra également le 1er de chacun des produits préférés ou proposés, selon les dosages indiqués et il procédera au mélange selon les procédures habituelles.

Néanmoins, il y a lieu de relever que le brevet précise que le véhicule fluide peut être simple ou complexe de telle sorte que l’homme du métier n’est pas orienté vers un fluide à plusieurs composants mais se trouve face à une alternative, sans aucune indication sur le choix à opérer.

L’homme du métier qui s’oriente vers un fluide complexe, se trouve par ailleurs confronté à des listes d’ingrédients et il doit rechercher lui-même une solution de combinaison qui assure la solubilité, la pénétration, la redistribution et la stabilité adéquates simultanément pour les deux composés actifs que sont le fipronil et l’IGR choisi, alors qu’ils n’ont pas les mêmes propriétés. Ainsi, à titre d’exemple, le log pour le fipronil est d’environ 4 alors que pour le methoprène. il est de 5,5 et le solvant utilisé pour la pénétration du fipronil peut ne pas convenir pour le methoprène ainsi que l’a indiqué le professeur H. entendu par la juridiction anglaise.

Si l’homme du métier décide de retenir chacun des composants préférés, il ne dispose d’aucun élément lui permettant de déterminer les chances de succès d’une telle combinaison, en l’absence d’une théorie scientifique indiquant quelle propriété d’un composé ou quelles caractéristiques d’une formulation aboutissent à une diffusion non systémique du produit sur tout le corps de l’animal à partir d’un point d’application localisé.

Ainsi il apparaît que les deux brevets en cause qui ne comportent aucun exemple de formulation, ne fournissent pas à l’homme du métier les explications nécessaires pour qu’il parvienne à l’invention.

Il est constant que la loi n’impose pas la présentation d’exemples spécifiques, et celle absence ne peut à elle seule entraîner la nullité du brevet, mais l’absence d’exemple n’est, en l’espèce, qu’une des manifestations de l’insuffisance de la description qui empêche l’homme du métier de parvenir à l’invention, en utilisant ses connaissances générales et celles fournies par le brevet.

Par ailleurs, la société Merial déclare qu’il n’est pas démontré par la société Virbac que l’homme du métier ne parviendrait pas à l’invention. Néanmoins pour y parvenir, l’homme du métier devrait se livrer à des essais qui dépassent les simples opérations de routine alors qu’au surplus la formulation qu’il doit mettre au point, doit être efficace pour deux ingrédients actifs pouvant présenter de propriétés physicochimiques différentes. Aussi compte tenu du nombre de tâches à effectuer pour cette mise au point empirique il y a lieu d’admettre qu’il s’agirait d’un véritable programme de recherche qui nécessite un effort excessif. Ainsi il y a lieu de retenir une insuffisance de description.

La revendication 1 des brevets FR ‘594 et ‘597 doit donc être déclarée nulle en application des articles L 612- 5 et L 613-25 b CPI.

Les revendications 2 à 14 du brevet FR ‘594 sont des revendications dépendantes de la première et l’insuffisance de description qui affecte celle-ci, s’étend à toutes de telle sorte qu’elles doivent également être déclarées nulles.

Les revendications 15 à 17 sont des revendications d’utilisations qui reprennent les mêmes caractéristiques que les précédentes elles sont également affectées par la même insuffisance de description.

La revendication 18 est une revendication de composition qui est également affectée par l’insuffisance de description.

Il en est de même pour les revendications 2 à 27 du brevet FR ‘597.

L’annulation du brevet FR ‘597 doit avoir pour conséquence celle du CCP n° 03C0027. …

Notons que suite à ce jugement, la société Merial a encore limité ses revendications. Voici la nouvelle revendication 1 :


A suivre …

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 13 février 2014 ; Virbac c. Merial

lundi 2 juin 2014

A la Cour de Paris, les bornes sont rois

La société Cartel propose des bornes interactives aux collectivités. 


Borne interactive Cartel à l’Office du Tourisme de Carcassonne

Elle est titulaire d’un brevet européen EP 1 336 948 désignant la France, concernant une borne interactive de vitrine.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Borne interactive installée derrière une vitrine composée d’un boîtier (6) intégrant un micro-ordinateur (1), un écran plat (2), une solution d'acquisition vitro-sensitive (3), caractérisée en ce que la solution d'acquisition (3) est solidaire du boîtier (6).



Ayant découvert la mise en place par la société Artygraphie en vitrine de l’Office du Tourisme de Vivonne (86) d’une borne interactive reproduisant, selon elle, son brevet, elle a adressé une proposition à la commune en 2003, puis, le 14 février 2007, elle a fait dresser un PV de constat sur le site internet ‘Artygraphie’, et enfin, elle a fait procéder à deux saisies contrefaçon les 5 et 6 juillet 2007.

Le 18 juillet 2007, elle a fait assigner la société Artygraphie et la commune de Vivonne en contrefaçon de son brevet devant le TGI de Bordeaux.

Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en nullité.

Après sommation interpellative du 12 mai 2009, la société Cartel a également fait assigner en intervention forcée la société Atelier M’Prim 86 en contrefaçon, lui reprochant la fourniture d’un moyen essentiel de l’invention (revendication 1) ainsi que de moyens pour une forme de réalisation optimale (revendications 5 et 9) ;

Par jugement en date du 21 septembre 2010, le TGI de Bordeaux a entre autres débouté les défenderesses de leur demande en nullité et a condamné la société Artygraphie pour contrefaçon du brevet. Le tribunal a fixé les dommages-intérêts à la somme de 15 k€.

La société Artygraphie a interjeté appel.

Le brevet a ensuite fait l’objet, le 2 mai 2012, d’une requête en limitation de la partie française, qui a été acceptée par directeur général de l’INPI le 29 juin 2012.

La nouvelle revendication 1 est rédigée comme suit :
Borne interactive installée derrière une vitrine composée d’un boîtier (6) intégrant un micro-ordinateur (1), un écran plat (2), une solution d'acquisition vitro-sensitive (3), caractérisée en ce que la solution d'acquisition (3) n’est pas solidaire du vitrage, et est solidaire du boîtier (6), et en ce que le boîtier est placé dans un châssis solidaire du vitrage ou solidarisé à un mobilier urbain.
Par ailleurs, il y a eu désistement d’instance et d’action entre la société Cartel et la commune de Vivonne.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 mars 2014 :


Sur la limitation du brevet

Considérant qu’il n’est pas contesté que le breveté peut modifier les revendications du brevet pour en limiter la portée ; qu’en l’espèce, la revendication 1 du brevet, quoique reconnue valide en première instance, a depuis fait l’objet d’une limitation ;

Considérant que cette revendication concerne une « Borne interactive installée derrière une vitrine, composée d’un boîtier (6) intégrant un micro-ordinateur (1), un écran plat (2), une solution d’acquisition vitro-sensitive (3) »  ;

Qu’elle était « caractérisée en ce que la solution d’acquisition (3) est solidaire du boîtier » et est désormais « caractérisée en ce que la solution d’acquisition (3) n’est pas solidaire du vitrage, et est solidaire du boîtier (6), et en ce que le boîtier est placé dans un châssis solidaire du vitrage ou solidarisé à un mobilier urbain » ;

Considérant que l’appelante soutient que cette revendication ainsi modifiée serait nulle comme augmentant la protection préalablement accordée, en présentant une formulation beaucoup plus large, revendiquant toutes les solutions permettant d’aboutir à l’absence de solidarité de la solution d’acquisition avec le vitrage, non antérieurement revendiquée ; qu’elle prétend que le seul moyen divulgué directement et sans ambiguïté consisterait en un système élastique caractéristique de la revendication 5 dont la rédaction n’a pas été modifiée ;

Mais considérant que, selon la description, l’objet du brevet consiste bien « en un système regroupant tous les sous-ensembles de la borne et en particulier la solution d’acquisition vitrosensitive sans que celle-ci soit solidaire du vitrage » et il y est expressément précisé que le dispositif est constitué d’un boîtier qui « devra être placé dans un châssis solidaire du vitrage ou solidarisé à un mobilier urbain », ce qui est conforté par les deux figures du brevet  ;

Qu’il ne saurait donc être admis que l’absence de solidarité de la solution d’acquisition avec le vitrage, ou le placement du boîtier, tels qu’il résultent des caractéristiques de la revendication 1 modifiée ne seraient pas clairement soutenus par la description ou les dessins ; que par ailleurs si seule la revendication 5 demeure se référer au dispositif élastique précisant que « la translation de la solution d’acquisition (3) est forcée par un système élastique (7) », dispositif permettant selon la description « de rattraper le jeu pouvant exister entre la solution d’acquisition et le vitrage », la non intégration de cette caractéristique spécifique dans la revendication 1 ne saurait élargir le champ de la protection de la revendication principale initiale  ;

Qu’au contraire, l’enrichissement de la rédaction de celle-ci, tel que réalisé, précise l’objet de la protection, qui correspond à l’invention décrite, et ce moyen de nullité ne saurait, en conséquence prospérer ;

Sur la brevetabilité

Considérant que l’appelante soutient encore que la revendication 1 telle que limitée encourrait la nullité pour défaut de brevetabilité de certaines de ses caractéristiques en ce qu’elles constitueraient des résultats, et non des moyens techniques ; qu’elle estime, plus particulièrement, que la formulation négative de l’absence de solidarité de la solution d’acquisition du vitrage ne constituerait qu’un résultat, sans expression du moyen technique le permettant, que la formulation positive de solidarité du boîtier apparaîtrait également comme un résultat, et que la solidarité du châssis au vitrage ou au mobilier urbain correspondrait aussi à un effet technique ;

Mais considérant que précisément la description rappelle qu’il existait déjà des bornes interactives avec un système d’acquisition solidaire du vitrage, cette solidarité permettant d’isoler le problème posé par des bornes composées d’éléments séparés, mais la maintenance d’un tel dispositif devant alors déterminer quel sous ensemble spécifique posait problème ;

Que le fait que la solution d’acquisition ne soit plus solidaire du vitrage constitue un moyen technique permettant, ainsi qu’admis par l’appelante […] « la possible extraction » de cette solution « sans démontage préalable de la borne en son entier » ; que la combinaison de toutes les caractéristiques de la revendication 1 constitue bien le moyen technique de parvenir à retirer un boîtier, qui inclut tous les sous-ensembles regroupés, d’une borne installée derrière une vitrine, en ce compris sa solution d’acquisition, cette dernière solidaire du boîtier ne l’étant pas du vitrage et le boîtier n’étant pas plus solidaire de ce vitrage, puisque placé dans un châssis collé au vitrage ou solidarisé à un mobilier urbain ; qu’il ne saurait en de telles conditions être admis que la revendication 1 telle que précisée, et partant les revendications établies selon cette revendication qui sont par ailleurs opposées, ne constitueraient pas une création technique brevetable ; que ce moyen de nullité sera, en conséquence, également rejeté ;

Sur la nouveauté

Considérant que la société Artygraphie représentée par son liquidateur prétend que la revendication 1 modifiée serait, en tout état de cause, entachée de nullité comme dépourvue de nouveauté, ses caractéristiques se retrouvant, selon elle, dans les brevets français antérieurs de la société Cartel n° 2 782 565 déposé le 24 août 1998 ( publié le 25 février 2000) et 2 827 418 déposé le 13 juillet 2001 (publié le 17 janvier 2003 après la date de priorité du brevet revendiqué) ;

Mais considérant que le brevet n° 2 782 565 concerne un relais d’information service interactif (dit RIS) qui intègre une borne interactive composée d’un écran plat et d’un système d’acquisition vitro sensitif ; que les premiers juges ont justement relevé que la solution d’acquisition y est collée au vitrage, la description précisant que le « RIS présente à l’utilisateur une face en plastique ou en verre » et que la « partie borne sera constituée d’un écran plat [...], d’un solution d’acquisition des ordres de l’utilisateur vitro sensitif collé derrière le plastique ou le verre et dont l’épaisseur [...] permettra l’intégration à l’intérieur du RIS » ; que par ailleurs « l’ensemble de l’électronique permettant le fonctionnement de la borne est regroupé dans un caisson[..] qui sera lui aussi intégré à l’intérieur du RIS » ; qu’il en ressort que manifestement la revendication 1 modifiée n’est pas comprise dans cet état de la technique, puisque dans l’invention telle que revendiquée les trois éléments formant la borne (écran, solution d’acquisition et ensemble électronique) sont regroupés (et non plus séparés) et que le contact de la solution d’acquisition avec le vitrage n’y est pas assuré par collage ;

Que, le brevet n°2 827 418 intitulé « borne interactive de vitrine » accessible au public au sens de l’article 54 de la convention européenne (CBE) concerne un dispositif constitué d’un châssis supportant un micro-ordinateur, un écran plat et une solution d’acquisition, qui est collé au vitrage, alors que dans le brevet revendiqué les différents composants sont intégrés dans un boîtier qui n’est pas solidarisé directement au vitrage, seul l’étant le châssis dans lequel ce boîtier est lui-même intégré ; que compte tenu de ces différences de structure et de fonction, le boîtier pouvant à la différence du châssis du brevet 2 827 418 être facilement retiré faute d’être solidarisé au vitrage, ce qui constitue un apport essentiel de l’invention, il ne saurait être admis que la revendication principale de cette invention serait incluse dans l’état de la technique résultant du brevet 2 827 418 ;

Considérant qu’en définitive faute d’antériorité pertinente, de toutes pièces, en particulier d’éléments déterminants en la cause tel l’agencement de la borne, le moyen tiré de l’absence de nouveauté ne saurait prospérer, étant observé que les revendications dépendantes de la revendication 1 jugée valable de ce chef, ne sauraient être déclarées nulles pour défaut de nouveauté alors qu’elles bénéficient nécessairement du caractère de nouveauté de la revendication principale à laquelle elles ne font qu’ajouter des caractéristiques dont il importe peu qu’isolément elles soient ou non nouvelles ;

Sur l’activité inventive

Considérant que le brevet FR 2 827 418 n’est pas opposable au titre de l’activité inventive, les éléments non publiés ne pouvant être pris en compte pour l’apprécier, étant observé que la limitation du brevet ayant un effet rétroactif ne saurait priver le brevet de sa date de priorité alors qu’il s’agit bien de la même invention, la description contenant précisément les éléments inclus dans la revendication 1 limitant le champ de la protection ;

Considérant qu’il en résulte que l’état de la technique le plus proche est le brevet FR 2 782 565 précité ; que si le RIS ainsi protégé contient une borne, chacun des trois éléments constituant cette borne de référence (écran, solution d’acquisition et ensemble électronique) est indépendant, et la fonction du maintien de la solution d’acquisition en contact avec le vitrage est assurée par son collage ;

Considérant qu’à la lecture de ce brevet l’homme du métier, savoir le praticien normalement qualifié possédant les connaissances générales dans le domaine des bornes interactives de vitrine, confronté à la difficulté de maintenance, en cas de panne du système, qui chercherait à éviter l’inconvénient du collage de la solution d’acquisition à la vitrine ne saurait, sans faire preuve d’un minimum d’activité inventive, trouver le moyen d’éviter ce collage tout en assurant la fonction de maintien à la vitrine alors qu’il n’était naturellement pas conduit à penser que la solution d’acquisition des ordres de l’utilisateur vitro sensitif pourrait ne pas être collée ;

Considérant qu’il s’infère de ces observations que la revendication 1 opposée traduit bien une activité inventive et est valable ; que, de même, s’avèrent valables les revendications dépendantes invoquées, celles-ci ne pouvant être déclarées nulles pour défaut d’activité inventive, alors que par nature elles participent de l’activité inventive de la revendication principale jugée valable ;

Sur la contrefaçon

Considérant que l’appelante prétend enfin que la contrefaçon alléguée ne serait pas caractérisée au vu des pièces produites, qu’en particulier les PV de saisie contrefaçon ne permettraient pas de démontrer, au-delà de ressemblances résultant de l’installation d’une borne derrière une vitre ou de l’existence d’un boîtier intégrant un micro-ordinateur, un écran plat et une solution d’acquisition, une reproduction des caractéristiques de la revendication 1 telle que modifiée, ni des revendications subséquentes, contestant plus particulièrement la contrefaçon par équivalence de la revendication 5 lui paraissant avoir été retenue en première instance ;

Mais considérant que le PV de saisie contrefaçon réalisé à l’Office du Tourisme de Vivonne les 5 et 6 juillet 2007 établit l’implantation d’une borne interactive sur une porte vitrée, qui permet sur simple pression tactile sur la vitre de la porte de naviguer dans différentes informations proposées, tandis qu’à l’arrière est visible un caisson reposant sur un morceau de plexiglas « qui laisse un très faible intervalle entre la vitre et le moniteur » ; que ce caisson présente également en partie haute un cadre de plexiglas avec une découpe centrale d’où sortent des alimentations, l’ensemble du caisson étant maintenu par deux filins d’acier dont les quatre points d’ancrage forment un angle « exerçant ainsi une pression pour maintenir le moniteur plaqué contre de la vitre », implantés en partie haute et basse sur le châssis métallique de l’ouverture et ancrés en partie centrale de chaque côté du caisson « par des passages métalliques fixés sur les plaques haute et basse de plexyglass », le tout étant solidaire et restant immobile ;

Considérant qu’il ressort de ces constations que le meuble borne est fixé sur l’huisserie de la porte vitrée ; qu’il s’agit d’un mobilier suspendu, inséré entre deux plaques en plexiglas, ainsi que le montrent les photographies prises par l’huissier, ce qui est conforté par les énonciations des facture et devis annexés au PV de saisie contrefaçon, le mobilier permettant l’intégration du matériel sur l’huisserie de la porte et étant fixé par deux câbles métalliques  ;

Que la borne comprend bien un mobilier, ou caisson, contenant manifestement même s’il n’a pas été ouvert par l’huissier tous ses composants (écran, dispositif tactile et micro-ordinateur accessible par 3 sorties de clés USB), qui est inséré dans des plaques, formant châssis, solidarisées à la porte vitrée ; qu’il sera relevé que les premiers juges ont exactement retenu qu’un dispositif tactile est équivalent à un dispositif vitro sensitif puisqu’il a un effet identique, le système apposé par la société Artygraphie tendant également à permettre à un utilisateur placé à l’extérieur de commander, derrière une vitre, l’unité centrale dédiée pour obtenir des informations  ;

Qu’il sera ajouté que si l’huissier a vainement tenté d’insérer entre la vitre et le moniteur une feuille de papier, il n’apparaît nullement que le système tactile ou sensitif de l’installation incriminée soit collé à la vitre, alors au contraire qu’a été mis en place un châssis en plexiglas, relié à l’entourage métallique de la porte, permettant de plaquer le caisson comprenant l’écran pour le mettre en contact avec la vitre ; qu’au demeurant l’appelante précise bien […] que « la maintenance de la borne suppose une désolidarisation de l’écran par démontage des filins », lesquels s’avèrent implantés sur le châssis ;

Considérant qu’il en résulte qu’est suffisamment caractérisée la contrefaçon par équivalence de moyens de la revendication 1, qui enseigne une solution d’acquisition non solidaire du vitrage mais solidaire d’un boîtier, intégrant tous les éléments de la borne interactive, placé dans un châssis solidaire du vitrage ;

Considérant que le caisson ou boîtier de la borne incriminée est bien un parallélépipède rectangle ainsi que précisé dans la revendication 2 du brevet, la borne étant positionnée à l’intérieur d’un immeuble comme indiqué dans la revendication 7 et le dispositif étant soutenu, comme mentionné dans la revendication 9, par un système de câbles, ce qui n’est pas sérieusement discuté  ;

Que la solution d’acquisition de la borne contrefaisante est maintenue également, comme dans la revendication 3, dans un logement, et ce, par les deux plaques de plexiglas horizontales perpendiculaires à la vitre ce qui permet en fait de translater le caisson, et donc le système d’acquisition qu’il contient, perpendiculairement au plan du vitrage pour l’ajuster à la vitre comme dans la revendication 4 du brevet ;

Qu’enfin la translation forcée par un système élastique de la revendication 5 est reproduite par équivalence, l’huissier de justice ayant pu constater que les deux filins d’acier exercent de par leur positionnement (parfaitement parallèles avec quatre points d’ancrage verticaux non alignés mais formant un angle par rapport au caisson) une pression pour maintenir le moniteur plaqué contre la vitre, étant rappelé que, selon la description du brevet, le dispositif élastique permet’ de rattraper le jeu pouvant exister entre la solution d’acquisition et le vitrage’ ; que s’il est figuré sur les dessins du brevet par des ressorts à l’arrière de la solution d’acquisition vitro sensitive, la pression des filins telle que décrite par l’huissier de la borne incriminée tend aux mêmes fins et a la même fonction d’assurer la translation de la solution d’acquisition par le placage de celle-ci contre la vitre ; qu’il importe peu à cet égard que les filins permettent aussi le contact de l’ensemble de la borne, leur fonction essentielle demeurant de permettre l’efficience du système, savoir commander de l’extérieur au travers du vitrage l’unité destinée à donner les informations demandées ;

Considérant, en définitive, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’actes de contrefaçon à l’encontre de la société Artygraphie ;

Considérant que cette dernière indique […] que « les bornes litigieuses n’étaient pas celles qui avaient été fabriquée en partie par la société Atelier M’Prim 86 » et dans l’historique « de conception’ de cette borne […] elle précise que la société M’Prim 86 n’a été contactée que pour la réalisation du meuble ; que pour sa part cette dernière a, aux termes de la sommation interpellative du 12 mai 2009, produite par la société Cartel, admis « Pour Vivonne » la « fabrication d’un caisson en aluminium selon plan et cotes fournis par Artygraphie, en fonction de ses instructions » ajoutant que cette société ne lui « a fourni aucun autre document » et que « pour les modes de fixation par câbles, ce procédé est connu de tous depuis de nombreuses années » et produit une facture de la réalisation d’une façade de coffre en aluminium  ;

Que cette réalisation sur les consignes de la société Artygraphie, à supposer même qu’elle ait servi à cette dernière pour mettre en œuvre la borne jugée contrefaisante, ne saurait suffire à caractériser une contrefaçon par fourniture de moyens alors que ce n’est pas le boîtier, ou le meuble, qui constitue l’invention, mais le fait qu’il intègre les composants de la borne litigieuse dont la solution d’acquisition n’est pas solidaire du vitrage et qu’il soit placé dans un châssis solidaire du vitrage, pour obtenir l’utilisation finale recherchée ; que par ailleurs la forme banalement rectangulaire de ce meuble ne saurait être protégée indépendamment de ses agencement et positionnement spécifiques dont il n’apparaît nullement que la société M’Prim 86 ait pu avoir conscience au vu des instructions données ; qu’il n’est pas plus démontré que cette société ait mis en place le boîtier réalisé ou d’autres éléments de la borne contrefaisante ;

Considérant, en conséquence, que c’est à raison que le tribunal n’a pas retenu le grief de contrefaçon à l’encontre de la société M’Prim ;

[…]

Sur les mesures réparatrices

Considérant que si les faits de contrefaçon ont été constatés antérieurement à la réforme du 29 octobre 2007, il n’en demeure pas moins que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que la cour approuve, que les premiers juges ont, compte tenu du prix unitaire de chaque borne, de la marge bénéficiaire en résultant, du manque à gagner, mais également du préjudice moral inhérent à l’atteinte au droit privatif du titulaire du brevet, fixé à 15.000 € les dommages et intérêts devant être alloués à la société Cartel au titre du préjudice subi des suites de la contrefaçon ; qu’il n’y a donc pas lieu à infirmation de ce chef ; qu’en revanche la demande formée à titre d’appel incident par la société Cartel, qui ne justifie pas d’une déclaration de créance et ne s’explique pas sur la somme complémentaire réclamée pour atteinte portée au brevet « à parfaire à dire d’expert », ne peut être que rejetée  ;

Que, de même, il n’y a pas lieu à infirmation des mesures de publication, d’interdiction et de retrait ordonnées en première instance, justifiées dans leur principe et pertinentes dans leurs modalités au regard du dommage subi et de la nécessité de faire cesser les actes illicites ainsi que de prévenir leur renouvellement, mais il ne saurait y être ajouté, étant relevé que c’est à raison que le tribunal n’a pas fait droit à la demande d’enlèvement d’autres bornes dont les bénéficiaires n’ont pas été appelés en cause ; Sur l’abus de procédure

Considérant que l’appelante qui succombe en sa contestation de la contrefaçon retenue à son encontre en première instance ne saurait sérieusement prétendre que sa mise en cause serait abusive et ouvrirait droit à indemnité compensatoire ou à mesure complémentaire de publication judiciaire à son profit ; que ces demandes ne peuvent qu’être rejetées ;

Considérant que la société Cartel soutient qu’il serait inhabituel pour un mandataire liquidateur d’intervenir volontairement dans une procédure qui ne présenterait plus d’intérêt pour la société liquidée, laquelle ne disposerait plus d’aucune liquidité et ne conserverait aucune activité dans le domaine des bornes interactives ; qu’elle prétend que cette reprise d’instance ne serait intervenue que dans le but de lui nuire, générant des frais en pure perte depuis l’ouverture de la procédure collective, ce qui caractériserait un abus de procédure engageant la responsabilité du mandataire liquidateur ;

Mais considérant que l’exercice d’un droit ne dégénère en faute pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; que le fait pour le mandataire liquidateur de poursuivre l’exercice du recours d’une société reconnue coupable d’actes de contrefaçon en première instance, même si cette dernière succombe en définitive en ses prétentions et si la personne bénéficiant des condamnations prononcées par le tribunal n’a pas cru devoir déclarer sa créance, ne saurait suffire à en établir le caractère malin et en conséquence abusif ; qu’il convient donc de débouter la société Cartel de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; …


Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 19 mars 2014 ; Artygraphie c. Cartel et al