A l’antenne

La société Antennes FT est titulaire des brevets français FR 2 841 688 et européen EP 1 518 296 concernant une antenne plane. Le brevet européen n’a pas fait l’objet d’une opposition.

Les revendications du brevet européen sont rédigées comme suit (les modifications par rapport aux revendications du brevet français sont mises en évidence) :

1. Antenne plane à large bande passante, du type antenne patch, notamment pour l’émission et/ou la réception de signaux UHF/SHF de type télévision terrestre numérique et/ou analogique, comportant un réflecteur (2) accordé à la fréquence basse de la bande passante et un radiateur (3) raccordé à une alimentation spécifique (4) et rayonnant selon une fréquence F1, ce radiateur (3) présentant encore une fente (7) accordée à une fréquence F2, caractérisée par le fait que le radiateur (3) comporte encore au moins une autre fente (8) accordée à une fréquence F3 différente aux fréquences F1 et F2, ces fentes (7, 8) étant reliées par une fente de liaison (9) définie apte à constituer une ligne de couplage pour assurer un courant électromagnétique sensiblement identique au niveau de dans chacune de ces fentes (7,8) de fréquence F2, F3.

2. Antenne plane, du type patch, selon la revendication 1, caractérisée par le fait que l'alimentation spécifique (4) du radiateur (3) intervient de manière dissymétrique entre les fentes (7, 8) pour assurer un courant électromagnétique (7, 8) sensiblement identique dans chacune de ces fentes (7, 8).

2. Antenne plane, du type patch, selon la revendication 1, caractérisée par le fait que les fentes (7, 8) sont définies de dimensions distinctes pour assurer leur rayonnement selon des fréquences F2 et F3 différentes.

3. Antenne plane, du type patch, selon la revendication 1 ou 2, caractérisée par le fait que le rayonnement à des fréquences F2 et F3 différentes des fentes (7, 8) est assuré au travers d’une alimentation spécifique (4) du radiateur (3) ménagée de manière dissymétrique entre lesdites fentes (7, 8).

34. Antenne plane du type patch, selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu’elle comporte, disposée au-dessus du radiateur (3) et parallèlement à ce dernier, au moins un élément parasite (10) aux dimensions plus petites, pour un élargissement de la bande passante en haut de bande.

45. Antenne plane du type patch, selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le réflecteur (2) comporte au moins deux de ses bords périphérique (5, 6) opposés, repliés dans un plan qui lui est perpendiculaire, en direction du radiateur (3).

56. Antenne plane du type patch, selon la revendication 45, caractérisée par le fait que les bords périphériques opposés (5, 6) repliés en direction du radiateur (3) sont ceux croisant le plan de polarisation (Pm) de ce dernier.

67. Antenne plane du type patch selon la revendication 45 ou 56, caractérisée par le fait que les bords périphériques (5, 6) du réflecteur (2) se situent à une distance (d) inférieure à la distance (p) qui est celle séparant le plan de ce réflecteur (2) par rapport à celui dudit radiateur (3) en vue de charger celui-ci et assurer un abaissement de la fréquence de rayonnement basse de l’antenne (1).

Ayant appris que la société Antengrin fabriquait et commercialisait une antenne de type Yagi-Uda reproduisant selon elle les caractéristiques des revendications 4 à 6 de son brevet, la société Antennes FT a fait effectuer un constat d’achat par huissier le 31 janvier 2012, puis a fait assigner la société Antengrin le 03 mai 2012 devant le TGI de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale.

Par jugement rendu le 19 avril 2013, le tribunal a constaté que le brevet français avait cessé de produire ses effets le 23 mai 2007, et a rejeté toutes les demandes de la société Antennes FT.

Celle-ci a formé appel.

Par arrêt en date du 4 novembre 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance. Voici un extrait de cet arrêt :

Considérant qu’avant d’examiner la recevabilité des demandes de la société Antennes FT fondées sur les seules revendications 4 à 6 de son brevet français n° FR 2 841 688 (n° d’enregistrement national 02 08113) et la validité du procès-verbal de constat d’huissier du 31 janvier 2012, il convient au préalable de rechercher si ce brevet français a ou non cessé de produire ses effets, comme l’ont constaté les premiers juges, étant relevé que la société Antengrin conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris ;

Considérant que la société Antennes FT soutient que son brevet français n° FR 2 841 688 n’a pas cessé de produire ses effets du fait du défaut de paiement d’une des annuités de son brevet européen n° EP 1 518 296 qui visait également la France ;

Qu’elle fait valoir que la revendication 1 du brevet européen est plus large que la revendication 1 du brevet français et qu’en conséquence le brevet français n’a pas cessé de produire ses effets ;

Considérant que la société Antengrin rappelle que le brevet européen n° EP 1 518 296, qui n’est pas invoqué dans la présente instance, est déchu depuis 2008, faute de paiement des redevances annuelles ;

Qu’elle ajoute que les revendications 1 et 4 à 6 du brevet français couvent une invention pour laquelle le brevet européen a été délivré avec la même date de priorité ou de dépôt, qu’en effet les revendications du brevet européen sont plus larges que celles du brevet français, lequel a cessé de produire effet le 23 mai 2007, date d’expiration du délai d’opposition au brevet européen ;

Considérant ceci exposé, que le premier alinéa de l’article L 614-13 CPI est ainsi rédigé :

« Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant-cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu. »

Considérant que le dernier alinéa de cet article dispose que :

« L’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas les dispositions prévues au présent article. »

Considérant enfin qu’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L 615-17 [CPI] que les tribunaux compétents en matière de brevets sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l’article L 614-13 ;

Considérant qu’en l’espèce le brevet européen n° EP 1 518 296 désignant la France a été délivré le 23 août 2006 à la société Antennes FT sous priorité à la date du 28 juin 2002 du brevet français enregistré sous le n° 02 08 113 ; que ce brevet européen est intitulé « Antenne plane multibande » ;

Considérant que la revendication 1 de ce brevet européen est ainsi rédigée :

« 1. Antenne plane à large bande passante, du type antenne patch, notamment pour l’émission et/ou la réception de signaux UHF/SHF de type télévision terrestre numérique et/ou analogique, comportant un réflecteur (2) accordé à la fréquence basse de la bande passante et un radiateur (3) raccordé à une alimentation spécifique (4) et rayonnant selon une fréquence F1, ce radiateur (3) présentant encore une fente (7) accordée à une fréquence F2, caractérisée par le fait que le radiateur (3) comporte encore au moins une autre fente (8) accordée à une fréquence F3 différente aux fréquences F1 et F2, ces fentes (7, 8) étant reliées par une fente de liaison (9) définie apte à constituer une ligne de couplage pour assurer un courant électromagnétique dans chacune de ces fentes (7,8) de fréquence F2, F3. »

Considérant que le délai d’opposition à ce brevet européen a expiré le 23 mai 2007 ;

Considérant que la revendication 1 du brevet français n° FR 2 841 688 (n° d’enregistrement 02 08113) est ainsi rédigée :

« 1. Antenne plane à large bande passante, du type antenne patch, notamment pour l’émission et/ou la réception de signaux UHF/SHF de type télévision terrestre numérique et/ou analogique, comportant un réflecteur (2) accordé à la fréquence basse de la bande passante et un radiateur (3) raccordé à une alimentation spécifique (4) et rayonnant selon une fréquence F1, ce radiateur (3) présentant encore une fente (7) accordée à une fréquence F2, caractérisée par le fait que le radiateur (3) comporte encore au moins une autre fente (8) accordée à une fréquence F3 différente aux fréquences F1 et F2, ces fentes (7, 8) étant reliées par une fente de liaison (9) définie apte à constituer une ligne de couplage pour assurer un courant électromagnétique sensiblement identique au niveau de chacune des fentes (7,8) de fréquence F2, F3. »

Considérant que la seule différence entre ces deux revendications tient au fait que dans le brevet français le radiateur présentant une fente accordée à une fréquence F2, comporte au moins une autre fente accordée à une fréquence F3 différente, ces fentes étant reliées par une fente de liaison apte à constituer une ligne de couplage pour assurer un courant électromagnétique sensiblement identique au niveau de chacune des deux fentes, tandis que dans le brevet européen la fente de liaison assure un courant électromagnétique dans chacune des deux fentes ;

Considérant qu’il s’ensuit que dans la mesure où ne figure pas dans le brevet européen la caractéristique selon laquelle le courant électromagnétique dans chacune des deux fentes est sensiblement identique, ce brevet a une portée plus large que le brevet français et de ce fait la revendication 1 du brevet européen englobe la revendication 1 du brevet français ;

Considérant par ailleurs que les revendications 4 à 6 du brevet français, qui sont opposées dans le cadre du présent litige, sont reprises à l’identique par les revendications 5 à 7 du brevet européen ;

Considérant dès lors que le brevet français n° FR 2 841 688 pris en ses revendications 1 et 4 à 6, a été remplacé par la partie française du brevet européen n° EP 1 518 296 et a cessé de produire ses effets à la date du 23 mai 2007 ;

Considérant que de ce fait le brevet français pris en ses revendications 1 et 4 à 6 ne peut, pour des faits postérieurs au 23 mai 2007 comme en l’espèce, fonder une action en contrefaçon ;

Considérant que la déchéance du brevet européen pour non-paiement d’une annuité a été constatée le 29 février 2008 pour prendre effet, en ce qui concerne la partie française, à la date du 2 juillet 2007 ainsi que cela ressort de l’extrait du REB ;

Considérant que la déchéance constitue une cause d’extinction du brevet au sens du dernier alinéa de l’article L 614-13 CPI et qu’en conséquence elle est sans incidence sur la cessation des effets du brevet français à la date du 23 mai 2007 ;

Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Antennes FT de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon des revendications 4 à 6 de son brevet français n° FR 2 841 688 sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens subsidiaires tirés de l’irrecevabilité de ces demandes et de la validité du procès-verbal de constat d’huissier ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; ...

A notre avis, cette décision est très contestable, dans la mesure où les brevets français et européen ne visent plus la même invention (et que, selon nous, le brevet européen ne peut plus valablement revendiquer la priorité de la demande française, n’en déplaise aux pourfendeurs des divisionnaires toxiques). La revendication 1 a été élargie, et il n’existe plus de revendication dans le brevet européen qui corresponde à la revendication 1 du brevet français. La substitution ne devrait donc pas opérer, peu important que la revendication 1 du brevet européen englobe la revendication 1 du brevet français. Les revendications 4 à 6 du brevet français sont certes reprises à l’identique par les revendications 5 à 7 du brevet européen, mais elles dépendent de la revendication 1, qui n’est pas identique.

La titulaire aurait sans doute été bien inspirée de retirer la désignation de la France pour le brevet européen, car la demande française aurait - toujours selon nous - constitué un droit antérieur détruisant la nouveauté de la partie française du brevet européen tel que délivré.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 4 novembre 2014 ; Antennes FT c. Antengrin

Un lézard parmi les termites

La société Cecil a été titulaire du brevet français FR 2 714 685 portant sur la protection des constructions contre les termites, grâce à un film de matière plastique auquel est incorporé un insecticide.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit

Procédé pour la protection antitermite des constructions, caractérisé en ce qu’il consiste à étendre, préalablement à l’érection de l’édifice, sur la totalité de la surface constructible découverte par les travaux de terrassement, un film de matière plastique qui est imprégné dans la masse d’un composé insecticide.

Il existe également un brevet EP revendiquant la priorité de la demande de laquelle le brevet français est issu. Le brevet européen a fait l’objet d’une opposition suivie d’un recours et a finalement été maintenu sous une forme modifiée.

La société Cecil a exploité le brevet français en commercialisant un produit dénommé « Termifilm » qui est un film plastique de type polyéthylène imprégné dans la masse d’une substance insecticide présentant une action létale contre les termites.

Un chantier après pose de Termifilm

 

La société Partenia a pour activité la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Elle propose sur le marché des produits en polyéthylène et en polypropylène destiné à l’industrie, au bâtiment ou à l’agriculture et a commercialisé jusqu’en avril 2005 un film anti-termites dénommé « Eraterm ».

Par arrêt en date du 1^er mars 2005, confirmant un jugement du TGI de Rennes en date du 15 décembre 2003, la Cour d’appel de Rennes a condamné la société Partenia à payer à la société Cecil la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon et a prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision.

Le brevet a été transmis à la société V33 à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société Cecil intervenue 21 novembre 2008.

La société V33 a elle-même cédé le brevet à la société Berkem Développement (ci-après « Berkem ») en novembre 2009.

Ayant appris dans le courant de l’année 2010 que la société Partenia commercialisait des produits qu’elle estimait contrefaisants et notamment le produit Eraterm ainsi qu’un produit appelé « XTRN », la société Berkem a fait réaliser une analyse chimique du film XTRN par son laboratoire, laquelle a révélé que le XTRN comporte dans la totalité de la masse (face bleue et face noire) 0,50 % de perméthrine, la substance chimique qui assure l’action létale sur les termites, utilisée dans le Termifilm.

La société Berkem à fait procéder le 1^er octobre 2010 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Partenia, puis a fait assigner celle-ci en contrefaçon devant le TGI de Paris.

Par jugement rendu le 26 juin 2012, le tribunal a dit que la société Berkem n’avait pas rapporté la preuve de la contrefaçon et l’a déboutée de sa demande ; il a également dit que la demande reconventionnelle en nullité du brevet était sans objet.

La société Berkem a interjeté appel.

Par arrêt en date du 9 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance. L’arrêt est intéressant dans la mesure où il se penche sur la substitution du brevet français et nous montre un cas où le breveté s’est tiré une balle dans le pied en traitant les objets de la saisie avec une légèreté certaine.

Sur la recevabilité des demandes de la société Berkem tirée du défaut de droit à agir

Considérant que la société Partenia conclut à l’irrecevabilité à agir de la société Berkem sur le fondement du brevet FR 9400179 qu’elle invoque à l’appui de son action en contrefaçon en faisant valoir que le brevet européen EP 0 738 108 dont la société Berkem est également titulaire porte sur la même invention au sens de l’article L 614-13 CPI et que celui-ci s’est donc substitué au brevet français à compter du 21 juillet 2006, date à laquelle la procédure d’opposition a été clôturée ;

Que faisant valoir que les inventeurs ne sont pas le mêmes dans les deux brevets et que ces derniers ne sont pas identiques, la société Berkem conclut au contraire à la recevabilité de son action fondée sur le brevet FR 9400179 ;

Considérant ceci exposé que selon l’article L 614-13 CPI,

« Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu. »

Qu’en l’espèce, la société Berkem fonde son action en contrefaçon sur le brevet FR 94 00179 déposé le 5 janvier 1994 auprès de l’INPI par la société Cecil, délivré le 30 septembre 1998, et dont elle est devenue titulaire ;

Que ce brevet porte sur un « procédé pour la protection antitermites des constructions », dont la mise en œuvre intervient lors de la construction de locaux ;

Qu’il est indiqué dans la description que l’invention consiste notamment à étendre une série de lès d’un film en matière plastique imprégnée d’un produit insecticide et que ces lès se chevauchent, en débordant même largement au niveau du sol ; que le film en matière plastique qui forme les lès peut être obtenu par extrusion de polymères, notamment le polyéthylène ou le polychlorure de vinyle, l’épaisseur étant comprise entre 50 micro et 300 micro ; que l’insecticide est intégré à la matière plastique lors de la fabrication du compound, le taux étant fonction de l’efficacité de la matière active utilisée ; que la fabrication du film se fait à partir de ce compound, par extrusion-soufflage à chaud ou par extrusion, l’une et l’autre extrusion étant avantageusement suivies d’un calandrage à chaud ; que les insecticides susceptibles d’être utilisés sont variables, et que l’on peut notamment avoir recours soit à des insecticides de la famille chimique des pyrethrinoïdes du type de ceux décrits dans le document Roussel-Uclaf soit à des insecticides de la famille chimique des carbamates, comme par exemple le Benfuracarbe ;

Qu’il est ajouté qu’il est évident que des brèches doivent être nécessairement pratiquées dans le film formé par les lès, notamment en vue du passage des canalisations d’alimentations (eau, gaz, électricité) et des canalisations d’évacuation, que pour reconstituer le caractère continu de la barrière de protection formée par le film plastique, il y a lieu de traiter ces brèches lors de leur rebouchage en incorporant au substrat qui constitue le remblai de recouvrement, des granulés de matière plastique insecticide, avantageusement à raison de 1 volume de granulés pour 9 volumes de substrat, et que les brèches doivent être comblées avec ce mélange sur 10 cm au moins ; que les granulés utilisés ont préférablement des dimensions de l’ordre de 2,5 mm de diamètre sur une longueur de 4 mm et que leur composition chimique est similaire à celle du film qui constitue les lès ;

Que ce brevet FR 94 00179, ayant comme inventeurs Messieurs M Pascal, M Guy et H Paul, comporte trois revendications qui sont ainsi rédigées:

1. Procédé pour la protection antitermites des constructions, caractérisé en ce qu’il consiste à étendre, préalablement à l’érection de l’édifice, sur la totalité de la surface constructible découverte par les travaux de terrassement, un film de matière plastique qui est imprégné dans la masse d’un composé insecticide.

2. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le film est constitué par une série de lès chevauchants qui débordent largement au niveau du sol.

3. Procédé suivant l’une ou l’autre des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les brèches nécessaires au passage des canalisations d’alimentation ou d’évacuation sont comblées avec un substrat renfermant des granulés de substance insecticide.

Considérant que ce brevet a servi de base et de priorité à l’invention revendiquée dans le cadre de la procédure internationale et européenne ;

Que le 28 décembre 1994, la société Cecil, revendiquant la priorité du 5 janvier 1994 du brevet FR 94 00179, a en effet déposé une demande PCT ayant pour titre « Procédé et matériaux pour la protection anti-termites des constructions » qui été publiée le 13 juillet 1995 sous le numéro WO 95/18532 en visant pour le brevet européen plusieurs pays et notamment la France ;

Que le 20 août 1998, l’OEB a informé la société Cecil de sa décision de délivrer le brevet européen sous le numéro EP 0 738 108, notamment pour la France. Ce brevet européen a été publié le 30 septembre 1998 ;

Qu’à la suite d’une opposition formée par un tiers, le brevet a été maintenu le 28 juillet 2006 sous une forme modifiée ;

Considérant que les revendications du brevet EP 0 738 108 B2 dont les inventeurs désignés sont Messieurs M. Pascal, M. Guy et L. Olivier, sont ainsi rédigées :

1. Procédé pour la protection anti-termite des constructions, caractérisé en ce qu’il consiste à étendre, préalablement à l’érection de l’édifice, sur la totalité de la surface constructible découverte par les travaux de terrassement, y compris dans les tranchées des fondations, un film de matière plastique qui est imprégné dans la masse d’un composé insecticide, l’ensemble étant capable de diffuser lentement l’insecticide à une concentration de 0,5% à 2% d’insecticide.

2. Procédé pour la protection anti-termites des constructions, caractérisé en ce qu’il consiste à étendre, préalablement à l’érection de l’édifice, sur la totalité de la surface constructible découverte par les travaux de terrassement, y compris dans les tranchées des fondations, un film de matière plastique qui est imprégné dans la masse d’un composé insecticide, à une concentration de 1% d’insecticide, l’ensemble étant capable de diffuser lentement l’insecticide.

3. Procédé suivant la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que le film est constitué par une série de lès chevauchants qui débordent largement au niveau du sol.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que la matière plastique est choisie parmi les polyoléfines comme le polyéthylène ou le polypropylène, le chlorure de polyvinyle et (co)polymères analogues.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 4 caractérisé en ce que l’insecticide est un termicide choisi parmi les pyrethrinoïdes comme la perméthrine, et les carbamates comme le benfuracarbe, les organohalogénès ou les organophosphorés et analogues.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 5 caractérisé en ce que la matière plastique est à base de polyéthylène et l’insecticide est la perméthrine.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 6 caractérisé en ce que l’on utilise un film de polyéthylène chargé d’environ 0,5 à 2%, de préférence environ 1% de perméthrine.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 7 caractérisé en ce que, de plus, on remblaie le site de la construction par un mélange de substrat de remblai normal ou de granulés ou matières de géométries analogues de matière plastique imprégnée d’insecticide, au niveau des zones où le film est, soit volontairement perforé, soit risque d’être perforé ou interrompu accidentellement.

9. Procédé selon la revendication 8 caractérisé en ce que lesdits granulés ou matières ont la même composition que le film lui-même, et éventuellement proviennent de fragments, déchets ou résidus ou rebuts de sa fabrication.

10. Application des procédés selon l’une quelconque des revendications 1 à 9 aux constructions nouvelles et/ou aux traitements de renouvellement curatifs et/ou préventifs à la protection de zones par barrières verticales profondes.

Qu’il résulte de ces éléments, d’une part que les inventeurs du brevet français ne sont pas les mêmes que les inventeurs du brevet européen, même si la société Cecil était titulaire des deux titres, et d’autre part que le brevet français comporte trois revendications alors que le brevet européen, qui prévoit des dosages, en comporte dix et a donc une portée plus étroite ;

Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la portée du brevet européen n’était donc pas la même que celle du brevet français et qu’en conséquence il n’y avait pas substitution de ce brevet européen au brevet français ;

Que la fin de non-recevoir doit en conséquence être rejetée et la société Berkem déclarée recevable à agir en contrefaçon sur le fondement du brevet FR 9400179 dont elle est titulaire ;

Sur la nullité de la saisie-contrefaçon du 1^er octobre 2010

Considérant que pour solliciter, à titre principal, la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 1^er octobre 2010, la société Partenia invoque le défaut de titre justifiant l’accès à la mesure de saisie-contrefaçon, le défaut de motivation pertinente de la requête pour le produit XTRN, le défaut de respect des droits de la défense, ainsi que le défaut de saisie réelle dans des conditions autorisées et dans des conditions garantissant l’intégralité, des échantillons saisis ;

Que toutefois, le premier argument ne peut prospérer compte tenu des motifs ci-dessus exposés et le défaut de motivation pertinente de la requête, à le supposé fondé, relevait de la procédure spéciale de rétractation instaurée par le code de procédure civile ;

Que par ailleurs le saisi, dûment représenté, a disposé d’un délai de 5 minutes entre la signification de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et le début des opérations, soit d’un délai raisonnable et suffisant pour exercer ses droits, ce qu’il n’a pas manqué de faire au demeurant ;

Qu’enfin il n’est pas démontré en quoi la saisie d’un seul échantillon au lieu des deux autorisés, ce qui au demeurant est contredit par les termes du procès-verbal, constituerait « un manquement grave de l’huissier à l’ordonnance » dès lors que cette opération est plutôt favorable au saisi, étant ajouté que le surplus des griefs concernent la preuve de la contrefaçon alléguée;

Considérant que dès lors que la société Partenia doit être déboutée de sa demande de nullité de la saisie-contrefaçon du 1er octobre 2010 et le jugement confirmé de ce chef ;

Sur la demande de nullité du brevet FR 9400179

Considérant qu’à titre subsidiaire la société Partenia poursuit la nullité du brevet FR 9400179 pour insuffisance de description, défaut d’activité inventive et défaut de nouveauté ;

Qu’elle laisse toutefois sans réponse l’argument de la société Berkem selon lequel le moyen de nullité se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée dès lors que la Cour d’Appel de Rennes, confirmant un jugement du TGI de Rennes du 15 décembre 2003 a, par arrêt en date du 1^er  mars 2005, dans un litige opposant la société Cecil à la société Partenia, rejeté la demande de nullité du brevet FR 9400179 déposé à l’INPI le 5 janvier 1994 par la société Cecil pour défaut d’activité inventive et défaut de nouveauté ;

Que la demande formée par le présent litige par la société Partenia se heurte donc à la fois au principe de l’autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens et doit en conséquence être, non pas rejetée, mais déclarée irrecevable ;

Sur la contrefaçon

Considérant qu’aux termes de l’article L 613-3CPI,

« Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :

a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet … » ;

Que se fondant sur ces dispositions, la société Berkem reproche en l’espèce à la société Partenia, aux termes de ses dernières écritures, la commercialisation d’un produit XTRN à compter du 3 décembre 2008, ce qui rend donc hors de propos les explications de la société intimée sur un autre produit dénommé Eraterm ;

Que selon l’appelante, le film XTRN commercialisé par la société Partenia est un film à poser entre le sol et l’édifice qui assurerait une triple fonction, soit une fonction anti-termites, une fonction d’étanchéité, et une fonction anti-radon, et ce film est composé de deux couches thermocollées, la face bleue (qui doit être posée face au sol) qui assurerait la fonction anti-termites, et la face noire qui assurerait la fonction anti-radon et la fonction d’étanchéité ;

Qu’elle ajoute que l’association de la fonction anti-radon avec la fonction anti-termite sur une seule et même barrière de protection est « très surprenante » pour des raisons climatiques et que cette association au sein d’un même produit ne présente pas d’intérêt, « sauf à ce que la fonction anti-radon ne vise justement à masquer la contrefaçon du procédé anti-termite » ;

Qu’elle poursuit en indiquant que les tests techniques réalisés par elle et par le laboratoire FCBA, lequel aurait procédé aux analyses chimiques sur les échantillons prélevés lors de la saisie-contrefaçon, démontrent que le XTRN « est en réalité une contrefaçon du Brevet FR 9400179 », sur lequel a été collé un film d’étanchéité anti-radon ;

Qu’elle verse ainsi aux débats, à l’appui de ses prétentions, outre le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1^er octobre 2010, un compte rendu d’analyse […] et un rapport d’essais n° 402/10/1163E du 24 novembre 2010 […] ;

Qu’il y a lieu d’indiquer au préalable que la portée de ces pièces est soumise à l’appréciation de la cour et qu’il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats comme le sollicite la société Partenia qui en conteste la valeur probante ;

Considérant qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1^er octobre 2010 que l’huissier, après avoir contacté téléphoniquement Monsieur O., dirigeant de la société Partenia, s’est rendu sur les lieux de stockage et a relevé la présence de produits Eraterm et XTRN ;

Qu’il indique avoir prélevé un échantillon de ces rouleaux sans contrepartie financière réclamée avec un 2éme prélèvement de produit XTRN sur un autre lieu de stockage à la demande de Monsieur O., sans toutefois mentionner dans le procès-verbal avoir placé sous un ou sous plusieurs scellés lesdits échantillons ;

Qu’il résulte du procès-verbal de dépôt du 22 octobre 2010 qu’un scellé n° 1 constitué d’un CD contenant les documents comptables, un scellé n° 2 contenant un prélèvement de film plastique Eraterm ainsi que « deux enveloppes XTERN » ont été remises au greffe du TGI de Paris ;

Que le laboratoire FCBA a procédé à la demande de la société Berkem, dans son rapport établi le 24 novembre 2010 […] à la description de la substance soumise à essais, qu’il a réceptionnée le 15 octobre 2010, sans en tirer de conclusions, et surtout en indiquant qu’aux dires du demandeur, le prélèvement et la date du prélèvement ne sont pas précisés ;

Que l’appelante présente ce document comme étant le rapport d’analyse des échantillons de films saisis par l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon et adressés par lui au laboratoire selon courrier du 11 octobre 2010 alors qu’il a été dit que l’huissier n’a pas mentionné dans son procès-verbal avoir adressé les échantillons prélevés pour analyse au FCBA ni avoir placé sous scellés le produit XTERN ;

Que le compte-rendu d’analyse du film XTRN […] émane du propre Laboratoire Contrôle Qualité de la société Berkem sans autre indication ; qu’il n’est ni daté ni signé mais comporte le nom d’une technicienne CQ Violaine M., et indique sur une page, les caractéristiques du film XTRN et les résultats de l’analyse selon lesquels « Le film contient en moyenne 0,5% de perméthrine, ce qui est ramené à la couche active correspond à 1% de perméthrine dans le film, dose équivalente au termifilm » ;

Qu’il y a lieu de relevé cependant que la société Berkem a procédé elle-même à cette analyse de produits, et dans des conditions qui ne garantissent pas l’objectivité et l’indépendance des résultats observés ;

Que par ailleurs rien ne permet d’établir avec certitude que les films analysés par le FCBA proviennent de la société Partenia et même qu’ils ont un lien avec ceux objets de la saisie-contrefaçon du 1^er octobre 2010 ;

Qu’en effet la provenance des échantillons soumis à l’analyse unilatérale du FCBA n’étant pas précisée, les analyses effectuées ne présentent aucune garantie quant à l’origine des produits analysés ;

Considérant dans ces conditions que c’est à bon droit que le Tribunal a dit que la société Berkem ne rapporte donc pas la preuve, par les éléments susvisés, de la matérialité des faits de contrefaçon allégués des revendications 1 à 3 du brevet FR 9400179 qu’elle oppose ;

Qu’enfin elle n’établit pas plus « indépendamment de la saisie-contrefaçon » que le produit XTRN de la société Partenia est un film plastique qui est imprégné dans la masse d’un composé insecticide c’est à dire, au vu de la description du brevet (soit des insecticides de la famille chimique des pyrethrinoïdes du type de ceux décrits dans le document Roussel-Uclaf, soit des insecticides de la famille chimique des carbamates, comme par exemple le Benfuracarbe), d’une substance active chimique ayant la propriété de tuer les termites, dès lors que les analyses effectuées par la société Partenia, certes non contradictoires mais qui ne sont contredites par aucun autre élément probant contraire, établissent que le produit en cause ne contient pas de composé insecticide chimique ;

Considérant dans ces conditions que la société Berkem doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée à restituer à la société Partenia l’ensemble des éléments saisis et prélevés dans ses locaux dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision ;

Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, le surplus des demandes devenant sans objet ; …

20.000 € au titre de l’article 700 CPC

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 9 mai 2014 ; Berkem Développement c. Partenia

En attendant Munich

La société Aplix est titulaire du brevet français FR 2 868 135 concernant un élément de fixation et d’une demande de brevet européen correspondante (EP 1734 842) dont l’examen est en cours.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :

Elément (1) de fixation intermédiaire, réalisé unitaire d’une pièce par moulage par injection, comportant une plaque (2) sensiblement plane ayant une première face ou face supérieure et une deuxième face ou face inférieure, au moins un élément d’ancrage (6), par exemple en forme de sapin ou d’arbre, faisant saillie de la face supérieure, et des crochets (7) étant issus de moulage au moins d’une région de la face inférieure, la région de crochets recouvrant plus de 70% de la face inférieure de la plaque plane,

caractérisé en ce que

- la plaque est sensiblement rigide; et

- les crochets sont réalisés avec une forme et une dimension telles que les crochets, après avoir été formés dans un moule et être sortis du moule, reprennent sensiblement leur forme initiale de moulage après avoir été retirés du moule, les crochets étant suffisamment souples pour leur permettre de se courber pendant l’extraction du moule.

Au cours de la procédure d’examen devant l’OEB, l’examinateur a fait une objection de défaut d’activité inventive. En réponse, le 6 août 2007, la demanderesse a déposé deux jeux de revendications. Dans sa lettre, elle explique que le premier jeu « revendique la priorité de la demande de brevet française » (il faut sans doute lire « revendique valablement ») et que le deuxième jeu « n’[a] comme priorité que la date de dépôt de la demande européenne ». (A-t-on intérêt à faire de telles déclarations ? Mais soit.) Bien que le mandataire ne le dise pas, il faut sans doute comprendre que le deuxième jeu de revendications constitue une requête subsidiaire.

Par assignation en date du 29 mai 2013, la société Aplix a fait citer les sociétés Stanhome France et Yves Rocher devant le TGI de Paris, en leur reprochant notamment des faits de contrefaçon.

Se pose bien sûr la question du sursis à statuer, à laquelle répond le juge de la mise en état dans son ordonnance en date du 30 janvier 2014 :

L’assignation introductive d’instance repose sur le brevet d’invention déposé le 23 mars 2004, publié sous le numéro 2868135 et disposant du numéro d’enregistrement national 0402964. Son titulaire est la société Aplix.

Une demande d’extension EP 1 734 842 est actuellement en cours devant l’OEB, référencée 05742825.2, présentée par la société Aplix. Cette demande vise la France. Elle vise, au titre des priorités, le brevet portant le numéro FR 0402964 déposé le 23 mars 2004, soit le brevet sur le fondement duquel l’assignation a été délivrée.

Cette demande EP 1 734 842 est actuellement en cours d’examen devant l’OEB.

L’article L 614-15 CPI prévoit que

« Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français qui couvre la même invention qu’un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant-cause avec la même date de priorité surseoit à statuer jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l’article L 614-13 ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.

Si l’action en contrefaçon a clé engagée sur la base du seul brevet français, le demandeur peut, à la reprise de l’instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au brevet français pour les faits postérieurs à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets et pour les parties communes. ...

Si l’action a été intentée sur la base de l’un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l’autre brevet, pour les mêmes faits, ne peut être engagée par le même demandeur, à l’égard du même défendeur ».

En l’occurrence, la société Aplix est titulaire du brevet français et de la demande de brevet européen.

La demande de brevet européen vise au titre des priorités le brevet français FR 0402964.

Au cours de la procédure d’examen devant l’OEB, la société Aplix a soumis deux jeux de revendication, dont l’un revendique la priorité du brevet français portant le numéro d’enregistrement 0402964 du 23 mars 2004.

Dès lors, le brevet enregistré sous le numéro 0402964 porte sur une invention pour laquelle la demande de brevet EP 1734842 a été déposée.

Par conséquent, au vu de l’article L 614-15 CPI, il convient de surseoir à statuer sur la demande, jusqu’à la fin de la procédure d’examen de la demande de brevet EP 1734842 devant l’OEB. …

Il n’y a rien à redire à ce sursis, mais sa motivation nous a stimulé. Laissons de côté les finesses sémantiques (un jeu de revendications ne saurait revendiquer une priorité, ...). Le juge se pose la question, à juste titre, si les deux demandes concernent la même invention. Comme il constate que c’est le cas, il surseoit à statuer. Mais supposons que le titulaire ait changé ses revendications devant l’OEB, soit en généralisant, soit en se limitant, d’une manière qui n’était pas prévue dans la demande française, de sorte que l’invention revendiquée n’est plus la même, du moins aux yeux des sages de la Grande Chambre de Recours de l’OEB (cas G 2/98) et, par conséquent, que la priorité n’est plus valablement revendiquée. Faut-il alors refuser le sursis ? On pourrait lire l’article L 614-15 du CPI de la sorte, mais il nous semble que ce serait regrettable :

Tant que la demande européenne n’est pas délivrée, le demandeur peut encore changer ses revendications ou – si c’est trop tard pour les changer – déposer une demande divisionnaire qui bénéficie, elle, de la priorité (une divisionnaire potentiellement « empoisonnée », soit dit en passant). Par conséquent, à notre avis, à moins que la revendication de priorité ne soit manifestement intenable (parce qu’il n’y a pas de recouvrement entre la portée potentielle des deux demandes) ou que la France ne soit plus désignée, il faut toujours surseoir à statuer, car si momentanément la demande européenne ne revendique plus la même invention, elle peut encore changer de portée. 

En ce qui concerne les brevets européens délivrés et pour lesquels une opposition est encore possible ou pendante, on peut faire le même constat, mais évidemment il n’y a plus la possibilité de diviser et  l’article 123(3) de la CBE enlève au propriétaire la possibilité d’élargir la portée, ce qui rend la situation moins « élastique ». Il n’empêche que le breveté pourrait dans certains cas rétablir la validité de la revendication de priorité en limitant la portée du brevet.

NB : Sept années après le dépôt des deux jeux de revendications, l’examinateur étant toujours resté silencieux (!), la demanderesse est revenue spontanément à un seul jeu de revendications, le 14 mars 2014.

La revendication 1 actuellement pendante est rédigée comme suit

Elément (1) de fixation intermédiaire, d’une pièce, comportant une plaque (2), de préférence sensiblement plane, ayant une première face ou face supérieure et une deuxième face ou face inférieure, au moins un élément d’ancrage (6), par exemple en forme de sapin ou d’arbre, faisant saillie de la face supérieure, et des crochets (7), issus de moulage d’une région recouvrant sensiblement toute la face inférieure de la plaque,

caractérisé en ce que

- la plaque est sensiblement rigide; et

- les crochets sont réalisés avec une forme et une dimension telles que le profil (HM-Ho) / (HM-Hm) d’au moins certains des crochets, de préférence des crochets, est supérieur ou égal à 0.55, les crochets, après avoir été formés dans un moule et être sortis du moule, reprenant sensiblement la forme initiale qu’ils ont dans le moule, les crochets étant suffisamment souples pour leur permettre de se courber pendant le démoulage.

A notre avis, on peut craindre plusieurs objections de clarté :

• « sensiblement rigide » est une caractéristique plutôt floue ;
•  les paramètres HM, Ho, etc. tombent du ciel sans la moindre définition ; et 
• l’élément de fixation est défini, entre autres, par son comportement pendant et après le démoulage. Nous avons entendu dire qu’à Munich, justement, on appelle cela une revendication de type « bière gratuite », autrement dit : une revendication qui exprime un résultat désirable, mais qui ne dit pas comment y parvenir.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 30 janvier 2014 ; Aplix c. Stanhome et al