Fibres mortifères

La société française Saint-Gobain Isover (ci-après « Isover ») et la société allemande Saint-Gobain Isover G+H (Grünzweig + Hartmann) (ci-après « Isover GH ») font partie du pôle « Produits pour la construction » du groupe Saint-Gobain.

La société Isover GH est cessionnaire du brevet EP 0 399 320 qui a expiré en 2010. La demande de brevet, déposée par la société Bayer, comportait initialement uniquement des revendications de produit mais la société Bayer a modifié la rédaction de ses revendications remplaçant finalement les revendications de produit par des revendications d’utilisation de fibres de verre, de composition et de diamètres particuliers.

Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Grünzweig + Hartmann qui est devenue par la suite la société Isover GH. Celle-ci a, en cours de procédure, préféré se rapprocher du titulaire pour devenir propriétaire du brevet. Ayant acquis le brevet, la société Isover GH a retiré son opposition. Cependant, la division d’opposition a décidé de mener la procédure d’opposition jusqu’à son terme et a maintenu le brevet sous une forme modifiée.

La revendication 1 du brevet tel que maintenu est rédigée comme suit :

Utilisation des fibres de verre consistant en un verre à la composition suivante en mol%:

et ayant un diamètre inférieur à 8 µm, plus de 10 % des fibres de verte ayant un diamètre inférieur à 3 µm, en, tant que fibres de verre dépourvues de propriétés cancérigènes, les proportions de TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ étant < 1 mol%.

Estimant que la société Knauf Insulation (ci-après « Knauf ») commettaient des actes de contrefaçon de son brevet, la société Saint-Gobain G+H a fait pratiquer le 7 juillet 2009 un procès-verbal de constat d’achat et le 16 juillet 2009 une saisie-description dans les locaux de la société Knauf en Belgique, sur autorisation du président du tribunal de commerce de Liège.

Des procédures en contrefaçon ont été engagées à l’encontre de la société Knauf par les sociétés Isover et Isover GH en Belgique en Allemagne et devant le TGI de Paris.

Les produits argués de contrefaçon sont les produits d’isolation commercialisés notamment sous les dénominations Thermolan, Supafil et Acoustilaine.

Par jugement du 9 décembre 2011, le tribunal a notamment déclaré la société Isover irrecevable en ses demandes, débouté la société Knauf de ses demandes en nullité de la partie française du brevet européen° EP 0 399 320 B2 et dit que la société Knauf a contrefait la revendication 1 de la partie française du brevet européen.

La société Knauf a interjeté appel. Les sociétés Isover et Isover GH ont formé un appel incident.

Par arrêt du 16 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité du brevet :

Sur la recevabilité des demandes de la société Isover

Selon les articles L 615-2 et L 613-9 CPI, seul le titulaire d’un brevet d’invention ou le licencié exclusif sont en droit d’agir en contrefaçon du brevet si leurs droits sont inscrits au RNB.

En application de l’article L 615-2 du même code tout licencié peut se joindre à l’action en contrefaçon engagée par le titulaire.

Les sociétés Knauf sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’irrecevabilité des demandes de la société Isover qui, selon elles, ne justifient ni de sa qualité de licenciée du brevet objet du litige, ni de distributeur des produits mettant en œuvre ce brevet.

Elles font valoir que les sociétés Isover et Isover GH ne justifient pas que cette prétendue licence de brevet ait été inscrite au RNB et ajoutent que le contrat qu’elles versent aux débats ne contient pas de licence au profit de la société Isover.

Elles prétendent en effet que le contrat de licence produit par les sociétés Isover et Isover GH concerne la société Isover qui concède une licence à Isover GH et non l’inverse, pour des brevets autres que celui dont s’agit.

Sur la qualité de distributeur de la société Isover, elles soutiennent que celle-ci ne démontre pas distribuer précisément les produits mettant en œuvre ledit brevet.

Les sociétés Isover et Isover GH répliquent que les droits de la société Isover sur le brevet en cause résultent de l’article 4 du contrat de licence qui prévoit qu’elle sera titulaire des brevets sur les perfectionnements qu’elle pourra réaliser et que surtout, il est établi par la documentation commerciale de la société Isover qu’elle est le distributeur pour la France des produits mettant en œuvre l’invention brevetée.

Ceci rappelé il convient de relever qu’il résulte du contrat de licence conclu entre la société Isover et la société Grünzweig + Hartmann que la société Isover a concédé des licences à la société Grünzweig + Hartmann sur des brevets portant sur les produits d’isolation dont l’article 4 relatif à des perfectionnements de ces dits produits, prévoit que la société [Isover GH] doit indiquer à Isover toutes inventions toutes améliorations concernant le domaine du contrat et informer Isover qui décidera s’il y a lieu de maintenir ou pas la demande de brevet, étant précisé que c’est la société Isover GH qui sera titulaire du brevet.

Le contrat comme relevé avec justesse par le tribunal ne prévoit que la communication des inventions de perfectionnements et l’avis de la société Isover mais n’indique pas expressément que celle-ci bénéficiera d’une licence sur ces brevets de perfectionnement.

Le brevet européen en cause a été acquis par la société Isover GH et ne peut constituer un perfectionnement d’un précédant brevet et il n’est pas précisé quel brevet objet de la licence communiquée aurait été perfectionné par le brevet en cause.

Aucun contrat de licence accordé par la société Isover GH à la société Isover et relatif au brevet dont s’agit n’est produit aux débats.

C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les sociétés Isover et Isover GH ne rapportent pas la preuve de l’existence de la qualité de licenciée de la société Isover, pas plus qu’elle ne rapporte cette preuve en cause d’appel.

Par ailleurs s’il ressort de la documentation commerciale produite par les sociétés Isover et Isover GH que la société Isover est le distributeur des produits Isover GH en France, rien dans ces documents ne permet d’établir que les produits distribués reproduiraient les caractéristiques du brevet EP 0 399 320, à défaut de connaître la composition et le diamètre des fibres entrant dans leur composition, et si ces produits mettent en œuvre le brevet alors qu’au contraire, la société Isover GH a expressément confirmé à l’expert qu’elle n’exploite pas son brevet.

C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré l’ensemble des demandes formées par la société Isover, irrecevable tant au titre de la contrefaçon que sur celui de la concurrence déloyale. […]

Sur la demande de nullité […] pour insuffisance de description

L’article 83 de la convention de Munich sur le brevet européen dispose que « l’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier comprenne l’objet protégé ».

L’article 138-1b) prévoit que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d’un Etat contractant « si le brevet européen n’expose pas de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».

Les sociétés Isover et Isover GH ont considéré sans être contredites par les sociétés Knauf que l’homme du métier est une équipe composée d’un chimiste ayant une bonne connaissance des fibres de laine minérale et d’un pathologiste/toxicologue pour les questions relatives au caractère cancérigène des fibres.

Les sociétés Knauf soutiennent que le brevet est nul pour insuffisance de description.

Elles exposent à cet effet que la revendication 1 du brevet porte sur l’utilisation de fibres de verre, en tant que fibres de verre, dépourvues de potentiel cancérigène, et la description explique que « la cancérogénicité dépend de la persistance », laquelle « est d’autant plus longue que la stabilité chimique est plus forte et que le diamètre géométrique des fibres est plus grand ».

Or, les propriétés pour les fibres données dans la revendication 1 et 2 sont contraires à cette règle, selon les résultats du même titre. Cette incohérence des résultats par des exemples réalisés sur des fibres hors champ du brevet ou par des études non décrites relatives à des fibres conformes au brevet, est soulignée par les deux experts, le Professeur Alain B. et Madame Isabelle S. qu’elles ont consultés et qui ont examiné les enseignements du brevet.

Les sociétés Isover et Isover GH répliquent qu’il n’y a aucune incohérence dans les résultats rapportés car la description n’indique pas que les fibres de la revendication 1 auraient toutes une demi-vie de 42 jours mais seulement que des fibres de la revendication n°1 ont une demi-vie de 42 jours et que les fibres de la revendication n° 2 auraient une demi-vie de 115 jours mais que les fibres de la revendication n° 2 ont une demi-vie inférieure à 115 jours.

Mais ces précisons ne donnent pas plus de cohérence aux résultats présentés par le brevet car les exemples de réalisation n’enseignent pas l’invention telle que protégée.

Aucun exemple de la description ne concerne des fibres ayant la composition donnée aux revendications 1 et 2.

Aucune information technique soutient l’enseignement du brevet et rien n’indique que la société Isover a réalisé des tests avec des fibres conformes au brevet.

Les études aboutissant aux résultats revendiqués ne sont pas décrites. Les exemples de réalisation n’illustrent donc pas la description qui présente certaines incohérences avec les revendications.

Aussi l’homme du métier ignore s’il est préférable d’utiliser des fibres ayant un diamètre plus faible, comme l’indique expressément la description, ou un diamètre plus important comme le suggèrent les propriétés attribuées aux fibres des revendications 1 et 2. Il existe une incohérence relativement au diamètre des fibres comme examiné ci-dessous.

Les sociétés Knauf ajoutent relativement à l’insuffisance de description que le brevet ne définit pas l’expression « qui ne présentent aucun caractère cancérigène » qui est la caractéristique essentielle de la revendication 1.

Elles indiquent que cette expression n’est pas suffisamment définie pour permettre à l’homme du métier d’en déterminer les limites car le brevet ne renvoie à aucune norme qui la définirait et qui se distingue de la classification du CIRC alors que la description ne donne aucune explication sur le sens de celle-ci.

Il ressort des avis des experts consultés ci-dessus cités que cette expression n’est jamais utilisée dans le domaine de la cancérologie.

Elles ajoutent que relativement à l’étiquetage l’obligation d’apposer la mention « possibilité d’effets irréversibles » ne saurait s’assimiler à l’affirmation que des fibres « ne présentent aucun potentiel cancérigène ».

Elles indiquent également que le brevet ne donne aucune valeur du taux de cancer pour une population de référence d’animaux non exposés et que seules les constations chez l’homme permettent d’écarter ou d’affirmer qu’un produit est cancérogène chez l’homme.

Les sociétés Isover et Isover GH, font valoir que les caractéristiques des fibres de verre dont l’utilisation est requise sont décrites dans les revendications 1 et 2 pour obtenir l’effet technique revendiqué, le seuil, le comptage des fibres, le mesurage et la distribution des diamètres invoqués par les sociétés Knauf sont donc sans incidence sur la compréhension du brevet par l’homme du métier qui connaît par le brevet européen n° 0 279 286, par ailleurs opposé, par les sociétés Knauf, la méthode de réalisation et d’utilisation des fibres de verre.

Elles précisent que la description du brevet cite deux tests (0013) et (0018) qui permettent de conclure que les fibres de verre concernées ne montrent pas de potentiel cancérigène, de sorte que l’homme du métier, sur la base de ses connaissances générales, est apte à comprendre ce que signifie « dépourvue de potentiel cancérigène ».

Cependant l’expression « qui ne présentent aucun potentiel cancérigène » ou « qui sont dépourvues de propriétés cancérigènes » qui est une définition fonctionnelle de l’invention n’est pas suffisamment définie car le brevet n’en donne aucune définition, il ne renvoie à aucune norme, notamment la classification du CIRC qui la définirait, et ne correspond pas à une utilisation de cette expression dans le domaine de la cancérologie, alors qu’il s’agit d’une revendication d’utilisation.

Les tests décrits dans le titre sont hors du champ de celui-ci.

Il est par ailleurs laissé à l’homme du métier le soin de déterminer si le taux de tumeur obtenu est ou non jugé significatif car le brevet n’indique pas quel serait le taux de tumeur de rats n’ayant pas été en contact avec les fibres de verre. Il en ressort que l’ensemble des enseignements du brevet n’exposent pas de façon suffisamment claire et complète l’invention pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, sans avoir à le compléter.

Sur la demande de nullité […] pour extension de la demande initiale

En application de l’article 123(2) de la CBE, une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peuvent être modifiés de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

Aux termes de l’article 138-1-c) de la CBE un brevet est nul si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

Le brevet européen a fait l’objet d’une demande initiale déposée par la société Bayer AG et la société Isover GH a fait le 19 septembre 1996 opposition devant l’OEB, qu’elle a retirée le 14 décembre 1998 après avoir acquis le brevet. La division d’opposition a maintenu la procédure d’opposition et après nouvel examen a maintenu le brevet sous une forme amendée.

La revendication principale n° 1 de la demande initiale de brevet était rédigée comme suit:

NB : la demande initiale était rédigée en langue allemande ; le Cour cite une traduction.

Fibres de verre avec compatibilité biologique élevée, caractérisée en ce que les fibres présentent un diamètre moyen inférieur à 8 µm, de préférence inférieur à 3 µm et une portion de plus de 10 % avec un diamètre inférieur à 3 µm, et en ce que pour la fabrication des fibres on utilise du verre comprenant les composants suivants dans les proportions indiquées en mol %.

SiO₂ 55 - 70 de préférence 58-65

B₂O₃ 0 - 5 de préférence 0 - 4

Al₂O₃ 0 - 3 de préférence 0 - 1

TiO₂ 0 - 6 de préférence 0 - 3

Oxydes de fer 0 - 2 de préférence 0 - 1

MgO 0 - 5 de préférence 1 - 4

CaO 8 - 24 de préférence 12 - 20

Na₂O 10 - 20 de préférence 12 - 18

K₂O 0 - 5 de préférence 0.2 - 3

Fluorure 0 - 2 de préférence 0 – 1.

Dans la demande de brevet initiale la revendication 2 était rédigée comme suit :

Fibres de verre selon la revendication 1, caractérisées par un diamètre moyen des fibres inférieur à 2.0 µm et les conditions supplémentaires suivantes pour les proportions molaires de AI₂0₃, B₂O₃, CaO et Na₂0 :

AI₂O₃ inférieur à 1 mol %

B₂O₃ inférieur à 4 mol %

Ca0 supérieur à 11 mol %

Na₂0 supérieur à 4 mol %

Dans la demande de brevet initiale la revendication 3 était rédigée comme suit :

Fibres de verre selon la revendication 2, caractérisées par un diamètre moyen des fibres inférieur à 1.0 µm et par des proportions de TIO₂, BaO, ZnO, SrO2 et ZrO₂ inférieures à 1 mol %.

Dans sa version finale, la revendication n° l du br evet Saint-Gobain n° 0 399 320 est rédigée comme suit :

Utilisation des fibres de verre consistant en un verre à la composition suivante en mol%:

et ayant un diamètre inférieur à 8,um, plus de 10 % des fibres de verte ayant un diamètre inférieur à 3,um, en, tant que fibres de verre dépourvues de propriétés cancérigènes, où les proportions de TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ sont inférieures à 1 mol%.

NB : curieusement, la Cour utilise une traduction autre que celle donnée dans le brevet européen.

Les sociétés Knauf reprochent aux sociétés Isover et Isover GH les extensions suivantes :

• incorporation d’une partie seulement de la revendication n° 3, telle que déposée dans la revendication n° 1 ;
• la modification du mode d’appréciation du taux de tumeur ;
• la suppression de la référence au diamètre moyen des fibres ;
• la modification du mode de calcul du pourcentage de fibres ayant un diamètre inférieur à 3 µm;
• l’ajout à la revendication 3 d’une caractéristique absente de la demande telle que déposée;

Sur l’incorporation d’une partie seulement de la revendication n° 3 telle que déposée, dans la revendication n° 1

Par ailleurs, les sociétés Knauf soulignent que les caractéristiques de proportion TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ ont été détachées de la revendication 2 et de la caractéristique de diamètre moyen encore plus limitée (1 µm) de la revendication 3 d’origine et que cette modification des textes des revendications s’est accompagnée d’une modification des textes de la description.

Elles indiquent que cette incorporation a entraîné une modification essentielle de l’invention car l’obtention de la propriété d’être dépourvue de caractère cancérigène est due uniquement dans le brevet délivré aux proportions TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ et plus au diamètre des fibres. Elles ajoutent que ce qui était présenté dans la demande comme de nature à diminuer la cancérogénicité et maintenant présentée comme de nature à l’augmenter.

Les sociétés Isover et Isover GH font valoir en réponse que ces affirmations ne sont pas démontrées et que la modification est intervenue devant la division d’opposition qui l’a acceptée comme étant conforme à l’article 123 de la CBE, que l’OEB a relevé que la caractéristique relative aux proportions de TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ est indépendante de la restriction supplémentaire de diamètre moyen < à 1.0 µm et que par ailleurs, la demande de brevet d’une part introduit bien une distinction entre la composition et le diamètre des fibres et d’autre part mentionne que c’est la composition de la revendication 3 qui est importante pour réduire le taux de tumeurs, l’homme du métier est de ce fait conscient que la composition et la finesse sont deux paramètres qu’il peut faire varier de manière totalement indépendante.

Ceci étant exposé, la composition prévue dans la revendication 3 a en effet été intégrée dans la revendication 1 sans que ne soit reprise la caractéristique relative au diamètre moyen des fibres < 1.0 µm.

Or, dans la demande de brevet, l’action cancérigène serait due à l’action combinée de deux facteurs (page 2 lignes 28 à 30) la forme fibreuse et la persistance.

La persistance dans les poumons dépend de la composition et de la dimension des poussières fibreuses. La persistance est d’autant plus longue que la stabilité chimique est plus forte et que le diamètre géométrique des fibres est plus grand ( Page 2 lignes 37 à 41).

Il s’ensuit que l’objet du brevet a profondément changé les caractéristiques présentées comme essentielles.

En effet, selon le brevet (paragraphe 9) les propriétés cancérigènes sont fonctions de deux facteurs combinés : le transport, qui dépend de la taille et du diamètre, et la solubilité des fibres alors que rien dans le brevet ne suggérait que la caractéristique essentielle résiderait dans la teneur particulière en TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ ajoutée à la revendication 1, indépendamment de la teneur en AI₂O₃, B₂O₃, CaO et Na₂O de la revendication 2, ni que la teneur particulière de ces dernières proportions serait un facteur aggravant le potentiel cancérigène.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Isover et Isover GH l’homme du métier ne pouvait comprendre qu’il existait une décorélation dans la demande de brevet entre la composition et le diamètre médian des fibres et qu’il n’était en rien incité à combiner la combinaison des fibres et leur diamètre.

Sur la modification du mode d’appréciation du taux de tumeur

Selon les sociétés Isover et Isover GH la modification de l’expression « après instillation intrapéritonéale » par l’expression « après instillation intratrachéale » répond à la nécessité de rectifier une erreur matérielle.

Cependant les exemples d’évaluation du taux de tumeur présentés par le brevet correspondent à une injection intrapéritonéale qui est d’ailleurs le mode usuel d’appréciation de celui-ci, selon les experts précités, de sorte que le brevet n’enseigne pas le mode d’appréciation du taux de tumeur.

Sur la référence au diamètre des fibres

Le brevet européen opposé concerne l’utilisation des fibres de verre ayant un diamètre inférieur à 8 µm alors que la demande telle que déposée se rapportait à des fibres de verre ayant un diamètre moyen inférieur à 8 µm.

Les sociétés Isover et Isover GH font valoir que l’homme du métier soucieux de donner un sens au brevet cernera d’emblée qu’il n’y a pas de différence sur le fond entre les deux formulations et précisent que ce qui importait c’était le changement de catégorie de revendication de produit à une revendication d’utilisation alors que ce qui est important c’est la composition des fibres.

Elles ajoutent que s’agissant d’une population de fibres celles-ci ont nécessairement un diamètre irrégulier et que selon la description du brevet et ses illustrations la distribution des diamètres est large et l’on parle clairement d’un diamètre médian.

Cependant selon les caractéristiques du brevet les fibres, ne doivent pas présenter un diamètre supérieur à 8 µm, ce qui est illustré dans la figure 3 du brevet alors que dans la demande il ne s’agit que d’une moyenne, de sorte qu’il y a eu une modification de l’objet du brevet au-delà de la demande, le diamètre combiné à la composition, constituant une invention nouvelle ou, à défaut, une incohérence entre la revendication 1 et la description et les dessins, et donc, une incertitude sur la portée du brevet et une insuffisance dans la description.

Sur la modification du mode de calcul du pourcentage de fibres ayant un diamètre inférieur à 3 µm

Dans la demande originaire la revendication 1 portait notamment sur des fibres de verre ... caractérisées par des fibres présentant un diamètre moyen inférieur à 8 µm, de préférence inférieur à 3 µm et plus de 10% avec un diamètre inférieur à 3 µm.

Dans le brevet délivré seules les fibres dont le diamètre est inférieur à 8 µm sont prises en considération et plus de 10% d’entre elles doivent être caractérisées par leur diamètre inférieur à 3 µm de sorte que la proportion de fibres prise en compte a été modifiée et l’objet du brevet a été étendu.

Ajout de la revendication 3

La revendication 3 a été rédigée comme suit, suite à l’opposition : Utilisation de fibres de verre selon les revendications 1et 2, ayant une longueur intérieure à 200 µm.

Les sociétés Knauf soutiennent que la demande de brevet ne contenait pas de précision concernant la longueur des fibres de verre revendiquées de sorte qu’il y a eu extension de l’objet du brevet.

Cependant cette caractéristique est visible aux figures 2 à 4 de la demande initiale et était donc comprise dans la demande initiale.

Il ressort de l’ensemble de ces développements qu’il existe une insuffisance de description du brevet et qu’il y a eu une extension de la portée du brevet.

Il convient en conséquence, réformant le jugement de prononcer la nullité du brevet EP n° 0 399 320 B2 dont est titulaire la société Isover G+H pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande initiale et défaut de description.

Sur les autres demandes

En l’absence de titre opposable les demandes de contrefaçon et les demandes subséquentes ne sont pas fondées et doivent être rejetées. L’équité commande d’allouer aux sociétés Knauf la somme de 150.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et de rejeter la demande formée à ce titre par les sociétés intimées. Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge in solidum des sociétés intimées qui succombent et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cet arrêt a également été commenté par Maître Schmitt (ici).

Cour d’appel de Paris, 16 mai 2014 ; Knauf Insulation c. Saint-Gobain Isover

Lamort dans l’âme

La société Kadant-Lamort est spécialisée dans la fabrication de machines pour les industries du papier et du carton.

En 1997, elle a racheté partiellement une société concurrente, la société Black Clawson France, spécialisée dans la fabrication de machines pour le papier d’emballage recyclé.

Jacques V. a été salarié de cette société jusqu’à son licenciement en octobre 2010 à la suite d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Il avait été embauché en 1970 par la société Black Clawson France en tant qu’ingénieur d’études. En 1985 il a été nommé « directeur réalisations industrielles » ou « directeur technique ».

L’atelier Black Clawson France et l’équipe de production n’ont pas fait partie de l’acquisition partielle de la vente, de sorte qu’il ne restait au sein de l’entité acquise qu’un effectif réduit de trente personnes environ qui se sont retrouvées isolées dans des bureaux à Merignac sans aucun outil de production.

Selon Monsieur V., le groupe s’est alors organisé pour mettre en place la production de machines en sous-traitance intégrale et son travail consistait à gérer la sous-traitance et lancer des appels d’offres.

Il indique avoir inventé avec le directeur de l’établissement de Merignac, M. Christian L., un désintégrateur papetier équipé d’un rotor amélioré.

Cette invention a fait l’objet de dépôts de demandes de brevet français (FR 2 844 532) et européen (EP 1 398 410). Monsieur V. est cité dans les deux brevets comme co-inventeur. La demande française, contrairement à la demande européenne, a fait l’objet d’une délivrance de brevet.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :

Désintégrateur papetier comprenant une cuve dans laquelle est disposé un rotor d’axe vertical muni de pales (17) dont le pied est raccordé à une partie tronconique (15) du rotor lesdites pales (17) défilant au-dessus et à faible distance d’une grille horizontale annulaire (31) donnant accès à une chambre d’extraction sous-jacente (39), ladite grille étant surélevée par rapport au fond (F) de la cuve, caractérisé en ce que le rotor comprend deux types de pales (17) à savoir :

* un type de pale dite entière (17a) présentant une section (18) dite en goutte d’eau et la face opposée à la grille est prolongée par une partie en comblement définissant un plan incliné (19) en direction de l’extrémité de la pale et vers l’arrière de celle-ci suivant le sens de déplacement de la pale, ledit plan (19) présentant une arête sommitale incurvée (20) s’étendant depuis l’extrémité proximale avant (21) de la pale (17a) jusqu’à l’extrémité distale arrière (22) de cette dernière, cependant que ledit plan (19) est séparé de ladite arête sommitale (20) par un petit talus (23) courant sur toute la longueur de l’arête et définit une face dite d’attaque (24) présentant une inclinaison déterminée par rapport à la pale (17a) ;

* et un type de pale dite réduite (17b), identique à la précédente (17a) excepté que ladite partie en comblement (19) ne s’étend que sur une fraction très faible de la pale (17b) à partir de son emplanture.

Le brevet est aujourd’hui exploité par la commercialisation du rotor dénommé « Vorto ».

Monsieur V. prétend n’avoir jamais reçu de juste prix correspondant à son invention.

Il a donc saisi la CNIS par un courrier en date du 3 novembre 2011.

Dans sa décision rendue le 21 juin 2012 la CNIS a considéré que l’invention était une invention de mission, propriété de la société Kadant-Lamort et a proposé au titre de la rémunération supplémentaire, la somme de 30.000 € bruts.

Monsieur V. a saisi le TGI de Paris.

Voici le jugement en date du 16 mai 2014 :

Sur la qualité de co-inventeur de Monsieur V.

L’employeur soulève l’absence de qualité de co-inventeur de Monsieur V. au motif qu’il ne serait intervenu qu’à titre d’intermédiaire et que sa participation ne se serait pas inscrite dans une démarche inventive. Il prétend qu’il aurait trompé sa confiance et sa vigilance en s’arrogeant à tort la qualité de co-inventeur.

Monsieur V. fait valoir qu’il est désigné comme co-inventeur avec Monsieur L. depuis le dépôt de la demande de brevet le 12 septembre 2002, ce dont son employeur avait connaissance depuis l’origine. Il ajoute que Monsieur L. était son supérieur hiérarchique direct.

La société Kadant-Lamort verse aux débats les échanges entre le conseiller (sic) en propriété intellectuelle rédacteur du brevet et la société Kadant-Lamort, dont il ressort que Monsieur V. n’était pas son seul interlocuteur puisque Monsieur Alain S., à cette époque directeur de la recherche et développement de l’établissement de Vitry-le-François, a formulé de nombreuses remarques sur la rédaction de la demande de brevet, par mail en date du 14 avril 2002.

Il est donc établi que la société Kadant-Lamort était parfaitement informée de la date et du dépôt de la demande de brevet à son nom.

Le tribunal rappelle que conformément à l’article L 611-9 CPI, « l’inventeur, salarie ou non, est mentionné comme tel dans le brevet ; il peut également s ‘opposer à cette mention ».

La désignation de Monsieur V. comme co-inventeur constitue une présomption de cette qualité, laquelle peut être renversée par la preuve contraire.

Le tribunal observe que compte tenu de l’ancienneté de cette présomption, qui remonte aujourd’hui à près de 14 ans la société Kadant-Lamort ne peut se contenter d’arguer du caractère mineur joué par Monsieur V. dans la mise au point de l’invention pour prétendre démontrer aujourd’hui qu’il n’a pas la qualité d’inventeur et qu’il lui appartient de rapporter des éléments emportant la conviction du tribunal pour renverser ladite présomption simple.

La défenderesse rappelle ta chronologie du développement de l’invention au sein d’un groupe de travail, qui s’insère selon elle dans la continuité de ses recherches et de ses inventions menées précédemment sur la problématique du rotor à pales distinctes, ce qui n’est pas contesté.

Elle produit une attestation de Monsieur Christian L., retraité, son ancien directeur des ventes, qui relate avoir participé en mars 2000 à la première réunion relative à l’amélioration du rotor [Vorto] à laquelle Monsieur V. n’était pas présent. Il indique avoir provoqué ensuite une réunion fin 2000 avec Guy V., projeteur au bureau d’étude de Mérignac. Jacky B. et Jacques V. pour leur expliquer ce qui était prévu sachant que rien n’avait été fait pour matérialiser le carénage envisagé.

Il rappelle que Monsieur B. a fait les croquis et un petit modèle en pâte à modeler pour figurer les modifications souhaitées sur le rotor. Il précise que Monsieur V. a ensuite communiqué les plans au fondeur avant de valider le modèle avec Monsieur B., après plusieurs modifications.

Monsieur L. ajoute que les premiers essais n’ayant pas été concluants, il a « demandé à Jacques V. que soient rajoutées au-dessus des ailettes de pompage une rehausse de 25 mm. Cette modification a permis de qualifier ce nouveau rotor qui a donné satisfaction au client ».

Dans son attestation, Monsieur Jacky B., retraité, ancien responsables des procédés Brun (traitement des OCC : caisses, cartons récupérés pour en faire de la pâle à papier) relate qu’il a fait les plans du rotor et les a envoyés à Monsieur V. lequel les a transmis à la fonderie. Il s’est ensuite rendu chez le modeleur avec ce dernier et expose avoir demandé plusieurs modifications. Par la suite, il déclare être encore intervenu pour fixer les dimensions des autres tailles de rotor. Jacques V. étant chargé de travailler avec le fondeur.

S’il résulte de ces deux attestations que l’idée de modifier le rotor a été soumise à Monsieur V. qui n’en a donc pas eu l’initiative, elles établissent néanmoins son rôle actif au stade de la formalisation, du développement technique et de la mise au point de l’invention. Ces éléments ne sont donc pas de nature à renverser la présomption attachée à la mention de Monsieur V. comme co-inventeur du brevet, d’autant moins que la société Kadant-Lamort n’a jamais remis en cause cette qualité durant 14 ans ni même devant la CNIS.

Si on ne se base que sur ces attestations, on ne voit pas bien en quoi a consisté la contribution inventive de Monsieur V.

En outre, la défenderesse qui se prévaut de la mission inventive dévolue à Monsieur V. ne peut prétendre en même temps, sans se contredire, que son apport dans une invention brevetée relevant de son champ d’intervention était purement marginal et dépourvu de toute démarche inventive.

Un bel exemple de non sequitur. Ce n’est pas parce qu’on a une mission inventive qu’on invente ; ce serait trop beau.

Par ailleurs, le brevet européen déposé le 5 septembre 2003 sous priorité du brevet français et délivré le 17 mars 2004 mentionne également Monsieur V. comme co-inventeur.

Il n’y a jamais eu de délivrance de brevet européen, à en croire le Registre. Le 17 mars 2004 est la date de publication de la demande européenne.

Enfin, aucun salarié ne revendique la qualité d’inventeur aux lieu et place de Monsieur V.

On ne voit pas bien la pertinence de cette remarque, vu que Jacques V. n’est pas le seul inventeur cité.

Aux termes de l’ensemble de ces éléments, aucun élément de preuve ne vient donc renverser la présomption et il convient de constater que le demandeur est bien co-inventeur du brevet FR n° 2 844 532.

Sur la nature de l’invention

L’article L 611-7 CPI dispose :

« Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L 615-21 ou au TGI.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. […] »

La qualification d’invention de salarié doit s’apprécier concrètement et ne se déduit pas du seul titre de ses fonctions.

La lettre d’engagement de Monsieur V. en date du 12 octobre 1970 mentionne sa fonction d’ingénieur d’études mais ses bulletins de salaire visent, à compter du 1^er août 1997, la fonction de directeur technique, ce qui est confirmé par Monsieur L. dans son attestation et est énoncé par le demandeur dans ses écritures.

Ainsi, contrairement à ce qu’allègue le demandeur, ses fonctions n’étaient pas purement administratives y compris après les opérations de rachat partiel de la société Black Clawson France.

Sa qualité de directeur technique et donc ses responsabilités élevées, ainsi que ses compétences techniques exercées depuis 1970 au sein de la société, lui conféraient une mission constante d’études et de recherches techniques impliquant une mission inventive.

Dès lors, l’intervention de Monsieur V. au sein du groupe de travail formé en vue de modifier et développer un nouveau rotor en réponse aux besoins spécifiques d’un client de l’employeur, à savoir la société Norampac ainsi que cela résulte des attestations de Messieurs L. et B., l’a été en exécution de la mission inventive générale qui lui était impartie par l’employeur.

Il s’en infère que l’invention breveté est une invention de mission ouvrant droit à une rémunération supplémentaire dans les conditions de l’article L 611-7 CPI précité.

Sur la rémunération supplémentaire

II a été vu ci-dessus que Monsieur V. est intervenu dans le développement de l’invention une fois l’idée inventive élaborée.

Toutefois, compte tenu de ses fonctions de directeur technique, son rôle ne peut être qualifié de mineur et négligeable, alors qu’il est au demeurant l’un des deux inventeurs déclarés dans les brevets français et européen.

Non sequitur, encore.

La lecture notamment des mémo rédigés par Monsieur L, et plus particulièrement celui en date du 26 novembre 2001 ne permettent pas de conférer à Monsieur V. un rôle primordial dans l’invention, plusieurs employés ayant activement participé au développement de l’invention, en particulier Monsieur L., Monsieur B. et Monsieur L.

Le tribunal fait observer que le rôle de Monsieur V. dans la réduction du brevet correspond à une mission administrative et ne saurait caractériser un rôle inventif prédominant lors de la mise au point de l’invention antérieurement au dépôt du brevet.

Par ailleurs, si Monsieur S. a exprimé de fortes réserves sur la rédaction du brevet et son activité inventive dans son mail du 14 avril 2002, il n’en demeure pas moins que le groupe de travail a œuvré de manière constante en vue de l’objectif technique assigné par l’employeur, lequel a donc eu un rôle moteur important dans l’invention relevant de son domaine précis d’activité et s’inscrivent dans le cadre de travaux de recherche et d’innovation précédemment exécutés par la société Kadant-Lamort comme le reconnaît Monsieur V. dans ses écritures.

S’agissant de l’invention, si son utilité industrielle et technique ne sont pas contestées, le rotor ne constitue néanmoins qu’une partie des hydrapulpeurs commercialisés par l’employeur, qui sont composés par ailleurs d’une cuve d’une platine, d’une chambre d’extraction, d’un mécanisme avec réducteur et étanchéité à l’arbre, d’un support moteur et d’une botte sur cuve.

Certes, l’invention réduit les coûts de réparation du client et augmente sa production de 5 à 15 % selon la présentation commerciale faite par la société Kadant-Lamort en 2004, mais ces avantages bénéficient directement au client ne constituent pas une utilité industrielle directe pour l’employeur.

Il ressort de la liste de prix 2006 versée au débat par le demandeur qu’un rotor Vorto est facturé en lui-même entre 4 854 € et 9 377 €, sachant qu’un pulpeur coûte entre 125 319 € et 551 582 €.

Au regard de ces éléments et de l’exploitation de l’invention depuis 14 ans, le tribunal s’estime suffisamment éclairé pour fixer la rémunération supplémentaire due à Monsieur V. à la somme brute de 25 000 €, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise ni la communication d’éléments comptables supplémentaires.

Sur les demandes reconventionnelles

La demande reconventionnelle de la société Kadant-Lamort portant sur le caractère fautif de la désignation de Monsieur V. en qualité de co-inventeur est atteinte de la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l’article 2224 du code civil, dès lors que le fait générateur est intervenu lors du dépôt de la demande le 12 septembre 2002 dont l’employeur avait connaissance, ainsi que cela ressort du mail de Monsieur S. en date du 14 avril 2002.

A toutes fins, le tribunal relève que l’employeur ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance avant la présente instance des termes de la demande et du titre délivré alors que Monsieur V. a agi dans le cadre de ses fonctions.

A titre surabondant, il a été jugé ci-dessus que Monsieur V. avait la qualité de co-inventeur du brevet français et aucune faute résultant d’une soustraction frauduleuse de la qualité d’inventeur ne peut donc lui être imputée.

Enfin, l’action de Monsieur V. ayant prospéré, la société Kadant-Lamort est mal fondée à exciper du caractère abusif de la présente procédure.

La défenderesse doit donc être déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles. …

5000 € au titre de l’article 700 CPC.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 16 mai 2014 ; Jacques V. c. Kadant-Lamort

Aux puces et aux abois

La société Merial, filiale de la société Sanofi Avantis, est titulaire :

• du brevet français FR 2 746 594 (ci-après FR ‘594).
• du brevet français FR 2 746 597 (ci-après FR ‘597) qui revendique la priorité de la demande à la base du brevet FR ‘594.

La revendication 1 du brevet FR ‘597 est rédigée comme suit :

1. Composition pour la protection de longue durée contre les puces des petits mammifères, et notamment les chiens et les chats, caractérisée en ce qu’elle comporte, d’une part, au moins un composé (A) appartenant à la formule (I),

dans laquelle :

R₁ est CN ou méthyle ou un atome d’halogène ;

R₂ est S(O)_n R₃ ou 4,5-dicyanoimidazol 2-yl ou haloalkyle ;

R₃ est alkyle ou haloalkyle ;

R₄ représente un atome d’hydrogène ou d’halogène ; ou un radical NR₅R₆, S(O)_mR₇, C(O) R₇ ou C(O)O- R₇, alkyle, haloalkyle ou OR₈ ou un radical –N=C(R₉)(R₁₀) ;

R₅ et R₆ représentent indépendamment l’atome d’hydrogène ou un radical alkyle, haloalkyle, C(O)alkyle, alcoxycarbonyl, S(O)_rCF₃ ; ou R₅ et R₆ peuvent former ensemble un radical alkylène divalent qui peut être interrompu par un ou deux hétéroatomes divalents, tels que l’oxygène ou le soufre ;

R₇ représente un radical alkyle ou haloalkyle ;

R₈ représente un radical alkyle, haloalkyle ou un atome d’hydrogène ;

R₉ représente un radical alkyle ou un atome d’hydrogène ;

R₁₀ représente un groupe phényl ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d’halogène ou groupes tels que OH, -O-alkyle, -S-alkyle, cyano, ou alkyle ;

R₁₁ et R₁₂ représentent, indépendamment l’un de l’autre, un atome d’hydrogène ou d’halogène ou éventuellement CN ou NO₂ ;

R₁₃ représente un atome d’halogène ou un groupe haloalkyle, haloalkoxy, S(O)_qCF₃ ou SF₅ ;

m, n, q, r représentent, indépendamment l’un de l’autre, un nombre entier égal à 0,1 ou 2 ;

X représente un atome d’azote trivalent ou un radical C-R₁₂, les trois autres valences de l’atome de carbone faisant partie du cycle aromatique ;

sous réserve que, lorsque R₁ est méthyle, soit R₃ est haloalkyle, R₄ est NH₂, R₁₁ est Cl, R₁₃ est CF₃, et X est N ; soit R₂ est 4,5-dicyanoimidazol 2-yl, R₄ est Cl, R₁₁ est Cl, R₁₃ est CF₃, et X est =C-Cl ;

et d’autre part, au moins un composé ovicide (B), de type IGR régulateur de croissance d’insectes, dans un véhicule fluide acceptable pour l’animal et convenable pour une application cutanée locale.

La société Merial exploite ses brevets dans le produit Frontline Combo, qui associe le friponil au méthoprène.

La société Virbac, un laboratoire spécialisé dans la santé animale, a demandé au TGI de Paris de prononcer la nullité des brevets FR ‘594 et FR ‘597 et d’un CCP rattaché au brevet FR ‘597 dont la protection expire le 23 janvier 2018.

A la suite de cette assignation, la société Merial a fait modifier les revendications de ses deux brevets.

Il a été sursis à statuer pendant le cours de cette procédure.

La revendication 1 du brevet tel que limité est rédigée comme suit :

1. Composition pour la protection de longue durée contre les puces des petits mammifères, et notamment les chiens et les chats, caractérisée en ce qu’elle comporte, d’une part, au moins un composé (A) appartenant à la formule (I) qui est le 1-[2,6-Cl₂ 4-CF3phényl]3-CN 4-[SO-CF3]5-NH2 pyrazole [le fipronil],

et d’autre part, au moins un composé ovicide (B), de type IGR régulateur de croissance d’insectes, qui est un composé mimant les hormones juvéniles choisi parmi les méthoprène, pyriproxyfène et hydroprène,

dans un véhicule fluide acceptable pour l’animal et convenable pour une application cutanée locale,

le véhicule fluide et la concentration des composés (A) et (B) étant adaptés à une application par dépôt cutané localisé sur une faible surface (en anglais « spot on »).

L’instance a été reprise le 21 décembre 2012.

Voici la partie du jugement en date du 13 février 2014 où le tribunal se penche sur la validité du brevet :

Sur le défaut de clarté

Selon l’article L 612-5 CPI, l’invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

L’article L 613-25 b dispose que le brevet est déclaré nul si cette condition n’est pas remplie.

L’absence de clarté est un des aspects possibles de l’absence de description suffisante de l’invention plus qu’un motif autonome de nullité.

Cet argument devrait donc être examiné dans le chapitre consacré à cette question, néanmoins par souci de simplicité et pour respecter le plan choisi par les parties, il y sera répondu immédiatement.

La société Virbac estime que la revendication n°1 manque de clarté en ce qu’elle laisse entendre que plusieurs composants A à savoir le fipronil mais aussi d’autres composés seraient envisageables alors que la société Merial prétend, depuis la limitation du brevet, que le composé A est le fipronil.

Cependant comme l’indique cette dernière, le composant A comprend nécessairement le fipronil mais celui-ci peut se voir adjoindre d’autres composés ainsi que le signifie la formule « comporte au moins un composé appartenant à la formule … (fipronil) ». Ainsi la limitation a consisté à réduire l’invention à une composition comportant nécessairement du fipronil sans exclure d’autres composés additionnels. La revendication n°1 n’est pas contradictoire et il ne peut y avoir un défaut de clarté susceptible de mettre en cause la suffisance de description nécessaire à la validité du titre.

On a l’impression que le tribunal mélange la clarté au sens de l’article L 612-6 CPI, selon lequel les revendications « doivent être claires et concises » et la clarté de l’exposé au sens de l’article L 612-5 CPI. Le défaut de clarté n’est pas un motif de nullité, l’insuffisance de description l’est bel et bien. Ici, on a affaire à des revendications limitées, ce qui veut dire que l’INPI a dû vérifier que les nouvelles revendications étaient claires au sens de l’article L 612-6 CPI (R 613-45, avant-dernier alinéa, CPI). Si l’Institut a mal fait son travail, il ne semble pas possible de faire valoir le défaut de clarté comme motif de nullité, à moins que le défaut de clarté entraîne une insuffisance de description, ce qui n’est pas toujours évident. Un recours de tiers contre la décision de limitation semble possible, mais pour l’instant, les tribunaux français ne semblent pas disposés à l’accepter. A défaut, dans certains cas, on pourrait peut-être faire valoir que le brevet est nul parce que le défaut de clarté introduit par le changement fait que « après limitation, l’étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue » (L 613-25 (d) CPI).

Le défaut de nouveauté

La société Virbac soutient que le brevet est nul pour défaut de nouveauté car l’invention constitue une simple juxtaposition du fipronil avec les compositions du brevet US ‘924 déposé le 17 mars 1994 qui décrit des compositions à base d’IGR pour une administration percutanée, faisant l’objet d’un dépôt cutané sur une petite surface.

La société Merial réplique que la nouveauté ne peut être détruite que lorsque l’invention est comprise dans une antériorité unique de toutes pièces et que dès lors qu’il est nécessaire de faire appel à deux documents, il ne peut s’agir d’un défaut de nouveauté.

La société Virbac répond que lorsque l’invention consiste en une simple juxtaposition de moyens, il est possible d’invoquer les documents se rapportant à chacun des moyens mis en œuvre.

Néanmoins, une simple juxtaposition de moyens ne peut constituer une invention brevetable et la question n’est donc pas tant de savoir s’il y a nouveauté que s’il y a juxtaposition.

On mélange allègrement nouveauté et activité inventive. La société Merial a raison de dire que – sauf exception – un défaut de nouveauté doit se baser sur une seule antériorité. L’argument de la société Virbac est juste aussi, mais il concerne l’activité inventive. Le tribunal en fait un mélange assez indigeste en arrive à la conclusion quelque peu surprenante que la question qui compte, c’est de savoir s’il y a juxtaposition ou pas. C’est regrettable, car ce qui compte vraiment, c’est si l’objet de la revendication est nouveau et inventif.

Or, la composition ovicide du brevet US 924 a pour caractéristique essentielle qu’il est administré de telle façon qu’il peut être ingéré par le parasite en train de se nourrir du sang de l’animal hôte. Il s’agit donc d’une composition agissant par voie systémique. dont le mode d’action est différent de celui de l’invention de 1996. Il convient au surplus de relever que si le brevet envisage brièvement des formulations à étaler ou à verser, il ne donne aucune explication sur le moyen d’obtenir un spot-on. Ainsi, le simple ajout du fipronil à cette composition est insusceptible de créer un spot-on à diffusion non systémique.

La société Virbac ne démontre donc pas que l’invention en cause se limiterait à une simple juxtaposition de moyens déjà connus.

Le défaut d’activité inventive

Les parties définissent l’homme du métier comme étant une équipe composée d’un vétérinaire, d’un parasitologue cl d’un chimiste formulateur.

Selon la société Virbac, l’homme du métier connaissait le fipronil et les IGR ainsi que la possibilité d’associer un adulticide et un ovicide pour un traitement plus efficace. Il connaissait également les produits en spot-on et leurs avantages pour l’animal et pour son maître, et notamment leur facilité d’application.

Ainsi, l’homme du métier cherchant à perfectionner les parasiticides existants, et utilisant ses connaissances générales, serait parvenu à l’invention en parlant du brevet US ‘924 ou du brevet Sumitomo ou encore en combinant les deux.

Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le brevet US ‘924 est une méthode de traitement à base d’ovicides administrés de telle façon qu’ils peuvent être ingérés par le parasite en train de se nourrir du sang de l’animal hôte. En raison de sa simplicité, l’application orale est l’un des modes préférés de cette invention. Un autre mode d’application est la voie parentérale, par injection sous-cutanée, intraveineuse ou intramusculaire ou au moyen d’une préparation à action prolongée sous la forme d’un implant, d’un bolus ou d’une autre formulation à libération prolongée. Il est également envisagé que le produit puisse être distribué à l’animal par un système de transport transdermique et dans ce cadre, des formulations à verser ou à étaler peuvent être utiles.

Ainsi ce brevet enseigne l’emploi des ovicides mais s’il envisage l’emploi de formulations à verser ou à étaler, il est muet sur le moyen pour les obtenir.

Ainsi il ne suffirait pas à l’homme du métier d’ajouter du fipronil à la composition préconisée par le brevet US924, il lui faudrait également trouver la formulation permettant à cette composition de se diffuser comme un spot-on non systémique.

Il existait effectivement des spots-on sur le marché en 1995 et notamment un spot-on non systémique ; néanmoins, l’homme du métier, avec ses connaissances générales, n’était pas en mesure d’expliquer pourquoi la diffusion du produit s’opérait ainsi sur l’ensemble du corps de l’animal. Aussi, faute d’appréhender les causes de cette diffusion, l’homme du métier était peu enclin à s’éloigner des recettes connues permettant de produire cet effet. Il n’aurait donc pas cherché une formulation permettant d’obtenir un effet spot-on pour une composition de fipronil et d’IGR.

Dès lors il n’apparaît pas que, partant du brevet US ‘924 et utilisant ses connaissances générales, l’homme du métier serait parvenu à l’invention.

Le brevet Sumitomo déposé le 14 décembre 1994 porte sur une composition pesticide qui contient en tant qu’ingrédients actifs au moins un régulateur de la croissance des insectes et au moins un composé N-aryldiazole. Cette composition peut être mélangée à un véhicule solide ou liquide. Ce véhicule liquide comprend des solvants et des tensio-actifs. Le brevet énumère plusieurs formulations pour des aérosols, un appât empoisonné et un collier pesticide. Rien dans ce brevet ne suggère une application directe sur l’animal avec un effet spot-on.

Or ainsi qu’il a été relevé avec le brevet US ‘924, l’homme du métier connaît des formulations en spot-on de certains ingrédients actifs qui agissent de manière non systémique mais il ne dispose pas de théorie lui permettant d’expliquer pourquoi cet effet de diffusion sur l’ensemble du corps de l’animal, se réalise. Dès lors face à des ingrédients et des compositions, qui jusqu’à présent n’ont pas donné lieu à un spot-on non systémique, il sera dans l’incapacité avec ses seules connaissances générales de parvenir à l’invention de la société Merial.

La combinaison du brevet US 924 et du brevet Sumitomo n’apporterait pas plus d’enseignement à l’homme du métier pour réaliser un spot-on non systémique.

La société Virbac invoque également la combinaison du brevet Sumitomo avec l’un ou l’autre des trois documents US ‘066, US ‘377 et DE ‘529.

Le brevet US ‘066 du 13 septembre 1988 et le brevet US ‘377 du 13 mars 1990 de la société Bayer portent sur des molécules chimiques maïs ils ne visent pas le fipronil. Ils envisagent parmi les modes d’application le spot-on mais sans divulguer aucune formulation permettant de le réaliser.

Le brevet DE ‘529 de la société Bayer est intitulé « nouveaux 1-arylpyrasoles. procédés pour leur préparation et utilisation contre les organismes nuisibles » ne concerne pas le fipronil cl comme les deux précédents, envisage parmi les modes d’application, le spot-on mais sans divulguer aucune formulation permettant de réaliser celui-ci.

Ainsi la combinaison du brevet Sumitomo et de l’un ou l’autre de ces documents ne met pas l’homme du métier avec évidence sur la voie de l’invention car elle ne lui fournit pas les moyens d’obtenir la formulation d’un spot-on non systémique pour une composition de fipronil et d’IGR.

Dès lors l’activité inventive dans les brevets de la société Merial doit être reconnue et la nullité n’est pas encourue à ce titre.

L’insuffisance de description

Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, l’homme du métier ne dispose pas d’une théorie faisant partie des connaissances générales communes, en mesure d’expliquer et de rendre compte d’un spot-on non systémique.

Ainsi l’homme du métier qui ne dispose d’aucun outil théorique lui permettant de déterminer si le fipronil est apte à une utilisation sous forme de spot-on non systémique. Il ne connaît pas les moyens lui permettant d’atteindre ce but. Il doit donc lui être indique la combinaison de solvants cl excipients qui lui permettra d’obtenir une formulation apte à ce résultat. Il convient en outre de relever que s’agissant non pas seulement du fipronil mais d’une composition de fipronil et d’IGR, le problème de la formulation est encore plus aigu car une formulation valable pour un des ingrédients, peut ne pas être efficace pour l’autre qui aura des propriétés physicochimiques différentes.

Les brevets en cause indiquent une liste de 20 solvants organiques, de plus de 23 inhibiteurs de cristallisation, de 3 co-solvants et de 6 antioxydants pouvant constituer le véhicule fluide de la composition fipronil HGR. Ils indiquent également les proportions devant être respectées pour chaque composant actif (A et B) par rapport au poids de l’animal ainsi que le volume à appliquer pour chaque animal, chien et chat. Enfin, ils exposent qu’il convient de mélanger de façon avantageuse la matière active dans le solvant principal et d’ajouter ensuite les autres ingrédients ou adjuvants.

La société Merial soutient que l’homme du métier ne rencontrera pas de difficulté pour réaliser l’invention car il prendra le fipronil ainsi que le methoprène qui constitue le 1^er des IGR préférés en adoptant les dosages correspondant au centre des plages indiquées puis pour chacun des composants du véhicule fluide, il prendra également le 1^er de chacun des produits préférés ou proposés, selon les dosages indiqués et il procédera au mélange selon les procédures habituelles.

Néanmoins, il y a lieu de relever que le brevet précise que le véhicule fluide peut être simple ou complexe de telle sorte que l’homme du métier n’est pas orienté vers un fluide à plusieurs composants mais se trouve face à une alternative, sans aucune indication sur le choix à opérer.

L’homme du métier qui s’oriente vers un fluide complexe, se trouve par ailleurs confronté à des listes d’ingrédients et il doit rechercher lui-même une solution de combinaison qui assure la solubilité, la pénétration, la redistribution et la stabilité adéquates simultanément pour les deux composés actifs que sont le fipronil et l’IGR choisi, alors qu’ils n’ont pas les mêmes propriétés. Ainsi, à titre d’exemple, le log pour le fipronil est d’environ 4 alors que pour le methoprène. il est de 5,5 et le solvant utilisé pour la pénétration du fipronil peut ne pas convenir pour le methoprène ainsi que l’a indiqué le professeur H. entendu par la juridiction anglaise.

Si l’homme du métier décide de retenir chacun des composants préférés, il ne dispose d’aucun élément lui permettant de déterminer les chances de succès d’une telle combinaison, en l’absence d’une théorie scientifique indiquant quelle propriété d’un composé ou quelles caractéristiques d’une formulation aboutissent à une diffusion non systémique du produit sur tout le corps de l’animal à partir d’un point d’application localisé.

Ainsi il apparaît que les deux brevets en cause qui ne comportent aucun exemple de formulation, ne fournissent pas à l’homme du métier les explications nécessaires pour qu’il parvienne à l’invention.

Il est constant que la loi n’impose pas la présentation d’exemples spécifiques, et celle absence ne peut à elle seule entraîner la nullité du brevet, mais l’absence d’exemple n’est, en l’espèce, qu’une des manifestations de l’insuffisance de la description qui empêche l’homme du métier de parvenir à l’invention, en utilisant ses connaissances générales et celles fournies par le brevet.

Par ailleurs, la société Merial déclare qu’il n’est pas démontré par la société Virbac que l’homme du métier ne parviendrait pas à l’invention. Néanmoins pour y parvenir, l’homme du métier devrait se livrer à des essais qui dépassent les simples opérations de routine alors qu’au surplus la formulation qu’il doit mettre au point, doit être efficace pour deux ingrédients actifs pouvant présenter de propriétés physicochimiques différentes. Aussi compte tenu du nombre de tâches à effectuer pour cette mise au point empirique il y a lieu d’admettre qu’il s’agirait d’un véritable programme de recherche qui nécessite un effort excessif. Ainsi il y a lieu de retenir une insuffisance de description.

La revendication 1 des brevets FR ‘594 et ‘597 doit donc être déclarée nulle en application des articles L 612- 5 et L 613-25 b CPI.

Les revendications 2 à 14 du brevet FR ‘594 sont des revendications dépendantes de la première et l’insuffisance de description qui affecte celle-ci, s’étend à toutes de telle sorte qu’elles doivent également être déclarées nulles.

Les revendications 15 à 17 sont des revendications d’utilisations qui reprennent les mêmes caractéristiques que les précédentes elles sont également affectées par la même insuffisance de description.

La revendication 18 est une revendication de composition qui est également affectée par l’insuffisance de description.

Il en est de même pour les revendications 2 à 27 du brevet FR ‘597.

L’annulation du brevet FR ‘597 doit avoir pour conséquence celle du CCP n° 03C0027. …

Notons que suite à ce jugement, la société Merial a encore limité ses revendications. Voici la nouvelle revendication 1 :

A suivre …

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 13 février 2014 ; Virbac c. Merial