Nestec boit la tasse

Après la révocation récente d’un de ses brevets clé devant l’OEB, la bérézina judiciaire continue pour Nespresso. 

Les sociétés Nestec et Nespresso France (ci-après « les sociétés Nespresso ») sont des filiales du groupe suisse Nestlé, au sein duquel a été conçu et développé un système de capsules de café et de machines à café fonctionnant sous pression pour l’extraction des capsules. Ce système a fait l’objet de perfectionnements pour améliorer l’insertion des capsules et leur positionnement dans les machines en vue de leur extraction.

C’est ainsi que la société Nestec est notamment titulaire des deux brevets européens désignant la France et concernant chacun un dispositif pour l’extraction d’une capsule, à savoir les brevets EP 1 646 305 (ci-après « brevet ‘305 ») et EP 2103 236 (ci-après brevet ‘236).

Ayant appris que les sociétés Ethical Coffee et le groupe Casino (ci-après « Casino ») allaient commercialiser sur le territoire français des capsules de café reproduisant selon elles les caractéristiques des inventions décrites par les brevets précités, les sociétés Nespresso ont fait procéder à trois saisies-contrefaçon, puis ont fait assigner les prétendues contrefactrices devant le TGI de Paris en contrefaçon des deux brevets.

Par décision du 10 octobre 2013, la Chambre de recours 3.2.04 de l’OEB a révoqué le brevet EP ‘236 (T 1674/12).

Le brevet ‘305, quant à lui, a fait l’objet d’une limitation devant l’INPI.

La revendication 1 telle que limitée est rédigée comme suit :

Dispositif pour l’extraction d’une capsule ayant une collerette, comprenant :

• une première partie fixe,
• une seconde partie mobile relativement à la première partie sa déplaçant selon un axe de déplacement,
• la première partie fixe comportant un corps de guidage sensiblement horizontal pour le mouvement en translation de la partie mobile vers la partie fixe,
• un logement dans la seconde partie mobile pour recevoir la capsule et définissant en position de fermeture de la partie mobile contre la première partie fixe une position d’extraction de la capsule selon un axe dans ledit logement,
• des moyens assurant le déplacement de la partie mobile en position de fermeture et d’ouverture,
• une partie d’introduction et de positionnement disposée devant et perpendiculairement au corps de guidage et comprenant deux moyens de guidage de la capsule arrangés de façon à insérer la capsule par gravité et positionner ladite capsule dans une position intermédiaire, les moyens de guidage étant des glissières d’introduction permettant l’engagement de la collerette de la capsule,
• un système d’écoulement de boisson,

ladite seconde partie mobile étant configurée pour déplacer la capsule de la position intermédiaire dans la position d’extraction lors de la fermeture du dispositif le dispositif comprenant en outre une plaque d’extraction vers laquelle la seconde partie mobile déplace la capsule en position d’extraction,

caractérisé en ce que les moyens de guidage comprennent deux moyens d’arrêt disposés au même niveau et configurés pour bloquer la capsule et la retenir par sa collerette en position intermédiaire selon un axe de manière décalée par rapport à l’axe de la capsule en position d’extraction dans le logement,

et en ce que la seconde partie mobile prend en charge la capsule dans son logement pour la déplacer de la position intermédiaire à la position d’extraction selon l’axe de la capsule en position d’extraction dans ledit logement, ta partie mobile abaissant l’axe de la capsule pour l’amener dans ledit axe de déplacement, la collerette de la capsule passant sur les moyens d’arrêt et se positionnant en position d’extraction en dessous de ces moyens d’arrêt, la capsule tombant par gravitation lors de la réouverture de la partie mobile parce que la capsule n’est plus retenue par les moyens d’arrêt. (c’est nous qui soulignons)

Voici un extrait du jugement rendu le 3 octobre 2014, concernant la validité de ce brevet ; même ristretto, le brevet ne tient pas.

… Les sociétés défenderesses contestent la validité du brevet en cause, pour plusieurs motifs qui vont être examinés ci-dessous.

L’insuffisance de description

Selon l’article 138 (b) de la CBE, le brevet est déclaré nul « s’il n’expose pas l’invention de manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».

Se fondant sur ce texte, les sociétés [défenderesses] font valoir que l’homme du métier, qu’elles voient comme étant un spécialiste des machines à café, n’est pas en mesure de mettre en œuvre l’invention sur toute la portée des revendications.

Elles expliquent que la description du brevet est ainsi muette quant à la structure des moyens d’arrêt visés dans la revendication 1, puisqu’ils ne sont définis que par leur résultat, cette seule mention n’étant pas suffisante pour permettre « sans effort excessif » la mise en œuvre de l’invention.

Elles ajoutent que, alors que l’invention concerne le dispositif d’extraction d’une capsule, la description ne fournirait pas d’indication sur les caractéristiques de cette capsule, et notamment de sa collerette, ne donnant en particulier aucun détail sur les dimensions de la capsule, les matériaux utilisés.

Cependant, comme le soutiennent à juste titre les sociétés Nespresso, tant la description que les dessins figurant sur le brevet expliquent ces deux aspects de l’invention de manière assez précise.

Ainsi, pour ce qui est du premier point, la partie descriptive du brevet dont s’agit indique que les moyens d’arrêt de la capsule, cités dans la revendication 1 et précisés dans les revendications 3 et 5, sont configurés pour retenir celle-ci « en position intermédiaire lorsque la capsule est introduite », « selon un axe décalé on incline par rapport à l’axe de la capsule », et précise que « la capsule glisse jusqu’à atteindre les moyens d’arrêt (…) la collerette (…) appuie contre ces moyens ».

Il est également indiqué que ces moyens d’arrêt peuvent être des bossages « de hauteur juste suffisante pour bloquer la capsule ».

En outre, les figures 5 et 6 dudit brevet, que l’homme du métier ne manquera pas de consulter pour appliquer l’invention, montrent clairement le positionnement, de part et d’autre de la capsule, légèrement en biais, de ces moyens d’arrêt et achèvent de décrire le fonctionnement du dispositif de manière claire et facilement compréhensible pour l’homme du métier qui connaît déjà les systèmes d’extraction de capsules.

D’autre part, s’agissant des capsules, il s’agit de capsules rigides ou semi-rigides qui avaient déjà été décrites dans les brevets Nestlé antérieurs EP 512 148 et 602 203, dont la collerette présente une déformabilité suffisante pour que l’invention soit mise en œuvre, étant précisé que, ainsi que l’a relevé le Tribunal supérieur de Düsseldorf à propos du brevet parallèle 236, « le brevet en cause se base sur l’utilisation de capsules classiques pourvues d’une collerette telle que celle qui était connue dans l’art antérieur ».

Le moyen fondé sur l’insuffisance de description sera donc rejeté.

L’extension au-delà de la demande

L’article 138 (c) de la CBE dispose que le brevet européen est nul « si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ».

Se fondant sur ce texte, les sociétés [défenderesses] considèrent que l’objet du brevet ‘305 tel que limité s’étend au-delà de contenu de la demande internationale telle que déposée, en développant quatre moyens qui vont être examinés ci-dessous.

1. La capsule

Selon les défenderesses, alors que la revendication 1 du brevet tel que limité concerne un dispositif pour l’extraction d’une « capsule ayant une collerette », avec pour moyens de guidage des glissières d’introduction qui permettent « l’engagement de la collerette », la forme particulière de cette capsule à collerette n’est pas précisée, raison analogue à celle qui a conduit la Chambre de recours de l’OEB à révoquer le brevet ‘236.

S’agissant de cette capsule à collerette, elles relèvent que cette notion était introduite dans la demande d’origine par ces mots « de préférence, elle comprend deux moyens de guidage. Ces moyens peuvent être de toute sorte, par exemple, dans le cas de l’extraction d’une capsule selon le brevet EP 512 148, il s’agit de glissières d’introduction permettant l’engagement de la collerette de la capsule », ce qui a selon elles pour conséquence que ces glissières d’introduction, qui figurent dans la revendication 1 du brevet en cause, sont divulguées uniquement en liaison avec le brevet EP ‘148.

Elles en concluent que, tandis que ce dernier document 148 décrit des capsules de forme particulière, asymétrique et tronconique avec une collerette située à l’extrémité la plus large du tronc de cône, seule cette forme particulière a été divulguée dans la demande telle que déposée.

Dès lors, le brevet tel que limité, qui ne décrit que des capsules à collerette sans limiter celles-ci à la description résultant du raisonnement qui vient d’être rappelé, étend selon elles l’objet de l’invention au-delà de ce qu’elle était lors du dépôt.

Les sociétés Nespresso s’opposent à cette vision des choses.

Soutenant que l’objet de la revendication 1 résultant de la limitation n’est pas de protéger un dispositif mais une combinaison dispositif/capsule, elles soulignent que dans ce contexte la capsule « n’est que l’organe sur lequel le dispositif agit », de sorte que seules doivent être mentionnées « les caractéristiques de la capsule qui interagissent avec le dispositif » tel que revendiqué, ce qui a pour effet qu’aucun reproche ne peut leur être fait de ne pas avoir mentionné, dans une revendication relative à un dispositif, que la capsule était asymétrique, et ce d’autant que la revendication d’origine était muette à cet égard, puisque les caractéristiques de la capsule selon le brevet EP ‘148 ne sont pas évoquées dans ce passage de la demande.

Elles ajoutent que la revendication 10 du brevet limité, qui protège la combinaison dispositif/capsule, précise que celle-ci comporte une collerette et qu’elle a une forme asymétrique et tronconique, et soutiennent que l’agencement de glissières permettant l’engagement d’une collerette n’est pas forcément lié à une capsule asymétrique et tronconique selon le brevet EP ‘148.

Cela étant, alors que le brevet tel que déposé décrivait plusieurs moyens de guidage possibles, il prévoyait, pour ce qui est du moyen consistant en l’extraction d’une capsule selon le brevet EP ‘148, des « glissières d’introduction permettant l’engagement de la collerette de la capsule » (§17 de la partie descriptive).

Le brevet tel que limité prévoyant en sa revendication 1 ces mêmes « glissières d’introduction permettant l’engagement de la collerette de la capsule » pour seuls moyens de guidage possibles, il importe donc de vérifier comment le brevet tel que déposé décrivait les capsules pouvant accepter ce moyen de guidage.

Si effectivement les capsules en question n’était (sic) pas directement décrites dans cette demande, il n’en demeure pas moins que le renvoi qu’elle faisait au brevet EP ‘148 doit être pris en compte pour comprendre de quelle capsule il est question.

Ainsi que les défenderesses le soutiennent ajuste titre, ce brevet EP ‘148 décrit des capsules, constituées d’une matière souple, « de forme tronconique », c’est-à-dire « ayant sensiblement la forme d’un cône », avec la présence d’une collerette à l’extrémité la plus large du tronc du cône.

Or, le brevet tel que limité ne reprend pas ces spécifications en sa revendication 1, décrivant simplement une capsule à collerette, sans parler de sa forme et ni de la position de cette collerette.

Certes, comme le font remarquer les sociétés Nespresso, la revendication 10 prévoit expressément que la capsule comprend une collerette et une face d’extraction, et qu’elle est de forme tronconique.

Cependant, cette revendication n’évoque nullement la position de la collerette dont rien n’indique qu’elle est située sur la grande extrémité du tronc de cône, alors qu’elle peut se situer ailleurs, par exemple à la petite extrémité ou encore en plein milieu de la capsule. Cette omission, qui a pour effet que le brevet tel que limité protège une collerette moins précise que celle qui découlait de la référence, faite dans le brevet tel que déposé, au brevet EP ‘148, entraîne qu’il bénéficie donc d’un champ de protection plus étendu que la protection initiale.

On est ainsi en présence d’une extension au-delà de la demande, qui invalide en conséquence les revendications 1 et 10 du brevet opposé.

2. Les moyens d’arrêt

Les sociétés défenderesses expliquent d’abord que, alors que la demande de brevet décrivait trois modes de réalisation principaux, à savoir un dispositif avec des moyens d’arrêt fixes, une mise en œuvre d’éléments pivotants, ou encore l’utilisation d’une butée escamotable, le brevet tel que limité a retenu seulement le premier de ces trois modes, selon les figures 1 à 6, rendant ainsi inopérantes les figures 7 à 13.

Or, ajoutent-elles, le brevet n’a pas été correctement restreint, puisque les moyens d’arrêt ne sont pas nécessairement fixes selon la revendication 1, alors que cela devrait être le cas en suivant les figures là 6.

Elles relèvent ensuite qu’il a été ajouté au cours de la procédure de limitation que « les moyens de guidage comprennent deux moyens d’arrêt disposés au même niveau et configurés pour bloquer la capsule et la retenir par sa collerette en position intermédiaire ».

Rappelant que la Chambre de recours avait indiqué dans sa révocation du brevet ‘236 que cette caractéristique selon laquelle deux moyens d’arrêt sont disposés au même niveau ne pouvait pas « être déduite clairement et sans ambiguïté des passages » de la demande telle que déposée et qu’elle constituait donc une extension au-delà du contenu de la demande initiale, elles estiment que la même conclusion s’impose pour ce qui est de la revendication 1 du brevet ‘305, rédigée de manière similaire.

Pour ce qui est de leur position fixe, les sociétés Nespresso constatent que les moyens d’arrêt sont introduits dans la description de la demande telle que déposée qui vise la première forme de réalisation el n’impose pas selon elles que les moyens d’arrêt soient fixes, et ajoutent qu’en tout état de cause il résulte de la revendication 5 du brevet tel que limité, et de sa combinaison avec les revendications 1 et 3, que « les moyens d’arrêt comprennent des bossages de hauteur suffisante pour bloquer la capsule » et « comprennent des bossages fixes ».

S’agissant de la disposition « au même niveau » des moyens d’arrêt, les demanderesses soutiennent que cette partie de la revendication 1 n’est pas rédigée de la même façon que celle du brevet ‘236 dont la Chambre de recours de l’OEB n’a pas voulu, puisque la phrase « les moyens de guidage comprennent deux moyens d’arrêt disposés au même niveau » serait différente du texte de la revendication résultant de la requête subsidiaire jugée non satisfaisante par la Chambre qui était que « chaque moyen de guidage comprend un moyen d’arrêt, ces moyens d’arrêt étant disposés au même niveau ».

Cependant, l’important n’est pas de savoir si la situation que doit trancher le Tribunal est la même que celle qui avait été soumise à l’OEB, mais bien de rechercher si la disposition qui ligure dans le brevet tel que limité était déjà contenue dans le brevet tel que déposé.

Or, la demande de brevet prévoyait au § 18 de sa partie descriptive que

« Pour maintenir la capsule en position intermédiaire, dans une première forme de réalisation, les moyens de guidage comprennent au moins un moyen d’arrêt disposé au même niveau de façon à retenir la capsule dans ladite position intermédiaire ».

De même que, selon les demanderesses, la locution « les moyens de guidage comprennent deux moyens d’arrêt » diffère de la locution « chaque moyen de guidage comprend un moyen d’arrêt », de même la locution « les moyens de guidage comprennent au moins un moyen d’arrêt disposé au même niveau », qui figurait dans la demande, n’a pas la même signification que la locution « les moyens de guidage comprennent deux moyens d’arrêt disposés au même niveau » qu’on trouve dans la revendication 1 du brevet tel que limité.

En effet, alors que la rédaction ambiguë de la demande ne permettait pas de savoir exactement ce qui devait se trouver au même niveau que le moyen d’arrêt, les figures annexées à cette demande n’étant pas en mesure d’aider l’homme du métier sur ce point, la nouvelle rédaction résultant de la limitation, qui précise que chaque moyen d’arrêt est situé au même niveau que l’autre moyen d’arrêt, permet d’accroître la protection accordée par le brevet du fait de l’absence de toute équivoque.

Ainsi, ne résultant pas clairement de la demande telle que déposée, et ayant pour effet d’accroître la protection dont le brevet bénéficie, cette partie de la revendication 1 s’étend également au-delà de la demande.

En conséquence, outre la revendication 1 déjà invalidée, les revendications 2, 3 et 5, relatives aux moyens d’arrêt et incluant donc la disposition litigieuse, doivent être elles aussi atteintes par la nullité.

3. La combinaison dispositif/capsule

Les sociétés [défenderesses] font valoir que, alors que la demande telle que déposée concernait uniquement un dispositif pour l’extraction d’une capsule, la revendication 10 du brevet limité y ajoute une combinaison avec une capsule, ce qui constitue selon elles une « construction sémantique artificielle », qui n’est divulguée nulle part dans la demande initiale et qui la modifie de manière « fondamentale », puisque permettant aux sociétés demanderesses d’étendre leur protection aux capsules elles-mêmes et d’obtenir ainsi un avantage injustifié.

Les demanderesses soulignent quant à elles que la revendication 10 en cause, qui n’est que la reprise de la revendication 22 du brevet tel que délivré, ne peut en rien avoir surpris les tiers et attente à leur sécurité juridique dans la mesure où la demande telle que déposée divulguait déjà l’interaction fonctionnelle de la capsule et plus précisément de sa collerette, avec certaines caractéristiques du dispositif d’extraction, notamment les glissières et les moyens d’arrêt.

Elles précisent que l’expression « dispositif selon la revendication 6 et capsule pris en combinaison » n’apporte aucun enrichissement technique à l’enseignement de la demande telle que déposée, laquelle vise bien l’association de ce dispositif et de cette capsule.

Toutefois, la lecture attentive de la demande telle que déposée à l’origine montre à l’évidence qu’il ne s’agissait alors que d’un brevet de dispositif décrivant et protégeant « un dispositif pour l’extraction d’une capsule, ainsi que la machine intégrant ce dispositif », dans lequel la capsule apparaissait a minima, pour dire comment elle était disposée et comment elle était extraite, mais n’était jamais, ainsi qu’il a été dit plus haut, décrite réellement pour ce qu’elle était, les seules précisions données étant que cette capsule était « asymétrique par rapport à sa collerette », et qu’elle pouvait être « de tout type ».

S’il s’agissait alors peut-être d’une combinaison, comme tentent de le faire valoir les demanderesses, c’était bien davantage une combinaison entre un dispositif et une machine à café, laquelle machine était d’ailleurs décrite en particulier en page 12 de la demande, et non d’une combinaison entre ce dispositif et la capsule.

Dès lors, on est là encore manifestement en présence d’une extension au-delà de la demande visant à protéger des capsules qui ne l’étaient pas auparavant, le fait qu’était décrite l’interaction entre le dispositif et les capsules n’ayant alors pas pour effet de protéger autant ces dernières qu’elles le sont depuis la délivrance et plus encore la limitation.

Comme le soulignent à bon droit les défenderesses, cette extension ne peut être qualifiée d’anodine dans la mesure où c’est elle qui permet justement aujourd’hui aux demanderesses de les attaquer en contrefaçon, puisqu’il leur est reproché la commercialisation de telles capsules.

La revendication 10 encourt donc là une nouvelle raison d’invalidation.

4. L’incohérence revendications/description

Se fondant sur les dispositions de l’article L 612-6 CPI selon lesquelles « Les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description », les sociétés [défenderesses] font également valoir que la société Nestec, dans le cadre de la procédure de limitation, a uniquement déposé des revendications modifiées sans procéder à l’adaptation nécessaire de la description et des dessins tels qu’ils apparaissaient dans la demande initiale, ce qui a pour conséquence que ces revendications ne sont plus correctement fondées sur la description, en violation dudit texte, ce qui constituent selon elles un autre motif d’extension de l’objet du brevet.

Elles donnent à titre d’exemple le fait qu’il est écrit dans le §8 de la partie descriptive que, « pour des raisons de simplicité, le dispositif de l’invention comprend préférablement une première partie qui est fixe et une seconde partie qui est mobile (…) Cependant il n’est pas exclu de prévoir une première partie et une seconde partie qui soient toutes les deux mobiles », alors que la revendication 1 du brevet tel que limité prévoit une première partie exclusivement fixe et une seconde partie mobile.

Elles ajoutent que, alors que la description indique dans son §10 que « ces moyens d’arrêt retiennent la capsule selon un axe décalé ou incliné par rapport à l’axe de la capsule en position d’extraction dans le logement », la revendication 1 telle que limitée décrit une retenue de la capsule selon un axe « de manière décalée », ce qui est là encore en contradiction par rapport à la description.

Pour répondre à ce grief, les sociétés Nespresso soutiennent que « la portée du brevet s’apprécie au regard de la teneur des revendications », ou encore que « seule la teneur des revendications définit la portée de la protection recherchée », et estime que l’homme du métier n’a aucune difficulté à comprendre ce que l’invention protège au vu des seules revendications.

Elles font valoir également qu’on comprend mal en quoi un éventuel manque de support ou de fondement de ces revendications dans la description serait de nature à caractériser une infraction à l’article 123(2) de la CBE.

De fait, s’il est regrettable que la limitation ait eu pour effet d’entraîner les contradictions mises en évidence par les défenderesses, puisqu’il est constant qu’un brevet s’apprécie non seulement par ses revendications mais aussi par sa description et par ses figures, il n’en demeure pas moins qu’on ne voit pas, et en tout cas la démonstration n’est en rien apportée, en quoi cette incohérence pourrait avoir pour effet d’étendre le brevet au-delà de la demande, le grief éventuel étant plutôt un défaut de clarté.

Merci aux magistrats de ne pas être tombés dans ce traquenard.

Quoi qu’il en soit, il résulte de cet examen que les revendications 1, 2, 3, 5 et 10 du brevet ‘305 tel que limité sont annulées.

Dès lors, les demandes en contrefaçon, fondées essentiellement sur une reproduction des revendications 1, 6 et 10 du brevet ne sauraient prospérer, les revendications 6 et 4 prises isolément de la revendication 10 ne pouvant caractériser la contrefaçon alléguée puisqu’il n’y est pas du tout question de capsules.

En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens fondés sur l’invalidation de la revendication de priorité, et sur le défaut de nouveauté ou d’activité inventive, il convient de rejeter toutes les demandes des sociétés Nespresso.

Le tribunal déboute ensuite les défenderesses de leurs demandes au titre de l’abus de position dominante, de pratiques commerciales trompeuses et de l’abus de procédure. Il alloue une somme de 80 k€ au titre de l’article 700 CPC.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 3 octobre 2014 ; Nestec et al c. Casino et al

En plein dans la figure (modifiée)

La société italienne PMT Italia (ci-après « PMT ») vend à ses clients des machines à papier « clé en main ». Elle est propriétaire du brevet d’invention EP 1 215336 qui concerne un ensemble de racles d’égouttage pour une machine à papier. Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Ensemble de racles d’égouttage (10) destiné à une section humide (1) d’une machine à papier, comprenant une structure fixe (13) attachée à un bâti (5) de la machine ; une racle d’égouttage (9) reliée à ladite structure fixe (13) et mobile par rapport à celle-ci, en actionnant des moyens (25) pour exercer une pression sur deux câbles (2,3) se déplaçant entre ladite racle d’égouttage (9) et une surface de guidage (8) le long d’un parcours de déplacement sensiblement horizontal (P) ; et des moyens de connexion (22) interposés entre ladite racle d’égouttage (9) et ladite structure fixe (13), caractérisé en ce que lesdits moyens de connexion (22) sont des moyens de connexion de type parallélogramme articulé et comprennent une pluralité d’éléments de tiges articulés (16) s’articulant sur ladite structure fixe (13) et sur ladite racle d’égouttage (9) autour d’axes horizontaux respectifs (A, B) perpendiculaires audit parcours de déplacement (P).

Ayant appris, en mai 2011, que la société ABK Machinery (ci-après « ABK ») utiliserait dans son usine un procédé susceptible de constituer une contrefaçon de son brevet, et des salariés de la société PMT auraient constaté dans les locaux d’un client chinois que celui-ci avait commandé à la société ABK une machine dont les plans reproduiraient les caractéristiques de son brevet, la société PMT a écrit à la société ABK pour l’alerter de ce que la machine qu’elle avait fournie tombait, selon elle, dans le champ de son brevet européen.

Par courrier du 22 juin 2011, la société ABK lui a répondu qu’il s’agissait pour elle d’un système de parallélogramme dont le principe de fixation est différent de celui de la société PMT et lui a rappelé que les systèmes de parallélogramme ou de glissières étaient très largement connus et répandus.

Suite à une saisie-contrefaçon effectuée en janvier 2012, la société PMT a néanmoins assigné la société ABK en contrefaçon de son brevet et en concurrence parasitaire.

La défenderesse a formé une demande reconventionnelle en nullité.

Par jugement en date du 7 mai 2014, le TGI Paris a fait droit à cette demande :

Sur la validité du brevet

La société ABK soulève la nullité de la revendication 1 du brevet EP n° 1 215 336 pour extension de l’objet au-delà de la demande, pour défaut de nouveauté et d’activité inventive.

L’extension de l’objet au-delà de la demande

La société ABK fait valoir que la revendication 1 dans la demande de brevet initiale était antériorisée par le brevet Valmet ; que c’est à la suite des observations de l’examinateur européen qui relevait que le dispositif était antériorisé par le brevet Valmet que la société PMT a ajouté une caractéristique suivant laquelle les axes d’articulation du parallélogramme articulé étaient perpendiculaires au sens de la marche de la machine à papier.

Elle considère que l’objet du brevet de la société PMT s’étend au-delà du contenu de la demande initiale et qu’en conséquence, la revendication 1 doit être annulée ainsi que les revendications dépendantes.

La société PMT réplique que la caractéristique se trouvait dans la divulgation initiale du brevet à savoir la description et les dessins, qu’il s’agit d’une caractéristique restrictive qui n’étend pas l’objet du brevet.

Elle soutient donc qu’il ne s’agit pas de l’ajout d’une caractéristique mais seulement d’une clarification, la caractéristique ajoutée n’apportant pas une contribution technique à l’objet de l’invention et ne faisant que limiter en la précisant la portée du brevet.

Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de nullité du brevet pour extension de l’objet au-delà de la demande.

Sur ce :

L’article 138 de la convention de Munich, sur le brevet européen, prévoit qu’un brevet européen peut être déclaré nul si

« c) l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée conformément à l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée ».

Le brevet Valmet a été opposé par l’examinateur européen à la société PMT en ce qu’il antériorisait la revendication 1 du brevet déposé par la société PMT.

La revendication 1 du brevet déposé par la société PMT était rédigée de la façon suivante :

« Ensemble de racles d’égouttage (10) destiné à une section humide (1) d’une machine à papier comprenant une structure fixe (13) attachée à un bâti (5) de la machine; et une racle d’égouttage (9) reliée à ladite structure fixe (13) et mobile par rapport à celle-ci en actionnant des moyens (25) pour exercer une pression sur deux câbles (2,3) se déplaçant entre ladite racle d’égouttage et une surface de guidage (8) caractérisée en ce que lesdits moyens de connexion (22) sont des moyens de connexion de type parallélogramme articulé interposé entre ladite racle d’égouttage (9) et ladite structure fixe (13). » […]

Le brevet (sic) Valmet WO 98/38380 publié le 3 septembre 1998 […] concerne une racle destinée à un dispositif d’évacuation de l’eau dans une machine à papier pour racler l’eau d’une toile ou de toiles. 

Il prévoit des moyens de connexion (44 dans le brevet Valmet) de type parallélogramme articulé, interposés entre ladite racle d’égouttage (41 a dans le brevet Valmet) et ladite structure fixe (43 dans le brevet Valmet).

Le 26 mai 2004, l’examinateur européen a considéré que la revendication 1 était entièrement antériorisée par le document D1 s’agissant du brevet Valmet de sorte que la demande ne répondait pas aux exigences de l’article 52 de la CBE, l’objet des revendications 1 à 3 n’étant pas nouveau au sens de l’article 54 de la CBE […].

NB : La date est erronée ; elle correspond à la réponse du demandeur. La communication de la division d’examen est datée du 16 janvier 2004.

Extrait de la communication de la division d’examen

Le système de parallélogramme articulé destiné à faire monter et descendre les racles d’égouttage était donc déjà divulgué par le brevet Valmet ce que ne conteste pas la société PMT.

Pour échapper au défaut de nouveauté, la société PMT a reformulé la revendication 1 en disant que les axes d’articulation du parallélogramme sont perpendiculaires au sens de la marche de la machine à papier. 

Extrait de la lettre du demandeur à la division d’examen

La société PMT prétend que cette caractéristique ne fait que clarifier ce qui était déjà divulgué implicitement dans la description de la demande initiale du brevet et dans les dessins.

Il s’appuie en cela sur le deuxième paragraphe de la page 5 de la description de la demande initiale du brevet litigieux […].

Le paragraphe est libellé de la façon suivante :

« Chaque pilier 15 définit, avec la barre respective 21 et les éléments 16 un ensemble de connexion de type parallélogramme articulé 22 interposé entre la barre 14 et la racle d’égouttage 9. »

Ce passage de la description n’indique ni ne suggère contrairement à ce que soutient la société PTM que l’articulation des éléments 16 soit constituée d’axes horizontaux perpendiculaires au parcours de déplacement de la pâte à papier.

D’ailleurs, la société PTM a ajouté la précision suivante dans la description du brevet tel que délivré […] à savoir : 

« chaque élément possède une extrémité 16a s’articulant sur le pilier 15 et une extrémité 16b s’articulant sur la barre 21 autour d’axes horizontaux respectifs A, B qui sont perpendiculaires au parcours de déplacement P des câbles 2,3 ».

Cette précision ajoutée dans la description du brevet tel que délivré vient conforter le fait qu’elle n’existait pas dans la description initiale ni n’était sous-entendue.

Les dessins qui sont joints à la description d’un brevet doivent permettre à l’homme du métier de l’éclairer pour interpréter le brevet mais ils ne peuvent se substituer aux carences de la description.

Il serait intéressant de connaître la base légale pour cette affirmation, s’il y en a. La jurisprudence française se distingue à cet égard de la jurisprudence européenne qui se montre moins méfiante à l’égard des figures (voir, par exemple, la décision T 0169/83 de la Chambre de recours 3.2.01 de l’OEB du 25 mars 1985).

Ceci étant dit, il est clair que le breveté ne peut pas se fonder sur des dessins qu’il a modifiés en cours de procédure pour les adapter à sa nouvelle revendication 1 ; cette démarche paraît quelque peu culottée. L’examen d’une extension indue doit se faire par comparaison avec la demande telle que déposée.

En l’espèce, les dessins 2 et 4 ne peuvent pallier les carences de la description initiale, aucune indication dans la figure 2 ne permettant à l’homme du métier de conclure à ce que les axes A et B (dont la mention ne figurait pas dans les dessins d’origine) doivent être orientés perpendiculairement ou parallèlement au sens du parcours de la toile.

En conséquence, les caractéristiques de la revendication 1 qui ne se retrouvent pas dans la description initiale laquelle ne peut être qu’éclairée par les dessins ont été ajoutés ainsi que dans la description modifiée. 

Figure 4, avant et après délivrance

Les précisions ainsi apportées s’agissant de l’articulation « autour d’axes horizontaux A, B qui sont perpendiculaires au parcours de déplacement P des câbles 2,3 » constituent un ajout et ne sont pas seulement mentionnées pour clarifier ce qui avait pu être décrit.

Le caractère restrictif de la caractéristique ajoutée invoqué par la société PMT qui aurait pour conséquence selon elle de ne pas étendre l’objet de la protection du brevet est sans pertinence dans la mesure où l’absence ou non d’extension de l’objet de la demande s’apprécie par rapport à l’objet de la demande initiale et non par rapport au caractère restrictif ou pas de l’ajout.

Yes ! Nous sommes ravis que les magistrats ne soient pas tombés dans le piège. Une limitation de l’objet de la revendication peut constituer une extension indue du contenu la demande telle que déposée.

À titre surabondant, si la caractéristique mentionnée est restrictive dans le sens où elle dit que les axes du parallélogramme doivent être perpendiculaires, elle constitue un ajout qui apporte une contribution technique à l’invention car l’orientation des axes du parallélogramme permet d’éviter une force de cisaillement qui serait nuisible à la bonne qualité du papier ce qui n’est à aucun moment évoqué dans la demande initiale.

En conséquence, la caractéristique selon laquelle les axes d’articulation sont perpendiculaires n’était donc pas contenue implicitement dans la description initiale ni divulguée dans les dessins de sorte que l’objet de la revendication 1 s’étend au-delà de la demande et ce pour échapper au défaut de nouveauté résultant de l’antériorité Valmet.

La revendication 1 du brevet EP 1 215 336 B1 doit donc être annulée.

Il convient d’analyser les autres revendications dépendantes 2 à 7 du brevet. […]

Comme si souvent, l’analyse des revendications dépendantes est décevante, car le tribunal conclut :

Les revendications 2 à 7 étant des revendications dépendantes sont donc nulles soit parce qu’elles se retrouvent dans l’art antérieur soit parce que leur contenu résulte des connaissances générales de l’homme du métier.

… alors que la nouveauté et l’activité inventive de revendication 1 n’ont pas été examinées. Il aurait été plus judicieux d’annuler ces revendications pour le même motif que la revendication 1. Si cela n’était pas possible dans le cadre des demandes des parties, il aurait fallu examiner la revendication 1 aussi du point de vue des articles 54 et 56 de la CBE.

La société PMT est déclarée irrecevable à agir en contrefaçon des revendications 1 à 7 du brevet EP n° 1 215 336 à l’égard de la société ABK.

Sur les actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire

La société PMT reproche à la société ABK d’avoir utilisé un plan d’exécution qui reproduit de façon quasi-servile les plans brevetés de la société PMT et ce pour réaliser le même type de machine, estimant que le plan saisi chez la société ABK est la figure inversée de la figure 2 du brevet de la société PMT.

Elle soutient que cette reproduction caractérise une appropriation de son travail ce qui est constitutif de concurrence parasitaire.

En réplique, la société ABK fait valoir que la simple reproduction d’un plan ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale et de façon surabondante que la comparaison des plans permet de constater que la société PTM. [sic]

Sur ce

La reprise d’un plan par un concurrent sans son accord constitue un acte de parasitisme en ce que celui qui reproduit le plan bénéficie d’un savoir-faire sans bourse délier.

Le plan saisi chez la société ABK reprend les éléments figurant sur le plan de la société PMT s’agissant du dessin inversé.

D’ailleurs la société ABK se limite à soutenir que le plan est différent sans pour autant décrire ces différences de façon explicite.

Il n’en demeure pas moins que le fait que le plan saisi puisse reprendre les éléments du plan de la société PMT n’est pas suffisant à démontrer les faits de concurrence parasitaire d’autant qu’il convient de relever que le nom du demandeur ne figure pas sur le plan saisi de sorte que la preuve n’est pas établie de ce qu’il s’agit de la reproduction du plan de la société requérante.

En tout état de cause, il appartient à la société PMT de démontrer que la société ABK a détourné son savoir-faire et profité de ses investissements sans bourse délier, ce qu’elle ne démontre pas, ne versant aucune pièce à cet effet.

Les conditions de l’article 1382 du Code civil n’étant donc pas remplies, faute pour la société PMT de démontrer l’existence d’un préjudice caractérisé par la captation de ses investissements, la société PMT est déboutée de sa demande de réparation au titre des actes distincts de concurrence parasitaire.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour condamner la société PMT à verser à la société ABK la somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC.

L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.

Publié au PIBD 1013 III-728.

TGI Paris, 7 mai 2014 ; PMT Italia c. ABK Machinery

Fibres mortifères

La société française Saint-Gobain Isover (ci-après « Isover ») et la société allemande Saint-Gobain Isover G+H (Grünzweig + Hartmann) (ci-après « Isover GH ») font partie du pôle « Produits pour la construction » du groupe Saint-Gobain.

La société Isover GH est cessionnaire du brevet EP 0 399 320 qui a expiré en 2010. La demande de brevet, déposée par la société Bayer, comportait initialement uniquement des revendications de produit mais la société Bayer a modifié la rédaction de ses revendications remplaçant finalement les revendications de produit par des revendications d’utilisation de fibres de verre, de composition et de diamètres particuliers.

Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Grünzweig + Hartmann qui est devenue par la suite la société Isover GH. Celle-ci a, en cours de procédure, préféré se rapprocher du titulaire pour devenir propriétaire du brevet. Ayant acquis le brevet, la société Isover GH a retiré son opposition. Cependant, la division d’opposition a décidé de mener la procédure d’opposition jusqu’à son terme et a maintenu le brevet sous une forme modifiée.

La revendication 1 du brevet tel que maintenu est rédigée comme suit :

Utilisation des fibres de verre consistant en un verre à la composition suivante en mol%:

et ayant un diamètre inférieur à 8 µm, plus de 10 % des fibres de verte ayant un diamètre inférieur à 3 µm, en, tant que fibres de verre dépourvues de propriétés cancérigènes, les proportions de TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ étant < 1 mol%.

Estimant que la société Knauf Insulation (ci-après « Knauf ») commettaient des actes de contrefaçon de son brevet, la société Saint-Gobain G+H a fait pratiquer le 7 juillet 2009 un procès-verbal de constat d’achat et le 16 juillet 2009 une saisie-description dans les locaux de la société Knauf en Belgique, sur autorisation du président du tribunal de commerce de Liège.

Des procédures en contrefaçon ont été engagées à l’encontre de la société Knauf par les sociétés Isover et Isover GH en Belgique en Allemagne et devant le TGI de Paris.

Les produits argués de contrefaçon sont les produits d’isolation commercialisés notamment sous les dénominations Thermolan, Supafil et Acoustilaine.

Par jugement du 9 décembre 2011, le tribunal a notamment déclaré la société Isover irrecevable en ses demandes, débouté la société Knauf de ses demandes en nullité de la partie française du brevet européen° EP 0 399 320 B2 et dit que la société Knauf a contrefait la revendication 1 de la partie française du brevet européen.

La société Knauf a interjeté appel. Les sociétés Isover et Isover GH ont formé un appel incident.

Par arrêt du 16 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité du brevet :

Sur la recevabilité des demandes de la société Isover

Selon les articles L 615-2 et L 613-9 CPI, seul le titulaire d’un brevet d’invention ou le licencié exclusif sont en droit d’agir en contrefaçon du brevet si leurs droits sont inscrits au RNB.

En application de l’article L 615-2 du même code tout licencié peut se joindre à l’action en contrefaçon engagée par le titulaire.

Les sociétés Knauf sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’irrecevabilité des demandes de la société Isover qui, selon elles, ne justifient ni de sa qualité de licenciée du brevet objet du litige, ni de distributeur des produits mettant en œuvre ce brevet.

Elles font valoir que les sociétés Isover et Isover GH ne justifient pas que cette prétendue licence de brevet ait été inscrite au RNB et ajoutent que le contrat qu’elles versent aux débats ne contient pas de licence au profit de la société Isover.

Elles prétendent en effet que le contrat de licence produit par les sociétés Isover et Isover GH concerne la société Isover qui concède une licence à Isover GH et non l’inverse, pour des brevets autres que celui dont s’agit.

Sur la qualité de distributeur de la société Isover, elles soutiennent que celle-ci ne démontre pas distribuer précisément les produits mettant en œuvre ledit brevet.

Les sociétés Isover et Isover GH répliquent que les droits de la société Isover sur le brevet en cause résultent de l’article 4 du contrat de licence qui prévoit qu’elle sera titulaire des brevets sur les perfectionnements qu’elle pourra réaliser et que surtout, il est établi par la documentation commerciale de la société Isover qu’elle est le distributeur pour la France des produits mettant en œuvre l’invention brevetée.

Ceci rappelé il convient de relever qu’il résulte du contrat de licence conclu entre la société Isover et la société Grünzweig + Hartmann que la société Isover a concédé des licences à la société Grünzweig + Hartmann sur des brevets portant sur les produits d’isolation dont l’article 4 relatif à des perfectionnements de ces dits produits, prévoit que la société [Isover GH] doit indiquer à Isover toutes inventions toutes améliorations concernant le domaine du contrat et informer Isover qui décidera s’il y a lieu de maintenir ou pas la demande de brevet, étant précisé que c’est la société Isover GH qui sera titulaire du brevet.

Le contrat comme relevé avec justesse par le tribunal ne prévoit que la communication des inventions de perfectionnements et l’avis de la société Isover mais n’indique pas expressément que celle-ci bénéficiera d’une licence sur ces brevets de perfectionnement.

Le brevet européen en cause a été acquis par la société Isover GH et ne peut constituer un perfectionnement d’un précédant brevet et il n’est pas précisé quel brevet objet de la licence communiquée aurait été perfectionné par le brevet en cause.

Aucun contrat de licence accordé par la société Isover GH à la société Isover et relatif au brevet dont s’agit n’est produit aux débats.

C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les sociétés Isover et Isover GH ne rapportent pas la preuve de l’existence de la qualité de licenciée de la société Isover, pas plus qu’elle ne rapporte cette preuve en cause d’appel.

Par ailleurs s’il ressort de la documentation commerciale produite par les sociétés Isover et Isover GH que la société Isover est le distributeur des produits Isover GH en France, rien dans ces documents ne permet d’établir que les produits distribués reproduiraient les caractéristiques du brevet EP 0 399 320, à défaut de connaître la composition et le diamètre des fibres entrant dans leur composition, et si ces produits mettent en œuvre le brevet alors qu’au contraire, la société Isover GH a expressément confirmé à l’expert qu’elle n’exploite pas son brevet.

C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré l’ensemble des demandes formées par la société Isover, irrecevable tant au titre de la contrefaçon que sur celui de la concurrence déloyale. […]

Sur la demande de nullité […] pour insuffisance de description

L’article 83 de la convention de Munich sur le brevet européen dispose que « l’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier comprenne l’objet protégé ».

L’article 138-1b) prévoit que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d’un Etat contractant « si le brevet européen n’expose pas de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».

Les sociétés Isover et Isover GH ont considéré sans être contredites par les sociétés Knauf que l’homme du métier est une équipe composée d’un chimiste ayant une bonne connaissance des fibres de laine minérale et d’un pathologiste/toxicologue pour les questions relatives au caractère cancérigène des fibres.

Les sociétés Knauf soutiennent que le brevet est nul pour insuffisance de description.

Elles exposent à cet effet que la revendication 1 du brevet porte sur l’utilisation de fibres de verre, en tant que fibres de verre, dépourvues de potentiel cancérigène, et la description explique que « la cancérogénicité dépend de la persistance », laquelle « est d’autant plus longue que la stabilité chimique est plus forte et que le diamètre géométrique des fibres est plus grand ».

Or, les propriétés pour les fibres données dans la revendication 1 et 2 sont contraires à cette règle, selon les résultats du même titre. Cette incohérence des résultats par des exemples réalisés sur des fibres hors champ du brevet ou par des études non décrites relatives à des fibres conformes au brevet, est soulignée par les deux experts, le Professeur Alain B. et Madame Isabelle S. qu’elles ont consultés et qui ont examiné les enseignements du brevet.

Les sociétés Isover et Isover GH répliquent qu’il n’y a aucune incohérence dans les résultats rapportés car la description n’indique pas que les fibres de la revendication 1 auraient toutes une demi-vie de 42 jours mais seulement que des fibres de la revendication n°1 ont une demi-vie de 42 jours et que les fibres de la revendication n° 2 auraient une demi-vie de 115 jours mais que les fibres de la revendication n° 2 ont une demi-vie inférieure à 115 jours.

Mais ces précisons ne donnent pas plus de cohérence aux résultats présentés par le brevet car les exemples de réalisation n’enseignent pas l’invention telle que protégée.

Aucun exemple de la description ne concerne des fibres ayant la composition donnée aux revendications 1 et 2.

Aucune information technique soutient l’enseignement du brevet et rien n’indique que la société Isover a réalisé des tests avec des fibres conformes au brevet.

Les études aboutissant aux résultats revendiqués ne sont pas décrites. Les exemples de réalisation n’illustrent donc pas la description qui présente certaines incohérences avec les revendications.

Aussi l’homme du métier ignore s’il est préférable d’utiliser des fibres ayant un diamètre plus faible, comme l’indique expressément la description, ou un diamètre plus important comme le suggèrent les propriétés attribuées aux fibres des revendications 1 et 2. Il existe une incohérence relativement au diamètre des fibres comme examiné ci-dessous.

Les sociétés Knauf ajoutent relativement à l’insuffisance de description que le brevet ne définit pas l’expression « qui ne présentent aucun caractère cancérigène » qui est la caractéristique essentielle de la revendication 1.

Elles indiquent que cette expression n’est pas suffisamment définie pour permettre à l’homme du métier d’en déterminer les limites car le brevet ne renvoie à aucune norme qui la définirait et qui se distingue de la classification du CIRC alors que la description ne donne aucune explication sur le sens de celle-ci.

Il ressort des avis des experts consultés ci-dessus cités que cette expression n’est jamais utilisée dans le domaine de la cancérologie.

Elles ajoutent que relativement à l’étiquetage l’obligation d’apposer la mention « possibilité d’effets irréversibles » ne saurait s’assimiler à l’affirmation que des fibres « ne présentent aucun potentiel cancérigène ».

Elles indiquent également que le brevet ne donne aucune valeur du taux de cancer pour une population de référence d’animaux non exposés et que seules les constations chez l’homme permettent d’écarter ou d’affirmer qu’un produit est cancérogène chez l’homme.

Les sociétés Isover et Isover GH, font valoir que les caractéristiques des fibres de verre dont l’utilisation est requise sont décrites dans les revendications 1 et 2 pour obtenir l’effet technique revendiqué, le seuil, le comptage des fibres, le mesurage et la distribution des diamètres invoqués par les sociétés Knauf sont donc sans incidence sur la compréhension du brevet par l’homme du métier qui connaît par le brevet européen n° 0 279 286, par ailleurs opposé, par les sociétés Knauf, la méthode de réalisation et d’utilisation des fibres de verre.

Elles précisent que la description du brevet cite deux tests (0013) et (0018) qui permettent de conclure que les fibres de verre concernées ne montrent pas de potentiel cancérigène, de sorte que l’homme du métier, sur la base de ses connaissances générales, est apte à comprendre ce que signifie « dépourvue de potentiel cancérigène ».

Cependant l’expression « qui ne présentent aucun potentiel cancérigène » ou « qui sont dépourvues de propriétés cancérigènes » qui est une définition fonctionnelle de l’invention n’est pas suffisamment définie car le brevet n’en donne aucune définition, il ne renvoie à aucune norme, notamment la classification du CIRC qui la définirait, et ne correspond pas à une utilisation de cette expression dans le domaine de la cancérologie, alors qu’il s’agit d’une revendication d’utilisation.

Les tests décrits dans le titre sont hors du champ de celui-ci.

Il est par ailleurs laissé à l’homme du métier le soin de déterminer si le taux de tumeur obtenu est ou non jugé significatif car le brevet n’indique pas quel serait le taux de tumeur de rats n’ayant pas été en contact avec les fibres de verre. Il en ressort que l’ensemble des enseignements du brevet n’exposent pas de façon suffisamment claire et complète l’invention pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, sans avoir à le compléter.

Sur la demande de nullité […] pour extension de la demande initiale

En application de l’article 123(2) de la CBE, une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peuvent être modifiés de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

Aux termes de l’article 138-1-c) de la CBE un brevet est nul si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

Le brevet européen a fait l’objet d’une demande initiale déposée par la société Bayer AG et la société Isover GH a fait le 19 septembre 1996 opposition devant l’OEB, qu’elle a retirée le 14 décembre 1998 après avoir acquis le brevet. La division d’opposition a maintenu la procédure d’opposition et après nouvel examen a maintenu le brevet sous une forme amendée.

La revendication principale n° 1 de la demande initiale de brevet était rédigée comme suit:

NB : la demande initiale était rédigée en langue allemande ; le Cour cite une traduction.

Fibres de verre avec compatibilité biologique élevée, caractérisée en ce que les fibres présentent un diamètre moyen inférieur à 8 µm, de préférence inférieur à 3 µm et une portion de plus de 10 % avec un diamètre inférieur à 3 µm, et en ce que pour la fabrication des fibres on utilise du verre comprenant les composants suivants dans les proportions indiquées en mol %.

SiO₂ 55 - 70 de préférence 58-65

B₂O₃ 0 - 5 de préférence 0 - 4

Al₂O₃ 0 - 3 de préférence 0 - 1

TiO₂ 0 - 6 de préférence 0 - 3

Oxydes de fer 0 - 2 de préférence 0 - 1

MgO 0 - 5 de préférence 1 - 4

CaO 8 - 24 de préférence 12 - 20

Na₂O 10 - 20 de préférence 12 - 18

K₂O 0 - 5 de préférence 0.2 - 3

Fluorure 0 - 2 de préférence 0 – 1.

Dans la demande de brevet initiale la revendication 2 était rédigée comme suit :

Fibres de verre selon la revendication 1, caractérisées par un diamètre moyen des fibres inférieur à 2.0 µm et les conditions supplémentaires suivantes pour les proportions molaires de AI₂0₃, B₂O₃, CaO et Na₂0 :

AI₂O₃ inférieur à 1 mol %

B₂O₃ inférieur à 4 mol %

Ca0 supérieur à 11 mol %

Na₂0 supérieur à 4 mol %

Dans la demande de brevet initiale la revendication 3 était rédigée comme suit :

Fibres de verre selon la revendication 2, caractérisées par un diamètre moyen des fibres inférieur à 1.0 µm et par des proportions de TIO₂, BaO, ZnO, SrO2 et ZrO₂ inférieures à 1 mol %.

Dans sa version finale, la revendication n° l du br evet Saint-Gobain n° 0 399 320 est rédigée comme suit :

Utilisation des fibres de verre consistant en un verre à la composition suivante en mol%:

et ayant un diamètre inférieur à 8,um, plus de 10 % des fibres de verte ayant un diamètre inférieur à 3,um, en, tant que fibres de verre dépourvues de propriétés cancérigènes, où les proportions de TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ sont inférieures à 1 mol%.

NB : curieusement, la Cour utilise une traduction autre que celle donnée dans le brevet européen.

Les sociétés Knauf reprochent aux sociétés Isover et Isover GH les extensions suivantes :

• incorporation d’une partie seulement de la revendication n° 3, telle que déposée dans la revendication n° 1 ;
• la modification du mode d’appréciation du taux de tumeur ;
• la suppression de la référence au diamètre moyen des fibres ;
• la modification du mode de calcul du pourcentage de fibres ayant un diamètre inférieur à 3 µm;
• l’ajout à la revendication 3 d’une caractéristique absente de la demande telle que déposée;

Sur l’incorporation d’une partie seulement de la revendication n° 3 telle que déposée, dans la revendication n° 1

Par ailleurs, les sociétés Knauf soulignent que les caractéristiques de proportion TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ ont été détachées de la revendication 2 et de la caractéristique de diamètre moyen encore plus limitée (1 µm) de la revendication 3 d’origine et que cette modification des textes des revendications s’est accompagnée d’une modification des textes de la description.

Elles indiquent que cette incorporation a entraîné une modification essentielle de l’invention car l’obtention de la propriété d’être dépourvue de caractère cancérigène est due uniquement dans le brevet délivré aux proportions TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ et plus au diamètre des fibres. Elles ajoutent que ce qui était présenté dans la demande comme de nature à diminuer la cancérogénicité et maintenant présentée comme de nature à l’augmenter.

Les sociétés Isover et Isover GH font valoir en réponse que ces affirmations ne sont pas démontrées et que la modification est intervenue devant la division d’opposition qui l’a acceptée comme étant conforme à l’article 123 de la CBE, que l’OEB a relevé que la caractéristique relative aux proportions de TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ est indépendante de la restriction supplémentaire de diamètre moyen < à 1.0 µm et que par ailleurs, la demande de brevet d’une part introduit bien une distinction entre la composition et le diamètre des fibres et d’autre part mentionne que c’est la composition de la revendication 3 qui est importante pour réduire le taux de tumeurs, l’homme du métier est de ce fait conscient que la composition et la finesse sont deux paramètres qu’il peut faire varier de manière totalement indépendante.

Ceci étant exposé, la composition prévue dans la revendication 3 a en effet été intégrée dans la revendication 1 sans que ne soit reprise la caractéristique relative au diamètre moyen des fibres < 1.0 µm.

Or, dans la demande de brevet, l’action cancérigène serait due à l’action combinée de deux facteurs (page 2 lignes 28 à 30) la forme fibreuse et la persistance.

La persistance dans les poumons dépend de la composition et de la dimension des poussières fibreuses. La persistance est d’autant plus longue que la stabilité chimique est plus forte et que le diamètre géométrique des fibres est plus grand ( Page 2 lignes 37 à 41).

Il s’ensuit que l’objet du brevet a profondément changé les caractéristiques présentées comme essentielles.

En effet, selon le brevet (paragraphe 9) les propriétés cancérigènes sont fonctions de deux facteurs combinés : le transport, qui dépend de la taille et du diamètre, et la solubilité des fibres alors que rien dans le brevet ne suggérait que la caractéristique essentielle résiderait dans la teneur particulière en TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ ajoutée à la revendication 1, indépendamment de la teneur en AI₂O₃, B₂O₃, CaO et Na₂O de la revendication 2, ni que la teneur particulière de ces dernières proportions serait un facteur aggravant le potentiel cancérigène.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Isover et Isover GH l’homme du métier ne pouvait comprendre qu’il existait une décorélation dans la demande de brevet entre la composition et le diamètre médian des fibres et qu’il n’était en rien incité à combiner la combinaison des fibres et leur diamètre.

Sur la modification du mode d’appréciation du taux de tumeur

Selon les sociétés Isover et Isover GH la modification de l’expression « après instillation intrapéritonéale » par l’expression « après instillation intratrachéale » répond à la nécessité de rectifier une erreur matérielle.

Cependant les exemples d’évaluation du taux de tumeur présentés par le brevet correspondent à une injection intrapéritonéale qui est d’ailleurs le mode usuel d’appréciation de celui-ci, selon les experts précités, de sorte que le brevet n’enseigne pas le mode d’appréciation du taux de tumeur.

Sur la référence au diamètre des fibres

Le brevet européen opposé concerne l’utilisation des fibres de verre ayant un diamètre inférieur à 8 µm alors que la demande telle que déposée se rapportait à des fibres de verre ayant un diamètre moyen inférieur à 8 µm.

Les sociétés Isover et Isover GH font valoir que l’homme du métier soucieux de donner un sens au brevet cernera d’emblée qu’il n’y a pas de différence sur le fond entre les deux formulations et précisent que ce qui importait c’était le changement de catégorie de revendication de produit à une revendication d’utilisation alors que ce qui est important c’est la composition des fibres.

Elles ajoutent que s’agissant d’une population de fibres celles-ci ont nécessairement un diamètre irrégulier et que selon la description du brevet et ses illustrations la distribution des diamètres est large et l’on parle clairement d’un diamètre médian.

Cependant selon les caractéristiques du brevet les fibres, ne doivent pas présenter un diamètre supérieur à 8 µm, ce qui est illustré dans la figure 3 du brevet alors que dans la demande il ne s’agit que d’une moyenne, de sorte qu’il y a eu une modification de l’objet du brevet au-delà de la demande, le diamètre combiné à la composition, constituant une invention nouvelle ou, à défaut, une incohérence entre la revendication 1 et la description et les dessins, et donc, une incertitude sur la portée du brevet et une insuffisance dans la description.

Sur la modification du mode de calcul du pourcentage de fibres ayant un diamètre inférieur à 3 µm

Dans la demande originaire la revendication 1 portait notamment sur des fibres de verre ... caractérisées par des fibres présentant un diamètre moyen inférieur à 8 µm, de préférence inférieur à 3 µm et plus de 10% avec un diamètre inférieur à 3 µm.

Dans le brevet délivré seules les fibres dont le diamètre est inférieur à 8 µm sont prises en considération et plus de 10% d’entre elles doivent être caractérisées par leur diamètre inférieur à 3 µm de sorte que la proportion de fibres prise en compte a été modifiée et l’objet du brevet a été étendu.

Ajout de la revendication 3

La revendication 3 a été rédigée comme suit, suite à l’opposition : Utilisation de fibres de verre selon les revendications 1et 2, ayant une longueur intérieure à 200 µm.

Les sociétés Knauf soutiennent que la demande de brevet ne contenait pas de précision concernant la longueur des fibres de verre revendiquées de sorte qu’il y a eu extension de l’objet du brevet.

Cependant cette caractéristique est visible aux figures 2 à 4 de la demande initiale et était donc comprise dans la demande initiale.

Il ressort de l’ensemble de ces développements qu’il existe une insuffisance de description du brevet et qu’il y a eu une extension de la portée du brevet.

Il convient en conséquence, réformant le jugement de prononcer la nullité du brevet EP n° 0 399 320 B2 dont est titulaire la société Isover G+H pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande initiale et défaut de description.

Sur les autres demandes

En l’absence de titre opposable les demandes de contrefaçon et les demandes subséquentes ne sont pas fondées et doivent être rejetées. L’équité commande d’allouer aux sociétés Knauf la somme de 150.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et de rejeter la demande formée à ce titre par les sociétés intimées. Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge in solidum des sociétés intimées qui succombent et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cet arrêt a également été commenté par Maître Schmitt (ici).

Cour d’appel de Paris, 16 mai 2014 ; Knauf Insulation c. Saint-Gobain Isover