Un quart d’heure avant sa mort …

… il était encore en vie. Cette célèbre lapalissade s’applique aussi aux brevets, comme le montre le litige qui fait l’objet de notre billet du jour.

Les sociétés France Télécom, TDF, Koninklijke Philips Electronics (« Philips ») et l’Institut für Rundfunktechnik (« IFR »), sont copropriétaires du brevet EP 0 402 973 (EP ‘973) concernant un système de transmission numérique.

La société IFR est seule propriétaire du brevet EP 0 568 532 (EP ‘532) concernant un procédé pour transmettre des signaux audio numérisés codés par blocs, à l’aide de facteurs d’échelle.

Les technologies brevetées sont utilisées dans une norme de compression MPEG. 

Les titulaires des deux brevets ont concédé à la société Audio MPEG une licence exclusive sur ce brevet ; la société itialienne Società Italiana per lo Sviluppo dell’Elettronica (« Sisvel ») bénéficie d’une sous-licence exclusive pour tous les territoires couverts par le brevet hors États-Unis.

Les deux titres ont expiré en mai 2010 et juin 2011.

Les titulaires ont fait procéder à des saisies-contrefaçon les 24 et 24 mai 2011, dans les locaux de la société Electro Dépôt France (ci-après « Electro Dépôt ») et dans les locaux d’un tiers où cette société entreposait certains produits, puis, par acte du 31 mai 2011, ils ont fait assigner la société Electro Dépôt devant le juge des référés aux fins de voir interdire à cette société de fabriquer, importer etc. des dispositifs couverts par la norme, et ordonner la communication de tous documents ou informations permettant de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution de ces dispositifs (notamment des dispositifs dits « DVB » ou « TNT ») et ordonner le retrait des produits déjà vendus des réseaux de distribution.

Par ordonnance du 28 juin 2011, le juge des référés du TGI de Paris a notamment déclaré les titulaires du brevet EP ‘973 (échu) irrecevables à agir sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, dit que l’apposition des mentions « DVB » et « TNT » sur les produits litigieux constituait une contrefaçon vraisemblable du brevet EP ‘532, a ordonné la communication – sous astreinte – de tous documents ou informations détenues par la société Electro Dépôt afin de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution, et a condamné la société Electro Dépôt à payer à la titulaire et aux licenciées du brevet EP ‘532 une somme de 100 k€ à titre de dommages et intérêts provisionnels.

La société Electro Dépôt a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 13 décembre 2012, la Cour d’appel de Paris a, entre autres, déclaré recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisies-contrefaçon et a rétracté celles-ci. La Cour a également déclaré les titulaires du brevet EP ‘973 recevables à agir en contrefaçon et a condamné la société Electro Dépôt à payer à ceux-ci une somme provisionnelle de 50 k€. Selon la Cour, le seul fait de mentionner la norme sur les produits en vente suffisait pour établir la contrefaçon ; il n’y avait donc pas besoin des procès-verbaux de saisie-contrefaçon à cet égard.

Les titulaires et leurs licenciées ont formé un pourvoi en cassation ; la société Electro Dépôt a formé un pourvoi incident.

Voici un extrait de l’arrêt de la Chambre commerciale du 21 octobre 2014 :

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel recevables à agir, sur le fondement du brevet EP ‘973, pour les actes de contrefaçon antérieurs au 29 mai 2010 alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut être saisi, sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, que lorsqu’il est nécessaire de prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou d’empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, ce qui suppose soit que la commission de la contrefaçon est imminente soit qu’elle se poursuit à la date à laquelle le juge est saisi ; que, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité des mesures en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, prévu par la directive CE n° 2004/48 du 29 avril 2004, à la lumière de laquelle l’article L 615-3 CPI doit être appliqué, aucune mesure ne peut être prise en référé sur le fondement d’un brevet expiré à la date où le juge a été saisi, les actes argués de contrefaçon étant nécessairement antérieurs à cette saisine ; qu’ayant constaté que le brevet EP ‘973, échu depuis le 29 mai 2010, était expiré à la date de l’acte introductif de l’instance en référé, de sorte que les actes argués de contrefaçon étaient antérieurs à cette date, la cour d’appel ne pouvait déclarer les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel recevables à agir en référé sur le fondement de ce brevet sans violer l’article L 615-3 CPI tel qu’il doit être appliqué à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 ;

Mais attendu que, dès lors qu’au jour où le premier juge a statué, l’action n’était pas prescrite, l’arrêt retient exactement que les titulaires des droits conférés par le brevet EP ‘973, échu depuis le 29 mai 2010, sont recevables à former en référé une demande de provision en réparation de leur préjudice non sérieusement contestable causé par des actes argués de contrefaçon antérieurs à l’expiration du titre et à mettre en œuvre le droit d’information devant leur permettre d’évaluer ledit préjudice ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi [incident]

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel recevables à agir sur le fondement du brevet EP ‘532 alors, selon le moyen, que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Electro dépôt, qui rappelait que, en application des articles L 615-2 et L 615-3 CPI, seule peut agir en référé une personne ayant qualité pour agir en contrefaçon et que seuls peuvent agir en contrefaçon le propriétaire du brevet et, sous certaines conditions, le titulaire d’un droit exclusif d’exploitation, faisait valoir que les sociétés Audio MPEG et Sisvel, qui bénéficient, non d’un droit exclusif d’exploitation, mais seulement d’un droit exclusif de concéder des licences non exclusives à des tiers, étaient irrecevables à agir ; qu’elle faisait valoir en outre que, le droit à percevoir des dommages ayant été concédé à titre exclusif à la société Sisvel, la société IFR était elle-même irrecevable à agir ; que faute d’avoir répondu à ces conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 CPC ;

Mais attendu que l’arrêt constate, par motifs adoptés, que la société IFR est titulaire du brevet EP ‘532 et que la société Audio MPEG est titulaire d’une licence exclusive sur ce brevet dont elle a concédé une sous-licence à la société Sisvel, laquelle délivre des licences obligatoires aux fabricants de produits numériques mettant en œuvre la norme ; qu’en l’état de ces constatations, dont il résulte qu’en application des dispositions combinées des articles L 615-2 , alinéas 1 et 5, et L 615-3 CPI, ces trois sociétés étaient recevables à agir en référé pour obtenir une provision en réparation de leurs préjudices respectifs, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi [incident]

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de dire que l’apposition des mentions DVB et TNT sur les produits litigieux constituait une contrefaçon vraisemblable du brevet EP ‘532, inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/IEC 11172-3 par mise en œuvre de la revendication 1, ordonner à la société Electro dépôt de communiquer les documents comptables indiquant l’étendue des actes de contrefaçon du brevet EP ‘532, étendre à l’ensemble des sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel le droit à communication des documents ou informations détenus par la société Electro dépôt et condamner cette société à payer les sommes de 100 k€ à valoir sur le préjudice subi jusqu’à la date d’expiration du brevet EP ‘532 et de 50 k€, à valoir sur le préjudice subi jusqu’à la date d’expiration du brevet EP ‘973, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut être saisi, sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, que lorsqu’il est nécessaire de prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou d’empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, ce qui suppose soit que la commission de la contrefaçon est imminente, soit qu’elle se poursuit à la date à laquelle le juge statue ; que, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, prévu par la directive (CE) n°2004/48 du 29 avril 2004, à la lumière de laquelle l’article L 615-3 CPI doit être appliqué, aucune mesure ne peut être prise en référé sur le fondement d’un brevet expiré à la date où le juge statue, les actes argués de contrefaçon étant nécessairement antérieurs à cette date ; qu’ayant constaté que les brevets EP ‘532 et EP ‘973 avaient cessé de produire leurs effets à la date à laquelle le premier juge avait statué, la cour d’appel ne pouvait, sur le fondement de brevets expirés, ordonner à la société Electro dépôt de produire les documents indiquant l’étendue des actes de contrefaçon de ces deux brevets ni la condamner au paiement d’une provision à valoir sur le préjudice subi jusqu’à la date de leur expiration sans excéder ses pouvoirs, en violation de l’article L 615-3 CPI tel qu’il doit être appliqué à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 ;

Mais attendu que, dès lors qu’au jour où le premier juge a statué, l’action engagée sur le fondement des brevets EP ‘973 et EP ‘532, expirés respectivement le 29 mai 2010 et le 27 juin 2011, n’était pas prescrite, c’est sans méconnaître le principe de proportionnalité que la cour d’appel a alloué des provisions, à valoir sur la réparation des préjudices respectifs non sérieusement contestables causés par les actes argués de contrefaçon antérieurs à l’expiration des brevets, aux titulaires des droits conférés par ces derniers et a accueilli leurs demandes formées au titre du droit d’information devant leur permettre d’évaluer ces préjudices ; que le moyen n’est pas fondé ;

  

Et sur le quatrième moyen du même pourvoi [incident]

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de décider que l’apposition des mentions DVB et TNT sur les produits litigieux constituait une contrefaçon vraisemblable du brevet EP ‘532, inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/IEC 11172-3 par mise en œuvre de la revendication 1, rejeter les demandes de la société Electro dépôt tendant à la communication du dossier d’examen du brevet EP ‘532 devant l’OEB et les pièces saisies dans le cadre des saisies-contrefaçons des 23 et 24 mai 2011, ordonner la communication à l’égard des sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel, ordonner à la société Electro dépôt de communiquer les documents comptables indiquant l’étendue des actes de contrefaçon et condamner cette société à payer les sommes de 100 k€ et de 50 k€ à titre de dommages-intérêts provisionnels alors, selon le moyen :

1°/ que saisie en référé sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ; que pour se prononcer sur la vraisemblance de l’atteinte aux droits du demandeur, il appartient à la juridiction des référés d’apprécier tant la vraisemblance de la contrefaçon que la vraisemblance de la validité du brevet lorsque cette validité est contestée ; que la cour d’appel a considéré au contraire que la loi subordonnait les mesures prévues par l’article L 615-3 CPI au seul caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits protégés et non à la vraisemblance de la validité du brevet, que seule la nullité manifeste du titre pouvait rendre non vraisemblable l’atteinte à ces droits et, par adoption des motifs de l’ordonnance, qu’aucun des moyens de nullité du brevet ne présentait un caractère d’évidence ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel à laquelle il incombait d’apprécier la vraisemblance de la validité du brevet, ce qui impliquait qu’elle se prononce sur le caractère sérieux, et non seulement sur l’évidence, des moyens de nullité invoqués, a violé l’article L 615-3 CPI, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007 dont les dispositions doivent être appliquées à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle ;

  

2°/ que les mesures provisoires et conservatoires prévues par l’article L 615-3 CPI, issu de la loi du 29 octobre 2007, ayant transposé en droit français la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004, à la lumière de laquelle le droit français doit être appliqué, doivent être édictées dans le respect des droits de la défense ; que cela implique le droit pour la société contre laquelle de telles mesures sont demandées en référé, notamment la communication d’informations commerciales et la condamnation au paiement d’une provision, de solliciter la communication de tous les documents, en possession du demandeur, propres à étayer ses moyens relatifs à la nullité du brevet qui lui est opposé ; qu’en refusant à la société Electro dépôt le droit d’obtenir la communication du dossier d’examen devant l’OEB du brevet EP ‘532, dossier dont elle soutenait que la communication était nécessaire à l’examen du moyen de nullité du brevet tiré de l’extension du brevet au-delà du contenu d’origine, la cour d’appel a violé les articles L 615-3 CPI tel qu’il doit être appliqué à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que dans ses conclusions signifiées le 30 avril 2012, la société Electro dépôt faisait valoir que la communication du dossier d’examen devant l’OEB du brevet EP ‘532 était nécessaire à l’examen du moyen de nullité du brevet tiré de l’extension du brevet au-delà du contenu d’origine ; qu’en énonçant que la société Electro dépôt « ne justifiait pas » avoir eu besoin de ce document pour préparer sa défense, la cour d’appel a méconnu les termes du litige tels qu’ils étaient fixés par ces conclusions en violation de l’article 4 CPC ;

4°/ que lorsque le brevet a pour objet un procédé d’obtention d’un produit, si le tribunal peut ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté et si, faute pour le défendeur d’apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté, c’est à la condition que le produit obtenu par le procédé breveté soit nouveau et que la probabilité soit grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté alors que le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a en fait été utilisé ; que pour retenir la vraisemblance de la contrefaçon alléguée, même en l’absence d’expertise sur les produits saisis, la cour d’appel a considéré que le seul fait d’afficher sur les emballages des produits ou sur les fiches techniques ou publicitaires des produits les mentions DVB ou TNT valait reconnaissance de la mise en oeuvre de la revendication 1 du brevet EP ‘532, revendiquant un procédé d’obtention d’un produit constitué par un signal compressé, de sorte qu’il appartenait à la société Electro dépôt de démontrer que ces produits mettaient en oeuvre une autre solution de compression des fichiers audio ; qu’en faisant ainsi application, sous le rapport de la vraisemblance de l’atteinte aux droits protégés par le brevet, de la présomption prévue par l’article L 615-5-1 CPI, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que le signal compressé n’était pas nouveau et que le titulaire du brevet n’avait fait aucun effort pour déterminer quel procédé avait en fait été utilisé, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 615-5-1 et L 615-3 CPI ;

Mais attendu que l’arrêt relève, d’abord, par motifs propres et adoptés, que la société Electro Dépôt a été en mesure d’opposer la nullité du brevet EP ‘532 et de préparer sa défense, au stade du référé, sans disposer du dossier d’examen préliminaire devant l’OEB ; qu’il retient, ensuite, sur la nullité alléguée pour extension du brevet au-delà de la demande, par motifs adoptés, que tant la caractéristique f que la caractéristique g sont décrites, qu’en effet, les différences formées à l’étape a) sont classées en plus de deux classes puisque cinq classes, I1, I2, I3, I4 et I5, sont proposées comme exemples dans le brevet pour comprendre le mécanisme permettant de répartir les différences possibles selon un tableau prévoyant un certain nombre, au moins cinq, de deltas et qu’en ce qui concerne la caractéristique g, plusieurs exemples sont donnés tant pour les facteurs d’échelle croissants que décroissants, même s’il est indiqué que les facteurs d’échelle croissants doivent être indiqués de façon plus précise que les facteurs d’échelle décroissants, que l’exemple chiffré concerne deux cas, l’un avec un facteur d’échelle décroissant et l’autre, avec uniquement des facteurs croissants ; qu’il relève encore, sur la nullité invoquée pour défaut d’activité inventive, que le fait de grouper les différences formées à l’étape a) décrite dans le préambule de la revendication 1 en plus de deux classes de valeurs puis de faire un choix supplémentaire dans les facteurs d’échelle décrits à l’étape c) selon une distinction provenant des variations « psycho-acoustiquement » déterminantes dans les facteurs d’échelle, ne résulte pas de l’art antérieur décrit dans le brevet, et que la société Electro dépôt ne rapporte pas la preuve que l’homme du métier avait dans ses connaissances générales les éléments qui amenaient nécessairement à cette solution ; que l’arrêt constate, enfin, par motifs propres et adoptés, que, peu important l’absence d’expertise des produits saisis et sauf à démontrer que ces produits mettraient en œuvre une autre solution de compression des fichiers audio en couche II permettant la compatibilité avec tous les appareils audio, le seul fait d’afficher sur les emballages des produits les mentions DVB ou TNT vaut reconnaissance de la mise en œuvre de la revendication 1 du brevet EP ‘532 et en constitue une contrefaçon vraisemblable ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le brevet EP ‘532 ne se heurtait, à ce stade, à aucune cause sérieuse d’annulation et que les sociétés IFR, Audio MPEG et Sisvel justifiaient de la contrefaçon vraisemblable de ce brevet, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par la première branche, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Vu les articles 15 et 16 CPC, ensemble l’article L 615-5 CPI ;

Attendu que pour écarter des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 23 et 24 mai 2011, l’arrêt retient que les produits saisis, que les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel ont refusé de communiquer, en font partie intégrante ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le demandeur à des mesures provisoires par voie de référé, à qui incombe la charge d’apporter les éléments de preuve raisonnablement accessibles rendant vraisemblable l’atteinte à ses droits ou l’imminence d’une telle atteinte, n’est pas tenu, quand il n’entend se prévaloir que de la description effectuée par l’huissier instrumentaire, de communiquer, outre le procès-verbal de saisie-contrefaçon, les produits saisis réellement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi

Vu les articles 7 et 16 CPC ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon, l’arrêt relève qu’il résulte des notes d’audience du 22 juin 2011 que la société Electro dépôt avait formé cette demande et retient que celle-ci n’était donc pas nouvelle en cause d’appel ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas des documents de la procédure que cette pièce, transmise directement par le greffier du TGI, a été soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du même pourvoi

Vu les articles L 615-3 et L 615-5 CPI, ensemble les articles 496 et 497 CPC ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon rendues sur requête le 20 mai 2011 et rétracter lesdites ordonnances, l’arrêt retient que le magistrat référent de la chambre chargée des affaires de propriété intellectuelle a reçu délégation, selon ordonnance du président du TGI de Paris du 16 décembre 2010, pour statuer sur les procédures de référé engagées sur le fondement des articles L 613-3, L 615-3 et L 615-5-2 CPI et sur les requêtes autorisant les saisies-contrefaçons, de sorte que ce juge, saisi en référé, a le pouvoir de statuer sur la demande de rétractation ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête relève de la compétence exclusive du juge qui l’a rendue, saisi comme en matière de référé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, …

Rejette le pourvoi incident ; …

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a écarté des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 23 et 24 mai 2011, déclaré recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon rendues sur requête le 20 mai 2011 et rétracté lesdites ordonnances, l’arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; …

Disponible sur Légifrance.

Cour de cassation, chambre commerciale, 21 octobre 2014 ;

France Télécom et al c. Electro Dépôt

(New)mat

Certes, la guerre entre Newmat et Normalu n’est pas terminée, mais l'épuisement guette les guerriers ...

La société Newmat est titulaire du brevet EP 1 180186 qui concerne un matériau polymère en feuilles.

Elle exploite ce brevet dans un produit commercialisé sous le nom « New Acoustic », qui est utilisé, par exemple, pour moduler l’absorption acoustique de plafonds.

Une salle américaine équipée de New Acoustic

Ayant eu connaissance que la société Normalu fabriquerait et offrirait à la vente une toile pour la réalisation de plafonds tendus, toile qui reproduirait les revendications de sa demande de brevet, la société Newmat a fait procéder, en décembre 2002  à deux saisies-contrefaçon dans des locaux de la société Normalu, puis elle a assigné les sociétés Normalu et Kaefer.

Le 9 septembre 2003, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la délivrance du brevet européen.

La publication de la mention de la délivrance du brevet européen a eu lieu en janvier 2005.

La société Kaefer a formé une opposition, suite à laquelle le brevet a été maintenu sous forme modifiée, en décembre 2008. Il n’y a pas eu de recours.

La revendication 1 de ce brevet tel que maintenu par la division d’opposition est rédigée comme suit :

Matériau (1) polymère en feuille souple, d’épaisseur (e1) inférieure à un demi-millimètre, pour la réalisation de structures tendues telles que notamment des faux plafonds, caractérisé en ce qu’il comporte des micro-reliefs s’étendant sur une hauteur (h) de quelques microns à 100 microns, micro-reliefs (2) formés par repoussage de la matière constitutive du matériau (1) qui présente ainsi un coefficient d’absorption acoustique plus élevé que le même matériau dépourvu desdits reliefs, les microreliefs étant obtenus par une étape d’aiguilletage, repoussant localement la matière constitutive de la feuille, selon un motif prédéterminé, jusqu’à sa microperforation, l’étape d’aiguilletage étant conduite alors que la feuille de matériau est placée sous une tension de l’ordre de celle de son utilisation final dans une structure tendue. (la partie soulignée a été ajoutée en opposition).

En mars 2009, la société Newmat a demandé de voir constater l'extinction de la cause ayant justifié la décision de sursis à statuer et s’est désistée à l’encontre de la société Kaefer. La société Normalu a fait valoir que l’instance était périmée depuis juin 2007.

Dans son ordonnance en date du 18 novembre 2009, le juge de la mise en état a déclaré périmée l’instance.

La société Newmat, qui a de la suite dans les idées, a fait pratiquer une nouvelle saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Normalu, le 21 juillet 2011.

Puis, le 12 août 2012, elle a fait assigner la société Normalu devant le TGI de Paris sur le fondement de la contrefaçon des revendications n° 1 et 3 à 9 de son brevet. Elle invoque notamment la fabrication et la vente du produit commercialisé sous le nom « Les Acoustics ».

Feuille « Les Acoustics »

La société Normalu a formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.

Dans son jugement rendu le 25 novembre 2014, le tribunal a validé la saisie-contrefaçon :

Le 21 juillet 2011, l’huissier de justice a procédé à la signification de la requête en saisie-contrefaçon et de l’ordonnance du 18 juillet 2011, à la personne de Karine B., habilitée à recevoir l’acte puis il a réalisé les opérations de saisie-contrefaçon, en présence d’Amandine L., directrice opérationnelle. Le procès-verbal de saisie ne comporte pas d’indication sur l’heure de début de la saisie de telle sorte qu’il n’est pas possible de connaître précisément le temps s’étant écoulé entre la signification des actes et le commencement des opérations de saisie.

Néanmoins, l’existence d’un tel délai peut se déduire des circonstances de l’espèce. Or, l’intervention de la directrice opérationnelle après que les actes eurent été remis à la personne habilitée à les recevoir, permet de considérer que la société défenderesse a été en mesure de prendre connaissance de la mission conférée à l’huissier de justice et de confier à la personne compétente la charge de le recevoir et de répondre à ses demandes, de manière pertinente. Il convient au surplus de relever que la saisie s’est déroulée sans aucun incident et dans le respect des dispositions de l’ordonnance présidentielle.

Ainsi, la société Normalu ne justifie d’aucun grief susceptible d’entraîner l’annulation des opérations de saisie.

Le tribunal  a débouté la défenderesse de ses demandes en nullité du brevet. L’attaque en activité inventive ayant été basée sur un art antérieur au sens de l’article 54(3) de la CBE, elle a été repoussée sans grande difficulté. L’attaque basée sur l’insuffisance de description n’a pas fait long feu non plus.

Ensuite, le tribunal s’est penché sur la question de la contrefaçon :

La société Normalu conteste l’existence d’une contrefaçon en faisant valoir que la toile constituant ses produits « Acoustics » argués de contrefaçon, ne subit pas une tension proche de celle supportée lors de son utilisation finale, au cours de la phase d’aiguilletage.

La société demanderesse verse aux débats un rapport d’expertise technique établi à sa demande par l’Institut français du textile et de l'habillement (IFTH), le 10 juin 2012. Cet organisme a examiné des échantillons de films enduits perforés A10, A20 et A30 appartenant à la gamme « acoustics » de la marque Barrisol placés sous scellés par l’huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon. Il a conclu à la présence sur ces trois références, des caractéristiques suivantes :

• une épaisseur inférieure à un demi-millimètre des films enduits,
• la présence de micro-reliefs provoqués par un reflux localisé de l’enduction dont la hauteur a pu être mesurée entre 5et 35 microns,
• des profils de perforation allongés provoqués très probablement par des tensions des films enduits à l’opération de micro-perforations qui conduit à supposer l’emploi fort probable de la technologie de l’aiguilletage.

Néanmoins, l’expertise réalisée à la demande de la société Newmat dans les locaux de la société Bickel, sous-traitante de la société Normalu, sur décision de la juridiction allemande compétente, a décrit le fonctionnement de la machine permettant l’aiguilletage. Il est ainsi apparu que, sur cette machine de fabrication maison, la feuille à aiguilleter était chargée à l’entrée de la machine puis passée à la main à travers la machine pour être fixée de l’autre côté sur un dispositif d’enroulement. Celui-ci entraîne la feuille à travers la machine et l’enroule sur un mandrin. Seuls les rouleaux d’entraînement peuvent être réglés sur le pupitre de commande.

L’expert a pu observer que, sur la machine qui était en marche, le dévideur tournait librement sans frein et que la tension exercée était celle provoquée par la résistance de déroulement du dévideur, cette résistance étant considérée comme négligeable, car le dérouleur pouvait être tourné à la main.

L’expert a constaté qu’on ne parlait pas de tension de la feuille, car elle ne peut être réglée sur la machine et il n’a trouvé aucun document permettant de retenir l’existence d’une mise sous tension.

Il a ensuite procédé à un essai avec une bobine de film apportée par les avocats ; il a constaté que le dévideur tournait librement et n’a pu observer ni mesurer aucune tension continue du lé sur l’ensemble du processus. Il a seulement constaté qu’en aval du cylindre à aiguilles, la feuille était soumise à une tension qu’il considère comme presque négligeable, pour éviter que la feuille ne s’enroule autour du cylindre à aiguilles. Il a relevé qu’on pouvait sans problème, d’un seul doigt, soulever ou abaisser la feuille dans la machine d’au moins 50 mm au cours de l’aiguilletage, ce qui lui permet de conclure que la feuille n’est pas tendue sur la machine.

L’expert a donc conclu que l’existence d’une tension de la feuille de l’ordre de celle subie lors de l’utilisation finale ne pouvait être confirmée.

La société Newmat relève, néanmoins, que la largeur de la toile est réduite après la réalisation de l’aiguilletage, ce qui serait la preuve d’un allongement axial du fait d’une mise sous tension exercée sur la toile dans le sens de son déroulement. Elle verse aux débats un calcul de l’étirement que doit subir la toile pour aboutir à la contraction de 21 mm, constatée lors de l’expertise, en vue de démontrer que l’étirement subi correspond à celui supporté lors de l’utilisation finale ; cependant, l’expert attribue cette contraction de la toile au chauffage du cylindre à aiguilles, la feuille se rétractant lors du refroidissement.

Par ailleurs, le fait que l’aiguilletage soit réalisé sur une machine de fabrication maison par un opérateur expérimenté est de nature à expliquer l’absence de spécifications et documents de référence.

Il ressort ainsi de ce rapport que les diligences de l’expert n’ont pas permis de mettre en évidence la caractéristique de la tension incluse dans la revendication n° 1 du brevet, telle qu’elle a été modifiée à la suite de la procédure d’opposition devant l’OEB.

La société Newmat à titre subsidiaire sollicite la mise en œuvre des dispositions de l’article L 615-5-1 CPI. Cependant, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions alors que les opérations d’expertise réalisées en Allemagne chez le sous-traitant de la société Normalu, ont permis à la société demanderesse de prendre connaissance des conditions dans lesquelles l’aiguilletage de la toile était réalisé.

Il y a donc lieu de constater que la société Newmat échoue à apporter la preuve de la contrefaçon de la revendication n° 1 de son brevet, ainsi que des revendications n° 3 à 8, toutes dépendantes de la revendication n° 1. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de la contrefaçon de la revendication n°9 relative à un sous-plafond, en l’absence de toute constatation sur ce sujet dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon.

L’ensemble des demandes de la société Newmat doit donc être rejeté.

Le tribunal se contente d’allouer à la société Normalu la somme de 20 k€ au titre de l’article 700 CPC.

Somme toute, les quelques milliers d’euros qu’a coûtés l’opposition qui a obligé Newmat à introduire les caractéristiques relatives à la tension ont été bien investis.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 25 septembre 2014 ; Newmat c. Normalu

Histoire d’eau

La société Aqua Invest est copropriétaire de deux brevets européens :

• EP 1 157 179 concernant un panneau souple submersible pour bassins constitué d’éléments modulaire creux allongés ; et

• EP 1 205 615 concernant un dispositif de guidage vertical pour de tels panneaux souples submersibles

La société Aquaprotec bénéficie d’une licence exclusive pour la construction, la vente et la distribution des installations couvertes par les brevets sur le territoire de l’Union européenne. Elle commercialise ses produits sous la marque « Poolover ».

En novembre 2008, la société Aquaprotec a fait dresser un constat d’huissier sur le sur le stand de la société Aqua Fermetures au salon « Piscine 2008 » à Lyon.

Le 3 février 2009, la société Aqua Invest a fait assigner la société Aqua Fermetures devant le TGI Bordeaux en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Par jugement du 8 mars 2011, le tribunal a annulé le procès-verbal de constat et débouté la société Aqua Invest de l’ensemble de ses demandes et la défenderesse de sa demande en dommages et intérêts.

La société Aqua Invest a interjeté appel. Ce n’était pas forcément une bonne idée, comme le montre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 7 mai 2014.

Avant de demander à votre huissier de procéder à un constat, faites-lui lire cet arrêt, pour qu’il ou elle sache comment il ne faut surtout pas faire.

1. Sur la validité du procès-verbal de constat d’huissier

Considérant que la société Aqua Invest soutient que ce constat a été dressé dans les allées passages du salon et non dans le stand de la société Aqua Fermetures et qu’il est ainsi démontré la validité du procès-verbal de constat ;

Considérant que la société Aqua Fermetures conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de ce procès-verbal en faisant valoir que l’huissier a outrepassé ses droits en pénétrant, en dehors de toute habilitation judiciaire, dans le stand d’exposition qui n’est pas un lieu public et en interrogeant les personnes présentes sur le stand, en prenant des clichés dans un lieu privé et en interprétant les paroles de son représentant légal ;

Considérant ceci exposé, que l’article L 615-5 CPI dispose que la contrefaçon de brevet peut, comme tout fait juridique, être prouvée par tous moyens, y compris en conséquence un procès-verbal de constat d’huissier ;

Considérant toutefois qu’à défaut d’autorisation judiciaire préalable lui permettant de procéder à une saisie-contrefaçon, l’huissier de justice doit rester dans le strict cadre des pouvoirs qu’autorise la rédaction d’un procès-verbal de constat afin que celui-ci ne soit pas assimilé à une saisie-contrefaçon déguisée ;

Considérant qu’ainsi l’huissier ne peut procéder à un constat que depuis un lieu public, et non sur le stand d’un salon dans lequel est offert à la vente le produit litigieux ; qu’il doit respecter l’obligation de discrétion et de réserve garantissant la vie privée de chacun et s’abstenir de réaliser une enquête déguisée sous le couvert d’audition de sachants ; qu’il ne peut être commis que pour procéder à des constatations purement matérielles, et que si la partie adverse souhaite faire des déclarations spontanées, il doit les annexer au procès-verbal et les lui faire signer ;

Considérant qu’en l’espèce il ressort du procès-verbal de constat dressé le 20 novembre 2008 par Mme Nathalie P., clerc habilité de la SCP Z. […], que ce clerc s’est rendu au parc des expositions Eurexpo à Chassieu (69) devant le stand de la société Aqua Fermetures ; qu’en attendant de s’entretenir avec M. Laurent T., responsable de cette société, ce clerc a écouté la conversation privée qu’avait ce dernier avec des visiteurs sur le système de couverture de piscine, objet de la présente instance en contrefaçon de brevets ;

Considérant que ce clerc s’est ensuite entretenu avec Monsieur T., procédant ainsi à une véritable enquête civile sans même retranscrire ses propos mais en se contentant de les résumer en les interprétants ;

Considérant enfin que ce clerc a procédé à plusieurs photographies du système de couverture présenté sur le stand dont il ressort qu’il n’a pu prendre ces photographies qu’en pénétrant sur le dit stand, en particulier pour les photographies en gros plan n° 3 et 4 de la marque et les photographies rapprochées du système n° 5 et 6, nonobstant les termes de la lettre de cette étude d’huissier en date du 14 mars 2011, au demeurant signée notamment par l’huissier de justice qui n’était pas personnellement présent, qui se contente de renvoyer au procès-verbal de constat (« je vous confirme que, comme indiqué dans le procès-verbal, … »), lequel ne précise cependant pas que ces photographies auraient été prises depuis les allées du salon ;

Considérant qu’au vu de ces dépassements de pouvoirs caractérisés, c’est à juste titre que les premiers juges ont annulé ce procès-verbal de constat et l’ont écarté des débats ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

2. Sur la contrefaçon

Vu le sort du constat d’huissier, il se pose bien sûr la question de la preuve de la contrefaçon alléguée. Mais notre breveté a trouvé une solution originale à ce problème :

Considérant que le brevet européen EP 1 157 179 décrit un panneau souple submersible pour bassin comprenant des éléments modulaires creux allongés assemblés entre eux comportant à une extrémité une ouverture de mise en eau et à leur autre extrémité une ouverture de vidange de l’eau, les dites ouvertures situées sur les côtés avant opposés du panneau étant reliées directement ou indirectement à un tube distributeur ;

Considérant que le brevet européen EP 1 205 615 décrit un dispositif de guidage vertical d’un panneau souple submersible pour bassin comprenant des éléments modulaires creux allongés assemblés entre eux comportant à une extrémité une ouverture de mise en eau et à leur autre extrémité une ouverture de vidange de l’eau, les dites ouvertures situées sur les côtés avant opposés du panneau étant reliées à un moyen distributeur de gaz comprimé ;

Considérant que la société Aqua Invest fait valoir que la preuve de la contrefaçon d’un brevet peut être faite par tous moyens et produit les attestations de M. Georges R., ingénieur comprenant et connaissant les produits et brevets en litige et de Mme Béatrice H., inventeur et déposante desdits brevets, connaissant parfaitement le contenu des revendications 1 de ces brevets ;

Qu’elle soutient que Mme Béatrice H. ayant vendu ses parts, est un tiers qui n’a aucune raison d’orienter son témoignage dans un sens ou dans l’autre ;

Que la société Aqua Invest soutient que le produit offert en vente au salon mondial de la piscine est dans le domaine technique du brevet EP 1 205 615 défini par le préambule de la revendication 1 et qu’il y a contrefaçon par reprise des caractéristiques de la partie caractérisante de cette revendication ; qu’il en est de même pour le brevet EP 1 157 179 ;

Considérant que la société Aqua Fermetures réplique que l’attestation de Mme Béatrice H. n’est pas impartiale, outre ses inexactitudes et ses incohérences, et est de pure complaisance ;

Qu’elle ajoute que l’attestation de M. Georges R. est insuffisante, aucune précision n’étant donnée sur ses liens avec la société Aqua Invest, et ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon ;

Qu’en tout état de cause elle conteste toute contrefaçon, sa couverture ne relevant pas du même domaine technique que celui de la société Aqua Invest ;

Considérant ceci exposé, que pour démontrer la matérialité des actes de contrefaçon de brevets allégués, la société Aqua Invest se réfère en pages 12 à 19 de ses conclusions, au procès-verbal de constat du 20 novembre 2008 et aux photographies qui y sont annexées ; que cette pièce et ces photographies ne peuvent cependant pas être retenues comme éléments de preuve du fait de l’annulation de ce procès-verbal ;

Considérant qu’en ce qui concerne les autres éléments de preuve versés aux débats, il apparaît que devant la cour la société Aqua Invest ne fait plus état de l’attestation de M. Fabien H. que les premiers juges ont écarté à juste titre au motif qu’en sa qualité de nouveau copropriétaire des brevets en cause, sa partialité est évidente ;

Considérant que Mme Béatrice H., ancienne copropriétaire des brevets en cause, est tenue à la garantie d’éviction de l’article 1626 du code civil en tant que cédant de ses droits sur ces brevets ; qu’à ce titre elle ne peut être considérée comme tout à fait impartiale ; qu’au demeurant cette attestation ne porte que sur les négociations entamées par M. Laurent T. en vue de l’acquisition de ses parts sur ces brevets et ne contient aucun élément relatif à la preuve d’une quelconque contrefaçon des brevets en cause ; que c’est donc également à juste titre que les premiers juges ont écarté cette attestation ;

Considérant que c’est aussi à juste titre que les premiers juges ont dit que le seul témoignage de M. Georges R. était insuffisant à établir la matérialité d’actes de contrefaçon des brevets en cause ; qu’en effet cette attestation procède par voie d’affirmations (« … la société Aqua Fermetures … a bel et bien copié et imité le produit Poolover. Je trouve par ailleurs que c’est une belle imitation, sur le plan aspect et fonctionnement … »), son descriptif passablement sommaire du système argué de contrefaçon ne démontrant pas avec précision les éléments techniques caractérisant les revendications des deux brevets en cause (« J’ai bien remarqué l’alimentation en a par 2 rails. Les mouvements d’immersion et d’émersion trahissaient bien la copie conforme du fonctionnement de la couverture Poolover du site de Narbonne, Espace liberté ») ;

Considérant enfin que la société Aqua Invest fait état en pages 17 et 18 de ses conclusions de sa pièce n° 22 qui n’est autre qu’une copie d’écran du site Internet du salon Piscine 2008 reproduisant la fiche exposant de la société Aqua Fermetures avec l’adresse de son siège social, l’emplacement de son stand et la description de son activité et des catégories dans lesquelles elle s’exerce ; que ce document ne contient aucun élément prouvant la matérialité des actes de contrefaçon allégués ;

Considérant dès lors qu’en l’absence de toute preuve de la matérialité des actes de contrefaçon de brevets allégués, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Aqua Invest de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de brevets ;

3. Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que la société Aqua Invest soutient que Monsieur T., gérant de la société Aqua Fermetures, a repris les termes du slogan de la société Aquaprotec (« économique - rentable - sécurité – manœuvre aisée – hygiène ») en ne modifiant que le mot d’attaque (« isolant »), en remplaçant certains termes par des synonymes (« sûr », « facile », « propre ») et en ajoutant un mot de déclinaison supplémentaire (« esthétique ») ;

Qu’elle ajoute que la société Aqua Fermetures a précisé que son produit était ‘breveté’ pour se situer dans le sillage de la société Aquaprotec et capter ses clients et que de tels agissements visant à créer un risque de confusion sur l’origine et l’objectif des produits sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires ;

Considérant que la société Aqua Fermetures réplique que les actes de parasitisme allégués n’ont pu être commis, s’ils étaient avérés, qu’au détriment de la société Aquaprotec qui n’est pas dans la cause et que les demandes de la société Aqua Invest en concurrence déloyale et parasitaire sont irrecevables ;

Qu’au surplus elle conteste les accusations de concurrence déloyale et parasitaire ;

Considérant ceci exposé qu’il résulte des termes mêmes des conclusions de la société Aqua Invest que les actes allégués de concurrence déloyale et parasitaire n’ont pu être commis qu’au préjudice de la société Aquaprotec, personne morale distincte qui n’est pas partie à la présente instance ;

Considérant qu’en application du principe de droit selon lequel nul en France ne plaide par procureur, la société Aqua Invest est irrecevable à présenter des demandes pour la société Aquaprotec; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Aqua Invest à ce titre ;

4. Sur la demande reconventionnelle de la société Aqua Fermetures

Considérant que la société Aqua Fermetures est appelante incidente du jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir le manque de sérieux des demandes formulées par la société Aqua Invest qui n’avait pour objectif que de paralyser son développement commercial ;

Qu’elle a ainsi subi un préjudice puisqu’en raison de la présente procédure elle a préféré surseoir à toute commercialisation de son prototype en dépit des frais déjà engagés ; qu’elle a perdu de ce fait le bénéfice de l’avance créative et technologique de son produit ; qu’elle réclame la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que la société Aqua Invest ne présente pas de moyens particuliers en réponse à cette demande reconventionnelle, concluant simplement au débouté de l’ensemble des demandes de la société Aqua Fermetures ;

Considérant qu’il ressort des éléments de la cause que la société Aqua Invest a engagé une action en contrefaçon de brevets téméraire, sans mise en demeure préalable et sur la base d’attestations manifestement inopérantes et d’un simple procès-verbal de constat d’huissier dont la régularité était à l’évidence contestable ; qu’elle a en outre engagé une action en concurrence déloyale et parasitaire manifestement irrecevable puisqu’elle ne pouvait pas en être la victime ;

Considérant que la société Aqua Invest a été clairement informée par le jugement entrepris des motifs de fait et de droit pour lesquels ce procès-verbal de constat a été annulé et pour lesquels elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes tant en contrefaçon qu’en concurrence déloyale et parasitaire ; que cette société a néanmoins persévéré dans ses errements procéduraux en interjetant appel de ce jugement et en se contentant de reprendre devant la cour ses moyens et preuves présentés devant les premiers juges ; que la procédure, qui avait déjà duré deux années en première instance, s’est ainsi trouvée prolongée sans justification sérieuse pendant encore plus de trois années devant la cour ;

Même si on comprend l’agacement des magistrats, ce n’est tout de même pas la faute de l’appelante si la Cour met trois ans à trancher le litige.

Considérant que ces agissements ont eu pour effet, si ce n’est pour objectif, d’empêcher la société Aqua Fermetures de commercialiser son propre modèle de couverture de piscine pendant toute la durée de cette procédure, la privant de l’avancée technologique qu’elle avait pu acquérir dans ce domaine ;

Considérant qu’il apparaît en conséquence que la société Aqua Invest a fait dégénérer en abus caractérisé son droit d’ester en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi et a commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, ayant causé à la société Aqua Fermetures un préjudice économique dû à l’impossibilité de commercialiser son modèle de couverture de piscine pendant plus de cinq années ; que la cour évalue ce préjudice, au vu des éléments de la cause, à la somme de 50.000 € ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Aqua Fermetures de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et que statuant à nouveau de ce chef la cour condamne la société Aqua Invest à payer à la société Aqua Fermetures la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes fautifs de procédure abusive ;

5. Sur les autres demandes

Considérant que la société Aqua Invest demande à la cour, au dispositif de ses dernières conclusions, de procéder à un certain nombre de constatations ; qu’il sera rappelé que l’office du juge est de trancher le litige qui lui est soumis en fait et en droit et non pas de procéder à des constatations ;

Considérant que la demande de la société Aqua Invest tendant au débouté de la « réfutation du témoignage de l’ingénieur Monsieur R. » par la société Aqua Fermetures comme constituant une demande nouvelle au visa de l’article 554 du CPC est irrecevable, cette « réfutation » n’étant qu’un moyen de défense et non pas une prétention ; qu’au surplus l’article 554 visé ne concerne que l’intervention volontaire d’une partie en cause d’appel ;

Considérant qu’en l’absence de tout débat sur la compétence de la cour de céans, il n’y a pas lieu à accorder à la société Aqua Fermetures le donner acte qu’elle sollicite à ce titre ;

Considérant que la demande de la société Aqua Fermetures relative à une demande présentée précédemment par la société Aqua Invest sur le fondement de l’article L 121-1 du code de la consommation mais non reprise par cette société au dispositif de ses dernières conclusions est de ce fait sans objet ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société Aqua Fermetures la somme complémentaire de 30.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que la société Aqua Invest sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 CPC ;

Considérant que la société Aqua Invest, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 7 mai 2014 ; Aqua Invest c. Aqua Fermetures