Ni-ni

La société belge Galactic et la société néerlandaise Purac Biochem (ci-après « Purac ») produisent et commercialisent des produits biochimiques dont l’acide lactique ; elles sont co-titulaires du brevet européen EP 0 986 532.

Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par une société italienne et a été maintenu sous forme modifiée par la division d’opposition (il n’y a pas eu de recours).

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :

Procédé de récupération et de purification d’une solution aqueuse d’acide lactique telle qu’obtenue d’un milieu de fermentation ou de toute autre source, dans lequel on soumet la solution à une distillation de l’acide lactique, caractérisé en ce qu’avant la distillation, on soumet la solution successivement à un prétraitement permettant d’éliminer les substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique et à deux étapes de concentration qui sont réglées pour éliminer la totalité de l’eau libre de ladite solution, la distillation étant effectuée de manière sélective et essentiellement quantitative.

La société Jungbunzlauer est une filiale française d’un groupe autrichien spécialisé dans les ingrédients biodégradables d’origine naturelle.

En juillet 2010, les sociétés Galactic et Purac ont appris que la société Jungbunzlauer avait l’intention de lancer un site de production d’acide lactique en France.

Par un communiqué publié en janvier 2012, la société Jungbunzlauer a annoncé avoir débuté avec succès la fabrication d’acide lactique selon un procédé de fermentation de produits naturels au sein de son usine de Marckolsheim et avoir déjà commencé la vente de sa production.

Les sociétés Galactic et Purac ont fait procéder à une saisie-contrefaçon dans cette usine, en avril 2012, puis elles ont fait assigner la société Jungbunzlauer en contrefaçon. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.

Voici l’essentiel du jugement rendu le 3 avril 2014 par le TGI de Paris. Ce n’est certainement pas une grande décision, mais elle vaut la peine d’être lue en diagonale, car on y trouve quelques pépites intéressantes.

Sur la nullité du brevet

Pour insuffisance de description

La société Jungbunzlauer prétend que le brevet EP 0 986 532 B2 serait nul pour insuffisance de description au motif que l’étape cruciale d’élimination des substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique n’est pas précisée ; que la description se contente d’affirmer de façon générale qu’il faut éliminer les « substances ioniques », « impuretés anioniques » ou « charges cationiques », sans préciser de quelles substances il s’agit de façon concrète dans la réalité pratique.

Elle soutient que la première revendication du brevet EP 532 ne comprend pas le mot « toutes » que les demanderesses avaient ajouté dans leur description ainsi que dans le cadre de la procédure d’opposition dans la mesure où il paraissait nécessaire pour obtenir la polycondensation de l’acide lactique que soient éliminées toutes les substances ioniques auparavant.

Elle prétend donc que l’homme du métier ne sait donc pas quel(s) moyen(s) il doit choisir pour effectuer, dans la pratique, cette étape essentielle et ne peut donc mettre en œuvre le procédé selon l’invention puisqu’on ne peut raisonnablement lui demander de tester toutes les substances possibles et imaginables afin de déterminer parmi elles quelles sont celles qu’il doit impérativement éliminer faute de quoi le procédé serait inopérant ; que les substances mentionnées dans les exemples ne sont d’ailleurs d’aucun secours puisque l’homme du métier y reconnaît les substances qu’il doit éliminer de toute façon, et indépendamment du procédé selon l’invention, comme les substances corrosives agressives qui s’attaqueraient sinon à l’intégrité de son installation de distillation.

Les sociétés Galactic et Purac répondent que l’argument de la défenderesse consiste à soutenir que l’homme du métier ne serait pas à même d’initier la première étape du processus de purification revendiqué, à savoir le pré-traitement permettant d’éliminer les substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique, dès lors qu’il ne dispose pas d’une liste complète des substances ioniques en question ; que l’homme du métier n’ pas à connaître la description de toutes les substances ioniques en question car il lui suffit de savoir qu’elles doivent être toutes éliminées, que le brevet donne les éléments permettant de procéder à cette élimination, que la société Jungbunzlauer a elle-même indiqué dans ses écritures les étapes que devait faire l’homme du métier pour parvenir à cette élimination ce qui démontre que ce dernier avait les connaissances suffisantes pour mettre en œuvre le procédé. Enfin, elles ajoutent que le manque de clarté est une notion différente de la notion d’insuffisance de description et que la première notion n’est pas sanctionnée par une nullité du brevet.

Sur ce

Au terme de l’article 138 b) de la CBE 1973, l’invention est considérée comme suffisamment décrite lorsqu’elle est exposée de « manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter », c’est-à-dire sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances.

Il est sans importance que ce moyen n’ait pas été soulevé devant l’OEB lors de la procédure d’opposition, puisqu’il s’agit dans un cas d’une procédure de délivrance de brevet devant un office et dans l’autre d’une procédure judiciaire au cours de laquelle la nullité du brevet est invoquée comme moyen de défense.

A notre avis, c’est une erreur de considérer que la procédure d’opposition fait partie de la procédure de délivrance. Mais nous avons déjà entendu cette fausse idée dans la bouche de hauts responsables communautaires, ce qui rend plus facilement excusable l’erreur des magistrats français.

De la même façon, c’est une insuffisance de description qui est invoqué par la société Jungbunzlauer et non un manque de clarté de sorte que c’est à ce moyen qu’il sera répondu.

La condition de description suffisamment claire et complète est satisfaite dès qu’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention.

Il suffit donc que l’homme du métier puisse reproduire les caractéristiques revendiquées sur la base du contenu global du brevet, sans effort inventif allant au-delà de ses compétences ordinaires.

En l’espèce, le tribunal est tenu de vérifier non pas ce qu’allèguent les demanderesses dans leurs écritures quant à la présence du terme toutes mais dans le brevet lui-même ce qui a été décrit et revendiqué.

Le paragraphe [0012], ligne 45 du brevet EP532 précise que :

« Une approche privilégiée de la présente invention consiste à éliminer les substances ioniques au moyen de résines échangeuses d’ions. Ainsi, la mise en contact de la solution d’acide lactique avec une résine échangeuse d’anions, préalablement conditionnée sous forme basique (OH-), permet d’échanger les impuretés anioniques contenues dans la solution traitée par des groupes hydroxydes. (...) ».

Le paragraphe [0012] précise « toute autre technique connue de l’homme de l’art permettant l’élimination des charges anioniques au profit d’ions hydroxydes », au fait de «faire précéder l’étape d’échange d’anions par un traitement qui se caractérise en ce que la solution d’acide lactique est débarrassée des charges cationiques », ou encore à « toute autre technique connue de l’homme de l’art capable d’échanger les cations de la solution d’acide lactique au profit de protons ».

Ainsi s’il est vrai que le terme « toutes » n’a pas été indiqué ni dans la description ni dans la première revendication, il résulte du seul fait que les substances ioniques n’aient pas été listées et de l’emploi de l’article défini « les » que toutes les substances ioniques doivent être éliminées.

Ensuite, le brevet donne un exemple 1 qui décrit une étape de déminéralisation par percolation sur résines solides d’échange ionique en présentant l’analyse suivante : « acide lactique 185.1 g. 1-1, pH 2.25 sulfates 1250 ppm, calcium 929 ppm, fer 15.8 préjudice patrimonial, potassium 133 ppm et sodium 98 ppm ». Après traitement, elle présente l’analyse suivante : « acide lactique 167 g. 1-1, pH 1.75, sulfates 0.7 ppm, calcium 0.8 ppm, fer 0.3 ppm, potassium 1.1 ppm et sodium 0.9 ppm ».

Cet exemple permet donc à l’homme du métier d’identifier précisément les ions échangés lors de la déminéralisation : les sulfates, le calcium, le fer, le potassium et le sodium.

Enfin, la société Jungbunzlauer précise dans ses conclusions que la fin du paragraphe [0010] de la description du brevet européen indique que la suite du procédé de purification (...) nécessitait la réunion de pas moins de trois points 1) à 3) stipulant de très nombreuses conditions de température, de pression, de temps de séjour, de viscosité, voire de profil d’appareillage, etc. rendant possible la concentration jusqu’à atteindre une concentration en poids de 100%, et la distillation de l’acide lactique, ce qui implique que l’homme du métier a les connaissances nécessaires pour élaborer les différentes étapes permettant de procéder à l’élimination des substances ioniques dont il est dit par la société Jungbunzlauer elle-même qu’il les connaît toutes de par son expertise et il importe peu que ce cheminement soit long.

Elle fait d’ailleurs valoir pour échapper au reproche de contrefaçon qu’elle détenait le procédé au moment du dépôt du brevet EP 0 986 532 B2 de sorte qu’elle ne peut prétendre que l’homme du métier n’avait pas les connaissances suffisantes pour mettre en œuvre le procédé tel que décrit dans le brevet.

Cet argument semble faible. La société Jungbunzlauer n’est pas l’homme du métier. Elle a pu inventer elle-même, alors que l’homme du métier en est incapable par définition.

La société Jungbunzlauer sera déboutée de sa demande de nullité du brevet EP 0 986 532 B2 pour insuffisance de description.

Pour défaut d’activité inventive

La société Jungbunzlauer soutient qu’en combinant le brevet US 1 594 843 qui décrit les différentes méthodes de distillation et les brevets US 2 415 588 et US 5 086 418 qui divulguent la technique des résines échangeuses d’ions, l’homme du métier arrivait sans effort à l’invention considérée et des publications de von Boorsok, Huffman et Lui (1933) et de Bernhard Stahl (« Kurzwegdistillation », 1991) pour prouver la connaissance des étapes de concentration de la solution.

Les sociétés Galactic et Purac répondent que l’état de la technique le plus proche est le brevet US 1 594 843 qui date de 1926 qui décrit un procédé pour la récupération et la purification d’une solution aqueuse d’acide lactique ; qu’aucun des documents versés au débat par la société Jungbunzlauer n’aurait incité l’homme du métier à vaincre le préjugé dans le sens où il a établi que l’acide lactique pouvait être concentré à 100% avant distillation alors que l’acide lactique est connu pour être plus instable lorsque la solution d’acide lactique est plus concentrée, et à envisager un prétraitement en deux étapes permettant d’éviter toute polymérisation par l’élimination totale des substances ioniques puis de l’eau.

Sur ce

L’article 56 de la convention de Munich dispose :

« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».

Le brevet US 1 594 843 qui date de 1926 décrit un procédé pour la récupération et la purification d’une solution aqueuse d’acide lactique. Il constitue l’art antérieur le plus proche et se situe exactement dans le même domaine technique que l’invention revendiquée et poursuit le même objectif, à savoir la purification de l’acide lactique.

Le procédé couvert par le brevet US 843 décrit l’épuration de l’acide lactique par distillation à grande vitesse, dans le but d’éviter la formation d’anhydride et delactide. Il ne permet toutefois pas d’obtenir de l’acide lactique d’une pureté suffisante puisqu’il est indiqué que des traitements ultérieurs à la distillation sont nécessaires.

Les brevets US 2 415 588 et US 5 086 418 divulguent des techniques de résines échangeuses d’ions.

Le brevet US 2 415 558 qui date de 1947 enseigne un « procédé de purification d’une solution aqueuse impure d’acide organique contenant un nombre considérablement plus réduit d’acides inorganiques, lesdits acides organiques étant plus forts du point de vue de la dissociation que lesdits acides organiques, ledit procédé comprenant la mise en contact de la solution avec un matériau échangeur d’anions ».

Le procédé décrit dans ce brevet consiste bien en l’élimination des substances ioniques d’une solution aqueuse d’acide organique, ce procédé ne vise cependant aucunement à éliminer les traces d’impuretés susceptibles de catalyser la polycondensation et n’est pas envisagé comme un pré-traitement.

En effet, ce document vise tous les acides organiques alors que seuls les hydroxy-acides (tels que l’acide lactique) sont susceptibles de polycondensation. Il ne peut donc avoir pour but d’éviter la polycondensation en éliminant les traces d’impuretés susceptibles de catalyser celle-ci.

Le fait que l’acide lactique soit mentionné dans la description, comme le souligne avec justesse la société défenderesse, est sans incidence puisque le but du procédé décrit n’est pas d’éliminer les impuretés susceptibles de catalyser la polycondensation.

Le brevet US 5 068 418 qui date de 1991 divulgue un procédé de séparation d’acide lactique à partir d’un mélange de bouillon de fermentation contenant de l’acide lactique produit par un procédé de fermentation qui met en œuvre une résine échangeuse d’anions, mais qui ne vise pas à éviter la polycondensation de l’acide lactique lors de sa concentration ultérieure suivie d’une distillation.

Ces documents enseignent des procédés de purification par échange d’ions avec les anions grâce à une résine échangeuse mais sans donner aucune information sur la nécessité d’éliminer les substances ioniques dans le but d’éviter la polycondensation de l’acide lactique lors de la concentration et de la distillation du produit

La société Jungbunzlauer ne peut soutenir que l’homme du métier savait que, pour améliorer le rendement du procédé, il était indispensable d’éliminer toute trace d’impuretés susceptibles de catalyser l’oligomérisation au moyen d’une étape de purification préalable alors qu’elle a prétendu au stade de l’insuffisance de description que l’homme du métier ne pouvait connaître toutes les substances à éliminer.

L’article « Kurzwegdestillation » de Bernard Stahl qui date de 1991 concerne un procédé de distillation « à court trajet ». Il enseigne que dans le cas d’une grande quantité d’impuretés volatiles (entraînant un risque de projections), il est conseillé de réaliser une distillation en deux étapes c’est-à-dire une concentration en deux étapes (toute distillation entraînant une concentration).

Cependant l’élimination des substances est destinée à éviter les projections et non à obtenir un produit final de grande pureté avec un rendement élevé.

Cet article ne parle que de l’élimination des restes de « solvants » et « produits de réaction » et rien n’indique clairement pour l’homme du métier qu’il est nécessaire d’éliminer toute l’eau avant de distiller l’acide lactique afin d’augmenter le rendement de cette distillation.

L’article de Borsook, Huffman et Liu qui date de 1933 décrit la préparation d’acides libres cristallins à partir « du sirop du commerce (qui contient en règle générale environ 50 pour cent d’acide lactique, 30 pour cent d’anhydride et de lactide, et 15 pour cent d’eau).

Seule une solution contenant 50% d’acide lactique (et 30% d’anhydride et de lactide) est ainsi divulguée, cette solution étant ensuite directement soumise à une distillation en deux étapes.

Cet article ne divulgue à aucun moment que les distillations successives s’effectuent sur la base d’une solution d’acide lactique concentrée à 100%. Ce document ne s’intéresse pas au rendement de la distillation puisqu’il est nécessaire d’effectuer cette distillation en plusieurs fois sur de petites quantités d’acide lactique sous peine d’avoir de grandes pertes dues au chauffage.

Le procédé revendiqué comprend trois étapes:

(i) Un pré-traitement de la solution diluée d’acide,

(ii) Une double étape de concentration pour atteindre 100% d’acide lactique,

(iii) Une étape de purification de l’acide lactique par distillation.

Aucun des documents versé au débat n’enseigne un pré-traitement de la solution diluée d’acide qui a pour but de supprimer les substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique avant de passer à la deuxième étape, le problème tenant à éviter toute polycondensation à ce stade n’ayant jamais été abordé dans les documents produits.

Ils n’enseignent pas davantage que l’étape de concentration doit se réaliser en deux temps dans le but d’augmenter rapidement et à basse température la concentration lors d’un premier traitement (de 50 à 90%) et jusqu’à 100% lors d’un second traitement. Cet objectif n’est jamais indiqué dans les documents. Il n’est pas non plus indiqué que toute l’eau doit être éliminée.

Enfin la troisième étape qui précise comment la distillation doit s’effectuer n’est pas enseignée ni même suggérée par les documents antérieurs.

Ainsi le procédé pris en son ensemble c’est-à-dire constitué des 3 étapes successives chacune ayant un objectif précis pour permettre la production à haut rendement d’un acide lactique pur n’est suggérée par aucun des documents qui n’enseignent pas davantage le but à atteindre ou les moyens d’y parvenir.

Quand bien même l’homme du métier eusse connu tous ces documents, ceux-ci ne l’auraient pas conduit nécessairement à la mise en place du procédé objet du brevet EP 0 986 532 B2.

En conséquence, la société Jungbunzlauer sera déboutée de son moyen de nullité relatif au défaut d’activité inventive.

La revendication 1 du brevet EP 0 986 532 B2 étant valable et les autres revendications opposées à la société Jungbunzlauer (2 à 11) étant dépendantes de la première, il est inutile d’en apprécier la nullité, puisqu’elles sont nécessairement valables du fait de la validité de la première.

Sur l’exception de possession personnelle antérieure

La société Jungbunzlauer fait valoir qu’elle disposait déjà de l’invention au moment de son dépôt de sorte qu’elle ne peut être poursuivie pour contrefaçon.

Elle indique avoir travaillé dès juillet 1996 sur un projet dit « Nova » qui permettait une purification de l’acide galactique en prévoyant un prétraitement.

Les sociétés Galactic et Purac répondent que l’exception de possession personnelle ne peut être opposée au breveté que si celui qui s’en prévaut justifie avoir une connaissance complète de tous les éléments constitutifs de l’invention et si la preuve est faite de l’identité entre l’invention possédée et l’invention revendiquée ; que l’exception doit être personnelle, c’est-à-dire avoir pour origine le travail propre de la défenderesse et non d’une autre société du même groupe et avoir été acquise de bonne foi, sur le territoire français. Elles font valoir que les documents versés au débat ne permettent pas de constater que les conditions de l’article L 613-7 CPI sont remplies.

Sur ce

L’article L 613-7 CPI dispose :

« Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet. Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché ».

La société Jungbunzlauer doit démontrer avoir été en possession de l’invention avant la date de priorité du brevet soit le 6 juin 1997.

Le projet « Nova » qui aurait été initié dans le courant de l’année 1996 relatif au développement et à la mise au point industrielle d’un projet de production et de purification d’acide lactique n’est établi par la société Jungbunzlauer que par la production de transparent non daté sur lequel est reporté un schéma de processus de fabrication.

Ce document est daté du 10 juillet 1996 même si une autre date est apparue dans une pièce communiquée, (cette autre date n’est que celle donnée automatiquement par l’imprimante le jour d’impression du transparent).

Malgré cette date du 10 juillet 1996, il reste insuffisant à établir la possession de l’invention à la date de priorité du brevet EP 0 986 532 B2.

II ne peut à lui seul avoir force probante car il ne porte comme autre mention que l’acronyme JBL SA et qu’il n’est corroboré par aucun autre document daté de la même époque et qui traiterait du même sujet.

A le supposer non équivoque, il ne donne pas de renseignement suffisant sur le procédé mis en œuvre.

En effet, il est ainsi rédigé

PRETRAITEMENT : précipitation, centrifugation, ultrafiltration

CONCENTRATION : électrodialyse

PURIFICATION : échange d’ions, électrodialyse,

CONCENTRATION : concentration

ACID 80% PURIFICATION : distillation.

Il n’est à aucun moment indiqué que le pré-traitement a pour objet d’empêcher toute polycondensation ce qui fait que si cette étape est prévue, son objet n’est pas défini. De même qu’il n’est pas précisé que toutes les substances ioniques doivent être éliminées

II n’est absolument pas indiqué pourquoi la seconde étape de concentration et de purification doit se passer en deux fois, ni qu’il s’agit d’augmenter rapidement et à basse température la concentration lors d’un premier traitement (de 50 à 90%) et jusqu’à 100% lors d’un second traitement. Enfin, il n’est pas davantage mentionné que toute l’eau doit être éliminée.

En conséquence, les étapes décrites dans ce schéma sont insuffisantes à établir que la société Jungbunzlauer S. A détenait l’invention au jour de la date de priorité du brevet des sociétés Galactic et Purac.

Les mails versés au débat pour corroborer la possession ne permettent pas davantage de définir le processus envisagé par la société Jungbunzlauer et notamment de dire si les trois étapes du procédé protégé dont les sociétés demanderesses sont co-titulaires est bien reproduit.

De plus les réponses des clients sont datées de septembre 1997 ; elles sont donc postérieures à la date de priorité du brevet EP 0 986 532 B2. De plus, la production à l’échelle de laboratoire et l’envoi à des clients de la société JBL, d’échantillons d’essai d’acide lactique purifié, notamment aux sociétés Bunge Foods (USA), Danisco (DK) et Ulmer Spatz (DE) ne sont attestés que par des mails de retour de septembre 1997 et ne permettent pas de dire que ces échantillons ont été obtenus à partir du même procédé que celui breveté et les réponses apportées à ces mails ne sont pas davantage éclairantes sur ce point puisqu’ils répondent à des questions différentes telles la réaction ou les commentaires de certains clients sur ledit produit envoyé (HS = heat ; stability = stabilité à la chaleur ; DL, L et D sont les désignations des deux énantiomères L et D existants ou leur mélange racémique DL pour l’acide lactique).

La société Jungbunzlauer sera déboutée de sa demande tendant à voir dire qu’elle était en possession de l’invention au jour de la date de priorité du brevet EP 0 986 532 B2.

Sur la contrefaçon

On aurait pu croire que l’échec de la défense en possession personnelle ouvre une brèche en contrefaçon, mais il n’en est rien. Heureusement pour Jungbunzlauer, comme la possession n’est pas suffisamment établie, les éléments produits à ce titre ne suffisent pas non plus pour établir la contrefaçon.

Les sociétés Galactic et Purac prétendent que le procès-verbal […], et plus spécifiquement les annexes 1 à 14 de celui-ci constituant le « Piping & Instrumentation Diagram » montrent que le procédé utilisé par la défenderesse reproduit l’ensemble des caractéristiques du procédé revendiqué dans le brevet EP ’532, soutiennent que les analyses effectuées dans le cadre de la saisie-contrefaçon ont des résultats inopérants dont il ne faut pas tenir compte.

Enfin, elles font valoir que l’affirmation selon laquelle la société Jungbunzlauer mettrait en œuvre un brevet autrichien conforte l’existence de la contrefaçon de son propre brevet et que la modification de l’installation sur laquelle elles émettent toutes réserves, constitue un aveu judiciaire de l’existence préalable de la contrefaçon dans l’ancienne installation.

La société Jungbunzlauer répond que les sociétés demanderesses ne démontrent à aucun moment l’existence d’une contrefaçon, puisqu’elles ne versent au débat qu’un plan saisi lors des opérations de saisie-contrefaçon et non une description de l’installation arguée de contrefaçon, que les résultats des analyses faites par les sociétés Galactic et Purac sur les prélèvements effectués lors des opérations de saisie-contrefaçon révèlent d’ailleurs la présence d’ions à l’issue de l’opération de prétraitement ce qui infirme l’existence d’une contrefaçon et enfin, elle conteste avoir admis à aucun moment avoir commis une contrefaçon et fait valoir que la modification de l’installation n’est que le fruit de l’évolution de l’installation précédente qui déjà ne contrefaisait en rien les revendications du brevet EP 0 986 532 B2.

Sur ce

Lors des opérations de saisie-contrefaçon effectuées au sein des locaux de la société Jungbunzlauer, l’huissier instrumentaire n’a pas effectué de saisie-descriptive mais a saisi un plan qui décrit les étapes de construction de l’installation litigieuse.

Le tribunal relève que l’intérêt d’une saisie-contrefaçon en cas de contrefaçon alléguée de brevet de procédé est bien la saisie descriptive qui permet d’établir sans contestation possible les différentes étapes du procédé et les résultats obtenus à chaque étape afin de vérifier que le procédé breveté est reproduit.

En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.

La saisie du plan ne permet pas de dire que l’installation mise en place au sein des locaux de la société Jungbunzlauer est une reproduction du procédé breveté car elle est trop succincte ; en effet, la reproduction des trois étapes et le résultat obtenu à chaque étape ne sont pas rapportés.

Ainsi, les critiques opposées au plan d’installation de 1996 sont les mêmes : II n’est à aucun moment établi par ce plan que le pré-traitement a pour objet d’empêcher toute polycondensation ce qui fait que si cette étape est prévue, son objet n’est pas défini. De même qu’il n’est pas précisé que toutes les substances ioniques doivent être éliminées.

II n’est absolument pas démontré que la seconde étape de concentration et de purification qui se passe en deux fois, permet d’augmenter rapidement et à basse température la concentration lors d’un premier traitement (de 50 à 90%) et jusqu’à 100% lors d’un second traitement, ni que toute l’eau est éliminée.

Enfin, les tests qu’ont fait pratiquer de leur propre chef les sociétés Galactic et Purac sur les prélèvements saisis montrent que les produits obtenus n’ont pas les caractéristiques recherchées par le procédé de sorte qu’il est patent que celui-ci n’est pas reproduit.

Les sociétés demanderesses sont mal venues de dire que les tests doivent être écartés au motif que l’installation était en cours de redémarrage ou qu’ils ont été effectués trop longtemps après le prélèvement d’une part car le produit obtenu est censé être stable (c’est un des avantages du procédé), de seconde part car ces excuses sont fallacieuses et de troisième part car elles n’ont pas souhaité faire faire de nouveaux tests ce que la société Jungbunzlauer a pourtant proposé.

Ces tests, et notamment le rapport corrigé annexé au procès-verbal de saisie […] montrent significativement une teneur en ions chlorures dans le réacteur V7613 contenant l’acide lactique avant la seconde concentration et la distillation de 158 m g/100g, soit 1 580 ppm […].

Cette teneur de 1 580 ppm comparée à celle de 0,7 ppm donné dans l’exemple 1 du brevet EP 532 […] qui est plus de 2 200 fois inférieure, indique que l’acide lactique a polymérisé.

En effet, l’homme du métier du domaine de la chimie sait que pour éviter tout phénomène de polycondensation, les teneurs maximales en impuretés susceptibles de déclencher le phénomène sont de l’ordre de 10 ppm et que les procédés prévoyant volontairement ce phénomène impliquent des teneurs de l’ordre de 100 ppm, ce qui est encore plus de 15 fois moins que la quantité effectivement relevée dans les prélèvements réalisés lors de la saisie-contrefaçon […].

Enfin, les analyses ont mis en évidence que la teneur en eau mesurée de la solution est de 12,1 g/100 g pour une teneur en acide lactique libre de 74,0 g/100 g ce qui signifie là encore qu’une partie de l’acide lactique apolymérisé, sinon le taux de ce dernier devrait logiquement être de 87,9 g/100 g au lieu des 74,0 g/100 g effectivement mesurés.

Cette différence très significative prouve que le procédé incriminé ne présente aucunement l’étape de pré-traitement revendiquée visant précisément à éviter tout phénomène de polycondensation contrairement à ce que soutiennent les sociétés Purac et Galactic.

La dernière caractéristique mentionnée à la revendication 1 n’est pas non plus reproduite car la distillation mise en œuvre dans le procédé incriminé n’est pas effectuée de façon sélective et essentiellement quantitative comme requis, mais avec un taux de distillât / résidu effectif de l’ordre de 55 à 65% et ne dépassant jamais les 75%, comme l’enseigne le brevet autrichien mis en œuvre […].

Enfin le fait que la totalité de la solution concentrée soit amenée à la distillation ne signifie pas automatiquement que la totalité de l’acide lactique libre de cette solution soit aussi effectivement distillée car il est possible, en choisissant les bonnes conditions de pression et de température, de ne distiller qu’une partie de l’acide lactique distillable et de laisser une partie de l’acide lactique libre dans le résidu de distillation, ce que ne contestent pas les sociétés demanderesses dans leurs conclusions.

Les sociétés Galactic et Purac affirment encore que la mise en œuvre du brevet autrichien par la société Jungbunzlauer conforterait l’existence de la contrefaçon sans en faire la moindre démonstration.

Or la revendication 1 du brevet AT 663 enseigne un

« procédé de fabrication d’acides carboxyliques par fermentation de micro-organismes produisant l(es) acide(s) carboxyliques(s) souhaité(s) et purification ultérieure en plusieurs étapes de la solution obtenue par fermentation caractérisé en ce que ladite purification comprend les étapes suivantes, dans l’ordre indiqué :

a) Purification chromatographique de la solution permettant de séparer les hydrates de carbone et autres substances non ioniques ;

b) Évaporation en une ou plusieurs étapes pour obtenir de l’acide carboxylique largement ou, pour l’essentiel, complètement déshydraté;

c) Distillation sous vide de l’acide carboxylique ainsi obtenu et ;

d) Recyclage du résidu de distillation. »

Ce brevet n’enseigne pas

• de pré-traitement qui élimine complètement les substances ioniques en évitant la polycondensation,
• ni l’élimination de toute l’eau lors de l’étape de concentration (il est seulement indiqué une évaporation pour obtenir un acide largement ou pour l’essentiel complètement déshydraté : l’obligation d’éliminer totalement l’eau n’est pas nécessaire),
• ni une distillation effectuée de manière sélective et essentiellement quantitative.

Il ne permet donc pas d’atteindre l’objectif de production d’un acide de grande pureté, avec un rendement massique particulièrement élevé.

Enfin, les sociétés demanderesses ne peuvent prétendre que la société Jungbunzlauer ait avoué judiciairement avoir commis une contrefaçon ce dont elle s’est toujours défendue.

Le fait d’avoir modifié son installation en cours de procédure et de l’avoir fait constater par huissier ce que le tribunal acte, ne peut constituer un aveu d’autant que cette modification va dans le même sens que celui des résultats des analyses des produits saisis c’est-à-dire le maintien de substances ioniques avant la distillation.

En conséquence, la preuve de la contrefaçon par la société Jungbunzlauer de la revendication 1 du brevet EP 0 986 532 B2 des sociétés Galactic et Purac n’est pas rapportée tant sur l’installation existant au jour de la saisie-contrefaçon le 11 avril 2012 que sur celle modifiée depuis septembre et décembre 2012 et telle que constatée par procès-verbal d’huissier le 27 août 2013.

Les sociétés Galactic et Purac seront déboutées de toutes leurs demandes de ce chef ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Jungbunzlauer

La société Jungbunzlauer forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 250.000 € pour le préjudice moral du fait du caractère abusif de la procédure et de 75.000 € pour le préjudice matériel subi du fait des actes de dénigrement commis par les sociétés Galactic et Purac auprès de deux clients de la société Jungbunzlauer en leur exposant l’existence du litige et en prétendant qu’elle commettait des actes de contrefaçon.

Elle demande également une mesure de publication judiciaire.

Les sociétés Galactic et Purac n’ont répondu à ces demandes qu’en indiquant qu’elles étaient mal fondées du fait de l’existence de la contrefaçon alléguée.

Sur ce

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesses, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

Quant aux actes de dénigrement, la société Jungbunzlauer se contente d’affirmer qu’une société multinationale de l’agro-alimentaire, qui serait un de ses très importants clients lui aurait demandé de faire le point de la présente procédure alors qu’elle ne l’avait jamais évoquée et en lui précisant qu’en l’état elle ne serait pas référencée.

Elle ne verse aucun élément pour étayer cette affirmation.

De la même façon, elle ne rapporte pas la preuve que la branche américaine d’un distributeur multinational de produits chimiques l’ait questionnée sur ce sujet le 20 novembre 2013 lors du salon Food Ingrédients Europe.

En tout état de cause et même si les sociétés Galactic et Purac avaient fait état de l’existence de cette procédure à des tiers ce qui n’est pas démontré, pour que ce fait constitue une faute du fait du dénigrement encore faut-il rapporter la preuve que cette référence à la procédure qui était pendante devant le TGI de Paris, l’ait été en termes désobligeants et sans prendre soin de s’exprimer avec retenue et objectivité.

Cette faute n’est pas rapportée et la société Jungbunzlauer n’établit pas davantage avoir subi un préjudice matériel de l’ordre de 75.000 € du fait de la connaissance qu’aurait eu ses clients de l’existence de ce litige, par une perte de chiffre d’affaires due à la perte de clients ou une baisse de l’évolution de celui-ci.

En conséquence, la société Jungbunzlauer sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande de publication judiciaire qui est une mesure réparatrice complémentaire.

Sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société Jungbunzlauer la somme de 80.000 € à la charge solidaire des sociétés Galactic et Purac sur le fondement de l’article 700 CPC.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 3 avril 2014 ; Galactic et al c. Jungbunzlauer

Optimal & agréable

En 2004, la société Georgia Pacific France (« GPF »), filiale du groupe américain Georgia Pacific, a déposé une demande de brevet français concernant un distributeur de papier toilette.

Elle commercialise le produit revendiqué auprès des professionnels sous la dénomination « SmartOne », ainsi que le papier toilette correspondant

En 2005, la société a été rachetée par le groupe américain Koch Industries.

La demande française a été étendue par le biais d’une demande internationale, qui a donné lieu à la délivrance du brevet européen EP 1 799 083 désignant la France.

Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par la société suédoise SCA Hygiene Products AB et par la société française Global Hygiène, qui exerce une activité de transformateur de ouate de cellulose en produits d’hygiène et fournit leurs clients en papier toilette, papier d’essuyage, papier à usage médical et produits accessoires, à usage domestique, médical ou professionnel.

Estimant qu’en commercialisant en France des distributeurs de papier toilette reproduisant les revendications de son brevet, les sociétés Sipinco et Global Hygiène avaient contrefait son brevet, la société GPF a fait procéder, en février 2011, à des saisies-contrefaçon dans leurs locaux ainsi que dans les locaux d’une maison familiale rurale (?!) à Saint-Michel-en-l’Herm. Elle a ensuite fait assigner ces deux sociétés devant le TGI Paris en contrefaçon des revendications 1 à 9 de son brevet.

En 2011 encore, la société GPF a été rachetée par le groupe suédois Svenska Cellulosa Aktiebolaget et renommée SCA Tissue France (ci-après « SCA »). L’opposition de la société suédoise a évidemment été retirée.

En 2013, l’opposition a été rejetée ; le recours de l’opposante française a été rejeté en octobre 2014 (décision T 2109/13).

La revendication 1 de ce brevet européen est rédigée comme suit :

Distributeur de papier, comprenant un boîtier (6) dans lequel est logé un rouleau (3) d’une bande de papier (2), qui comprend des prédécoupes (4) transversales à la bande (2) définissant des feuilles de papier rectangulaires (5), dont la largeur (I) est transversale et la longueur (L) longitudinale, le boîtier (6) comportant un orifice de distribution (10), par lequel la bande de papier (2) est dévidée, la largeur (I) d’une feuille (5) étant comprise entre 125 mm et 180 mm et le rapport de la largeur (I) d’une feuille (5) sur sa longueur (L) étant compris entre 0,45 et 1, de préférence entre 0,5 et 0,65, caractérisé en ce que ledit papier est un papier toilette et ledit distributeur comporte une buse (9) avec ledit orifice de distribution (10), ladite buse (9) et ledit rouleau de papier 3 étant agencés pour que les feuilles de papier (5) se dévident une à une et sortent avec un froissement réduit à la sortie de la buse (9), le papier étant consommé de façon optimale et agréable.

Etrange caractéristique finale tout de même ! 

Par jugement rendu le 14 mars 2013, le tribunal a annulé le brevet pour insuffisance de description.

La société SCA a interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 novembre 2014 infirmant le jugement de première instance. Il contient plusieurs passages intéressants, notamment au sujet de la nullité pour défaut de suffisance de description et de la contrefaçon par fourniture de moyens.

Sur la validité du brevet

[…]

La demande de nullité pour insuffisance de description des revendications 1 à 9

Considérant que les sociétés Global Hygiène et Sipinco concluent à titre principal à la confirmation du jugement entrepris qui a annulé la partie française du brevet européen pour défaut de clarté et insuffisance de description ;

Qu’elles font valoir qu’aucun passage du texte du brevet ne permet de définir précisément la signification des termes « avec un froissement réduit à la sortie de la buse, le papier étant consommé de façon optimale et agréable’, le brevet ne définissant pas précisément les caractéristiques techniques permettant d’aboutir à un tel résultat et la manière de quantifier le froissement réduit et la consommation agréable et optimale du papier ;

Qu’il en résulte selon elles que l’homme du métier ne peut exécuter l’invention à la lecture de l’intégralité du brevet ;

Considérant que la société SCA réplique que l’homme du métier trouve dans le texte du brevet l’ensemble des éléments techniques permettant de réaliser l’invention, à savoir le papier spécifique, les éléments du distributeur de papier et la manière de les combiner et qu’il est ainsi à même, à la lecture du brevet, de réaliser l’invention, de sorte que la description est suffisante ;

Qu’elle ajoute que les caractéristiques de froissement réduit et de consommation optimale et agréable ne sont pas essentielles par rapport aux autres caractéristiques techniques de la revendication 1 ;

Considérant que les articles 83 et 138 b) de la convention de Munich exigent que le brevet doit exposer l’invention « de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter » ;

Considérant que l’homme du métier doit ainsi trouver dans la description du brevet les moyens de reproduire l’invention à l’aide de ses connaissances professionnelles normales par le jeu de simples opérations d’exécution et que la description qui ne satisfait pas à cette exigence vicie le brevet et le rend annulable ;

Considérant que la suffisance de description doit s’apprécier en se fondant sur l’ensemble du brevet ;

Considérant que le brevet décrit les différents éléments du distributeur de papier, objet de l’invention, constitué d’un boîtier de forme cylindrique dans lequel est logé le rouleau de papier toilette de même forme se dévidant par l’intermédiaire d’un orifice de distribution comportant une buse de forme tronconique d’un diamètre compris en 6 et 8 mm ;

Qu’il décrit également la nature du papier toilette utilisé (en ouate de cellulose d’un grammage compris entre 14 et 30 g/m²), la largeur des feuilles de papier (entre 125 et 180 mm), le rapport de la largeur d’une feuille sur sa longueur (entre 0,45 et 1), le taux de perforation des prédécoupes de la bande de papier (entre 12 et 30 %) et le rapport de la force d’extraction du papier toilette hors de la buse sur la force de déchirure des dents de deux feuilles adjacentes (supérieur strictement à 1) ;

Que le brevet décrit encore l’agencement des différents éléments du boîtier et du rouleau de papier toilette dont l’extrémité libre de la bande est insérée dans la buse de façon à en faire saillie par son orifice de distribution ;

Considérant que la caractéristique du « froissement réduit » des feuilles de papier à la sortie de la buse est le résultat de l’agencement de ces différents éléments techniques, décrits objectivement au brevet, et s’entend de l’absence de forme en « ficelle » du papier sortant de l’orifice de la buse de l’art antérieur décrit au paragraphe [0008] de la description ;

Considérant de même que la caractéristique d’une consommation « optimale et agréable » du papier est également le résultat de cet agencement et s’entend d’une part de la minimisation de la consommation de papier par l’utilisateur par rapport à l’art antérieur décrit aux paragraphes [0004] et [0007] et d’autre part du caractère désagréable de la sortie du papier sous forme de « ficelle » nécessitant son déplissage pour pouvoir l’utiliser tel que résultant de l’art antérieur décrit au paragraphe [0008] susvisé ;

Considérant que la caractéristique de la revendication 1 est ainsi décrite de façon suffisamment claire et complète pour l’homme du métier ;

Considérant que le jugement entrepris qui a prononcé la nullité de la partie française du brevet européen EP 1 799 083 pour insuffisance de description de ses revendications 1 à 9 sera en conséquence infirmé;

Considérant que les sociétés Global Hygiène et Sipinco seront dès lors déboutées de leur demande principale en annulation de la partie française du brevet européen EP 1 799 083 pour défaut de clarté et insuffisance de description ;

La demande de nullité de la revendication 1 du brevet pour absence d’activité inventive

Considérant que les sociétés Global Hygiène et Sipinco soulèvent à titre subsidiaire la nullité de la revendication 1 du brevet pour absence d’activité inventive au regard des brevets Ames US 3,973,695 (D1) et Neveu et al FR 2 761 252 (D2) cités dans le brevet comme art antérieur le plus proche et des brevets King GB 2 308 114 (D3), Eberle US 5,215,211 (D4), Johnson US 5,785,274 (D5), Ogg et al US 5,114,771 (D6), Int. Cellucotton Products Company GB 643,350 (D7) et Granger FR 2 530 941 (D8) ;

Qu’elles soutiennent que le document D1 décrit toutes les caractéristiques de la revendication 1 sauf la mention spécifique que le papier distribué peut être du papier toilette et qu’il ne décrit pas une buse ;

Que le document D2 divulgue également du papier toilette tel que défini dans le brevet et que de ce fait la revendication 1 du brevet est dépourvue d’activité inventive sur la base du document D1, des connaissances générales de l’homme du métier et de l’enseignement du document D2 ; que de telles caractéristiques sont également décrites dans D3 qui divulgue une buse permettant la séparation des feuilles une à une et qu’il en est de même avec D4 ;

Qu’elles font valoir également une autre approche par l’enseignement combiné du document D1 et du document D5 qui divulgue un distributeur de papier toilette comportant une buse ;

Considérant que la société SCA réplique que les documents cités concernent des distributeurs soit de papier d’essuyage, soit de papier toilette sans qu’on puisse indifféremment les utiliser tant pour l’un que pour l’autre et que l’homme du métier qui connaît les caractéristiques propres aux différents types de papier n’assimilera pas les uns aux autres ;

Qu’elle conteste que le document D1 puisse être l’état de la technique le plus proche, seul pouvant l’être un distributeur de papier toilette alors que D1 divulgue un distributeur de lingettes humides et ne concerne pas du papier toilette ; qu’en outre D1 ne comprend pas de buse ;

Qu’elle ajoute que les documents D2, D3, D4 et D5 ne sont pas davantage pertinents, aucun de ces documents ne pouvant être combinés avec D1 ; que D2 ne concerne pas du papier toilette mais un matériau fibreux, que D3 concerne du papier de cuisine plus large, que D4 ne concerne pas du papier toilette, n’aborde pas le problème du froissement de la feuille et que D5 ne divulgue qu’une pièce tubulaire sans enseigner une distribution feuille à feuille ;

Qu’elle en conclut qu’au vu des documents antérieurs invoqués, les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve d’une part, de l’existence des caractéristiques de la revendication 1 et d’autre part, que l’homme du métier aurait, sans faire preuve d’activité inventive, combiné ces caractéristiques pour parvenir à la solution brevetée et qu’ainsi la revendication 1 est valable ;

Considérant que l’article 56 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 dispose qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » ;

Considérant qu’il sera rappelé que l’homme du métier est un spécialiste des papiers toilette et de leurs distributeurs à destination des collectivités, connaissant les différences existant entre les différents types de papiers d’hygiène et cherchant à résoudre le problème posé, à savoir concevoir un distributeur de papier toilette feuille à feuille, avec une buse de distribution qui délivre des feuilles de papier peu froissées en sortie de la buse ;

Le document D1 (brevet Ames)

Considérant que ce document a trait à un « récipient-distributeur » pour tissus humectés dans lequel une bande de tissu perforée traitée est placée et où un seul morceau de tissu est délivré en séparant le premier morceau de tissu, partiellement découvert, du reste de la bande ;

Qu’il est expressément indiqué que les tissus humectés concernés sont destinés au nettoyage de salles de bains ou analogues ou pour être utilisés en cours de voyages ;

Que le récipient-distributeur divulgué par ce document comporte un corps de récipient pour contenir une bande de tissu perforé ayant une extrémité supérieure ouverte, un chapeau fixé de façon amovible dans lequel est pratiqué un orifice de distribution à travers lequel le bout du premier morceau de tissu de la bande peut être passé pour se trouver exposé extérieurement à la surface supérieure du chapeau ;

Que dans ce document la largeur de chaque morceau de tissu est transversale et sa largeur longitudinale et si le rapport de la largeur sur la longueur est comprise entre 0,56 et 1,99 ;

Considérant que l’état de la technique le plus proche à sélectionner doit être pertinent, c’est-à-dire qu’il doit correspondre à une utilisation semblable et appeler le moins de modifications structurelles pour parvenir à l’invention revendiquée ;

Considérant que le document D1 précise expressément que l’invention divulguée ne concerne pas le matériau particulier utilisé pour le tissu (page 6, lignes 35 à 37 ; NB : la bonne référence est : colonne 4, liges 28 à 32), qu’en effet les neuf revendications du brevet Ames ne portent que sur le « récipient-distributeur » lui-même sans aucune référence à la bande de tissu, à son taux de perforation et aux dimensions de chaque feuille ;

Qu’il apparaît en conséquence que le document D1 ne divulgue aucun des éléments caractérisants de la revendication 1, qu’il s’agisse de la référence à du papier toilette ou de l’existence d’une buse sur l’orifice de distribution à travers laquelle les feuilles de papier se dévident une à une avec un froissement réduit;

Considérant dès lors que le problème à résoudre n’est pas suggéré par l’enseignement du document D1 ;

Le document D2 (brevet Neveu et al)

Considérant que ce document a trait à un système de distribution feuille à feuille d’un matériau fibreux, tel qu’un chiffon d’essuyage, une serviette ou un essuie-mains en papier ou en non-tissé, que l’on dévide à partir du centre d’une bobine et au travers d’un orifice de distribution de forme conique ;

Que le problème que le brevet Neveu et al se propose de résoudre est de proposer un système de distribution dont le taux de réussite d’extraction une à une des feuilles est supérieur ou égal à 90 % et d’assurer un fonctionnement optimum de ce système pendant une plus longue période d’utilisation, malgré l’usure de la paroi du cône constituant l’organe de distribution, par le frottement de la matière fibreuse ;

Considérant que le problème à résoudre par l’homme du métier n’est pas suggéré par l’enseignement du document D2 qui n’aborde à aucun moment la question du froissement réduit des feuilles de papier toilette à la sortie du cône de distribution ; qu’en outre ce cône est défini à la description comme un « organe de distribution en soi connu » dont la précision concernant son diamètre est « de moindre importance » ;

Considérant d’autre part que le document D2 ne divulgue aucune précision quant au format des feuilles de papier, en particulier le rapport entre leur largeur et leur longueur ;

Considérant en conséquence que l’enseignement du document D1 combiné au document D2 ne divulgue pas les caractéristiques de l’invention et ne suggère pas à l’homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques, compte tenu du problème à résoudre qui n’est pas suggéré par l’enseignement de ces deux documents ;

Les documents D3 (King) et D4 (Eberle)

Considérant que le document D3 concerne un rouleau distributeur de feuilles à dévidage central permettant une distribution contrôlée des feuilles une à une ; que le problème qu’il se propose de résoudre est de proposer un rouleau formé à partir de deux bandes ayant chacune des lignes de faiblesse décalées les unes par rapport à celles de l’autre de telle sort qu’en utilisation, les deux bandes sont distribuées à travers une ouverture d’un distributeur, avec une bande faisant saillie plus loin que l’autre en raison du décalage des lignes de faiblesse, permettant ainsi une distribution unitaire des bandes alternées ;

Que le système distributeur décrit dans ce document se compose d’une jante pouvant se présenter sous la forme d’un tronc de cône, s’étendant autour d’une ouverture au travers de laquelle passent les deux bandes de tissu ;

Considérant que le document D4 concerne un distributeur de matériau en feuille pour lequel l’angle entre l’axe le long duquel un matériau en feuille est distribué et le récipient de distribution peut être changé ;

Que le problème que ce document se propose de résoudre est de permettre une installation flexible du distributeur de feuilles et la fourniture d’un distributeur à différents endroits sur le récipient du distributeur de feuilles, d’empêcher le blocage des feuilles au sein du distributeur, de permettre un accès facile à un chemin de feuilles dans le distributeur, de stabiliser le rouleau d’alimentation de feuilles contenues dans le distributeur et de permettre une installation facile des rouleaux d’alimentation de remplacement des feuilles ;

Que le moyen de distribution décrit dans ce document comprend un entonnoir faisant saillie par lequel le matériau en feuille s’étend depuis l’alimentation à travers deux ouvertures ;

Considérant que le problème à résoudre par l’homme du métier n’est pas davantage suggéré par l’enseignement des documents D3 et D4 qui ne divulguent notamment aucune précision quant au format des feuilles de papier, en particulier le rapport entre leur largeur et leur longueur ;

Considérant dès lors que l’enseignement du document D1 combiné soit au document D3, soit au document D4, ne divulgue pas davantage les caractéristiques de l’invention et ne suggère pas à l’homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques, compte tenu du problème à résoudre qui n’est pas suggéré par l’enseignement de ces documents ;

Le document D5 (Johnson)

Considérant que ce document concerne un dispositif pour contenir et distribuer du papier toilette afin d’améliorer l’enceinte de confinement et de distribution du papier en fournissant un distributeur rouleau statique qui permet le retrait d’une extrémité du papier libre à partir du centre du rouleau ;

Que le problème que ce document se propose de résoudre est de faciliter l’utilisation de produits en papier toilette à un seul pli de poids plus léger et économiques pour éviter le gaspillage économique et matériel ;

Que le moyen de distribution décrit dans ce document comprend une ouverture formée dans une saillie tel qu’un bec fixé ou formé dans le couvercle du dispositif dont le but est de protéger le rouleau de papier de l’humidité que l’on peut trouver dans une salle de bain ou une cuisine ;

Considérant qu’il n’est pas mentionné dans la description que ce bec serait de forme tronconique, la figure 3 montrant simplement que le bec est orienté vers le bas ainsi que précisé dans la description, et qu’il « peut pivoter ou se déplacer indépendamment du couvercle » ;

Considérant que ce document ne divulgue aucune caractéristique du brevet et que l’enseignement du document D1 combiné au document D5 ne suggère donc pas à l’homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques, compte tenu du problème à résoudre qui n’est pas suggéré par l’enseignement de ces deux documents ;

Les documents D6 (Ogg et al), D7 (Int. Cellucotton Products Company) et D8 (Granger)

Considérant que le document D6 concerne un moyen pour perforer les produits de consommation en feuille ; que le document D7 concerne une bande de papier divisible enroulée en rouleau et ayant des lignes de faiblesse disposées pour faciliter la déchirure de longueurs prédéterminées ; que ces deux documents ne décrivent aucun dispositif de distribution de papier toilette ;

Considérant que le document D8 concerne un distributeur automatique de matériaux en bandes prédécoupées et enroulées ou pliées en Z dont le ou les orifices de sortie sont de section circulaire ou en forme de haricot à larges arrondis d’entrée et de sortie ; que ce document ne divulgue aucune des caractéristiques du brevet ;

Cette affirmation nous fait penser que la Cour entend par « caractéristiques du brevet » les éléments de la partie caractérisante de la revendication. Nous pensons que cela ne correspond pas à l’utilisation habituelle du terme. Tous les éléments de la revendication sont des caractéristiques de l’invention, mais ce qui caractérise l’invention par rapport à l’art antérieur se trouve le plus souvent dans la partie caractérisante de la revendication (s’il y en a).

Considérant au surplus que si les sociétés Global Hygiène et Sipinco mentionnent dans leurs conclusions les documents D6, D7 et D8, force est de constater qu’elles n’en tirent aucun argument quant à l’absence d’activité inventive soulevée ;

Considérant dès lors que l’invention faisant l’objet de la revendication 1 du brevet litigieux qui résout la difficulté technique d’éviter la délivrance de feuilles de papier toilette froissées en forme de ficelle à la sortie du distributeur et de minimiser la consommation de papier, nécessitait davantage que le simple exercice par l’homme du métier de ses capacités professionnelles d’exécutant et l’utilisation des enseignements de l’état de la technique pertinent ;

Considérant en conséquence que la revendication 1 du brevet contesté présente bien une activité inventive ;

La demande de nullité des revendications dépendantes

Considérant que les sociétés Global Hygiène et Sipinco soulèvent la nullité des revendications dépendantes 2 à 9 pour défaut d’activité inventive en se fondant sur les mêmes documents ci-dessus analysés ;

Considérant que la revendication 2 se trouve placée sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elle renvoie directement, que la revendication 3 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 et 2, que la revendication 4 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 à 3, que la revendication 5 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 à 4, qu’ainsi les revendications 3 à 5 renvoient directement à la revendication 1 ;

Que la revendication 6 se trouve placée sous la dépendance de la revendication 5, que la revendication 7 se trouve placée sous la dépendance des revendications 5 et 6, que la revendication 8 se trouve placée sous la dépendance des revendications 5 à 7 et que la revendication 9 se trouve placée sous la dépendance des revendications 5 à 8, qu’ainsi les revendications 6 à 9 se trouvent également sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elles renvoient indirectement ;

Considérant en conséquence que les revendications 2 à 9 tirent leur validité du lien de dépendance les unissant à la revendication 1 elle-même valable ;

Considérant dès lors que les sociétés Global Hygiène et Sipinco seront déboutées de leur demande subsidiaire en annulation de la partie française du brevet européen EP 1 799 083 pour absence d’activité inventive ;

Sur la contrefaçon

Considérant que dans la mesure où la validité du brevet EP 1 799 083 est établie, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré la société SCA irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon du dit brevet et qu’il sera en conséquence statué sur les demandes présentées par la société SCA au titre de la contrefaçon du brevet EP 1 799 083 ;

Considérant que la société SCA fait valoir que la société Sipinco offre et met dans le commerce des distributeurs de papier toilette et du papier toilette reproduisant les caractéristiques des revendications de son brevet EP 1 799 093, sans son consentement, commettant ainsi des actes de contrefaçon directe à son encontre au sens de l’article L 613-3 CPI ;

Qu’elle ajoute qu’en livrant et offrant de livrer en France du papier toilette que le client peut choisir d’utiliser dans un distributeur de type Lotus ou sans distributeur, la société Sipinco commet des actes de contrefaçon indirecte à son encontre au sens de l’article L 613-4 dudit code ; qu’étant importatrice des distributeurs incriminés et fabricante des rouleaux de papier, aucune mise en connaissance de cause préalable n’était nécessaire ;

Qu’elle précise en outre que la société Global Hygiène commet aussi des actes de contrefaçon indirecte en livrant et offrant de livrer sur le territoire français, des rouleaux de papier constituant des moyens de mise en œuvre sur ce territoire, de l’invention, se rapportant à un élément essentiel de celle-ci ;

Considérant que les sociétés Global Hygiène et Sipinco répliquent que la société SCA ne se livre à aucune démonstration de la contrefaçon en précisant que la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet vise à protéger le résultat recherché et non les dimensions d’un rouleau de papier et que la société SCA ne saurait chercher à s’approprier le principe d’une distribution centrale de papier et le diamètre de la buse de distribution du dérouleur ; que la reprise de caractéristiques du domaine public ne saurait constituer un acte de contrefaçon ;

Qu’elles contestent en outre toute contrefaçon par fourniture de moyens, n’ayant jamais mis en avant la compatibilité de leurs rouleaux avec un quelconque distributeur et qu’en toute hypothèse le consommateur est livre d’alimenter les distributeurs dont il a payé le prix avec les rouleaux de son choix;

Considérant ceci exposé, qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 de la convention de Munich, la contrefaçon d’un brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale soit, en l’espèce, aux articles L 611-1, L 613-3 à L 613-6 et L 615-1 CPI ;

Que l’article L 611-1, 1er alinéa dispose que le titulaire d’un brevet a un droit exclusif d’exploitation et que l’article L 613-3 interdit, sans le consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;

Que l’article L 613-4 interdit également, sans le consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre ;

Les faits de contrefaçon reprochés à la société Sipinco

Considérant que la société SCA soutient que la société Sipinco reproduit l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 de son brevet en commercialisant sous la référence 1520.01 du papier toilette présentant une découpe transversale, dont les feuilles sont de forme rectangulaire avec un rapport entre la largeur d’une feuille à la longueur est de 0,60, et en commercialisant sous la référence LI661BU un distributeur de papier caractérisé par la présence d’une buse servant d’ouverture pour le passage du papier avec un déploiement raisonnable ;

Qu’elle indique que la contrefaçon de la revendication 2 est établie du fait du dévidage dans le distributeur à partir du centre du rouleau ; que la contrefaçon de la revendication 3 est établie dans la mesure où la buse, située en saillie par rapport au boîtier, sert d’ouverture pour le passage du papier et présente une partie tronconique ; que la revendication 4 est contrefaite par le fait que l’axe du rouleau est perpendiculaire au support de fixation du boîtier ; que comme dans la revendication 5, la feuille de papier commercialisée par la société Sipinco a une largeur de 134 mm ; que comme dans la revendication 6, le diamètre du trou de la buse est d’environ 7 mm ; que comme dans la revendication 7, le taux de perforation des prédécoupes de la bande de papier est de 16,4 % ; que du fait des caractéristiques du papier, du taux de perforation ainsi que du diamètre de la buse, la revendication 8 est reproduite ; que comme dans la revendication 9, le papier est en deux plis en 100 % pure ouate de cellulose ayant un gramme de 15,g/m² par pli ;

Qu’elle ajoute que le papier toilette référencé 1520.01 est livré en France par la société Sipinco et peut être utilisé dans un distributeur de papiers de type Lotus ou sans distributeur selon le désir du client ; que ce papier est destiné à mettre en œuvre l’invention, ses dimensions particulières n’étant adaptées à aucun autre distributeur de papier toilette existant ; qu’il ressort des revendications 1, 2, 7 et 9 que le papier incriminé constitue un moyen de mise en œuvre de l’invention, se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, dès lors qu’il participe au résultat de l’invention ; qu’est ainsi constituée selon elle une contrefaçon par fourniture de moyens des revendications 1, 2, 7 et 9 ;

Considérant que la société Sipinco réplique que la revendication 1 du brevet ne donne aucun monopole à la société SCA sur un distributeur à buse centrale dont le principe n’est pas une nouveauté et que le distributeur incriminé ne contrefait aucune des revendications du brevet ;

Qu’en ce qui concerne les actes de contrefaçon par fourniture de moyens elle fait valoir que la mention « compatibilité SmartOne » apposée sur une étiquette n’émane pas d’elle et qu’aucune mention de compatibilité de ses rouleaux avec les produits de la société SCA n’a été découverte lors des opérations de saisie-contrefaçon ;

Considérant ceci exposé, qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon diligentée le 08 février 2011 au siège social de la société Sipinco à Vern d’Anjou, que cette société commercialise sous la référence LI661BU un distributeur de papier toilette, importé auprès du fabricant turc Rulopak, dans lequel peut être logé le rouleau de papier qu’elle commercialise sous la référence 1520.01 ;

Considérant que ce distributeur de forme cylindrique avec un couvercle bombé comporte une pièce centrale blanc trouée (buse) servant d’ouverture pour le passage du papier, le trou central du boîtier correspondant à la buse ; que selon le procès-verbal, le papier toilette sort du distributeur avec un déploiement « raisonnable » ;

Considérant que se trouvent ainsi reproduits les éléments caractérisants de la revendication 1 ;

Considérant que selon le procès-verbal et les photographies qui y sont annexées, le dévidage se fait à partir du centre du rouleau, reproduisant ainsi la revendication 2 ; qu’il est indiqué que la buse présente une partie tronconique dont l’orifice de petit diamètre est l’orifice de distribution situé à l’extérieur par rapport au boîtier, reproduisant ainsi la revendication 3 ; que l’axe du rouleau est perpendiculaire au support de la fixation du boîtier, reproduisant ainsi la revendication 4 ; que le diamètre de l’orifice de distribution de la buse est d’environ 7mm, reproduisant ainsi la revendication 6 ;

Considérant que le procès-verbal de saisie-contrefaçon indique que le rouleau de papier toilette présente une découpe transversale de 224 mm en longueur et 134 mm en largeur, reproduisant ainsi la revendication 5, la différence d’un millimètre n’étant pas significative ; qu’il est constaté l’existence de 22 « tenons dans la largeur de la découpe, ce qui correspond à un taux de perforation de 16,67 %, reproduisant ainsi la revendication 7 ; que selon les caractéristiques mécaniques du papier sec sa force de déchirure dans le sens de la machine est de 2,50 N, reproduisant ainsi la revendication 8 ; que le papier est à un ou deux plis, en ouate blanche, chaque pli ayant un grammage de 15,5 g/m², reproduisant ainsi la revendication 9 ;

Considérant en conséquence que la société Sipinco, en offrant et mettant dans le commerce un distributeur de papier toilette référencé LI661BU et un rouleau de papier référencé 1520.01, reproduisant l’ensemble des caractéristiques de l’invention objet du brevet EP 1 799 083, dont la société SCA est titulaire, sans son consentement, commet des actes de contrefaçon des revendications 1 à 9 de ce brevet, au sens de l’article L 613-3 CPI ;

Considérant qu’en ce qui concerne l’existence d’actes de contrefaçon indirecte par fourniture de moyens au sens de l’article L 613-4, il convient de relever que selon la société SCA elle-même son invention consiste en la nouvelle combinaison entre d’une part, part un papier toilette spécifique et d’autre part, l’utilisation d’une buse de distribution des feuilles associée à une bande de ce papier spécifique prédécoupée, de telle manière à avoir une distribution des feuilles une à une, avec un froissement réduit à la sortie de la buse […] ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’il s’agit d’une invention de combinaison consistant dans l’association de moyens (papier toilette et buse) coopérant, en raison notamment de leur agencement particulier tel que décrit au brevet, en vue d’un résultat commun (distribution des feuilles une à une, peu froissées) ; que seul l’agencement des moyens coopérant entre eux en vue d’un résultat commun est protégé par le brevet ;

Considérant que dans un tel cas le moyen se rapportant à un élément essentiel de l’invention brevetée au sens de l’article L 613-4, ne peut consister dans l’un seulement des éléments combinés, pour le seul motif que ce moyen (en l’espèce le rouleau de papier) entre dans la constitution de l’invention et contribue au résultat qu’elle produit ;

Considérant au surplus qu’il ne saurait y avoir de contrefaçon par fourniture de moyens lorsque est fourni comme en l’espèce un consommable à intégrer au dispositif breveté, ce dernier existant indépendamment du consommable lui-même ;

Considérant enfin qu’il n’a été relevé aucun document émanant de la société Sipinco faisant état d’une compatibilité de ses rouleaux de papier toilette avec les distributeurs commercialisés par la société SCA […] ; qu’en effet la mention « compatibilité SmartOne apposée sur des documents découverts à l’occasion de la saisie-contrefaçon effectuée le 8 février 2011 dans la Maison Familiale et Rurale de Saint-Michel-en-l’Herm n’est pas le fait de la société Sipinco, étant relevé que cette Maison Familiale et Rurale n’est pas sa cliente et qu’elle était fournie par une société GAMA 29 à laquelle elle est étrangère ;

Considérant que l’attestation du Président directeur général de la société Reverdy selon laquelle la société Sipinco aurait « présenté à la société SODIP A. REVERDY un rouleau de papier toilette référencé 1520.01 comme étant destiné à être utilisé dans des distributeurs de marque SmartOne de la société GPF ne saurait suffire à entraîner la conviction de la cour en l’absence de tout document objectif confirmant cette affirmation ;

Considérant en effet que cette affirmation n’est pas cohérente avec l’indication dans l’attestation que la société Reverdy exploitait des distributeurs Rulopak qu’elle achetait également auprès de la société Sipinco de telle sorte que cette dernière n’aurait eu aucun intérêt à faire mention d’une compatibilité de ses rouleaux de papier 1520.01 avec les distributeurs de la société SCA ;

Considérant dès lors que la seule livraison ou offre de livraison de rouleaux de papier toilette pouvant être intégrés au dispositif breveté ne saurait constituer un acte distinct de contrefaçon par fourniture de moyens ;

Considérant que la société SCA sera donc déboutée de sa demande en contrefaçon par fourniture de moyens à l’encontre de la société Sipinco ;

Les faits de contrefaçon reprochés à la société Global Hygiène

Considérant que la société SCA reproche également à la société Global Hygiène des faits de contrefaçon indirecte dans la mesure où les rouleaux de papier référencés 1520.01 ainsi que les rouleaux de papier référencés T.366.Lnt reproduisent les caractéristiques du papier constituant un élément essentiel de l’invention objet du brevet n° EP 1 799 083 ;

Qu’elle fait valoir que ces papiers, qui sont destinés aux distributeurs SmartOne (ou leur copie) participent au résultat de l’invention objet du brevet et que selon la fiche technique des rouleaux référencés T.366.Lnt, ceux-ci sont dotés d’un mandrin extractible alors que les distributeurs de papier toilette SmartOne sont les seuls actuellement sur le marché, qui requièrent des rouleaux de papier toilette dotés de tels mandrins pour être mis en œuvre ;

Qu’elle ajoute que ces papiers sont livrés sur le territoire français et sont destinés à être utilisés, notamment dans les distributeurs SmartOne et que de ce fait la société Global Hygiène commet des actes de contrefaçon par fourniture de moyens des revendications 1, 2, 7 et 9 du brevet n° EP 1 799 083 ;

Considérant que, comme la société Sipinco, la société Global Hygiène réplique qu’aucune mention de compatibilité de ses rouleaux avec les produits de la société SCA n’a été découverte lors des opérations de saisie-contrefaçon ;

Qu’elle ajoute que le caractère extractible des mandrins n’entre pas dans le champ du brevet invoqué et qu’en outre les distributeurs de papier Lotus ne sont pas les seuls à fonctionner sans mandrin ;

Considérant ceci exposé, que pour les mêmes motifs que pour la société Sipinco, il sera indiqué que s’agissant d’une invention de combinaison, la seule livraison ou offre de livraison de rouleaux de papier toilette (au demeurant ne constituant qu’un consommable à intégrer au dispositif breveté) ne saurait constituer un acte de contrefaçon par fourniture de moyens au sens de l’article L 613-4 ;

Considérant au surplus pour les mêmes motifs relatifs notamment aux éléments découverts lors de la saisie-contrefaçon opérée dans la Maison Familiale et Rurale de Saint-Michel-en-l’Herm, qu’il n’est pas davantage démontré que la société Global Hygiène aurait personnellement fait état d’une compatibilité des rouleaux référencés 1520.01 ou I.366.Lnt avec les distributeurs de la société SCA ;

Considérant dès lors qu’en l’absence de démonstration d’actes de contrefaçon par fourniture de moyens, la société SCA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon à l’encontre de la société Global Hygiène ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que du fait de la mise hors de cause de la société Global Hygiène, les demandes de réparation des préjudices de la société SCA ne peuvent concerner que la société Sipinco ;

Considérant que la société SCA demande en premier lieu qu’il soit ordonné la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, passé un délai de dix jours à compter de la signification du présent arrêt et en second lieu qu’il soit ordonné le rappel des circuits commerciaux de l’ensemble des produits livrés aux fins de confiscation, et ce sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, passé un délai de dix jours à compter de la signification du présent arrêt ;

Qu’elle réclame en outre la somme de 150.000 € en réparation de son préjudice commercial et celle de 100.000 € en réparation de son préjudice moral ;

Considérant que la société Sipinco réplique que le préjudice commercial ne peut être déduit de son chiffre d’affaires et que le préjudice moral n’est pas démontré ; qu’elle s’oppose également à la mesure de rappel des produits, ceux-ci étant consomptibles ;

Considérant ceci exposé, que l’atteinte, par les actes de contrefaçon, au droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’exploitation du produit objet du brevet doit être sanctionnée pour que le breveté soit pleinement réintégré dans son droit ; qu’il convient ainsi de mettre fin à ces actes de contrefaçon en en interdisant la poursuite ou la reprise et ce, sous astreinte provisoire pour une durée de trois mois de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;

Considérant que la liquidation de cette astreinte sera de la compétence du juge de l’exécution ;

Considérant en revanche que s’agissant de produits consomptibles, il n’y a pas lieu à ordonner le rappel des circuits commerciaux de l’ensemble des produits livrés, aux fins de confiscation ;

Considérant qu’en ce qui concerne la réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon, la société SCA n’évalue son préjudice qu’au regard des bénéfices réalisés par le contrefacteur sans fournir d’éléments justificatifs des éventuelles conséquences économiques négatives qu’elle aurait également subies ;

Considérant qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon effectuée au siège social de la société Sipinco que la masse contrefaisante est de 7.330 produits conditions par six rouleaux vendus au prix unitaire moyen de 10 € HT et de 72 distributeurs dont 60 ont été vendus ;

Considérant que les bénéfices réalisés par le contrefacteur ne sauraient être assimilés à son chiffre d’affaires ; qu’en fonction des éléments produits devant elle, la cour évalue le préjudice commercial subi par la société SCA du fait des actes de contrefaçon à la somme globale de 25.000 € que la société Sipinco sera condamnée à lui payer ;

Considérant que les actes de contrefaçon causent également un préjudice moral à la société SCA du fait notamment de la banalisation du produit objet de son brevet et de l’atteinte à son image du fait de la moindre qualité du papier contrefaisant ; que la cour évalue ce préjudice moral au vu des éléments de la cause à la somme de 15.000 € que la société Sipinco sera condamnée à lui payer ;

Sur les autres demandes

Considérant que si les sociétés Sipinco et Global Hygiène demandent reconventionnellement à la société SCA la somme de 160.000 € en réparation du gain manqué du fait de la cessation de la fabrication des rouleaux de papier toilette incriminés depuis la délivrance de l’assignation, outre le fait que la société Sipinco est quant à elle déclarée coupable d’actes de contrefaçon, force est de constater qu’elles n’invoquent aucun fondement juridique à une telle demande et qu’en particulier elles n’articulent ni même n’allèguent une quelconque faute de la part de la société SCA susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à ce titre ; qu’elles seront donc déboutées de ce chef de demande ;

Considérant que dans la mesure où chacune des parties n’obtient que partiellement gain de cause en leurs demandes respectives, l’équité ne commande pas le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que pour les mêmes motifs il sera jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2014 ; SCA Tissue France c. Sipinco et al