La société belge Galactic et la société néerlandaise Purac Biochem (ci-après « Purac ») produisent et commercialisent des produits biochimiques dont l’acide lactique ; elles sont co-titulaires du brevet européen EP 0 986 532.
Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par une société italienne et a
été maintenu sous forme modifiée par la division d’opposition (il n’y a pas eu
de recours).
La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :
Procédé de récupération et de purification d’une solution aqueuse d’acide lactique telle qu’obtenue d’un milieu de fermentation ou de toute autre source, dans lequel on soumet la solution à une distillation de l’acide lactique, caractérisé en ce qu’avant la distillation, on soumet la solution successivement à un prétraitement permettant d’éliminer les substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique et à deux étapes de concentration qui sont réglées pour éliminer la totalité de l’eau libre de ladite solution, la distillation étant effectuée de manière sélective et essentiellement quantitative.
La société Jungbunzlauer est une filiale française d’un groupe autrichien
spécialisé dans les ingrédients biodégradables d’origine naturelle.
En juillet 2010, les sociétés Galactic et Purac ont appris que la société Jungbunzlauer
avait l’intention de lancer un site de production d’acide lactique en France.
Par un communiqué publié en janvier 2012, la société Jungbunzlauer a
annoncé avoir débuté avec succès la fabrication d’acide lactique selon un
procédé de fermentation de produits naturels au sein de son usine de
Marckolsheim et avoir déjà commencé la vente de sa production.
Les sociétés Galactic et Purac ont fait procéder à une saisie-contrefaçon dans
cette usine, en avril 2012, puis elles ont fait assigner la société
Jungbunzlauer en contrefaçon. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle en
nullité du brevet.
Voici l’essentiel du jugement rendu le 3 avril 2014 par le TGI de
Paris. Ce n’est certainement pas une grande décision, mais elle vaut la peine
d’être lue en diagonale, car on y trouve quelques pépites intéressantes.
Sur la nullité du brevet
Pour insuffisance de description
La société Jungbunzlauer prétend que le brevet EP
0 986 532 B2 serait nul pour insuffisance de description au motif que l’étape
cruciale d’élimination des substances ioniques capables de catalyser la
polycondensation de l’acide lactique n’est pas précisée ; que la description se
contente d’affirmer de façon générale qu’il faut éliminer les « substances
ioniques », « impuretés anioniques » ou « charges cationiques », sans
préciser de quelles substances il s’agit de façon concrète dans la réalité
pratique.
Elle soutient que la première revendication du
brevet EP 532 ne comprend pas le mot « toutes » que les demanderesses
avaient ajouté dans leur description ainsi que dans le cadre de la procédure
d’opposition dans la mesure où il paraissait nécessaire pour obtenir la
polycondensation de l’acide lactique que soient éliminées toutes les substances
ioniques auparavant.
Elle prétend donc que l’homme du métier ne sait
donc pas quel(s) moyen(s) il doit choisir pour effectuer, dans la pratique,
cette étape essentielle et ne peut donc mettre en œuvre le procédé selon
l’invention puisqu’on ne peut raisonnablement lui demander de tester toutes les
substances possibles et imaginables afin de déterminer parmi elles quelles sont
celles qu’il doit impérativement éliminer faute de quoi le procédé serait
inopérant ; que les substances mentionnées dans les exemples ne sont d’ailleurs
d’aucun secours puisque l’homme du métier y reconnaît les substances qu’il doit
éliminer de toute façon, et indépendamment du procédé selon l’invention, comme
les substances corrosives agressives qui s’attaqueraient sinon à l’intégrité de
son installation de distillation.
Les sociétés Galactic et Purac répondent que
l’argument de la défenderesse consiste à soutenir que l’homme du métier ne
serait pas à même d’initier la première étape du processus de purification
revendiqué, à savoir le pré-traitement permettant d’éliminer les substances
ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique, dès
lors qu’il ne dispose pas d’une liste complète des substances ioniques en
question ; que l’homme du métier n’ pas à connaître la description de toutes
les substances ioniques en question car il lui suffit de savoir qu’elles
doivent être toutes éliminées, que le brevet donne les éléments permettant de
procéder à cette élimination, que la société Jungbunzlauer a elle-même indiqué dans ses écritures les étapes que
devait faire l’homme du métier pour parvenir à cette élimination ce qui
démontre que ce dernier avait les connaissances suffisantes pour mettre en œuvre
le procédé. Enfin, elles ajoutent que le manque de clarté est une notion
différente de la notion d’insuffisance de description et que la première notion
n’est pas sanctionnée par une nullité du brevet.
Sur ce
Au terme de l’article 138 b) de la CBE 1973, l’invention
est considérée comme suffisamment décrite lorsqu’elle est exposée de « manière
suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter »,
c’est-à-dire sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que
celles qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances.
Il est sans importance que ce moyen n’ait pas été
soulevé devant l’OEB lors de la procédure d’opposition, puisqu’il s’agit dans
un cas d’une procédure de délivrance de brevet devant un office et dans l’autre
d’une procédure judiciaire au cours de laquelle la nullité du brevet est
invoquée comme moyen de défense.
A notre avis, c’est une erreur de considérer que la procédure d’opposition fait partie de la procédure de délivrance. Mais nous avons déjà entendu cette fausse idée dans la bouche de hauts responsables communautaires, ce qui rend plus facilement excusable l’erreur des magistrats français.
De la même façon, c’est une insuffisance de
description qui est invoqué par la société Jungbunzlauer et non un manque de
clarté de sorte que c’est à ce moyen qu’il sera répondu.
La condition de description suffisamment claire et
complète est satisfaite dès qu’il est indiqué clairement au moins un mode de
réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention.
Il suffit donc que l’homme du métier puisse
reproduire les caractéristiques revendiquées sur la base du contenu global du
brevet, sans effort inventif allant au-delà de ses compétences ordinaires.
En l’espèce, le tribunal est tenu de vérifier non
pas ce qu’allèguent les demanderesses dans leurs écritures quant à la présence
du terme toutes mais dans le brevet lui-même ce qui a été décrit et revendiqué.
Le paragraphe [0012], ligne 45 du brevet EP532
précise que :
« Une approche privilégiée de la présente invention consiste à éliminer les substances ioniques au moyen de résines échangeuses d’ions. Ainsi, la mise en contact de la solution d’acide lactique avec une résine échangeuse d’anions, préalablement conditionnée sous forme basique (OH-), permet d’échanger les impuretés anioniques contenues dans la solution traitée par des groupes hydroxydes. (...) ».
Le paragraphe [0012] précise « toute autre
technique connue de l’homme de l’art permettant l’élimination des charges
anioniques au profit d’ions hydroxydes », au fait de «faire précéder l’étape
d’échange d’anions par un traitement qui se caractérise en ce que la solution
d’acide lactique est débarrassée des charges cationiques », ou encore à « toute
autre technique connue de l’homme de l’art capable d’échanger les cations de la
solution d’acide lactique au profit de protons ».
Ainsi s’il est vrai que le terme « toutes »
n’a pas été indiqué ni dans la description ni dans la première revendication,
il résulte du seul fait que les substances ioniques n’aient pas été listées et
de l’emploi de l’article défini « les » que toutes les substances
ioniques doivent être éliminées.
Ensuite, le brevet donne un exemple 1 qui décrit
une étape de déminéralisation par percolation sur résines solides d’échange
ionique en présentant l’analyse suivante : « acide lactique 185.1 g. 1-1, pH 2.25 sulfates 1250 ppm, calcium 929 ppm, fer
15.8 préjudice patrimonial, potassium 133 ppm et sodium 98 ppm ». Après
traitement, elle présente l’analyse suivante : « acide lactique 167 g. 1-1, pH 1.75, sulfates 0.7 ppm, calcium 0.8 ppm, fer
0.3 ppm, potassium 1.1 ppm et sodium 0.9 ppm ».
Cet exemple permet donc à l’homme du métier
d’identifier précisément les ions échangés lors de la déminéralisation : les
sulfates, le calcium, le fer, le potassium et le sodium.
Enfin, la société Jungbunzlauer précise dans ses
conclusions que la fin du paragraphe [0010] de la description du brevet
européen indique que la suite du procédé de purification (...) nécessitait la
réunion de pas moins de trois points 1) à 3) stipulant de très nombreuses
conditions de température, de pression, de temps de séjour, de viscosité, voire
de profil d’appareillage, etc. rendant possible la concentration jusqu’à
atteindre une concentration en poids de 100%, et la distillation de l’acide
lactique, ce qui implique que l’homme du métier a les connaissances
nécessaires pour élaborer les différentes étapes permettant de procéder à
l’élimination des substances ioniques dont il est dit par la société Jungbunzlauer
elle-même qu’il les connaît toutes de par son expertise et il importe peu que
ce cheminement soit long.
Elle fait d’ailleurs valoir pour échapper au
reproche de contrefaçon qu’elle détenait le procédé au moment du dépôt du
brevet EP 0 986 532 B2 de sorte qu’elle ne peut prétendre que l’homme du métier
n’avait pas les connaissances suffisantes pour mettre en œuvre le procédé tel
que décrit dans le brevet.
Cet argument semble faible. La société Jungbunzlauer n’est pas l’homme du métier. Elle a pu inventer elle-même, alors que l’homme du métier en est incapable par définition.
La société Jungbunzlauer sera déboutée de sa
demande de nullité du brevet EP 0 986 532 B2 pour insuffisance de description.
Pour défaut d’activité inventive
La société Jungbunzlauer soutient qu’en combinant
le brevet US 1 594 843 qui décrit les différentes méthodes de distillation et
les brevets US 2 415 588 et US 5 086 418 qui divulguent la technique des
résines échangeuses d’ions, l’homme du métier arrivait sans effort à
l’invention considérée et des publications de von Boorsok, Huffman et Lui (1933)
et de Bernhard Stahl (« Kurzwegdistillation », 1991) pour prouver la
connaissance des étapes de concentration de la solution.
Les sociétés Galactic et Purac répondent que
l’état de la technique le plus proche est le brevet US 1 594 843 qui date de
1926 qui décrit un procédé pour la récupération et la purification d’une
solution aqueuse d’acide lactique ; qu’aucun des documents versés au débat par
la société Jungbunzlauer n’aurait incité l’homme du métier à vaincre le préjugé
dans le sens où il a établi que l’acide lactique pouvait être concentré à 100%
avant distillation alors que l’acide lactique est connu pour être plus instable
lorsque la solution d’acide lactique est plus concentrée, et à envisager un
prétraitement en deux étapes permettant d’éviter toute polymérisation par
l’élimination totale des substances ioniques puis de l’eau.
Sur ce
L’article 56 de la convention de Munich dispose :
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».
Le brevet US 1 594 843 qui date de 1926 décrit un
procédé pour la récupération et la purification d’une solution aqueuse d’acide
lactique. Il constitue l’art antérieur le plus proche et se situe exactement
dans le même domaine technique que l’invention revendiquée et poursuit le même
objectif, à savoir la purification de l’acide lactique.
Le procédé couvert par le brevet US 843 décrit
l’épuration de l’acide lactique par distillation à grande vitesse, dans le but
d’éviter la formation d’anhydride et delactide. Il ne permet toutefois pas
d’obtenir de l’acide lactique d’une pureté suffisante puisqu’il est indiqué que
des traitements ultérieurs à la distillation sont nécessaires.
Les brevets US 2 415 588 et US 5 086 418
divulguent des techniques de résines échangeuses d’ions.
Le brevet US 2 415 558 qui date de 1947 enseigne
un « procédé de purification d’une solution aqueuse impure d’acide organique
contenant un nombre considérablement plus réduit d’acides inorganiques, lesdits
acides organiques étant plus forts du point de vue de la dissociation que
lesdits acides organiques, ledit procédé comprenant la mise en contact de la
solution avec un matériau échangeur d’anions ».
Le procédé décrit dans ce brevet consiste bien en
l’élimination des substances ioniques d’une solution aqueuse d’acide organique,
ce procédé ne vise cependant aucunement à éliminer les traces d’impuretés
susceptibles de catalyser la polycondensation et n’est pas envisagé comme un
pré-traitement.
En effet, ce document vise tous les acides
organiques alors que seuls les hydroxy-acides (tels que l’acide lactique) sont
susceptibles de polycondensation. Il ne peut donc avoir pour but d’éviter la
polycondensation en éliminant les traces d’impuretés susceptibles de catalyser
celle-ci.
Le fait que l’acide lactique soit mentionné dans
la description, comme le souligne avec justesse la société défenderesse, est
sans incidence puisque le but du procédé décrit n’est pas d’éliminer les
impuretés susceptibles de catalyser la polycondensation.
Le brevet US 5 068 418 qui date de 1991 divulgue
un procédé de séparation d’acide lactique à partir d’un mélange de bouillon de
fermentation contenant de l’acide lactique produit par un procédé de
fermentation qui met en œuvre une résine échangeuse d’anions, mais qui ne vise
pas à éviter la polycondensation de l’acide lactique lors de sa concentration
ultérieure suivie d’une distillation.
Ces documents enseignent des procédés de
purification par échange d’ions avec les anions grâce à une résine échangeuse
mais sans donner aucune information sur la nécessité d’éliminer les substances
ioniques dans le but d’éviter la polycondensation de l’acide lactique lors de
la concentration et de la distillation du produit
La société Jungbunzlauer ne peut soutenir que
l’homme du métier savait que, pour améliorer le rendement du procédé, il était
indispensable d’éliminer toute trace d’impuretés susceptibles de catalyser
l’oligomérisation au moyen d’une étape de purification préalable alors qu’elle
a prétendu au stade de l’insuffisance de description que l’homme du métier ne
pouvait connaître toutes les substances à éliminer.
L’article « Kurzwegdestillation » de Bernard Stahl
qui date de 1991 concerne un procédé de distillation « à court trajet ». Il
enseigne que dans le cas d’une grande quantité d’impuretés volatiles
(entraînant un risque de projections), il est conseillé de réaliser une
distillation en deux étapes c’est-à-dire une concentration en deux étapes (toute
distillation entraînant une concentration).
Cependant l’élimination des substances est
destinée à éviter les projections et non à obtenir un produit final de grande
pureté avec un rendement élevé.
Cet article ne parle que de l’élimination des restes
de « solvants » et « produits de réaction » et rien n’indique clairement pour
l’homme du métier qu’il est nécessaire d’éliminer toute l’eau avant de
distiller l’acide lactique afin d’augmenter le rendement de cette distillation.
L’article de Borsook, Huffman et Liu qui date de
1933 décrit la préparation d’acides libres cristallins à partir « du sirop du
commerce (qui contient en règle générale environ 50 pour cent d’acide lactique,
30 pour cent d’anhydride et de lactide, et 15 pour cent d’eau).
Seule une solution contenant 50% d’acide lactique
(et 30% d’anhydride et de lactide) est ainsi divulguée, cette solution étant
ensuite directement soumise à une distillation en deux étapes.
Cet article ne divulgue à aucun moment que les
distillations successives s’effectuent sur la base d’une solution d’acide
lactique concentrée à 100%. Ce document ne s’intéresse pas au rendement de la
distillation puisqu’il est nécessaire d’effectuer cette distillation en
plusieurs fois sur de petites quantités d’acide lactique sous peine d’avoir de
grandes pertes dues au chauffage.
Le procédé revendiqué comprend trois étapes:
(i) Un pré-traitement de la solution diluée
d’acide,
(ii) Une double étape de concentration pour
atteindre 100% d’acide lactique,
(iii) Une étape de purification de l’acide
lactique par distillation.
Aucun des documents versé au débat n’enseigne un
pré-traitement de la solution diluée d’acide qui a pour but de supprimer les
substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique
avant de passer à la deuxième étape, le problème tenant à éviter toute
polycondensation à ce stade n’ayant jamais été abordé dans les documents
produits.
Ils n’enseignent pas davantage que l’étape de
concentration doit se réaliser en deux temps dans le but d’augmenter rapidement
et à basse température la concentration lors d’un premier traitement (de 50 à
90%) et jusqu’à 100% lors d’un second traitement. Cet objectif n’est jamais
indiqué dans les documents. Il n’est pas non plus indiqué que toute l’eau doit
être éliminée.
Enfin la troisième étape qui précise comment la
distillation doit s’effectuer n’est pas enseignée ni même suggérée par les
documents antérieurs.
Ainsi le procédé pris en son ensemble
c’est-à-dire constitué des 3 étapes successives chacune ayant un objectif
précis pour permettre la production à haut rendement d’un acide lactique pur
n’est suggérée par aucun des documents qui n’enseignent pas davantage le but à
atteindre ou les moyens d’y parvenir.
Quand bien même l’homme du métier eusse connu tous
ces documents, ceux-ci ne l’auraient pas conduit nécessairement à la mise en
place du procédé objet du brevet EP 0 986 532 B2.
En conséquence, la société Jungbunzlauer sera
déboutée de son moyen de nullité relatif au défaut d’activité inventive.
La revendication 1 du brevet EP 0 986 532 B2 étant
valable et les autres revendications opposées à la société Jungbunzlauer (2 à
11) étant dépendantes de la première, il est inutile d’en apprécier la nullité,
puisqu’elles sont nécessairement valables du fait de la validité de la
première.
Sur l’exception de possession
personnelle antérieure
La société Jungbunzlauer fait valoir qu’elle
disposait déjà de l’invention au moment de son dépôt de sorte qu’elle ne peut
être poursuivie pour contrefaçon.
Elle indique avoir travaillé dès juillet 1996 sur
un projet dit « Nova » qui permettait une purification de l’acide
galactique en prévoyant un prétraitement.
Les sociétés Galactic et Purac répondent que
l’exception de possession personnelle ne peut être opposée au breveté que si
celui qui s’en prévaut justifie avoir une connaissance complète de tous les
éléments constitutifs de l’invention et si la preuve est faite de l’identité
entre l’invention possédée et l’invention revendiquée ; que l’exception doit
être personnelle, c’est-à-dire avoir pour origine le travail propre de la
défenderesse et non d’une autre société du même groupe et avoir été acquise de
bonne foi, sur le territoire français. Elles font valoir que les documents
versés au débat ne permettent pas de constater que les conditions de l’article
L 613-7 CPI sont remplies.
Sur ce
L’article L 613-7 CPI dispose :
« Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet. Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché ».
La société Jungbunzlauer doit démontrer avoir été
en possession de l’invention avant la date de priorité du brevet soit le 6 juin
1997.
Le projet « Nova » qui aurait été initié dans le
courant de l’année 1996 relatif au développement et à la mise au point
industrielle d’un projet de production et de purification d’acide lactique n’est
établi par la société Jungbunzlauer que par la production de transparent non
daté sur lequel est reporté un schéma de processus de fabrication.
Ce document est daté du 10 juillet 1996
même si une autre date est apparue dans une pièce communiquée, (cette autre
date n’est que celle donnée automatiquement par l’imprimante le jour
d’impression du transparent).
Malgré cette date du 10 juillet 1996, il reste
insuffisant à établir la possession de l’invention à la date de priorité du
brevet EP 0 986 532 B2.
II ne peut à lui seul avoir force probante car il
ne porte comme autre mention que l’acronyme JBL SA et qu’il n’est corroboré par
aucun autre document daté de la même époque et qui traiterait du même sujet.
A le supposer non équivoque, il ne donne pas de
renseignement suffisant sur le procédé mis en œuvre.
En effet, il est ainsi rédigé
PRETRAITEMENT : précipitation, centrifugation, ultrafiltrationCONCENTRATION : électrodialysePURIFICATION : échange d’ions, électrodialyse,CONCENTRATION : concentrationACID 80% PURIFICATION : distillation.
Il n’est à aucun moment indiqué que le
pré-traitement a pour objet d’empêcher toute polycondensation ce qui fait que
si cette étape est prévue, son objet n’est pas défini. De même qu’il n’est pas
précisé que toutes les substances ioniques doivent être éliminées
II n’est absolument pas indiqué pourquoi la
seconde étape de concentration et de purification doit se passer en deux fois,
ni qu’il s’agit d’augmenter rapidement et à basse température la concentration
lors d’un premier traitement (de 50 à 90%) et jusqu’à 100% lors d’un second
traitement. Enfin, il n’est pas davantage mentionné que toute l’eau doit être
éliminée.
En conséquence, les étapes décrites dans ce
schéma sont insuffisantes à établir que la société Jungbunzlauer S. A détenait
l’invention au jour de la date de priorité du brevet des sociétés Galactic et Purac.
Les mails versés au débat pour corroborer la
possession ne permettent pas davantage de définir le processus envisagé par la
société Jungbunzlauer et notamment de dire si les trois étapes du procédé
protégé dont les sociétés demanderesses sont co-titulaires est bien reproduit.
De plus les réponses des clients sont datées de
septembre 1997 ; elles sont donc postérieures à la date de priorité du brevet
EP 0 986 532 B2. De plus, la production à l’échelle de laboratoire et l’envoi à
des clients de la société JBL, d’échantillons d’essai d’acide lactique purifié,
notamment aux sociétés Bunge Foods (USA), Danisco (DK) et Ulmer Spatz (DE) ne
sont attestés que par des mails de retour de septembre 1997 et ne permettent
pas de dire que ces échantillons ont été obtenus à partir du même procédé que
celui breveté et les réponses apportées à ces mails ne sont pas davantage
éclairantes sur ce point puisqu’ils répondent à des questions différentes
telles la réaction ou les commentaires de certains clients sur ledit produit
envoyé (HS = heat ; stability = stabilité à la chaleur ; DL, L et D sont les
désignations des deux énantiomères L et D existants ou leur mélange racémique
DL pour l’acide lactique).
La société Jungbunzlauer sera déboutée de sa
demande tendant à voir dire qu’elle était en possession de l’invention au
jour de la date de priorité du brevet EP 0 986 532 B2.
Sur la contrefaçon
On aurait pu croire que l’échec de la défense en possession personnelle ouvre une brèche en contrefaçon, mais il n’en est rien. Heureusement pour Jungbunzlauer, comme la possession n’est pas suffisamment établie, les éléments produits à ce titre ne suffisent pas non plus pour établir la contrefaçon.
Les sociétés Galactic et Purac prétendent que le
procès-verbal […], et plus spécifiquement les annexes 1 à 14 de celui-ci
constituant le « Piping & Instrumentation Diagram » montrent que le procédé
utilisé par la défenderesse reproduit l’ensemble des caractéristiques du
procédé revendiqué dans le brevet EP ’532, soutiennent que les analyses
effectuées dans le cadre de la saisie-contrefaçon ont des résultats inopérants
dont il ne faut pas tenir compte.
Enfin, elles font valoir que l’affirmation selon
laquelle la société Jungbunzlauer mettrait en œuvre un brevet autrichien
conforte l’existence de la contrefaçon de son propre brevet et que la
modification de l’installation sur laquelle elles émettent toutes réserves,
constitue un aveu judiciaire de l’existence préalable de la contrefaçon dans
l’ancienne installation.
La société Jungbunzlauer répond que les sociétés
demanderesses ne démontrent à aucun moment l’existence d’une contrefaçon,
puisqu’elles ne versent au débat qu’un plan saisi lors des opérations de saisie-contrefaçon
et non une description de l’installation arguée de contrefaçon, que les
résultats des analyses faites par les sociétés Galactic et Purac sur les
prélèvements effectués lors des opérations de saisie-contrefaçon révèlent
d’ailleurs la présence d’ions à l’issue de l’opération de prétraitement ce qui
infirme l’existence d’une contrefaçon et enfin, elle conteste avoir admis à
aucun moment avoir commis une contrefaçon et fait valoir que la modification de
l’installation n’est que le fruit de l’évolution de l’installation précédente
qui déjà ne contrefaisait en rien les revendications du brevet EP 0 986 532 B2.
Sur ce
Lors des opérations de saisie-contrefaçon
effectuées au sein des locaux de la société Jungbunzlauer, l’huissier
instrumentaire n’a pas effectué de saisie-descriptive mais a saisi un plan qui
décrit les étapes de construction de l’installation litigieuse.
Le tribunal relève que l’intérêt d’une
saisie-contrefaçon en cas de contrefaçon alléguée de brevet de procédé est bien
la saisie descriptive qui permet d’établir sans contestation possible les
différentes étapes du procédé et les résultats obtenus à chaque étape afin de
vérifier que le procédé breveté est reproduit.
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.
La saisie du plan ne permet pas de dire que
l’installation mise en place au sein des locaux de la société Jungbunzlauer est
une reproduction du procédé breveté car elle est trop succincte ; en effet, la
reproduction des trois étapes et le résultat obtenu à chaque étape ne sont pas
rapportés.
Ainsi, les critiques opposées au plan
d’installation de 1996 sont les mêmes : II n’est à aucun moment établi par ce
plan que le pré-traitement a pour objet d’empêcher toute polycondensation ce
qui fait que si cette étape est prévue, son objet n’est pas défini. De même
qu’il n’est pas précisé que toutes les substances ioniques doivent être
éliminées.
II n’est absolument pas démontré que la seconde
étape de concentration et de purification qui se passe en deux fois, permet
d’augmenter rapidement et à basse température la concentration lors d’un
premier traitement (de 50 à 90%) et jusqu’à 100% lors d’un second traitement,
ni que toute l’eau est éliminée.
Enfin, les tests qu’ont fait pratiquer de leur
propre chef les sociétés Galactic et Purac sur les prélèvements saisis montrent
que les produits obtenus n’ont pas les caractéristiques recherchées par le procédé
de sorte qu’il est patent que celui-ci n’est pas reproduit.
Les sociétés demanderesses sont mal venues de dire
que les tests doivent être écartés au motif que l’installation était en cours de
redémarrage ou qu’ils ont été effectués trop longtemps après le prélèvement
d’une part car le produit obtenu est censé être stable (c’est un des avantages
du procédé), de seconde part car ces excuses sont fallacieuses et de troisième
part car elles n’ont pas souhaité faire faire de nouveaux tests ce que la société
Jungbunzlauer a pourtant proposé.
Ces tests, et notamment le rapport corrigé annexé
au procès-verbal de saisie […] montrent significativement une teneur en ions
chlorures dans le réacteur V7613 contenant l’acide lactique avant la seconde
concentration et la distillation de 158 m g/100g, soit 1 580 ppm […].
Cette teneur de 1 580 ppm comparée à celle de 0,7
ppm donné dans l’exemple 1 du brevet EP 532 […] qui est plus de 2 200 fois
inférieure, indique que l’acide lactique a polymérisé.
En effet, l’homme du métier du domaine de la
chimie sait que pour éviter tout phénomène de polycondensation, les teneurs
maximales en impuretés susceptibles de déclencher le phénomène sont de l’ordre
de 10 ppm et que les procédés prévoyant volontairement ce phénomène impliquent
des teneurs de l’ordre de 100 ppm, ce qui est encore plus de 15 fois moins que
la quantité effectivement relevée dans les prélèvements réalisés lors de la
saisie-contrefaçon […].
Enfin, les analyses ont mis en évidence que la
teneur en eau mesurée de la solution est de 12,1 g/100 g pour une teneur en
acide lactique libre de 74,0 g/100 g ce qui signifie là encore qu’une partie de
l’acide lactique apolymérisé, sinon le taux de ce dernier devrait logiquement
être de 87,9 g/100 g au lieu des 74,0 g/100 g effectivement mesurés.
Cette différence très significative prouve que le
procédé incriminé ne présente aucunement l’étape de pré-traitement revendiquée
visant précisément à éviter tout phénomène de polycondensation contrairement à
ce que soutiennent les sociétés Purac et Galactic.
La dernière caractéristique mentionnée à la
revendication 1 n’est pas non plus reproduite car la distillation mise en œuvre
dans le procédé incriminé n’est pas effectuée de façon sélective et
essentiellement quantitative comme requis, mais avec un taux de distillât /
résidu effectif de l’ordre de 55 à 65% et ne dépassant jamais les 75%, comme
l’enseigne le brevet autrichien mis en œuvre […].
Enfin le fait que la totalité de la solution
concentrée soit amenée à la distillation ne signifie pas automatiquement que la
totalité de l’acide lactique libre de cette solution soit aussi effectivement
distillée car il est possible, en choisissant les bonnes conditions de pression
et de température, de ne distiller qu’une partie de l’acide lactique
distillable et de laisser une partie de l’acide lactique libre dans le résidu
de distillation, ce que ne contestent pas les sociétés demanderesses dans leurs
conclusions.
Les sociétés Galactic et Purac affirment encore
que la mise en œuvre du brevet autrichien par la société Jungbunzlauer conforterait
l’existence de la contrefaçon sans en faire la moindre démonstration.
Or la revendication 1 du brevet AT 663 enseigne un
« procédé de fabrication d’acides carboxyliques par fermentation de micro-organismes produisant l(es) acide(s) carboxyliques(s) souhaité(s) et purification ultérieure en plusieurs étapes de la solution obtenue par fermentation caractérisé en ce que ladite purification comprend les étapes suivantes, dans l’ordre indiqué :a) Purification chromatographique de la solution permettant de séparer les hydrates de carbone et autres substances non ioniques ;b) Évaporation en une ou plusieurs étapes pour obtenir de l’acide carboxylique largement ou, pour l’essentiel, complètement déshydraté;c) Distillation sous vide de l’acide carboxylique ainsi obtenu et ;d) Recyclage du résidu de distillation. »
Ce brevet n’enseigne pas
- de pré-traitement qui élimine complètement les substances ioniques en évitant la polycondensation,
- ni l’élimination de toute l’eau lors de l’étape de concentration (il est seulement indiqué une évaporation pour obtenir un acide largement ou pour l’essentiel complètement déshydraté : l’obligation d’éliminer totalement l’eau n’est pas nécessaire),
- ni une distillation effectuée de manière sélective et essentiellement quantitative.
Il ne permet donc pas d’atteindre l’objectif de
production d’un acide de grande pureté, avec un rendement massique
particulièrement élevé.
Enfin, les sociétés demanderesses ne peuvent
prétendre que la société Jungbunzlauer ait avoué judiciairement avoir commis
une contrefaçon ce dont elle s’est toujours défendue.
Le fait d’avoir modifié son installation en cours
de procédure et de l’avoir fait constater par huissier ce que le tribunal acte,
ne peut constituer un aveu d’autant que cette modification va dans le même sens
que celui des résultats des analyses des produits saisis c’est-à-dire le maintien de substances ioniques avant la
distillation.
En conséquence, la preuve de la contrefaçon
par la société Jungbunzlauer de la revendication 1 du brevet EP 0 986 532 B2
des sociétés Galactic et Purac n’est pas rapportée tant sur
l’installation existant au jour de la saisie-contrefaçon le 11 avril 2012 que sur celle modifiée
depuis septembre et décembre 2012 et telle que constatée par procès-verbal d’huissier le 27 août 2013.
Les sociétés Galactic et Purac seront déboutées de
toutes leurs demandes de ce chef ainsi que de toutes leurs demandes
subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts
de la société Jungbunzlauer
La société Jungbunzlauer forme une demande de
dommages et intérêts à hauteur de 250.000 € pour le préjudice moral du fait du
caractère abusif de la procédure et de 75.000 € pour le préjudice matériel subi
du fait des actes de dénigrement commis par les sociétés Galactic et Purac
auprès de deux clients de la société Jungbunzlauer en leur exposant l’existence
du litige et en prétendant qu’elle commettait des actes de contrefaçon.
Elle demande également une mesure de publication
judiciaire.
Les sociétés Galactic et Purac n’ont répondu à ces
demandes qu’en indiquant qu’elles étaient mal fondées du fait de l’existence de
la contrefaçon alléguée.
Sur ce
L’exercice d’une action en justice constitue par
principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette
de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur
grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code
civil.
La société défenderesse sera déboutée de sa
demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque
intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesses,
qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits et d’établir
l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour
sa défense.
Quant aux actes de dénigrement, la société Jungbunzlauer
se contente d’affirmer qu’une société multinationale de l’agro-alimentaire, qui
serait un de ses très importants clients lui aurait demandé de faire le point
de la présente procédure alors qu’elle ne l’avait jamais évoquée et en lui
précisant qu’en l’état elle ne serait pas référencée.
Elle ne verse aucun élément pour étayer cette
affirmation.
De la même façon, elle ne rapporte pas la preuve
que la branche américaine d’un distributeur multinational de produits chimiques
l’ait questionnée sur ce sujet le 20 novembre 2013 lors du salon Food
Ingrédients Europe.
En tout état de cause et même si les sociétés Galactic
et Purac avaient fait état de l’existence de cette procédure à des tiers ce qui
n’est pas démontré, pour que ce fait constitue une faute du fait du dénigrement
encore faut-il rapporter la preuve que cette référence à la procédure qui était
pendante devant le TGI de Paris, l’ait été en termes désobligeants et sans
prendre soin de s’exprimer avec retenue et objectivité.
Cette faute n’est pas rapportée et la société Jungbunzlauer
n’établit pas davantage avoir subi un préjudice matériel de l’ordre de 75.000 €
du fait de la connaissance qu’aurait eu ses clients de l’existence de ce
litige, par une perte de chiffre d’affaires due à la perte de clients ou une
baisse de l’évolution de celui-ci.
En conséquence, la société Jungbunzlauer sera
déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande de
publication judiciaire qui est une mesure réparatrice complémentaire.
Sur les autres demandes Les conditions sont
réunies pour allouer à la société Jungbunzlauer la somme de 80.000 € à
la charge solidaire des sociétés Galactic et Purac sur le fondement de
l’article 700 CPC.
L’exécution provisoire est compatible avec la
nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. …
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
TGI Paris, 3 avril 2014 ; Galactic et al c. Jungbunzlauer
