Saisie et secret

La société belge Rewah et Michel C. sont titulaires de la demande FR 2 988 626 concernant un procédé pour le confinement et l’étanchéité provisoire d’une zone polluée.

La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :

Produit pour le confinement et l’étanchéité provisoire d’une zone polluée caractérisé en ce qu’il est constitué par un gel de confinement à séchage rapide à base de résines naturelles ou synthétiques additionné de matières de charge et d’adjuvants anti-adhérents, apte à être projeté sur la zone en constituant un film souple et étanche ayant des caractéristiques de résistance à la déchirure et au poinçonnement tout en étant apte à être décollé par simple arrachement.

La demande a été déposée en mars 2012 et a été publiée en octobre 2013.

Il existe également une demande internationale correspondante (WO 2013/144522) qui comporte les mêmes revendications ; le rapport de recherche n’est pas très encourageant.

Un mois environ après la publication de ces demandes, en novembre 2012, les titulaires ont fait procéder à une saisie-contrefaçon au salon Batimat et dans les locaux de la société Lapro Environnement (ci-après « Lapro »). 

Par acte du 10 décembre 2013, la société Lapro a demandé au juge ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon sur le fondement de l’article R 615-4 d’ordonner la restitution de documents confidentiels ou du moins ordonner leur mise sous scellés et leur mise au greffe jusqu’à ce que le juge du fond demande, le cas échéant, leur production. Les titulaires se sont opposés à ces demandes.

Dans ce qui suit, nous reproduisons un extrait de l’ordonnance de référé rétractation rendue le 16 janvier 2014.

Signalons que la société Lapro a également présenté des observations de tiers devant l’INPI le 3 janvier 2014 et que l’INPI a demandé aux titulaires de réagir à l’objection de défaut manifeste de nouveauté. Le Registre de l’INPI ne contient pas de réponse.

Sur la recevabilité des demandes de la société Lapro

La société Rewah et Monsieur C. contestent la recevabilité de la demande de la société Lapro au motif que le premier huissier instrumentais, M^e S., a mis sous scellés le document relatif au nom du fournisseur et que le second huissier instrumentaire s’il n’a pas mis le document sous scellés (nom du fournisseur et deux factures provenant du fournisseur, ainsi que les factures adressées aux clients), les a conservés par devers lui.

La société Lapro indique que le nom du fournisseur et les deux factures émanant de lui contiennent des documents confidentiels notamment les prix obtenus auprès de ce dernier et que la liste des ventes effectuées depuis le 26 juillet 2012 donne à la société Rewah et à Monsieur C. des informations sur son fichier client qui sont importantes et disproportionnées tant que le brevet n’a pas été délivré ; qu’elle a donc intérêt à agir tant en rétractation que sur le fondement de l’article R 615-4 CPI.

Il est constant que le brevet n° FR 2 988 626 n’est pas encore délivré et qu’aucun acte de contrefaçon ne peut donc être reproché à la société Lapro avant la publication de la demande de brevet c’est-à-dire avant le 4 octobre 2013.

Il est tout aussi constant qu’une partie titulaire d’une demande de brevet a qualité pour agir en contrefaçon pour les actes commis après la publication de la demande de brevet jusqu’au jour de sa délivrance et que le tribunal doit surseoir dans l’attente de la délivrance du titre (article L 615-4 CPI).

En conséquence, le titulaire d’une demande de brevet publiée est recevable à solliciter une mesure de saisie-contrefaçon par application combinée des articles L 615-4 dernier alinéa et L 615-5 deuxième alinéa CPI.

La partie ayant fait l’objet d’une saisie-contrefaçon est recevable à solliciter sa rétractation en application de l’article 493 CPC et éventuellement une mesure relative à la mise sous séquestre des documents saisis.

En l’espèce, le fait que le second huissier instrumentaire n’ait pas expressément indiqué qu’il plaçait les documents litigieux sous scellés dans l’attente d’une décision judiciaire l’autorisant à s’en dessaisir constitue un motif sérieux de saisir le juge ayant prononcé la mesure de saisie-contrefaçon aux fins de voir ses droits protégés.

Sur la demande de confidentialisation de certains documents saisis

L’article R 615-4 CPI dispose :

« A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il (le président du tribunal) peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. »

L’objet de cet article issu du décret du 27 juin 2008 est de rendre la procédure de saisie contrefaçon plus respectueuse des droits de la défense et de rendre plus proportionnée la mesure de saisie-contrefaçon tout en garantissant aux saisissant de pouvoir accéder aux éléments de preuve ou au moins de les figer.

Le secret des affaires est un principe reconnu en droit français mais également en droit communautaire et dans les accords ADPIC.

La société Lapro donne une liste précise des documents qu’elle entend voir placer sous scellés en l’espèce la page vierge sur laquelle a été mentionné le nom de son fournisseur, les deux factures émanant de ce fournisseur et la liste des ventes effectuées depuis le 26 juillet 2012 qui dévoile le nom de ses clients et livre sans raison une partie de son fichier client à un concurrent.

Le brevet n’ayant pas encore été délivré, les opérations de saisie-contrefaçon doivent être menées avec une extrême prudence et seuls les documents relatifs à la contrefaçon elle-même peuvent être remis au saisissant ; ceux relatifs au calcul du préjudice subi doivent être conservés de façon sûre par l’huissier tant que la portée réelle du brevet n’est pas connue et que la contrefaçon n’a pas été jugée.

En l’espèce, le nom du fournisseur et les factures du fournisseur qui permettent de connaître le prix d’achat consenti par ce dernier au distributeur en France relèvent du secret des affaires.

De plus, la liste des ventes depuis juillet 2012 et le nom des clients relève également du secret des affaires tant que la contrefaçon n’a pas été jugée et elle est sans pertinence au regard de la date de publication du brevet pour les ventes survenues après le 5 octobre 2013.

Il ressort de la lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 novembre 2013 que M^e S. a mis sous scellés le nom de son fournisseur et a précisé qu’il ne se dessaisirait de cette enveloppe scellée que sur décision judiciaire.

En conséquence, la demande de mise sous scellés du document confidentiel est mal fondée s’agissant de la première saisie-contrefaçon.

Pour ce qui est de la seconde saisie-contrefaçon, l’huissier a mis les documents sous enveloppe sans indiquer qu’il les scellait et les a annexés à l’acte jusqu’à ce qu’un magistrat statue sur leur sort.

Cette formulation imprécise qui ne permet pas de savoir si les documents sont visibles ou non, qui n’indique pas que l’enveloppe n’est annexée qu’au premier original comme l’a précisé M^e S., rend fondée la demande de la société Lapro.

En conséquence, il sera enjoint à l’huissier instrumentais de la seconde saisie-contrefaçon de placer les documents saisis à savoir le nom du fournisseur, les factures du fournisseur et la liste des ventes depuis juillet 2012 sous scellés jusqu’à ce qu’une décision de justice l’autorise soit à s’en dessaisir soir à les restituer ou à les détruire.

Par contre la demande de restitution est mal fondée, puisque si la contrefaçon venait à être reconnue, les informations contenues dans les documents seraient utiles pour connaître le fabricant du produit mais également éventuellement pour calculer le préjudice subi.

Sur la rétractation de l’ordonnance du 5 novembre 2013

La société Lapro sollicite la rétractation de l’ordonnance du 5 novembre 2013 au motif que celle-ci n’a pas prévu la possibilité de mettre sous séquestre les documents confidentiels.

Or, le juge statuant sur la demande de saisie-contrefaçon vérifie la recevabilité de la demande de saisie-contrefaçon, évalue son caractère proportionné ou pas selon les circonstances de l’espèce mais ne peut enjoindre à l’huissier instrumentaire de placer les documents confidentiels sous scellés faute de les connaître.

Ainsi il appartient seulement à l’huissier instrumentaire au vu des explications données par les parties saisies qu’il convient de citer comme l’a fait M^e S. dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon, de prendre la décision de les placer ou non sous scellés et de les annexer uniquement au premier original.

En conséquence, la demande de rétractation formée par la société Lapro sera rejetée.

Sur les autres demandes

Les conditions ne sont pas réunies pour allouer une somme sur le fondement de l’article 700 CPC.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 16 janvier 2014 ; Lapro Environnement c. Rewah

L’insuline insolente

La société Sanofi-Aventis Deutschland (ci-après « Sanofi ») a développé et lancé différents médicaments et dispositifs médicaux destinés à lutter contre le diabète, dont l’insuline glargine, un analogue de l’insuline humaine ayant une durée d’action prolongée.

Elle est titulaire du brevet européen EP 0 368 187 (« EP ‘187 »), qui a expiré, ainsi que d’un CCP correspondant.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Les sociétés du Groupe Sanofi commercialisent l’insuline glargine sous le nom de Lantus® ; il tombera dans le domaine public en France le 5 mai 2015 lors de l’expiration du CCP.

Le groupe pharmaceutique international Eli Lilly a développé un bio-similaire de ce produit. Il a initié le processus de commercialisation de ce bio-similaire en sollicitant auprès de l’Agence européenne des médicaments (EMA) une demande d’AMM européenne, qui a été délivrée le 10 septembre 2014.

En janvier 2014, Sanofi-Aventis a assigné la société Eli Lilly aux États-Unis en contrefaçon de plusieurs brevets américains.

En juillet 2014, la société Eli Lilly a assigné Sanofi-Aventis en nullité de la partie anglaise de deux brevets européens de la société Sanofi concernant des dispositifs d’injection et non de l’insuline glargine.

Egalement en juillet 2014, la société Sanofi fait effectuer des saisies-contrefaçon en France, puis elle a fait assigner société Lilly France (ci-après « Lilly ») en contrefaçon. La société Lilly a à son tour assigné la société Sanofi en référé-rétractation.

Voici un extrait de l’ordonnance de référé-rétractation rendue le 7 octobre 2014 :

Sur la recevabilité des demandes de la société Lilly

La société Sanofi prétend que la demande de rétractation partielle de l’ordonnance rendue le 24 juillet 2014 autorisant une saisie-contrefaçon au sein du siège de la société Lilly à Neuilly serait irrecevable au motif qu’elle n’a pas été formée sans délai.

La société Sanofi (sic) répond qu’elle a déposé sans délai sa demande de rétractation partielle de sorte que la fin de non-recevoir est mal fondée.

Sur ce

L’article R 615-4 CPI prévoit que le président du TGI peut, à la demande de la partie saisie, agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.

En l’espèce, la société Sanofi a déposé ses projets d’assignation en référé au greffe de la 3^ème chambre du TGI Paris dès le 12 août 2014 aux fins d’obtenir la fixation d’une date d’audience.

Elle a été informée le 2 septembre 2014 par le greffe de ce que l’audience était fixée au 15 septembre 2014 et a donc fait délivrer l’assignation dès le 3 septembre 2014 à domicile élu.

La date d’audience a été reportée au 22 septembre 2014 à la demande de la société Sanofi.

En conséquence, il convient déjuger que la société Sanofi a saisi sans délai le délégué du président de sa demande de rétractation partielle et de préservation de la confidentialité de certains documents.

Cette fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la demande de rétractation

La société Sanofi (sic) fait valoir que la procédure de saisie-contrefaçon a pour finalité de permettre à un breveté de rapporter la preuve de la contrefaçon qu’il suspecte en France, qu’elle ne peut être dévoyée et détournée de son objet lorsqu’elle est utilisée par un breveté comme un moyen d’accéder aux dossiers non accessibles au public d’un concurrent, dans les cas où il n’existe aucune raison de suspecter des actes de contrefaçon ; que ce faisant, lorsqu’il ne peut exister aucune suspicion légitime de contrefaçon, les conditions pour accueillir une requête en saisie-contrefaçon ne sont pas remplies, aucune ordonnance de saisie-contrefaçon ne peut être accordée et l’ordonnance qui aurait accueilli la demande du breveté doit être rétractée.

Elle précise qu’aucun acte de contrefaçon ne pouvait être reproché à la société Lilly puisque l’activité développée par la société Lilly pour le bio-similaire de l’insuline gargline (sic) n’est pas constitutive de contrefaçon selon l’article L. 613-5 d) CPI qui autorise expressément la réalisation de tous les actes nécessaires à l’obtention d’une AMM.

Elle ajoute que la société Eli Lilly s’est engagée, de manière officielle, par la voie d’une lettre de son conseil anglais du 3 juillet 2014, à ne pas commercialiser de médicament à base d’insuline glargine avant l’expiration des droits de la société Sanofi sur ce composé (expiration qui, en France, interviendra le 5 mai 2015), que cette lettre vise en effet les différents CCP existant, ce qui montre qu’elle concerne tous les pays couverts par un CCP.

Elle conteste que la délivrance de l’AMM pour l’Europe par l’EMA mettrait fin à l’exception créée par l’article L 613-5 d) CPI, qu’au contraire cet article vise tous actes nécessaires à l’obtention d’une AMM, sans aucune limitation quant au pays pour lequel cette AMM est demandée.

Elle note que la société Lilly ne vise pas dans son assignation au fond le brevet de formulation (brevet européen n° 1 517 697 ) mentionné dans l’ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon, confirmant ainsi l’absence de toute reproduction de ce brevet par le produit BIV et explique ne disposer d’aucun élément permettant d’étayer son soupçon de reproduction du brevet de procédé (brevet européen n° 0 980 874).

La société Lilly répond que pour bénéficier de l’exception prévue à l’article L 613-5 d), la société Sanofi doit démontrer que les études et essais doivent être requis en vue de l’obtention d’une AMM et que les actes doivent être nécessaires à la réalisation des essais et études et à l’obtention de l’AMM, qu’à défaut, tout acte de fabrication, d’offre, de mise dans le commerce, d’utilisation, d’importation, d’exportation, de transbordement, ou toute détention aux fins précitées d’un produit couvert par un brevet qui n’est pas strictement nécessaire à l’obtention d’une AMM est un acte de contrefaçon. Elle indique que les produits trouvés au sein des locaux de Fegersheim montrent que la société Sanofi produit et fabrique plus que les doses de médicaments nécessaires aux essais utiles à la délivrance de l’AMM.

Sur ce

Il convient de rappeler que le titulaire d’une simple demande de brevet peut former une demande de saisie-contrefaçon sur ce fondement puisque la nature même de la saisie-contrefaçon est de trouver ou conserver des preuves de l’existence d’une contrefaçon.

Cependant, il appartient à celui qui réclame une telle mesure d’apporter un commencement de preuve de l’existence d’une éventuelle atteinte à ses droits ou à ses futurs droits.

C’est évidemment contraire aux habitudes françaises. Il est vrai que la Directive de 2004 stipulait en son Article 7 : « … les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, … » Le législateur français a voulu ignorer cette précision lors de la transposition de la Directive. Il n’est pas impossible que ce complément revienne par le biais de la jurisprudence. En tout cas, ce n’est pas la première fois que nous voyons des affirmations en ce sens.

Les actes de contrefaçon sont limitativement visés par l’article L 613-3 CPI :

« Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire dit brevet:

a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;

b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;

c) L’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. »

Cependant, force est de constater que la société Sanofi a formé une demande d’AMM auprès de l’EMA, demande qui a été accordée le 10 septembre 2014 soit après les opérations de saisie-contrefaçon.

Elle pouvait donc valablement bénéficié (sic) de la dérogation visée à l’article L 613-5 d) CPI qui dispose :

« Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas : (...)

d) Aux études et essais requis en vue de l’obtention d’une AMM pour un médicament, ainsi qu’aux actes nécessaires à leur réalisation et à l’obtention de l’autorisation » ;

Contrairement à ce que prétend la société Sanofi, les actes ainsi définis ne concernent pas que les études et essais cliniques nécessaires à l’obtention de l’AMM mais également les actes nécessaires à leur réalisation et à l’obtention de l’autorisation et ce sans en dresser de liste limitative.

Ainsi si le seul fait de détenir de l’insuline glargine ou une composition à base d’insuline glargine ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon puisqu’il était précisé au juge délégué que la société Lilly avait formé une demande d’AMM pour le bio-similaire de l’insuline glargine, mais cette détention peut le devenir si elle remplit les conditions de l’article L 613-3 CPI et cet acte ne bénéficie d’aucune des exceptions de contrefaçon prévues par l’article L 613-5 du même code.

En effet, la partie qui sollicite une AMM doit démontrer qu’elle est en capacité de produire de façon industrielle et dans des conditions de sécurité sanitaire stables le produit pour lequel il est demandé une AMM ce qui induit que la fabrication de ce produit doit pouvoir être établie dans des quantités qui ne sont pas celles suffisantes pour de simples essais en laboratoires et ce, conformément aux dispositions de la Directive N° 2004/27/EC du 31 mars 2004.

L’article 10 § 4 de cette directive rappelle que pour les bio-similaires, contrairement aux génériques, des essais précliniques et cliniques complets demeurent obligatoires.

Cet article renvoie à l’annexe I de la directive 2001/83 qui définit le type et la quantité de données supplémentaires à fournir et aux lignes directrices (ou guidelines) de l’EMA.

Concernant les essais précliniques, l’annexe I de la directive, partie I. § 3 intitulée « Module 3: Information chimique, pharmaceutique et biologique pour les médicaments contenant des substances chimiques et/ou biologiques actives » exige notamment les informations suivantes :

• les résultats détaillés d’essais de stabilité portant sur la substance active et le produit fini ;
• la description détaillée des procédures et méthodes de fabrication et les résultats d’études de validation concernant la substance active et le produit fini et des études expérimentales validant le procédé de fabrication.

Les « guidelines » de l’EMA précisent les informations qui doivent être soumises au soutien d’une demande d’AMM d’un médicament bio-similaire.

En ce qui concerne les essais de stabilité, il est requis de fournir des données de stabilité sur au moins trois lots de médicament, dont au moins deux à l’échelle pilote, et si possible fabriqués à partir de différents lots de substances active.

En ce qui concerne la validation du procédé, les guidelines requièrent des données sur au moins trois lots à l’échelle de production.

Ainsi, lors de la requête en saisie-contrefaçon, la société Sanofi pouvait établir que la société Lilly était suffisamment avancée dans ses travaux sur le bio-similaire de l’insuline glargine pour déposer une AMM et pour ensuite demander la fixation d’un prix en vue de voir son médicament inscrit sur la liste des médicaments remboursables.

Cependant, elle ne pouvait savoir précisément si la production de l’insuline glargine entrait dans le cadre de l’article L 613-3 du ou L 613-5 CPI de sorte que le commencement de preuve de la possibilité d’une contrefaçon commis à l’encontre du CCP FR 23 en cours de validité jusqu’au mai 2015 était établie.

De plus d’autres brevets sous-tendaient la requête, outre ceux qui ne sont pas contestés à l’audience.

En effet, deux autres brevets était dans la cause :

• le brevet européen Sanofï n° 1 517 697 déposé le 5 juin 2003, qui concerne une formulation de la composition injectable contenant l’insuline glargine ;
• le brevet européen Sanofi n° 0 980 874 qui concerne un procédé de préparation de l’insuline, dépose le 11 août 1998.

La société Lilly pouvait légitimement craindre que son procédé soit contrefait et la seule faconde savoir si un procédé est contrefait est de vérifier sur place la façon dont le produit est préparé.

Si les opérations de saisie-contrefaçon ont permis de vérifier que le procédé pour lequel le brevet est en vigueur jusqu’en 2018 n’était pas reproduit, ceci n’a pu être établi que grâce aux opérations de saisie-contrefaçon.

Il n’existe pas en l’état d’abus démontre de solliciter une saisie-contrefaçon sur la base de ce brevet.

S’agissant de la formulation de la composition injectable contenant de l’insuline, là encore seules les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d’établir que cette formulation n’était pas contrefaisante du brevet EP 697 toujours en vigueur.

Il n’existe pas davantage d’abus de ce chef.

S’agissant de la lettre adressée le 3 juillet 2014 par le conseil de la société Eli Lilly à la High Court of Justice.

Cette lettre est rédigée comme suit :

« Nous nous référons au brevet EP 0 368 187 B1 et aux brevets correspondant en Europe qui concernent le composé d’insuline glargine. Ces brevets ont expiré. Notre cliente confirme qu’elle ne fera pas usage de l’objet tel que protégé par les CCP basés sur le brevet EP 0 368 187 B1 et les titres correspondant de cette famille (y compris, pour le Royaume Uni CCP/GB00/222) tant qu’ils sont en vigueur. En conséquence, elle ne commercialisera aucun produit contenant de l’insuline glargine pendant que ces CCP sont en vigueur et jusqu’à l’expiration de ces CCP. »

Les termes de cette lettre adressée au seul juge anglais ne sont pas suffisamment clairs pour s’assurer que cet engagement est valable sur tout le territoire européen car un brevet même européen n’a d’effet que sur le territoire national qu’il a désigné.

La reprise de cet engagement devant le présent juge en précisant qu’il vaut pour l’ensemble des pays européens au sein desquels un CCP a été délivré ne pouvait être connu du juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon et ne constitue pas un clément de dévoiement de la procédure de saisie-contrefaçon.

Ainsi, les conditions dans lesquelles a été obtenue la saisie-contrefaçon sont régulières, le juge délégué ayant eu connaissance de l’existence de la demande d’AMM, de la fabrication en France du produit bio-similaire de l’insuline glargine et de la possible contrefaçon.

La demande de rétractation sera rejetée.

Sur la demande de modification de l’ordonnance

L’article 497 CPC qui est une disposition générale est applicable à la saisie-contrefaçon.

Si la mesure de saisie-contrefaçon a été formée de façon régulière, elle a pour but d’établir l’existence d’une contrefaçon, d’en obtenir la preuve ou de la conserver.

En effet, en cas de saisie-contrefaçon sollicitée sur une simple demande de brevet, les pièces saisies seront par mesure de précaution laissées entre les mains de l’huissier instrumentaire car le brevet n’étant pas délivré, il peut ne pas l’être ou l’être sous une forme modifiée qui en restreindra sérieusement la portée.

Le juge délégué peut donc dans ce cas autoriser la saisie-contrefaçon mais doit s’assurer que les droits de la personne saisie sont protégés et garantir dès ce moment des conditions équitables pour chacune des parties lors d’un éventuel procès.

En l’espèce, la société Lilly explique qu’elle a fait mettre sous scellés un certain nombre de documents au siège et un certain nombre de cartouches de produits bio-similaire au sein de l’unité de fabrication ; elle demande que ces documents ne soient pas remis à la société requérante. Elle ajoute que certains documents d’abord mis sous scellés ont ensuite été ressaisis par l’huissier et annexés à son PV.

La société Sanofi fait valoir que la société Lilly ne précise pas ce qui rend les documents dont elle demande la mise sous scellés confidentiels et indique qu’elle a fait mettre sous scellés un certain nombre de documents par précaution.

Sur ce

A Neuilly-sur-Seine l’huissier a annexé à son PV 90 pages de captures d’écran des messages électroniques de plusieurs employés de la société Lilly, rassemblant les titres de tous les messages électroniques sélectionnés en utilisant les termes de recherche mentionnées dans l’ordonnance de saisie-contrefaçon et retranscrit dans son PV de saisie-contrefaçon un certain nombre d’informations confidentielles recueillies dans les documente de nature confidentielle auxquels il a eu accès.

Il aurait conservé par devers lui une clé USB contenant 13 Go de fichiers copiés par l’expert informatique accompagnant l’huissier instrumentaire.

Après avoir entendu les parties, il apparaît que l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon a accepté une liste de mots-clés trop large et la saisie d’un certain nombre de courriels d’employés contenant ces mots-clés.

Ainsi s’agissant des courriels, la société Lilly a précisé les documents dont elle demande la mise sous scellés et motivé ce qui les rend confidentiels.

L’engagement de la société Lilly pris devant le présent juge de ne pas commettre d’acte de contrefaçon en France tant que le CCP dont la société Sanofi est titulaire sera en vigueur et le fait que certains des messages saisis en vertu de mots clés peuvent être attentatoire aux droits des personnes qui se sont vu saisir leurs courriels, notamment au regard des données personnelles, rend fondée la demande de modification de l’ordonnance en ce qu’il y est précisé que tous les courriels saisis seront placés sous scellés et laissés en séquestre à l’huissier instrumentaire jusqu’à ce qu’une juridiction du fond ou le juge de la mise en état de la juridiction du fond statue sur une demande de levée de séquestre.

En revanche, aucun élément n’est donné pour déterminer les éléments confidentiels que l’huissier aurait annexé à son PV puisqu’il est seulement indiqué « qu’un certain nombre d’informations confidentielles recueillies dans les documents de nature confidentielle auxquels il a eu accès » de sorte que le présent juge ne peut déterminer les éléments à placer sous scellés et ce qui les rend confidentiels.

En revanche par mesure de précaution, les fichiers copiés sur une clé USB que l’huissier a conservés par devers lui devront également restés sous son séquestre jusqu’à ce qu’une juridiction du fond ou le juge de la mise en état de la juridiction du fond statue sur une demande de levée de séquestre.

Il sera fait droit à la demande de la société Lilly quant à la non divulgation des éléments contenus dans les mails et qui auraient été remis à des tiers ou à la société Sanofi dans les termes du dispositif et sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur la demande reconventionnelle de la société Sanofi

La société Sanofi demande, à titre reconventionnel, sur le fondement de l’article R 615-4 CPI :

• la levée de tous les scellés apposés lors des saisies-contrefaçon ;
• la remise de ces éléments au moins aux conseils de la société Sanofi (CPI et avocats) et à un représentant de chacune des parties qui sera lié par un engagement de confidentialité ;
• le cas échéant, la négociation, éventuellement sous l’égide du président du tribunal, d’un « club de confidentialité » incluant « un engagement de ne pas utiliser les éléments recueillis, en particulier clans le cadre de dépôts ou de procédures de défense de brevets ».

Au vu de la teneur de la décision rendue plus haut, il convient de dire que celle demande est sans objet et que la demande relative à un club de confidentialité est prématurée.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à la société Lilly la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris (ordonnance de référé-rétractation), 7 octobre 2014 ;

Lilly France c. Sanofi Aventis Deutschland

Saisie en deux temps

Quand les opérations de saisie-contrefaçon se heurtent à une difficulté et doivent être interrompues, il faut redoubler de vigilance, comme l’illustre l’ordonnance du jour.

La société allemande Chemische Fabrik Dr. Weigert est titulaire du brevet européen EP 1470 211 désignant la France.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Utilisation d’un produit de nettoyage qui contient des agents tensioactifs et un alcali caustique et qui, à l’état prêt à l’utilisation, diluée dans une solution aqueuse, possède une valeur pH inférieure à 11,5 et une tension superficielle inférieure à 50 mN/m, destinée à inactiver les prions lors du nettoyage et/ou de la désinfection automatisée ou manuelle d’instruments et d’appareils médicaux et/ou chirurgicaux, le temps d’action du produit de nettoyage étant de 5 à 30 min et le nettoyage étant effectué à une température de 50 à 60°C.

Ce brevet a fait l’objet d’une opposition (par une femme de paille), mais cette opposition a été rejetée par la division d’opposition le 28 avril 2011. Le recours contre cette décision a été rejeté (décision T 1813/11 de la Chambre de recours 3.3.06 de l’OEB du 22 mars 2013).

La société Dr Weigert France (ci-après « Dr Weigert ») est une filiale de la société allemande et commercialise des produits pour nettoyer et désinfecter des dispositifs médicaux et des instruments chirurgicaux. Elle est bénéficiaire d’une licence exclusive de distribution pour la France. A ce titre, elle est le distributeur exclusif en France d’un produit destiné à la mise en œuvre du procédé breveté commercialisé sous la dénomination « Neodisher Septoclean ».

La société Dr Weigert reproche à la société Laboratoires Anios (ci-après « Anios ») de commercialiser, sur le territoire français et sous la dénomination « Actanios LDI », un produit détergent et désinfectant pour le traitement des dispositifs médicaux qui tomberait dans l’étendue de la protection conférée par le brevet susmentionné.

En juillet 2013, elle a fait procéder une saisie-contrefaçon dans les locaux de la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild, puis elle a fait assigner la société Anios devant le TGI de Paris en contrefaçon du brevet.

Elle a saisi le juge de la mise en état de demandes de mesures d’interdiction provisoire et de versement d’une provision à valoir sur le préjudice définitif.

Par ordonnance rendue le 7 mai 2014, le juge de la mise en état l’a déboutée de ses demandes. La décision a un petit flair de « caractère sérieux » selon l’ancienne loi.

Sur la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon

La société Anios fait valoir l’absence de vraisemblance de la prétendue atteinte aux droits de la société Dr Weigert dans la mesure où la société demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe des faits de contrefaçon compte tenu de la nullité manifeste des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 11 et 16 juillet 2013 entachés tant d’irrégularités de forme que de fond.

La société Dr Weigert réplique que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon sont valables et à titre surabondant que la preuve de la matérialité des actes de contrefaçon ressort d’autres pièces communiquées au débat.

La société Anios soulève dans un premier temps plusieurs irrégularités de forme.

Elle relève que les actes dressés par l’huissier instrumentaire en date des 11 juillet et 16 juillet 2013 sont entachés d’irrégularités de forme faisant grief dans la mesure où l’huissier qui a poursuivi ses opérations le 16 juillet 2013 aurait dû dresser un procès-verbal de sursis le 11 juillet 2013 dans l’attente de la reprise de ses investigations alors qu’il a dressé un autre procès-verbal distinct de saisie-contrefaçon en date du 16 juillet 2013.

Elle fait valoir que la durée des opérations de saisie-contrefaçon n’est pas connue, seule l’heure de début des opérations de saisie-contrefaçon étant mentionnée le 11 juillet 2013 et celle du début des opérations le 16 juillet 2013.

En outre, elle relève qu’il n’est pas établi que lors des opérations du 16 juillet 2013. Monsieur L. et Madame D. aient pu prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance dans la mesure où la copie signifiée comprend trois feuillets au lieu de neuf et alors-que Madame D. n’a pas assisté aux premières opérations de saisie-contrefaçon du 11 juillet 2013.

Elle indique qu’aucune heure n’est indiquée permettant d’apprécier le délai dont les représentants du saisi ont disposé pour prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance. Elle fait également valoir que le défaut de présentation de la minute de l’ordonnance constitue une nullité de fond.

Sur ce

L’article L 615-3 alinéa 1er CPI dispose que :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. »

Toute personne peut également saisir le juge de la mise en état aux mêmes fins si celui-ci est saisi de l’affaire ayant alors compétence exclusive pour statuer.

Si le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon ou sur la validité de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, cette compétence appartenant au juge saisi au fond, il n’en demeure pas moins que pour déterminer si l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle est vraisemblable, il doit évaluer la valeur probante des éléments qui lui sont communiqués.

Si la validité des opérations de saisie-contrefaçon ou de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon n’est pas évidente, il appartient alors au juge de la mise en état d’en tirer les conséquences sur la preuve de l’atteinte imminente aux droits du titulaire.

Le procès-verbal de saisie-contre façon en date du 11 juillet 2013 indique que les opérations de saisie-contrefaçon ont débuté à 10h48 sans pour autant que soit indiquée à quelle heure elles ont pris fin.

L’huissier a indiqué au terme du procès-verbal établi le 11 juillet 2013 « je suspends mes opérations jusqu’à la livraison des bidons ».

Les opérations de saisie-contrefaçon ont été reprises le 16 juillet 2013 à 10h58, l’huissier indiquant dans le procès-verbal « poursuivant mes opérations débutées le 11 juillet 2013 à la Fondation ».

Il ressort des mentions faites par l’huissier de justice que les opérations de saisie-contrefaçon débutées le 11 juillet 2013 se sont poursuivies le 16 juillet 2013 celles-ci ayant eu lieu en deux étapes.

Lors des opérations diligentées le 16 juillet 2013 dans la suite de celles opérées le 11 juillet 2013, l’huissier mentionne que « Monsieur L. directeur général adjoint assisté de Madame Chloé D. ont précédemment pris connaissance de la requête et de l’ordonnance ».

Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 juillet 2013 que l’interlocuteur représentant le saisi est Madame D., la preuve de la présence sur les lieux de Monsieur L. lors des opérations de saisie-contrefaçon n’étant pas établie de façon certaine contrairement à ce que soutient la société Dr Weigert.

La signification d’acte annexée au procès-verbal du 16 juillet 2013 faite à la personne de Monsieur L. et qui comporte trois feuillets est vraisemblablement la signification du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 juillet 2013 et non la signification de la requête et de l’ordonnance comme le soutient la société défenderesse de sorte qu’aucune conséquence ne peut être tirée du fait de la mention de trois feuillets qui correspond au procès-verbal de .saisie-contrefaçon et non au nombre de feuillets de la requête et de l’ordonnance.

En revanche, l’huissier lorsqu’il mentionne que « Monsieur L. directeur général adjoint assisté de Madame Chloé D. ont précédemment pris connaissance de la requête et de l’ordonnance » ne peut que faire référence à l’acte de signification de la requête et de l’ordonnance en date du 11 juillet 2013. […]

Lors des opérations du 11 juillet 2013. Madame Chloé D. n’était pas présente de sorte qu’elle n’a pu prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance, seule Madame O. étant alors présente avec Monsieur L.

Il n’est pas établi que l’huissier lors de la poursuite des opérations de saisie-contrefaçon s’est assuré de ce que Madame Chloé D. qui ne participait pas aux premières opérations de saisie-contrefaçon et à laquelle l’huissier s’est adressé pour poursuivre ses opérations le 16 juillet 2013 a été mise en mesure de prendre connaissance au préalable de la requête et de l’ordonnance en vertu desquelles l’huissier instrumentale était autorisé à diligenter les opérations de saisie.

Il n’est pas davantage possible d’apprécier si un délai raisonnable a été accordé pour permettre la prise de connaissance de la requête et de l’ordonnance si elle a eu lieu par Monsieur L. et par Madame Cloé D. lors des opérations de saisie-contrefaçon en date du 16 juillet 2013.

Il en résulte que les opérations de saisie contrefaçon en date des 11 et 16 juillet 2013 semblent entachées d’irrégularités de forme faisant grief au droits de la société défenderesse et ce sans qu’il soit nécessaire d’évoquer l’irrégularité de fond soulevée.

La preuve de l’atteinte imminente aux droits du demandeur n’est donc pas établie de façon évidente par les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dont la validité est contestée.

La société Dr Weigert fait valoir établir la preuve de la matérialité des actes de contrefaçon par d’autres pièces versées au débat sans pour autant les détailler dans ses écritures.

Il s’agit notamment d’un guide du professionnel de la désinfection édité en 2012 par la société Anios où figure le produit Actanios avec l’indication de propriétés prionicide […] et de la liste des produits inactivants établie par l’AFSSAPS dans laquelle figure le produit Actanios […] mais ces pièces ne peuvent de manière évidente devant le juge de la mise en état établir la matérialité des faits de contrefaçon dans la mesure où les seules mentions concernant le produit sont insuffisantes pour en connaître les caractéristiques de façon précise et détaillée, l’analyse du contenu du produit faite par le laboratoire FILAB ne pouvant être invoquée comme une pièce distincte des procès-verbaux de saisie, celle-ci étant dans la continuité de la saisie réelle pratiquée lors des opérations de saisie-contrefaçon.

La preuve de la matérialité des faits de contrefaçon n’étant pas établie de façon évidente devant le juge de mise en état du fait de la vraisemblance d’irrégularités entachant les procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de pièces complémentaires qui ne paraissent pas suffisantes à établir la dite preuve, la société Dr Weigert est déboutée de l’ensemble de ses demandes devant le juge de la mise en état.

La société Dr Weigert est condamnée à verser à la société Anios la somme de 3000 euros en application de l’article 700 CPC. …

A suivre …

Quand une saisie-contrefaçon doit être interrompue, il est, selon nous, plus prudent de demander une nouvelle autorisation et de traiter la seconde (partie de la) saisie comme une saisie à part entière. Tout autre comportement est susceptible de se retourner contre le saisissant.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI. 
Egalement publié au PIBD 1013 III-732.

TGI Paris, 7 mai 2014 ; Dr Weigert France c. Laboratoires Anios

Un quart d’heure avant sa mort …

… il était encore en vie. Cette célèbre lapalissade s’applique aussi aux brevets, comme le montre le litige qui fait l’objet de notre billet du jour.

Les sociétés France Télécom, TDF, Koninklijke Philips Electronics (« Philips ») et l’Institut für Rundfunktechnik (« IFR »), sont copropriétaires du brevet EP 0 402 973 (EP ‘973) concernant un système de transmission numérique.

La société IFR est seule propriétaire du brevet EP 0 568 532 (EP ‘532) concernant un procédé pour transmettre des signaux audio numérisés codés par blocs, à l’aide de facteurs d’échelle.

Les technologies brevetées sont utilisées dans une norme de compression MPEG. 

Les titulaires des deux brevets ont concédé à la société Audio MPEG une licence exclusive sur ce brevet ; la société itialienne Società Italiana per lo Sviluppo dell’Elettronica (« Sisvel ») bénéficie d’une sous-licence exclusive pour tous les territoires couverts par le brevet hors États-Unis.

Les deux titres ont expiré en mai 2010 et juin 2011.

Les titulaires ont fait procéder à des saisies-contrefaçon les 24 et 24 mai 2011, dans les locaux de la société Electro Dépôt France (ci-après « Electro Dépôt ») et dans les locaux d’un tiers où cette société entreposait certains produits, puis, par acte du 31 mai 2011, ils ont fait assigner la société Electro Dépôt devant le juge des référés aux fins de voir interdire à cette société de fabriquer, importer etc. des dispositifs couverts par la norme, et ordonner la communication de tous documents ou informations permettant de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution de ces dispositifs (notamment des dispositifs dits « DVB » ou « TNT ») et ordonner le retrait des produits déjà vendus des réseaux de distribution.

Par ordonnance du 28 juin 2011, le juge des référés du TGI de Paris a notamment déclaré les titulaires du brevet EP ‘973 (échu) irrecevables à agir sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, dit que l’apposition des mentions « DVB » et « TNT » sur les produits litigieux constituait une contrefaçon vraisemblable du brevet EP ‘532, a ordonné la communication – sous astreinte – de tous documents ou informations détenues par la société Electro Dépôt afin de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution, et a condamné la société Electro Dépôt à payer à la titulaire et aux licenciées du brevet EP ‘532 une somme de 100 k€ à titre de dommages et intérêts provisionnels.

La société Electro Dépôt a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 13 décembre 2012, la Cour d’appel de Paris a, entre autres, déclaré recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisies-contrefaçon et a rétracté celles-ci. La Cour a également déclaré les titulaires du brevet EP ‘973 recevables à agir en contrefaçon et a condamné la société Electro Dépôt à payer à ceux-ci une somme provisionnelle de 50 k€. Selon la Cour, le seul fait de mentionner la norme sur les produits en vente suffisait pour établir la contrefaçon ; il n’y avait donc pas besoin des procès-verbaux de saisie-contrefaçon à cet égard.

Les titulaires et leurs licenciées ont formé un pourvoi en cassation ; la société Electro Dépôt a formé un pourvoi incident.

Voici un extrait de l’arrêt de la Chambre commerciale du 21 octobre 2014 :

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel recevables à agir, sur le fondement du brevet EP ‘973, pour les actes de contrefaçon antérieurs au 29 mai 2010 alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut être saisi, sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, que lorsqu’il est nécessaire de prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou d’empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, ce qui suppose soit que la commission de la contrefaçon est imminente soit qu’elle se poursuit à la date à laquelle le juge est saisi ; que, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité des mesures en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, prévu par la directive CE n° 2004/48 du 29 avril 2004, à la lumière de laquelle l’article L 615-3 CPI doit être appliqué, aucune mesure ne peut être prise en référé sur le fondement d’un brevet expiré à la date où le juge a été saisi, les actes argués de contrefaçon étant nécessairement antérieurs à cette saisine ; qu’ayant constaté que le brevet EP ‘973, échu depuis le 29 mai 2010, était expiré à la date de l’acte introductif de l’instance en référé, de sorte que les actes argués de contrefaçon étaient antérieurs à cette date, la cour d’appel ne pouvait déclarer les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel recevables à agir en référé sur le fondement de ce brevet sans violer l’article L 615-3 CPI tel qu’il doit être appliqué à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 ;

Mais attendu que, dès lors qu’au jour où le premier juge a statué, l’action n’était pas prescrite, l’arrêt retient exactement que les titulaires des droits conférés par le brevet EP ‘973, échu depuis le 29 mai 2010, sont recevables à former en référé une demande de provision en réparation de leur préjudice non sérieusement contestable causé par des actes argués de contrefaçon antérieurs à l’expiration du titre et à mettre en œuvre le droit d’information devant leur permettre d’évaluer ledit préjudice ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi [incident]

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel recevables à agir sur le fondement du brevet EP ‘532 alors, selon le moyen, que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Electro dépôt, qui rappelait que, en application des articles L 615-2 et L 615-3 CPI, seule peut agir en référé une personne ayant qualité pour agir en contrefaçon et que seuls peuvent agir en contrefaçon le propriétaire du brevet et, sous certaines conditions, le titulaire d’un droit exclusif d’exploitation, faisait valoir que les sociétés Audio MPEG et Sisvel, qui bénéficient, non d’un droit exclusif d’exploitation, mais seulement d’un droit exclusif de concéder des licences non exclusives à des tiers, étaient irrecevables à agir ; qu’elle faisait valoir en outre que, le droit à percevoir des dommages ayant été concédé à titre exclusif à la société Sisvel, la société IFR était elle-même irrecevable à agir ; que faute d’avoir répondu à ces conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 CPC ;

Mais attendu que l’arrêt constate, par motifs adoptés, que la société IFR est titulaire du brevet EP ‘532 et que la société Audio MPEG est titulaire d’une licence exclusive sur ce brevet dont elle a concédé une sous-licence à la société Sisvel, laquelle délivre des licences obligatoires aux fabricants de produits numériques mettant en œuvre la norme ; qu’en l’état de ces constatations, dont il résulte qu’en application des dispositions combinées des articles L 615-2 , alinéas 1 et 5, et L 615-3 CPI, ces trois sociétés étaient recevables à agir en référé pour obtenir une provision en réparation de leurs préjudices respectifs, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi [incident]

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de dire que l’apposition des mentions DVB et TNT sur les produits litigieux constituait une contrefaçon vraisemblable du brevet EP ‘532, inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/IEC 11172-3 par mise en œuvre de la revendication 1, ordonner à la société Electro dépôt de communiquer les documents comptables indiquant l’étendue des actes de contrefaçon du brevet EP ‘532, étendre à l’ensemble des sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel le droit à communication des documents ou informations détenus par la société Electro dépôt et condamner cette société à payer les sommes de 100 k€ à valoir sur le préjudice subi jusqu’à la date d’expiration du brevet EP ‘532 et de 50 k€, à valoir sur le préjudice subi jusqu’à la date d’expiration du brevet EP ‘973, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut être saisi, sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, que lorsqu’il est nécessaire de prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou d’empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, ce qui suppose soit que la commission de la contrefaçon est imminente, soit qu’elle se poursuit à la date à laquelle le juge statue ; que, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, prévu par la directive (CE) n°2004/48 du 29 avril 2004, à la lumière de laquelle l’article L 615-3 CPI doit être appliqué, aucune mesure ne peut être prise en référé sur le fondement d’un brevet expiré à la date où le juge statue, les actes argués de contrefaçon étant nécessairement antérieurs à cette date ; qu’ayant constaté que les brevets EP ‘532 et EP ‘973 avaient cessé de produire leurs effets à la date à laquelle le premier juge avait statué, la cour d’appel ne pouvait, sur le fondement de brevets expirés, ordonner à la société Electro dépôt de produire les documents indiquant l’étendue des actes de contrefaçon de ces deux brevets ni la condamner au paiement d’une provision à valoir sur le préjudice subi jusqu’à la date de leur expiration sans excéder ses pouvoirs, en violation de l’article L 615-3 CPI tel qu’il doit être appliqué à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 ;

Mais attendu que, dès lors qu’au jour où le premier juge a statué, l’action engagée sur le fondement des brevets EP ‘973 et EP ‘532, expirés respectivement le 29 mai 2010 et le 27 juin 2011, n’était pas prescrite, c’est sans méconnaître le principe de proportionnalité que la cour d’appel a alloué des provisions, à valoir sur la réparation des préjudices respectifs non sérieusement contestables causés par les actes argués de contrefaçon antérieurs à l’expiration des brevets, aux titulaires des droits conférés par ces derniers et a accueilli leurs demandes formées au titre du droit d’information devant leur permettre d’évaluer ces préjudices ; que le moyen n’est pas fondé ;

  

Et sur le quatrième moyen du même pourvoi [incident]

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de décider que l’apposition des mentions DVB et TNT sur les produits litigieux constituait une contrefaçon vraisemblable du brevet EP ‘532, inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/IEC 11172-3 par mise en œuvre de la revendication 1, rejeter les demandes de la société Electro dépôt tendant à la communication du dossier d’examen du brevet EP ‘532 devant l’OEB et les pièces saisies dans le cadre des saisies-contrefaçons des 23 et 24 mai 2011, ordonner la communication à l’égard des sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel, ordonner à la société Electro dépôt de communiquer les documents comptables indiquant l’étendue des actes de contrefaçon et condamner cette société à payer les sommes de 100 k€ et de 50 k€ à titre de dommages-intérêts provisionnels alors, selon le moyen :

1°/ que saisie en référé sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ; que pour se prononcer sur la vraisemblance de l’atteinte aux droits du demandeur, il appartient à la juridiction des référés d’apprécier tant la vraisemblance de la contrefaçon que la vraisemblance de la validité du brevet lorsque cette validité est contestée ; que la cour d’appel a considéré au contraire que la loi subordonnait les mesures prévues par l’article L 615-3 CPI au seul caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits protégés et non à la vraisemblance de la validité du brevet, que seule la nullité manifeste du titre pouvait rendre non vraisemblable l’atteinte à ces droits et, par adoption des motifs de l’ordonnance, qu’aucun des moyens de nullité du brevet ne présentait un caractère d’évidence ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel à laquelle il incombait d’apprécier la vraisemblance de la validité du brevet, ce qui impliquait qu’elle se prononce sur le caractère sérieux, et non seulement sur l’évidence, des moyens de nullité invoqués, a violé l’article L 615-3 CPI, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007 dont les dispositions doivent être appliquées à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle ;

  

2°/ que les mesures provisoires et conservatoires prévues par l’article L 615-3 CPI, issu de la loi du 29 octobre 2007, ayant transposé en droit français la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004, à la lumière de laquelle le droit français doit être appliqué, doivent être édictées dans le respect des droits de la défense ; que cela implique le droit pour la société contre laquelle de telles mesures sont demandées en référé, notamment la communication d’informations commerciales et la condamnation au paiement d’une provision, de solliciter la communication de tous les documents, en possession du demandeur, propres à étayer ses moyens relatifs à la nullité du brevet qui lui est opposé ; qu’en refusant à la société Electro dépôt le droit d’obtenir la communication du dossier d’examen devant l’OEB du brevet EP ‘532, dossier dont elle soutenait que la communication était nécessaire à l’examen du moyen de nullité du brevet tiré de l’extension du brevet au-delà du contenu d’origine, la cour d’appel a violé les articles L 615-3 CPI tel qu’il doit être appliqué à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que dans ses conclusions signifiées le 30 avril 2012, la société Electro dépôt faisait valoir que la communication du dossier d’examen devant l’OEB du brevet EP ‘532 était nécessaire à l’examen du moyen de nullité du brevet tiré de l’extension du brevet au-delà du contenu d’origine ; qu’en énonçant que la société Electro dépôt « ne justifiait pas » avoir eu besoin de ce document pour préparer sa défense, la cour d’appel a méconnu les termes du litige tels qu’ils étaient fixés par ces conclusions en violation de l’article 4 CPC ;

4°/ que lorsque le brevet a pour objet un procédé d’obtention d’un produit, si le tribunal peut ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté et si, faute pour le défendeur d’apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté, c’est à la condition que le produit obtenu par le procédé breveté soit nouveau et que la probabilité soit grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté alors que le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a en fait été utilisé ; que pour retenir la vraisemblance de la contrefaçon alléguée, même en l’absence d’expertise sur les produits saisis, la cour d’appel a considéré que le seul fait d’afficher sur les emballages des produits ou sur les fiches techniques ou publicitaires des produits les mentions DVB ou TNT valait reconnaissance de la mise en oeuvre de la revendication 1 du brevet EP ‘532, revendiquant un procédé d’obtention d’un produit constitué par un signal compressé, de sorte qu’il appartenait à la société Electro dépôt de démontrer que ces produits mettaient en oeuvre une autre solution de compression des fichiers audio ; qu’en faisant ainsi application, sous le rapport de la vraisemblance de l’atteinte aux droits protégés par le brevet, de la présomption prévue par l’article L 615-5-1 CPI, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que le signal compressé n’était pas nouveau et que le titulaire du brevet n’avait fait aucun effort pour déterminer quel procédé avait en fait été utilisé, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 615-5-1 et L 615-3 CPI ;

Mais attendu que l’arrêt relève, d’abord, par motifs propres et adoptés, que la société Electro Dépôt a été en mesure d’opposer la nullité du brevet EP ‘532 et de préparer sa défense, au stade du référé, sans disposer du dossier d’examen préliminaire devant l’OEB ; qu’il retient, ensuite, sur la nullité alléguée pour extension du brevet au-delà de la demande, par motifs adoptés, que tant la caractéristique f que la caractéristique g sont décrites, qu’en effet, les différences formées à l’étape a) sont classées en plus de deux classes puisque cinq classes, I1, I2, I3, I4 et I5, sont proposées comme exemples dans le brevet pour comprendre le mécanisme permettant de répartir les différences possibles selon un tableau prévoyant un certain nombre, au moins cinq, de deltas et qu’en ce qui concerne la caractéristique g, plusieurs exemples sont donnés tant pour les facteurs d’échelle croissants que décroissants, même s’il est indiqué que les facteurs d’échelle croissants doivent être indiqués de façon plus précise que les facteurs d’échelle décroissants, que l’exemple chiffré concerne deux cas, l’un avec un facteur d’échelle décroissant et l’autre, avec uniquement des facteurs croissants ; qu’il relève encore, sur la nullité invoquée pour défaut d’activité inventive, que le fait de grouper les différences formées à l’étape a) décrite dans le préambule de la revendication 1 en plus de deux classes de valeurs puis de faire un choix supplémentaire dans les facteurs d’échelle décrits à l’étape c) selon une distinction provenant des variations « psycho-acoustiquement » déterminantes dans les facteurs d’échelle, ne résulte pas de l’art antérieur décrit dans le brevet, et que la société Electro dépôt ne rapporte pas la preuve que l’homme du métier avait dans ses connaissances générales les éléments qui amenaient nécessairement à cette solution ; que l’arrêt constate, enfin, par motifs propres et adoptés, que, peu important l’absence d’expertise des produits saisis et sauf à démontrer que ces produits mettraient en œuvre une autre solution de compression des fichiers audio en couche II permettant la compatibilité avec tous les appareils audio, le seul fait d’afficher sur les emballages des produits les mentions DVB ou TNT vaut reconnaissance de la mise en œuvre de la revendication 1 du brevet EP ‘532 et en constitue une contrefaçon vraisemblable ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le brevet EP ‘532 ne se heurtait, à ce stade, à aucune cause sérieuse d’annulation et que les sociétés IFR, Audio MPEG et Sisvel justifiaient de la contrefaçon vraisemblable de ce brevet, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par la première branche, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Vu les articles 15 et 16 CPC, ensemble l’article L 615-5 CPI ;

Attendu que pour écarter des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 23 et 24 mai 2011, l’arrêt retient que les produits saisis, que les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel ont refusé de communiquer, en font partie intégrante ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le demandeur à des mesures provisoires par voie de référé, à qui incombe la charge d’apporter les éléments de preuve raisonnablement accessibles rendant vraisemblable l’atteinte à ses droits ou l’imminence d’une telle atteinte, n’est pas tenu, quand il n’entend se prévaloir que de la description effectuée par l’huissier instrumentaire, de communiquer, outre le procès-verbal de saisie-contrefaçon, les produits saisis réellement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi

Vu les articles 7 et 16 CPC ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon, l’arrêt relève qu’il résulte des notes d’audience du 22 juin 2011 que la société Electro dépôt avait formé cette demande et retient que celle-ci n’était donc pas nouvelle en cause d’appel ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas des documents de la procédure que cette pièce, transmise directement par le greffier du TGI, a été soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du même pourvoi

Vu les articles L 615-3 et L 615-5 CPI, ensemble les articles 496 et 497 CPC ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon rendues sur requête le 20 mai 2011 et rétracter lesdites ordonnances, l’arrêt retient que le magistrat référent de la chambre chargée des affaires de propriété intellectuelle a reçu délégation, selon ordonnance du président du TGI de Paris du 16 décembre 2010, pour statuer sur les procédures de référé engagées sur le fondement des articles L 613-3, L 615-3 et L 615-5-2 CPI et sur les requêtes autorisant les saisies-contrefaçons, de sorte que ce juge, saisi en référé, a le pouvoir de statuer sur la demande de rétractation ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête relève de la compétence exclusive du juge qui l’a rendue, saisi comme en matière de référé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, …

Rejette le pourvoi incident ; …

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a écarté des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 23 et 24 mai 2011, déclaré recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon rendues sur requête le 20 mai 2011 et rétracté lesdites ordonnances, l’arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; …

Disponible sur Légifrance.

Cour de cassation, chambre commerciale, 21 octobre 2014 ;

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