Un quart d’heure avant sa mort …

… il était encore en vie. Cette célèbre lapalissade s’applique aussi aux brevets, comme le montre le litige qui fait l’objet de notre billet du jour.

Les sociétés France Télécom, TDF, Koninklijke Philips Electronics (« Philips ») et l’Institut für Rundfunktechnik (« IFR »), sont copropriétaires du brevet EP 0 402 973 (EP ‘973) concernant un système de transmission numérique.

La société IFR est seule propriétaire du brevet EP 0 568 532 (EP ‘532) concernant un procédé pour transmettre des signaux audio numérisés codés par blocs, à l’aide de facteurs d’échelle.

Les technologies brevetées sont utilisées dans une norme de compression MPEG. 

Les titulaires des deux brevets ont concédé à la société Audio MPEG une licence exclusive sur ce brevet ; la société itialienne Società Italiana per lo Sviluppo dell’Elettronica (« Sisvel ») bénéficie d’une sous-licence exclusive pour tous les territoires couverts par le brevet hors États-Unis.

Les deux titres ont expiré en mai 2010 et juin 2011.

Les titulaires ont fait procéder à des saisies-contrefaçon les 24 et 24 mai 2011, dans les locaux de la société Electro Dépôt France (ci-après « Electro Dépôt ») et dans les locaux d’un tiers où cette société entreposait certains produits, puis, par acte du 31 mai 2011, ils ont fait assigner la société Electro Dépôt devant le juge des référés aux fins de voir interdire à cette société de fabriquer, importer etc. des dispositifs couverts par la norme, et ordonner la communication de tous documents ou informations permettant de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution de ces dispositifs (notamment des dispositifs dits « DVB » ou « TNT ») et ordonner le retrait des produits déjà vendus des réseaux de distribution.

Par ordonnance du 28 juin 2011, le juge des référés du TGI de Paris a notamment déclaré les titulaires du brevet EP ‘973 (échu) irrecevables à agir sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, dit que l’apposition des mentions « DVB » et « TNT » sur les produits litigieux constituait une contrefaçon vraisemblable du brevet EP ‘532, a ordonné la communication – sous astreinte – de tous documents ou informations détenues par la société Electro Dépôt afin de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution, et a condamné la société Electro Dépôt à payer à la titulaire et aux licenciées du brevet EP ‘532 une somme de 100 k€ à titre de dommages et intérêts provisionnels.

La société Electro Dépôt a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 13 décembre 2012, la Cour d’appel de Paris a, entre autres, déclaré recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisies-contrefaçon et a rétracté celles-ci. La Cour a également déclaré les titulaires du brevet EP ‘973 recevables à agir en contrefaçon et a condamné la société Electro Dépôt à payer à ceux-ci une somme provisionnelle de 50 k€. Selon la Cour, le seul fait de mentionner la norme sur les produits en vente suffisait pour établir la contrefaçon ; il n’y avait donc pas besoin des procès-verbaux de saisie-contrefaçon à cet égard.

Les titulaires et leurs licenciées ont formé un pourvoi en cassation ; la société Electro Dépôt a formé un pourvoi incident.

Voici un extrait de l’arrêt de la Chambre commerciale du 21 octobre 2014 :

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel recevables à agir, sur le fondement du brevet EP ‘973, pour les actes de contrefaçon antérieurs au 29 mai 2010 alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut être saisi, sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, que lorsqu’il est nécessaire de prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou d’empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, ce qui suppose soit que la commission de la contrefaçon est imminente soit qu’elle se poursuit à la date à laquelle le juge est saisi ; que, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité des mesures en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, prévu par la directive CE n° 2004/48 du 29 avril 2004, à la lumière de laquelle l’article L 615-3 CPI doit être appliqué, aucune mesure ne peut être prise en référé sur le fondement d’un brevet expiré à la date où le juge a été saisi, les actes argués de contrefaçon étant nécessairement antérieurs à cette saisine ; qu’ayant constaté que le brevet EP ‘973, échu depuis le 29 mai 2010, était expiré à la date de l’acte introductif de l’instance en référé, de sorte que les actes argués de contrefaçon étaient antérieurs à cette date, la cour d’appel ne pouvait déclarer les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel recevables à agir en référé sur le fondement de ce brevet sans violer l’article L 615-3 CPI tel qu’il doit être appliqué à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 ;

Mais attendu que, dès lors qu’au jour où le premier juge a statué, l’action n’était pas prescrite, l’arrêt retient exactement que les titulaires des droits conférés par le brevet EP ‘973, échu depuis le 29 mai 2010, sont recevables à former en référé une demande de provision en réparation de leur préjudice non sérieusement contestable causé par des actes argués de contrefaçon antérieurs à l’expiration du titre et à mettre en œuvre le droit d’information devant leur permettre d’évaluer ledit préjudice ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi [incident]

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel recevables à agir sur le fondement du brevet EP ‘532 alors, selon le moyen, que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Electro dépôt, qui rappelait que, en application des articles L 615-2 et L 615-3 CPI, seule peut agir en référé une personne ayant qualité pour agir en contrefaçon et que seuls peuvent agir en contrefaçon le propriétaire du brevet et, sous certaines conditions, le titulaire d’un droit exclusif d’exploitation, faisait valoir que les sociétés Audio MPEG et Sisvel, qui bénéficient, non d’un droit exclusif d’exploitation, mais seulement d’un droit exclusif de concéder des licences non exclusives à des tiers, étaient irrecevables à agir ; qu’elle faisait valoir en outre que, le droit à percevoir des dommages ayant été concédé à titre exclusif à la société Sisvel, la société IFR était elle-même irrecevable à agir ; que faute d’avoir répondu à ces conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 CPC ;

Mais attendu que l’arrêt constate, par motifs adoptés, que la société IFR est titulaire du brevet EP ‘532 et que la société Audio MPEG est titulaire d’une licence exclusive sur ce brevet dont elle a concédé une sous-licence à la société Sisvel, laquelle délivre des licences obligatoires aux fabricants de produits numériques mettant en œuvre la norme ; qu’en l’état de ces constatations, dont il résulte qu’en application des dispositions combinées des articles L 615-2 , alinéas 1 et 5, et L 615-3 CPI, ces trois sociétés étaient recevables à agir en référé pour obtenir une provision en réparation de leurs préjudices respectifs, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi [incident]

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de dire que l’apposition des mentions DVB et TNT sur les produits litigieux constituait une contrefaçon vraisemblable du brevet EP ‘532, inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/IEC 11172-3 par mise en œuvre de la revendication 1, ordonner à la société Electro dépôt de communiquer les documents comptables indiquant l’étendue des actes de contrefaçon du brevet EP ‘532, étendre à l’ensemble des sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel le droit à communication des documents ou informations détenus par la société Electro dépôt et condamner cette société à payer les sommes de 100 k€ à valoir sur le préjudice subi jusqu’à la date d’expiration du brevet EP ‘532 et de 50 k€, à valoir sur le préjudice subi jusqu’à la date d’expiration du brevet EP ‘973, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut être saisi, sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, que lorsqu’il est nécessaire de prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou d’empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, ce qui suppose soit que la commission de la contrefaçon est imminente, soit qu’elle se poursuit à la date à laquelle le juge statue ; que, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, prévu par la directive (CE) n°2004/48 du 29 avril 2004, à la lumière de laquelle l’article L 615-3 CPI doit être appliqué, aucune mesure ne peut être prise en référé sur le fondement d’un brevet expiré à la date où le juge statue, les actes argués de contrefaçon étant nécessairement antérieurs à cette date ; qu’ayant constaté que les brevets EP ‘532 et EP ‘973 avaient cessé de produire leurs effets à la date à laquelle le premier juge avait statué, la cour d’appel ne pouvait, sur le fondement de brevets expirés, ordonner à la société Electro dépôt de produire les documents indiquant l’étendue des actes de contrefaçon de ces deux brevets ni la condamner au paiement d’une provision à valoir sur le préjudice subi jusqu’à la date de leur expiration sans excéder ses pouvoirs, en violation de l’article L 615-3 CPI tel qu’il doit être appliqué à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 ;

Mais attendu que, dès lors qu’au jour où le premier juge a statué, l’action engagée sur le fondement des brevets EP ‘973 et EP ‘532, expirés respectivement le 29 mai 2010 et le 27 juin 2011, n’était pas prescrite, c’est sans méconnaître le principe de proportionnalité que la cour d’appel a alloué des provisions, à valoir sur la réparation des préjudices respectifs non sérieusement contestables causés par les actes argués de contrefaçon antérieurs à l’expiration des brevets, aux titulaires des droits conférés par ces derniers et a accueilli leurs demandes formées au titre du droit d’information devant leur permettre d’évaluer ces préjudices ; que le moyen n’est pas fondé ;

  

Et sur le quatrième moyen du même pourvoi [incident]

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de décider que l’apposition des mentions DVB et TNT sur les produits litigieux constituait une contrefaçon vraisemblable du brevet EP ‘532, inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/IEC 11172-3 par mise en œuvre de la revendication 1, rejeter les demandes de la société Electro dépôt tendant à la communication du dossier d’examen du brevet EP ‘532 devant l’OEB et les pièces saisies dans le cadre des saisies-contrefaçons des 23 et 24 mai 2011, ordonner la communication à l’égard des sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel, ordonner à la société Electro dépôt de communiquer les documents comptables indiquant l’étendue des actes de contrefaçon et condamner cette société à payer les sommes de 100 k€ et de 50 k€ à titre de dommages-intérêts provisionnels alors, selon le moyen :

1°/ que saisie en référé sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ; que pour se prononcer sur la vraisemblance de l’atteinte aux droits du demandeur, il appartient à la juridiction des référés d’apprécier tant la vraisemblance de la contrefaçon que la vraisemblance de la validité du brevet lorsque cette validité est contestée ; que la cour d’appel a considéré au contraire que la loi subordonnait les mesures prévues par l’article L 615-3 CPI au seul caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits protégés et non à la vraisemblance de la validité du brevet, que seule la nullité manifeste du titre pouvait rendre non vraisemblable l’atteinte à ces droits et, par adoption des motifs de l’ordonnance, qu’aucun des moyens de nullité du brevet ne présentait un caractère d’évidence ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel à laquelle il incombait d’apprécier la vraisemblance de la validité du brevet, ce qui impliquait qu’elle se prononce sur le caractère sérieux, et non seulement sur l’évidence, des moyens de nullité invoqués, a violé l’article L 615-3 CPI, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007 dont les dispositions doivent être appliquées à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle ;

  

2°/ que les mesures provisoires et conservatoires prévues par l’article L 615-3 CPI, issu de la loi du 29 octobre 2007, ayant transposé en droit français la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004, à la lumière de laquelle le droit français doit être appliqué, doivent être édictées dans le respect des droits de la défense ; que cela implique le droit pour la société contre laquelle de telles mesures sont demandées en référé, notamment la communication d’informations commerciales et la condamnation au paiement d’une provision, de solliciter la communication de tous les documents, en possession du demandeur, propres à étayer ses moyens relatifs à la nullité du brevet qui lui est opposé ; qu’en refusant à la société Electro dépôt le droit d’obtenir la communication du dossier d’examen devant l’OEB du brevet EP ‘532, dossier dont elle soutenait que la communication était nécessaire à l’examen du moyen de nullité du brevet tiré de l’extension du brevet au-delà du contenu d’origine, la cour d’appel a violé les articles L 615-3 CPI tel qu’il doit être appliqué à la lumière de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que dans ses conclusions signifiées le 30 avril 2012, la société Electro dépôt faisait valoir que la communication du dossier d’examen devant l’OEB du brevet EP ‘532 était nécessaire à l’examen du moyen de nullité du brevet tiré de l’extension du brevet au-delà du contenu d’origine ; qu’en énonçant que la société Electro dépôt « ne justifiait pas » avoir eu besoin de ce document pour préparer sa défense, la cour d’appel a méconnu les termes du litige tels qu’ils étaient fixés par ces conclusions en violation de l’article 4 CPC ;

4°/ que lorsque le brevet a pour objet un procédé d’obtention d’un produit, si le tribunal peut ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté et si, faute pour le défendeur d’apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté, c’est à la condition que le produit obtenu par le procédé breveté soit nouveau et que la probabilité soit grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté alors que le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a en fait été utilisé ; que pour retenir la vraisemblance de la contrefaçon alléguée, même en l’absence d’expertise sur les produits saisis, la cour d’appel a considéré que le seul fait d’afficher sur les emballages des produits ou sur les fiches techniques ou publicitaires des produits les mentions DVB ou TNT valait reconnaissance de la mise en oeuvre de la revendication 1 du brevet EP ‘532, revendiquant un procédé d’obtention d’un produit constitué par un signal compressé, de sorte qu’il appartenait à la société Electro dépôt de démontrer que ces produits mettaient en oeuvre une autre solution de compression des fichiers audio ; qu’en faisant ainsi application, sous le rapport de la vraisemblance de l’atteinte aux droits protégés par le brevet, de la présomption prévue par l’article L 615-5-1 CPI, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que le signal compressé n’était pas nouveau et que le titulaire du brevet n’avait fait aucun effort pour déterminer quel procédé avait en fait été utilisé, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 615-5-1 et L 615-3 CPI ;

Mais attendu que l’arrêt relève, d’abord, par motifs propres et adoptés, que la société Electro Dépôt a été en mesure d’opposer la nullité du brevet EP ‘532 et de préparer sa défense, au stade du référé, sans disposer du dossier d’examen préliminaire devant l’OEB ; qu’il retient, ensuite, sur la nullité alléguée pour extension du brevet au-delà de la demande, par motifs adoptés, que tant la caractéristique f que la caractéristique g sont décrites, qu’en effet, les différences formées à l’étape a) sont classées en plus de deux classes puisque cinq classes, I1, I2, I3, I4 et I5, sont proposées comme exemples dans le brevet pour comprendre le mécanisme permettant de répartir les différences possibles selon un tableau prévoyant un certain nombre, au moins cinq, de deltas et qu’en ce qui concerne la caractéristique g, plusieurs exemples sont donnés tant pour les facteurs d’échelle croissants que décroissants, même s’il est indiqué que les facteurs d’échelle croissants doivent être indiqués de façon plus précise que les facteurs d’échelle décroissants, que l’exemple chiffré concerne deux cas, l’un avec un facteur d’échelle décroissant et l’autre, avec uniquement des facteurs croissants ; qu’il relève encore, sur la nullité invoquée pour défaut d’activité inventive, que le fait de grouper les différences formées à l’étape a) décrite dans le préambule de la revendication 1 en plus de deux classes de valeurs puis de faire un choix supplémentaire dans les facteurs d’échelle décrits à l’étape c) selon une distinction provenant des variations « psycho-acoustiquement » déterminantes dans les facteurs d’échelle, ne résulte pas de l’art antérieur décrit dans le brevet, et que la société Electro dépôt ne rapporte pas la preuve que l’homme du métier avait dans ses connaissances générales les éléments qui amenaient nécessairement à cette solution ; que l’arrêt constate, enfin, par motifs propres et adoptés, que, peu important l’absence d’expertise des produits saisis et sauf à démontrer que ces produits mettraient en œuvre une autre solution de compression des fichiers audio en couche II permettant la compatibilité avec tous les appareils audio, le seul fait d’afficher sur les emballages des produits les mentions DVB ou TNT vaut reconnaissance de la mise en œuvre de la revendication 1 du brevet EP ‘532 et en constitue une contrefaçon vraisemblable ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le brevet EP ‘532 ne se heurtait, à ce stade, à aucune cause sérieuse d’annulation et que les sociétés IFR, Audio MPEG et Sisvel justifiaient de la contrefaçon vraisemblable de ce brevet, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par la première branche, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Vu les articles 15 et 16 CPC, ensemble l’article L 615-5 CPI ;

Attendu que pour écarter des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 23 et 24 mai 2011, l’arrêt retient que les produits saisis, que les sociétés France Télécom, TDF, Philips, IFR, Audio MPEG et Sisvel ont refusé de communiquer, en font partie intégrante ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le demandeur à des mesures provisoires par voie de référé, à qui incombe la charge d’apporter les éléments de preuve raisonnablement accessibles rendant vraisemblable l’atteinte à ses droits ou l’imminence d’une telle atteinte, n’est pas tenu, quand il n’entend se prévaloir que de la description effectuée par l’huissier instrumentaire, de communiquer, outre le procès-verbal de saisie-contrefaçon, les produits saisis réellement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi

Vu les articles 7 et 16 CPC ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon, l’arrêt relève qu’il résulte des notes d’audience du 22 juin 2011 que la société Electro dépôt avait formé cette demande et retient que celle-ci n’était donc pas nouvelle en cause d’appel ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas des documents de la procédure que cette pièce, transmise directement par le greffier du TGI, a été soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du même pourvoi

Vu les articles L 615-3 et L 615-5 CPI, ensemble les articles 496 et 497 CPC ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon rendues sur requête le 20 mai 2011 et rétracter lesdites ordonnances, l’arrêt retient que le magistrat référent de la chambre chargée des affaires de propriété intellectuelle a reçu délégation, selon ordonnance du président du TGI de Paris du 16 décembre 2010, pour statuer sur les procédures de référé engagées sur le fondement des articles L 613-3, L 615-3 et L 615-5-2 CPI et sur les requêtes autorisant les saisies-contrefaçons, de sorte que ce juge, saisi en référé, a le pouvoir de statuer sur la demande de rétractation ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête relève de la compétence exclusive du juge qui l’a rendue, saisi comme en matière de référé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, …

Rejette le pourvoi incident ; …

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a écarté des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 23 et 24 mai 2011, déclaré recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon rendues sur requête le 20 mai 2011 et rétracté lesdites ordonnances, l’arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; …

Disponible sur Légifrance.

Cour de cassation, chambre commerciale, 21 octobre 2014 ;

France Télécom et al c. Electro Dépôt

Fibres mortifères

La société française Saint-Gobain Isover (ci-après « Isover ») et la société allemande Saint-Gobain Isover G+H (Grünzweig + Hartmann) (ci-après « Isover GH ») font partie du pôle « Produits pour la construction » du groupe Saint-Gobain.

La société Isover GH est cessionnaire du brevet EP 0 399 320 qui a expiré en 2010. La demande de brevet, déposée par la société Bayer, comportait initialement uniquement des revendications de produit mais la société Bayer a modifié la rédaction de ses revendications remplaçant finalement les revendications de produit par des revendications d’utilisation de fibres de verre, de composition et de diamètres particuliers.

Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Grünzweig + Hartmann qui est devenue par la suite la société Isover GH. Celle-ci a, en cours de procédure, préféré se rapprocher du titulaire pour devenir propriétaire du brevet. Ayant acquis le brevet, la société Isover GH a retiré son opposition. Cependant, la division d’opposition a décidé de mener la procédure d’opposition jusqu’à son terme et a maintenu le brevet sous une forme modifiée.

La revendication 1 du brevet tel que maintenu est rédigée comme suit :

Utilisation des fibres de verre consistant en un verre à la composition suivante en mol%:

et ayant un diamètre inférieur à 8 µm, plus de 10 % des fibres de verte ayant un diamètre inférieur à 3 µm, en, tant que fibres de verre dépourvues de propriétés cancérigènes, les proportions de TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ étant < 1 mol%.

Estimant que la société Knauf Insulation (ci-après « Knauf ») commettaient des actes de contrefaçon de son brevet, la société Saint-Gobain G+H a fait pratiquer le 7 juillet 2009 un procès-verbal de constat d’achat et le 16 juillet 2009 une saisie-description dans les locaux de la société Knauf en Belgique, sur autorisation du président du tribunal de commerce de Liège.

Des procédures en contrefaçon ont été engagées à l’encontre de la société Knauf par les sociétés Isover et Isover GH en Belgique en Allemagne et devant le TGI de Paris.

Les produits argués de contrefaçon sont les produits d’isolation commercialisés notamment sous les dénominations Thermolan, Supafil et Acoustilaine.

Par jugement du 9 décembre 2011, le tribunal a notamment déclaré la société Isover irrecevable en ses demandes, débouté la société Knauf de ses demandes en nullité de la partie française du brevet européen° EP 0 399 320 B2 et dit que la société Knauf a contrefait la revendication 1 de la partie française du brevet européen.

La société Knauf a interjeté appel. Les sociétés Isover et Isover GH ont formé un appel incident.

Par arrêt du 16 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité du brevet :

Sur la recevabilité des demandes de la société Isover

Selon les articles L 615-2 et L 613-9 CPI, seul le titulaire d’un brevet d’invention ou le licencié exclusif sont en droit d’agir en contrefaçon du brevet si leurs droits sont inscrits au RNB.

En application de l’article L 615-2 du même code tout licencié peut se joindre à l’action en contrefaçon engagée par le titulaire.

Les sociétés Knauf sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’irrecevabilité des demandes de la société Isover qui, selon elles, ne justifient ni de sa qualité de licenciée du brevet objet du litige, ni de distributeur des produits mettant en œuvre ce brevet.

Elles font valoir que les sociétés Isover et Isover GH ne justifient pas que cette prétendue licence de brevet ait été inscrite au RNB et ajoutent que le contrat qu’elles versent aux débats ne contient pas de licence au profit de la société Isover.

Elles prétendent en effet que le contrat de licence produit par les sociétés Isover et Isover GH concerne la société Isover qui concède une licence à Isover GH et non l’inverse, pour des brevets autres que celui dont s’agit.

Sur la qualité de distributeur de la société Isover, elles soutiennent que celle-ci ne démontre pas distribuer précisément les produits mettant en œuvre ledit brevet.

Les sociétés Isover et Isover GH répliquent que les droits de la société Isover sur le brevet en cause résultent de l’article 4 du contrat de licence qui prévoit qu’elle sera titulaire des brevets sur les perfectionnements qu’elle pourra réaliser et que surtout, il est établi par la documentation commerciale de la société Isover qu’elle est le distributeur pour la France des produits mettant en œuvre l’invention brevetée.

Ceci rappelé il convient de relever qu’il résulte du contrat de licence conclu entre la société Isover et la société Grünzweig + Hartmann que la société Isover a concédé des licences à la société Grünzweig + Hartmann sur des brevets portant sur les produits d’isolation dont l’article 4 relatif à des perfectionnements de ces dits produits, prévoit que la société [Isover GH] doit indiquer à Isover toutes inventions toutes améliorations concernant le domaine du contrat et informer Isover qui décidera s’il y a lieu de maintenir ou pas la demande de brevet, étant précisé que c’est la société Isover GH qui sera titulaire du brevet.

Le contrat comme relevé avec justesse par le tribunal ne prévoit que la communication des inventions de perfectionnements et l’avis de la société Isover mais n’indique pas expressément que celle-ci bénéficiera d’une licence sur ces brevets de perfectionnement.

Le brevet européen en cause a été acquis par la société Isover GH et ne peut constituer un perfectionnement d’un précédant brevet et il n’est pas précisé quel brevet objet de la licence communiquée aurait été perfectionné par le brevet en cause.

Aucun contrat de licence accordé par la société Isover GH à la société Isover et relatif au brevet dont s’agit n’est produit aux débats.

C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les sociétés Isover et Isover GH ne rapportent pas la preuve de l’existence de la qualité de licenciée de la société Isover, pas plus qu’elle ne rapporte cette preuve en cause d’appel.

Par ailleurs s’il ressort de la documentation commerciale produite par les sociétés Isover et Isover GH que la société Isover est le distributeur des produits Isover GH en France, rien dans ces documents ne permet d’établir que les produits distribués reproduiraient les caractéristiques du brevet EP 0 399 320, à défaut de connaître la composition et le diamètre des fibres entrant dans leur composition, et si ces produits mettent en œuvre le brevet alors qu’au contraire, la société Isover GH a expressément confirmé à l’expert qu’elle n’exploite pas son brevet.

C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré l’ensemble des demandes formées par la société Isover, irrecevable tant au titre de la contrefaçon que sur celui de la concurrence déloyale. […]

Sur la demande de nullité […] pour insuffisance de description

L’article 83 de la convention de Munich sur le brevet européen dispose que « l’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier comprenne l’objet protégé ».

L’article 138-1b) prévoit que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d’un Etat contractant « si le brevet européen n’expose pas de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».

Les sociétés Isover et Isover GH ont considéré sans être contredites par les sociétés Knauf que l’homme du métier est une équipe composée d’un chimiste ayant une bonne connaissance des fibres de laine minérale et d’un pathologiste/toxicologue pour les questions relatives au caractère cancérigène des fibres.

Les sociétés Knauf soutiennent que le brevet est nul pour insuffisance de description.

Elles exposent à cet effet que la revendication 1 du brevet porte sur l’utilisation de fibres de verre, en tant que fibres de verre, dépourvues de potentiel cancérigène, et la description explique que « la cancérogénicité dépend de la persistance », laquelle « est d’autant plus longue que la stabilité chimique est plus forte et que le diamètre géométrique des fibres est plus grand ».

Or, les propriétés pour les fibres données dans la revendication 1 et 2 sont contraires à cette règle, selon les résultats du même titre. Cette incohérence des résultats par des exemples réalisés sur des fibres hors champ du brevet ou par des études non décrites relatives à des fibres conformes au brevet, est soulignée par les deux experts, le Professeur Alain B. et Madame Isabelle S. qu’elles ont consultés et qui ont examiné les enseignements du brevet.

Les sociétés Isover et Isover GH répliquent qu’il n’y a aucune incohérence dans les résultats rapportés car la description n’indique pas que les fibres de la revendication 1 auraient toutes une demi-vie de 42 jours mais seulement que des fibres de la revendication n°1 ont une demi-vie de 42 jours et que les fibres de la revendication n° 2 auraient une demi-vie de 115 jours mais que les fibres de la revendication n° 2 ont une demi-vie inférieure à 115 jours.

Mais ces précisons ne donnent pas plus de cohérence aux résultats présentés par le brevet car les exemples de réalisation n’enseignent pas l’invention telle que protégée.

Aucun exemple de la description ne concerne des fibres ayant la composition donnée aux revendications 1 et 2.

Aucune information technique soutient l’enseignement du brevet et rien n’indique que la société Isover a réalisé des tests avec des fibres conformes au brevet.

Les études aboutissant aux résultats revendiqués ne sont pas décrites. Les exemples de réalisation n’illustrent donc pas la description qui présente certaines incohérences avec les revendications.

Aussi l’homme du métier ignore s’il est préférable d’utiliser des fibres ayant un diamètre plus faible, comme l’indique expressément la description, ou un diamètre plus important comme le suggèrent les propriétés attribuées aux fibres des revendications 1 et 2. Il existe une incohérence relativement au diamètre des fibres comme examiné ci-dessous.

Les sociétés Knauf ajoutent relativement à l’insuffisance de description que le brevet ne définit pas l’expression « qui ne présentent aucun caractère cancérigène » qui est la caractéristique essentielle de la revendication 1.

Elles indiquent que cette expression n’est pas suffisamment définie pour permettre à l’homme du métier d’en déterminer les limites car le brevet ne renvoie à aucune norme qui la définirait et qui se distingue de la classification du CIRC alors que la description ne donne aucune explication sur le sens de celle-ci.

Il ressort des avis des experts consultés ci-dessus cités que cette expression n’est jamais utilisée dans le domaine de la cancérologie.

Elles ajoutent que relativement à l’étiquetage l’obligation d’apposer la mention « possibilité d’effets irréversibles » ne saurait s’assimiler à l’affirmation que des fibres « ne présentent aucun potentiel cancérigène ».

Elles indiquent également que le brevet ne donne aucune valeur du taux de cancer pour une population de référence d’animaux non exposés et que seules les constations chez l’homme permettent d’écarter ou d’affirmer qu’un produit est cancérogène chez l’homme.

Les sociétés Isover et Isover GH, font valoir que les caractéristiques des fibres de verre dont l’utilisation est requise sont décrites dans les revendications 1 et 2 pour obtenir l’effet technique revendiqué, le seuil, le comptage des fibres, le mesurage et la distribution des diamètres invoqués par les sociétés Knauf sont donc sans incidence sur la compréhension du brevet par l’homme du métier qui connaît par le brevet européen n° 0 279 286, par ailleurs opposé, par les sociétés Knauf, la méthode de réalisation et d’utilisation des fibres de verre.

Elles précisent que la description du brevet cite deux tests (0013) et (0018) qui permettent de conclure que les fibres de verre concernées ne montrent pas de potentiel cancérigène, de sorte que l’homme du métier, sur la base de ses connaissances générales, est apte à comprendre ce que signifie « dépourvue de potentiel cancérigène ».

Cependant l’expression « qui ne présentent aucun potentiel cancérigène » ou « qui sont dépourvues de propriétés cancérigènes » qui est une définition fonctionnelle de l’invention n’est pas suffisamment définie car le brevet n’en donne aucune définition, il ne renvoie à aucune norme, notamment la classification du CIRC qui la définirait, et ne correspond pas à une utilisation de cette expression dans le domaine de la cancérologie, alors qu’il s’agit d’une revendication d’utilisation.

Les tests décrits dans le titre sont hors du champ de celui-ci.

Il est par ailleurs laissé à l’homme du métier le soin de déterminer si le taux de tumeur obtenu est ou non jugé significatif car le brevet n’indique pas quel serait le taux de tumeur de rats n’ayant pas été en contact avec les fibres de verre. Il en ressort que l’ensemble des enseignements du brevet n’exposent pas de façon suffisamment claire et complète l’invention pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, sans avoir à le compléter.

Sur la demande de nullité […] pour extension de la demande initiale

En application de l’article 123(2) de la CBE, une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peuvent être modifiés de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

Aux termes de l’article 138-1-c) de la CBE un brevet est nul si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

Le brevet européen a fait l’objet d’une demande initiale déposée par la société Bayer AG et la société Isover GH a fait le 19 septembre 1996 opposition devant l’OEB, qu’elle a retirée le 14 décembre 1998 après avoir acquis le brevet. La division d’opposition a maintenu la procédure d’opposition et après nouvel examen a maintenu le brevet sous une forme amendée.

La revendication principale n° 1 de la demande initiale de brevet était rédigée comme suit:

NB : la demande initiale était rédigée en langue allemande ; le Cour cite une traduction.

Fibres de verre avec compatibilité biologique élevée, caractérisée en ce que les fibres présentent un diamètre moyen inférieur à 8 µm, de préférence inférieur à 3 µm et une portion de plus de 10 % avec un diamètre inférieur à 3 µm, et en ce que pour la fabrication des fibres on utilise du verre comprenant les composants suivants dans les proportions indiquées en mol %.

SiO₂ 55 - 70 de préférence 58-65

B₂O₃ 0 - 5 de préférence 0 - 4

Al₂O₃ 0 - 3 de préférence 0 - 1

TiO₂ 0 - 6 de préférence 0 - 3

Oxydes de fer 0 - 2 de préférence 0 - 1

MgO 0 - 5 de préférence 1 - 4

CaO 8 - 24 de préférence 12 - 20

Na₂O 10 - 20 de préférence 12 - 18

K₂O 0 - 5 de préférence 0.2 - 3

Fluorure 0 - 2 de préférence 0 – 1.

Dans la demande de brevet initiale la revendication 2 était rédigée comme suit :

Fibres de verre selon la revendication 1, caractérisées par un diamètre moyen des fibres inférieur à 2.0 µm et les conditions supplémentaires suivantes pour les proportions molaires de AI₂0₃, B₂O₃, CaO et Na₂0 :

AI₂O₃ inférieur à 1 mol %

B₂O₃ inférieur à 4 mol %

Ca0 supérieur à 11 mol %

Na₂0 supérieur à 4 mol %

Dans la demande de brevet initiale la revendication 3 était rédigée comme suit :

Fibres de verre selon la revendication 2, caractérisées par un diamètre moyen des fibres inférieur à 1.0 µm et par des proportions de TIO₂, BaO, ZnO, SrO2 et ZrO₂ inférieures à 1 mol %.

Dans sa version finale, la revendication n° l du br evet Saint-Gobain n° 0 399 320 est rédigée comme suit :

Utilisation des fibres de verre consistant en un verre à la composition suivante en mol%:

et ayant un diamètre inférieur à 8,um, plus de 10 % des fibres de verte ayant un diamètre inférieur à 3,um, en, tant que fibres de verre dépourvues de propriétés cancérigènes, où les proportions de TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ sont inférieures à 1 mol%.

NB : curieusement, la Cour utilise une traduction autre que celle donnée dans le brevet européen.

Les sociétés Knauf reprochent aux sociétés Isover et Isover GH les extensions suivantes :

• incorporation d’une partie seulement de la revendication n° 3, telle que déposée dans la revendication n° 1 ;
• la modification du mode d’appréciation du taux de tumeur ;
• la suppression de la référence au diamètre moyen des fibres ;
• la modification du mode de calcul du pourcentage de fibres ayant un diamètre inférieur à 3 µm;
• l’ajout à la revendication 3 d’une caractéristique absente de la demande telle que déposée;

Sur l’incorporation d’une partie seulement de la revendication n° 3 telle que déposée, dans la revendication n° 1

Par ailleurs, les sociétés Knauf soulignent que les caractéristiques de proportion TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ ont été détachées de la revendication 2 et de la caractéristique de diamètre moyen encore plus limitée (1 µm) de la revendication 3 d’origine et que cette modification des textes des revendications s’est accompagnée d’une modification des textes de la description.

Elles indiquent que cette incorporation a entraîné une modification essentielle de l’invention car l’obtention de la propriété d’être dépourvue de caractère cancérigène est due uniquement dans le brevet délivré aux proportions TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ et plus au diamètre des fibres. Elles ajoutent que ce qui était présenté dans la demande comme de nature à diminuer la cancérogénicité et maintenant présentée comme de nature à l’augmenter.

Les sociétés Isover et Isover GH font valoir en réponse que ces affirmations ne sont pas démontrées et que la modification est intervenue devant la division d’opposition qui l’a acceptée comme étant conforme à l’article 123 de la CBE, que l’OEB a relevé que la caractéristique relative aux proportions de TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ est indépendante de la restriction supplémentaire de diamètre moyen < à 1.0 µm et que par ailleurs, la demande de brevet d’une part introduit bien une distinction entre la composition et le diamètre des fibres et d’autre part mentionne que c’est la composition de la revendication 3 qui est importante pour réduire le taux de tumeurs, l’homme du métier est de ce fait conscient que la composition et la finesse sont deux paramètres qu’il peut faire varier de manière totalement indépendante.

Ceci étant exposé, la composition prévue dans la revendication 3 a en effet été intégrée dans la revendication 1 sans que ne soit reprise la caractéristique relative au diamètre moyen des fibres < 1.0 µm.

Or, dans la demande de brevet, l’action cancérigène serait due à l’action combinée de deux facteurs (page 2 lignes 28 à 30) la forme fibreuse et la persistance.

La persistance dans les poumons dépend de la composition et de la dimension des poussières fibreuses. La persistance est d’autant plus longue que la stabilité chimique est plus forte et que le diamètre géométrique des fibres est plus grand ( Page 2 lignes 37 à 41).

Il s’ensuit que l’objet du brevet a profondément changé les caractéristiques présentées comme essentielles.

En effet, selon le brevet (paragraphe 9) les propriétés cancérigènes sont fonctions de deux facteurs combinés : le transport, qui dépend de la taille et du diamètre, et la solubilité des fibres alors que rien dans le brevet ne suggérait que la caractéristique essentielle résiderait dans la teneur particulière en TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ ajoutée à la revendication 1, indépendamment de la teneur en AI₂O₃, B₂O₃, CaO et Na₂O de la revendication 2, ni que la teneur particulière de ces dernières proportions serait un facteur aggravant le potentiel cancérigène.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Isover et Isover GH l’homme du métier ne pouvait comprendre qu’il existait une décorélation dans la demande de brevet entre la composition et le diamètre médian des fibres et qu’il n’était en rien incité à combiner la combinaison des fibres et leur diamètre.

Sur la modification du mode d’appréciation du taux de tumeur

Selon les sociétés Isover et Isover GH la modification de l’expression « après instillation intrapéritonéale » par l’expression « après instillation intratrachéale » répond à la nécessité de rectifier une erreur matérielle.

Cependant les exemples d’évaluation du taux de tumeur présentés par le brevet correspondent à une injection intrapéritonéale qui est d’ailleurs le mode usuel d’appréciation de celui-ci, selon les experts précités, de sorte que le brevet n’enseigne pas le mode d’appréciation du taux de tumeur.

Sur la référence au diamètre des fibres

Le brevet européen opposé concerne l’utilisation des fibres de verre ayant un diamètre inférieur à 8 µm alors que la demande telle que déposée se rapportait à des fibres de verre ayant un diamètre moyen inférieur à 8 µm.

Les sociétés Isover et Isover GH font valoir que l’homme du métier soucieux de donner un sens au brevet cernera d’emblée qu’il n’y a pas de différence sur le fond entre les deux formulations et précisent que ce qui importait c’était le changement de catégorie de revendication de produit à une revendication d’utilisation alors que ce qui est important c’est la composition des fibres.

Elles ajoutent que s’agissant d’une population de fibres celles-ci ont nécessairement un diamètre irrégulier et que selon la description du brevet et ses illustrations la distribution des diamètres est large et l’on parle clairement d’un diamètre médian.

Cependant selon les caractéristiques du brevet les fibres, ne doivent pas présenter un diamètre supérieur à 8 µm, ce qui est illustré dans la figure 3 du brevet alors que dans la demande il ne s’agit que d’une moyenne, de sorte qu’il y a eu une modification de l’objet du brevet au-delà de la demande, le diamètre combiné à la composition, constituant une invention nouvelle ou, à défaut, une incohérence entre la revendication 1 et la description et les dessins, et donc, une incertitude sur la portée du brevet et une insuffisance dans la description.

Sur la modification du mode de calcul du pourcentage de fibres ayant un diamètre inférieur à 3 µm

Dans la demande originaire la revendication 1 portait notamment sur des fibres de verre ... caractérisées par des fibres présentant un diamètre moyen inférieur à 8 µm, de préférence inférieur à 3 µm et plus de 10% avec un diamètre inférieur à 3 µm.

Dans le brevet délivré seules les fibres dont le diamètre est inférieur à 8 µm sont prises en considération et plus de 10% d’entre elles doivent être caractérisées par leur diamètre inférieur à 3 µm de sorte que la proportion de fibres prise en compte a été modifiée et l’objet du brevet a été étendu.

Ajout de la revendication 3

La revendication 3 a été rédigée comme suit, suite à l’opposition : Utilisation de fibres de verre selon les revendications 1et 2, ayant une longueur intérieure à 200 µm.

Les sociétés Knauf soutiennent que la demande de brevet ne contenait pas de précision concernant la longueur des fibres de verre revendiquées de sorte qu’il y a eu extension de l’objet du brevet.

Cependant cette caractéristique est visible aux figures 2 à 4 de la demande initiale et était donc comprise dans la demande initiale.

Il ressort de l’ensemble de ces développements qu’il existe une insuffisance de description du brevet et qu’il y a eu une extension de la portée du brevet.

Il convient en conséquence, réformant le jugement de prononcer la nullité du brevet EP n° 0 399 320 B2 dont est titulaire la société Isover G+H pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande initiale et défaut de description.

Sur les autres demandes

En l’absence de titre opposable les demandes de contrefaçon et les demandes subséquentes ne sont pas fondées et doivent être rejetées. L’équité commande d’allouer aux sociétés Knauf la somme de 150.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et de rejeter la demande formée à ce titre par les sociétés intimées. Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge in solidum des sociétés intimées qui succombent et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cet arrêt a également été commenté par Maître Schmitt (ici).

Cour d’appel de Paris, 16 mai 2014 ; Knauf Insulation c. Saint-Gobain Isover