Sans intention de nuire

Perdre une demande de brevet ou un brevet par inadvertance, voilà un cauchemar pour tout CPI. Mais il y a pire : perdre une demande de brevet ou un brevet pharmaceutique, domaine où un titre peut valoir des millions d’euros.

Les sociétés Newpharm et Pharmatop sont deux sociétés de recherches scientifiques et techniques dans le domaine pharmaceutique.

La société Newpharm a demandé au cabinet Gefib (dont le dirigeant était Jean-François B., que nous avons croisé dans un billet antérieur) d’assurer, en son nom et pour son compte, le dépôt d’une demande de brevet concernant une formulation injectable à base de paracétamol. Ce dépôt a été effectué devant l’INPI le 5 août 1996.

L’invention nécessitant des travaux de recherche et de développement complémentaires dont la société Newpharm ne pouvait assurer le financement, cette dernière s’est adressée à la société Pharmatop qui s’est engagée par contrat à poursuivre les travaux de recherche. Il était convenu entre les sociétés Newpharm et Pharmatop que cette dernière serait seule propriétaire des fruits de ces travaux, ceux-ci seraient réputés être sous la dépendance du brevet français de la société Newpharm, ces fruits donnant ou non lieu à la délivrance d’un titre de propriété industrielle. Quant aux travaux effectués jusqu’au 15 février 1997 par la société Newpharm, ils demeuraient la propriété de cette dernière, la société Pharmatop disposant d’une simple licence gratuite d’utilisation à l’effet de pouvoir les poursuivre. Quant aux dépôts complémentaires de brevets, il appartenait à la société Pharmatop d’apprécier l’intérêt de procéder à une extension internationale de la demande de brevet français, la société Newpharm cédant à la société Pharmatop le droit de priorité attaché au brevet français et Pharmatop pouvant déposer en son nom des demandes de brevet internationales.

La société Pharmatop s’est adressée à la société Gefib pour que celle-ci dépose en son nom une demande PCT. Cette demande a été effectuée le 5 août 1997 (ci-après « Phar XV »). Cette demande a donné lieu, entre autres, à un brevet européen (EP 0 858 329), dont la revendication 1 est rédigée comme suit :

Formulations liquides, stables, à l’oxydation, à base de paracétamol dans un solvant aqueux, caractérisées en ce que le solvant aqueux est désoxygéné par barbotage d’un gaz inerte, qu’il est constitué par de l’eau ou par un mélange formé d’eau et d’un polyol ou d’un alcanol soluble dans l’eau, en ce que les formulations contiennent en outre un agent antiradicalaire ou capteur de radicaux libres et en ce que ledit solvant aqueux est ajusté à une valeur de pH s’échelonnant de 4 à 8 par addition d’un agent tampon.

En 1999, les sociétés Newpharm et Pharmatop ont concédé à la société BMS une licence de brevets et de savoir faire sur les produits entrant dans la portée des brevets susvisés ou des brevets qui en seraient la suite.

La société Gefib a assuré, au nom et pour le compte de la société Pharmatop, en juin 2000 d’un nouvelle demande de brevet français dépendant de la précédente, suivi du dépôt d’une demande PCT (ci-après « Phar XIX »).

Suite à un courriel de la société BMS du 2 avril 2007, la société Pharmatop a découvert la déchéance de la demande de brevet européen Phar XIX pour non-paiement de la troisième annuité de la taxe de base.

Le 18 avril 2007, la société Pharmatop a écrit par lettre recommandée à la société Gefib un courrier relatif à la déchéance du brevet européen et a invité la société Gefib à faire une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurances, la société Axa.

Par la suite, les sociétés Newpharm et Pharmatop ont découvert que des titres avaient connu le même sort en Suisse, en Russie, à Monaco, en Pologne, devant l’OEB, au Pérou etc. D’autres demandes de brevet n’avaient jamais été déposées.

Les sociétés Newpharm et Pharmatop ont saisi la Chambre de Discipline du CNCPI d’une plainte contre la société Gefib pour manquement à ses obligations professionnelles.

Après une expertise, la Chambre de Discipline a décidé en 2011 de radier la société Gefib de la liste des CPI au titre de ses manquements vis-à-vis des sociétés Newpharm et de Pharmatop.

C’est dans ces conditions que les sociétés Newpharm et Pharmatop ont assigné la société Gefib et la société Axa devant le TGI Paris afin d’obtenir réparation de leur préjudice.

Par jugement du 26 juin 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gefib.

Voici un extrait du jugement en date du 3 avril 2014 :

Sur le comportement fautif du cabinet Gefib engageant sa responsabilité contractuelle envers les sociétés Newpharm et Pharmatop

Il est constant que le cabinet Gefib, en sa qualité de CPI des sociétés Newpharm et Pharmatop, a commis des fautes dans la gestion du portefeuille de brevets des demanderesses engageant sa responsabilité contractuelle envers ces dernières. En effet, le cabinet Gefib a omis de procéder au paiement de la taxe nationale de base relative à la demande de brevet européen de la famille de brevets Phar XIX ; il a également omis de payer la taxe de délivrance du brevet de la famille Phar XIX en Russie ; enfin il a omis de payer les annuités pour les brevets de la famille Phar XV en Suisse et à Monaco, ce qui a entraîné la déchéance de tous ces titres et la perte des droits des demanderesses sur ces titres.

Ce qui est contesté est le caractère intentionnel ou dolosif ou même volontaire des fautes commises par le cabinet Gefib.

Sur la qualification de la faute commise par la société Gefib et l’exclusion de la garantie d’Axa

La société Axa demande que soit exclue sa garantie en faisant valoir, à titre principal, que le cabinet Gefib a commis des fautes intentionnelles en omettant volontairement de payer les taxes nécessaires pour l’obtention ou le maintien en vigueur de certains brevets de la société Pharmatop et partiellement de la société Newpharm, et en trompant sciemment ses clients en leur donnant de fausses informations ; à titre subsidiaire, la société Axa soutient que le cabinet Gefib a commis des fautes dolosives retirant tout caractère aléatoire au contrat d’assurance en omettant volontairement de régler les taxes nécessaires, et fait valoir à titre très subsidiaire, que le cabinet Gefib, par son comportement, a fait disparaître tout caractère aléatoire au contrat d’assurance.

Au soutien de l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive, la société Axa fait valoir que le cabinet Gefib n’a pu laisser courir les délais et causé la déchéance du brevet européen que de façon volontaire au regard des trois relances de l’OEB et des deux prolongations de délai accordées par l’OEB. La société Axa ajoute que l’intention dolosive du cabinet Gefib est démontrée par le fait que ce dernier a tenté de dissimuler à ses clients ses erreurs en conservant les remboursements des taxes qu’il avait acquittées sur une demande déchue.

Les sociétés Newpharm et Pharmatop répliquent que le cabinet Gefib a commis des fautes professionnelles graves et répétées dans sa mission de CPI mais que ces fautes ne sont pas volontaires, ni intentionnelles, ni dolosives, qu’elles sont dues à un défaut d’organisation et de vigilance du cabinet.

Le liquidateur judiciaire, quant à lui, expose qu’il ne peut se prononcer sur ces fautes, n’ayant été désigné que postérieurement aux faits reprochés au cabinet Gefib.

Sur ce

Une faute peut être qualifiée d’intentionnelle lorsqu’elle est commise de façon délibérée, c’est à dire qu’il y a volonté de commettre le dommage et que les résultats de l’acte correspondent à ce qui a été recherché.

Le dol est constitué par des manœuvres frauduleuses, tromperies, mensonges, réticences dont une personne use pour en tromper une autre à l’occasion d’un contrat.

En l’espèce, s’il est vrai qu’après que la faute a été commise, et que le cabinet Gefib a découvert que les délais avaient couru, le cabinet n’a pas révélé cette faute volontairement à ses clients et a tenté de trouver des excuses (comme le vol ou la disparition du dossier dans un déménagement) pour expliquer ces omissions, néanmoins, au moment où la faute est commise, c’est à dire la perte du brevet pour non paiement de taxes et annuités dans les délais, aucune intention de nuire aux sociétés Newpharm et Pharmatop de la part du cabinet Gefib n’est démontrée.

Au contraire, il ressort du rapport d’expertise de Madame F. […] que :

« les déchéances des brevets Phar XV pour la Suisse et Monaco et des Brevets Phar [XIX ?] pour les territoires concernés par le brevet européen et la Russie sont imputables à un défaut d’organisation et de vigilance du cabinet Gefib en 2003 et 2004, observé de manière répétitive jusqu’en 2007, date du transfert des dossiers au cabinet S. »,

et que cela est dû à « une absence de méthode mise en place pour gérer les obligations de paiement » du cabinet Gefib.

Ce défaut d’organisation était en partie causé par un déménagement du cabinet, et surtout par l’importante rotation du personnel administratif entre 2002 et 2006 dû à deux décès, un arrêt définitif de travail pour maladie et deux démissions.

Par ailleurs, Monsieur B., l’associé gérant, gérait également les clients de l’un de ses confrères (cabinet Argos Innovation), ayant subi un accident vasculaire cérébral. De ce fait, le personnel de son cabinet de CPI était surchargé et n’a pas pu traiter correctement les dossiers qui leur étaient confiés.

Le dépôt tardif de certaines demandes de brevets (notamment aux USA, au Bangladesh, en Indonésie, en Malaisie et au Pakistan) démontre bien que le cabinet entendait honorer le mandat qui lui était confié, et que les erreurs commises résultent uniquement d’un défaut d’organisation.

Le défaut d’organisation et de vigilance exclut le caractère conscient et donc volontaire des fautes reprochées. Par conséquent, cela exclut que les fautes reprochées au cabinet Gefib aient été commises de manière intentionnelle ou dans l’intention de tromper les sociétés Newpharm et Pharmatop.

Enfin, le caractère aléatoire du contrat d’assurances, du fait que le cabinet Gefib n’a pas agi de façon volontaire dans la commission des fautes professionnelles qui lui sont reprochées, n’est pas altéré.

Sur l’application de la clause d’exclusion dans les conditions générales du contrat d’assurances souscrit par la société Gefib auprès d’Axa

La société Axa prétend que sa garantie n’est pas due au regard d’une clause d’exclusion prévue dans les conditions générales du contrat d’assurances souscrit par la société Gefib selon laquelle les dommages imputables

« à la violation délibérée

- Des règles particulières de sécurité et de prudence imposées par une loi ou un règlement, et

- Des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édités par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels, lorsque cette violation constitue une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur en raison de sa profession, ou encore de l’absence de toute cause justificative, et était connue ou ne pouvait être ignorée par les représentants légaux de l’entreprise. »,

qu’en l’espèce l’assuré a violé la réglementation de la profession de CPI, qui impose en effet de respecter des règles de prudence et de diligence dans la sauvegarde des intérêts des clients et d’exercer la profession avec conscience et probité [articles R 422-52 CPI et article 12.1 et 14.1 du Règlement de la CNCPI].

Les sociétés Newpharm et Pharmatop répliquent qu’il n’y a eu aucune violation délibérée de la part de la société Gefib, notamment au vu des motifs de la décision de radiation prise le 14 juin 2011 par la Chambre de Discipline de la CNCPI.

Sur ce

A la lecture des motifs de la décision prise le 14 juin 2011 par la Chambre de Discipline de la CNCPI, il ressort que le cabinet Gefib a commis « des manquements de grande ampleur » et « étendus sur une longue période » de 2002 à 2007 portant sur « les obligations professionnelles les plus élémentaires et les plus essentielles » du CPI, que la violation des règles de prudence et de diligence dans la sauvegarde des intérêts des clients et celles d’exercer la profession avec conscience et probité conformément aux articles R 422-52 et suivants CPI et les articles 12.1 et 14.1 du Règlement de la CNCPI a été caractérisée et a justifié la radiation de la liste des CPI […].

Cependant, il n’est jamais fait état d’une violation délibérée de ces règles, ni d’un acte ou d’une omission volontaire qui justifierait l’application de l’exclusion prévue dans les conditions générales du contrat d’assurances souscrit par la société Gefib.

Cette exclusion n’a donc pas lieu de s’appliquer.

Sur le préjudice subi par les sociétés Newpharm et Pharmatop du fait de la société Gefib et l’étendue de la garantie de Axa

Les sociétés Newpharm et Pharmatop font valoir, à l’appui de leurs demandes en indemnisation de leur préjudice, que le cabinet Gefib a commis de nombreuses fautes dans la gestion du portefeuille de « Brevets », ce terme comprenant, les brevets de la famille Phar XV et ceux de la famille Phar XIX. Les sociétés demanderesses soutiennent que ces fautes ont engendré un préjudice double, la perte certaine et la perte de chance de percevoir des redevances liées au contrat de licence. Elles demandent également la répétition des sommes indûment versées à ce cabinet en paiement des frais de formalités qu’il n’a pas accomplies.

La société Gefib représentée par son liquidateur judiciaire conteste le quantum du préjudice réclamé en soutenant que les brevets Phar XV n’entrent pas dans le périmètre du contrat de licence consentie à UPSA car les brevets Phar XV et Phar XIX ne sont pas dépendants, et qu’il n’est pas démontré de réelle exploitation de Phar XIX. Le liquidateur es qualité précise qu’en tous les cas la créance des sociétés Pharmatop et Newpharm doit être fixée à un montant qui ne saurait être supérieur à la somme de 953.601 €, total des créances déclarées.

La société Axa se joint aux arguments du liquidateur judiciaire concernant le quantum du préjudice en arguant du défaut de dépendance entre les brevets Phar XV et Phar XIX et du défaut d’exploitation réelle de Phar XIX. L’assureur de Gefib ajoute que la somme de 7.326,57 € pour les honoraires est exclue de la garantie donnée contractuellement, que n’est pas justifiée la perte de redevances formulée par les sociétés demanderesses, et que ce préjudice doit être évalué forfaitairement à une somme ne dépassant pas 20.000 €. Selon Axa, sa garantie contractuelle envers Gefib est limitée à la somme de deux millions d’€, frais de défense inclus.

Les sociétés Newpharm et Pharmatop répliquent que les demandes de brevets de la famille P entrent dans le champ de dépendance de la famille Phar XV, et que les demandes de brevets de la famille Phar XIX sont manifestement exploitées.

Sur le quantum pour perte de redevances

La dépendance des deux brevets :

Le contrat de licence du 12 avril 1999 conclu entre les sociétés Newpharm et Pharmatop d’une part et les Laboratoires UPSA d’autre part, définit le terme « brevets » comme suit dans son article 1 :

« Le Brevet français n°96 09858 délivré par l’INPI l e 24 décembre 1998 dont UPSA déclare avoir parfaite et complète connaissance et dont copie est jointe en Annexe 1 La demande de brevet international PCT/FR97/01452, déposée le 5 août 1997 et dont une copie est jointe en ladite Annexe 1 ; Ainsi que toute demande de brevet ou Certificat Complémentaire de Protection que les INVENTEURS pourraient être conduits à déposer et/ou à obtenir, et qui entrent dans le champ de dépendance du brevet et de la demande de brevet visés ci-dessus ».

L’article 2.1 du même contrat de licence précise : 

« Les INVENTEURS concèdent par les présentes à UPSA qui accepte une licence exclusive dans les TERRITOIRES, des BREVETS et du SAVOIR-FAIRE emportant le droit, à titre exclusif, de fabriquer, faire fabriquer et de vendre les produits dans les TERRITOIRES, et ce, pour une durée qui expirera à l’échéance de protection des brevets. La présente licence inclut également et sans supplément de rémunération les améliorations et développements que les INVENTEURS pourraient être conduits à effectuer pendant la durée de la présente licence et entrant directement ou indirectement dans le champ des BREVETS au titre de la formulation et/ou de la fabrication de solutions liquides, stables et prêtes à l’emploi par voie injectable, à base de paracétamol. » 

Des brevets sont dits dépendants lorsqu’un brevet second en date couvre une invention dont une partie est protégée par le brevet antérieur d’un tiers, dit souvent brevet dominant. La situation se présente en particulier lorsque le second brevet couvre un perfectionnement de l’invention protégée par le brevet antérieur.

S’agissant du brevet Phar XV, la revendication 1 est rédigée comme suit :

« Formulations liquides, stables à l’oxydation, à base de paracétamol dans un solvant aqueux, caractérisées en ce que le solvant aqueux est désoxygéné par barbotage d’un gaz inerte » [...]

S’agissant de la demande de brevet Phar XIX, la revendication 1 reprend une partie de la revendication du brevet Phar XV :

« procédé de préparation d’une solution aqueuse d’un principe actif de nature phénolique sensible à l’oxydation, se conservant pendant une période prolongée, caractérisée en ce qu’il est mis en œuvre une désoxygénation de la solution par barbotage d’au moins un gaz inerte et/ou par mise sous vide » [...]

La demande de brevet Phar XIX couvre une invention dont une partie est protégée par le brevet antérieur Phar XV. En effet, la demande de brevet de la famille Phar XIX protège la mise en œuvre de la désoxygénation par barbotage d’un gaz inerte, faisant l’objet de la première caractéristique du brevet Phar XV.

Les deux brevets portent l’un sur un produit (Phar XV) et l’autre sur un procédé concernant « des nouvelles formulations stables à base de paracétamol » (Phar XIX).

De ce fait, il existe une dépendance du brevet de produit (Phar XV) à l’égard du brevet de procédé (P).

Cela est confirmé par l’expert judiciaire. Madame L, laquelle a conclu la partie de son rapport relatif à la dépendance du Phar XIX aux brevets Phar XV dans les termes suivants: « l’invention du Phar XIX, relative à un procédé de préparation de formulations aqueuses stables de paracétamol, entre dans la dépendance de Phar XV qui porte sur toute formulation aqueuse stable de paracétamol. » […]

Enfin et surtout, il ressort de la lecture du contrat de licence que la volonté des parties est de déléguer aux Laboratoires UPSA l’exploitation du produit de Phar XV et les produits dans la mouvance de Phar XV, soit ceux issus du brevet de procédé Phar XIX.

Ce sont d’ailleurs les laboratoires UPSA (devenues B) qui ont informé la société Pharmatop du fait que la taxe n’était pas payée pour le brevet Phar XIX […].

Les brevets de la famille Phar XIX entrent donc dans le périmètre du contrat de licence.

Par conséquent, les fautes commises par le cabinet Gefib dans la gestion du portefeuille des brevets de Phar XV concernent également la gestion des brevets Phar XIX et doivent être aussi garanties par Axa.

L’exploitation réelle de l’invention objet du brevet P

Selon Axa, s’appuyant sur le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur G, il n’ est pas démontré que le produit Perfalgan mettait en œuvre les revendications des brevets des familles Phar XV ou Phar XIX, de sorte qu’aucun préjudice n’aurait été subi par les demanderesses du fait d’une quelconque perte de redevance.

Le liquidateur judiciaire représentant la société Gefib argue du fait que Madame L, l’expert judiciaire, n’a aucune certitude sur l’exploitation réelle du brevet Phar XIX, que seul le brevet Phar XV est commercialisé sous la marque Perfalgan et que faute de preuve, on ne peut considérer que le brevet Phar XIX soit réellement exploité.

Les sociétés Newpharm et Pharmatop répliquent que selon les conclusions du rapport de l’expert judiciaire, Madame L, il y a eu exploitation du brevet Phar XIX par la fabrication du produit commercialisé par BMS […], à savoir le Perfalgan et qu’il convient d’en tenir compte dans le calcul du préjudice subi.

Sur ce

L’expert judiciaire. Madame L., indique que l’hypothèse de la non exploitation du brevet Phar XIX lui « semble peu probable », d’une part parce que « le demandeur n’a pas intérêt à dire une contre vérité alors que la vérification par un expert indépendant est aisée sur le plan technique » et du fait qu’au vu du rapport établi par les professeurs Cave et Fournier le brevet serait mis en œuvre dans la fabrication du Perfalgan […].

Cependant, rien ne prouve que les éléments communiqués dans le rapport des Professeurs Cave et Fournier pour l’obtention de l’AMM soient mis en œuvre à ce jour par la société BMS dans la fabrication et le conditionnement du produit Perfalgan.

Le seul dépôt d’un brevet n’entraîne pas de perte de redevance dès lors que la preuve de l’exploitation réelle n’est pas rapportée.

A défaut d’autres preuves produites par les demandeurs, il n’est pas démontré que le brevet Phar XIX est réellement exploité.

Il sera donc fait droit à la demande de la société Newpharm en réparation du préjudice subi au titre de la perte de redevances sur le brevet n° 853329 (issu de Phar XV) sur la Suisse pour la période du 15 avril 2005 au 6 août 2017 à hauteur de 936.771 €, au vu de la somme proposée par l’expert judiciaire dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que la preuve de l’exploitation réelle du brevet Phar XIX n’était pas rapportée. […]

Cette somme, qui est dans la limite de la déclaration de créance, fera l’objet d’une fixation au passif de la liquidation de la société Gefib, et Axa sera condamnée à garantir la société Gefib à hauteur de 936.771 €, cette somme ne dépassant pas le plafond contractuel de 2 millions d’€ (hors frais de procédure) prévu par la police d’assurances souscrite.

Il reviendra à la société Newpharm de répartir cette somme entre Pharmatop et elle, conformément à leur accord en date du 15 février 1997.

Le surplus des demandes au titre de dommages et intérêts relevant de l’exploitation de brevets Phar XIX sera rejeté.

Sur les autres sommes : la répétition des indus

Vu l’article 1376 du code civil,

Le cabinet Gefib est également redevable envers la société Pharmatop des sommes indûment versées par cette dernière en paiement des frais de formalités que le cabinet n’a pas accomplies, soit la somme de 7.326.57 €. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation de la société Gefib.

Concernant la garantie de Axa, l’avenant souscrit par le cabinet Gefib déroge aux conditions générales et exclut expressément « les actions dirigées contre l’assuré se rapportant au montant des frais et honoraires … » […].

Cependant, en l’espèce, il ne s’agit de contestation sur le montant des honoraires et frais, mais d’annuités perçues par le cabinet Gefib ainsi que de frais annulés restitués par l’OEB du fait de la déchéance de brevets et qui n’ont pas été restitués par le cabinet Gefib à sa cliente, la société Pharmatop.

L’action fondée sur la répétition d’indu, et non sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle du fait de fautes professionnelles, n’entre donc pas dans l’exclusion spéciale prévue par la police d’assurances.

Par conséquent, la société Axa sera tenue solidairement de cette somme envers la société Pharmatop.

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire.

Le jugement est disponible sur la Base Jurisprudencede l’INPI.

NB : C’est les vacances judiciaires. Le blog fait une pause. Portez-vous bien.

TGI Paris, 3 avril 2014 ; Newpharm et al c. Gefib et al