Expert à bout

La société canadienne Laboratoires Choisy Ltée (ci-après « Choisy ») est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de traitement, de dégraissage et de désinfection des sols, destinés aux collectivités.

Le 6 janvier 1992, elle a engagé Gaétan C. comme ingénieur chimiste puis directeur de la recherche et du développement.

La société Choisy est titulaire du brevet EP 0 935 640 dont Monsieur C. est l’un des inventeurs.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Une composition pour le revêtement ou le scellage d’un sol contenant un senseur et montrant une stabilité et une brillance à long terme, dans laquelle le senseur ne se dégrade pas chimiquement après un an, ladite composition comprenant :

(a) au moins un agent formant un revêtement ou un scellant une fois appliqué sur un substrat;

(b) au moins un senseur révélant la présence du revêtement ou du scellant sous des conditions déterminées;

(c) un excipient volatile dans lequel les autres ingrédients de la composition sont dispersés ou dissous, l’excipient volatile est choisi dans le groupe constitué de l’eau, de mélanges coalescents de solvants et de mélanges azéotropiques de solvants;

(d) au moins un stabilisant UV et/ou un antioxydant; et

(e) au moins un tampon pour maintenir le pH de la composition entre 7,2 et 10,5.

En 1994, la société Choisy a signé un accord de distribution non exclusif avec la société Argos qui n’avait aucune activité de recherche et de développement et a fait l’acquisition d’une société exploitant une usine de fabrication de produits de nettoyage, la société Copak.

Monsieur C. a démissionné de ses fonctions le 9 février 2005.

En 2007, la société Argos a lancé une nouvelle gamme de produits sous la marque Takteo.

Elle a résilié le contrat de distribution en 2008.

Estimant que certains des produits Takteo utiliseraient ta technique couverte par son brevet, la société Choisy a fait réaliser plusieurs saisies-contrefaçon, puis elle a fait assigner les sociétés Argos et Copak ainsi que Monsieur C. en responsabilité contractuelle et contrefaçon de brevet.

Par ordonnance du 22 juin 2012, le juge de la mise en état a désigné Monsieur Claude L. comme expert avec pour mission en particulier de procéder selon le protocole de son choix à l’analyse de la composition de plusieurs produits Takteo en vue de les comparer avec les revendications du brevet opposé.

L’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 mars 2014 contient quelques éléments intéressants concernant cette expertise.

Sur la mission de l’expert

Comme il vient d’être dit, l’expert a déposé son rapport le 20 novembre 2013.

Il indique dans sa conclusion générale avoir mis au point un protocole expérimental qui lui a permis de relever la présence sur les deux échantillons saisis de BHT [NB : hydroxytoluène butylé], l’un des antioxydants et/ou anti [UV ?] du brevet opposé, ce qui confirme ce qui avait été mis en évidence par les deux expertises non-contradictoires produites par la société demanderesse.

II explique que ce BHT a été trouvé en très faibles quantités, et précise que les échantillons à l’origine du Takteo saisis et analysés par lui ne sont plus disponibles, ce qui pose un problème de traçabilité des produits, à quoi s’ajoute que la durée de péremption des produits, soit un an, s’oppose à ce qu’on puisse valablement procéder à d’autres analyses sur des produits identiques.

Dans un courrier non daté qu’il a adressé aux parties, il expose en outre qu’il ne lui est pas possible, « malgré un énorme travail d’analyse », d’en dire plus sur l’origine du BHT trouvé dans les produits examinés, d’autant que ce BHT se trouve également dans des colles, des emballages et des plastiques.

C’est à la lumière de ces explications qu’il y a lieu d’examiner les demandes formées.

En premier lieu, celles de la société TR1-Texto, qui soutient d’une part que l’expert « peut et doit prononcer un avis technique sur les origines possibles du BHT », d’autre part donner un avis scientifique sur l’effet du BHT dans les proportions telles que délectées.

A partir du moment où l’expert indique sans équivoque qu’il ne peut se prononcer sur l’origine du BHT trouvé, et où par ailleurs il écrit dans sa lettre que « de nombreux exemples de la littérature montrent que ce produit est efficace même en quantité minime », les investigations sollicitées n’apparaissent pas utiles et seront donc rejetées.

Il en est de même des demandes de la société Choisy.

En effet, il a été exposé que celle-ci souhaite que l’expert complète son rapport afin de répondre de manière formelle aux chefs de sa mission et notamment :

• compare la composition des produits analysés avec les revendications opposées,
• dise si les éléments de ces revendications sont reproduits,
• procède à l’examen des formules saisies et des modes opératoires des produits, au regard des revendications et dire si cette analyse révèle les différents composants de la revendication I dudit brevet,
• et dise si les produits détectés dans les produits analysés, dans les proportions qu’il a détectées, peuvent avoir l’effet stabilisant UV ou antioxydant décrit au brevet européen n° 19960934276.

Or il vient d’être dit que l’expert relève lui-même la présence sur les deux échantillons saisis de BHT, soit « l’un des antioxydants et ou anti UV du brevet opposé », ce qui répond au dernier souhait de la demanderesse.

D’autre part, il n’appartient pas à l’expert de dire si les revendications du brevet opposé sont reproduites, puisqu’il s’agit là de la tâche du juge.

Enfin, il avait déjà été demandé à l’expert, dans l’ordonnance du 27 avril 2013, de « procéder à l’examen des formules saisies des produits et dire notamment s’ils peuvent avoir l’effet stabilisant décrit dans le brevet opposé », et force est de constater qu’en dépit de cette demande précise il n’a pas été en mesure de donner une réponse précise.

En outre, ce dossier est en cours depuis trois ans, de sorte que l’important est qu’il soit un jour jugé sur le fond, même si les pièces qui le composent ne sont pas toutes empreintes de la perfection souhaitée.

Les demandes tendant à un complément d’expertise ou à une nouvelle expertise seront donc rejetées.

Sur la communication de pièces

La société Chosiy demande également que les sociétés Argos et Copak communiquent les versions originales et intégrales des formules saisies, comprenant de manière apparente les modes opératoires.

Cependant, ainsi que le font valoir à juste titre les sociétés défenderesses en des moyens qui ne sont pas réellement combattus par la société demanderesse, le brevet européen opposé est, non un brevet de fabrication ou de procédé, mais un brevet de composition, de sorte qu’aucune information sur le mode de fabrication d’un produit ne saurait aider le Tribunal à dire si ses revendications ont été contrefaites, la seule analyse qui vaille en l’espèce étant celle ayant trait à la composition des produits saisis, et non celle d’un quelconque « savoir-faire ».

La demande de communication sera donc elle aussi rejetée, et ce d’autant qu’aucun complément d’expertise n’a été ordonné. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, (juge de la mise en état), 14 mars 2014 ;

Laboratoire Choisy Ltée c. Gaétan C. et al