Fibres mortifères

La société française Saint-Gobain Isover (ci-après « Isover ») et la société allemande Saint-Gobain Isover G+H (Grünzweig + Hartmann) (ci-après « Isover GH ») font partie du pôle « Produits pour la construction » du groupe Saint-Gobain.

La société Isover GH est cessionnaire du brevet EP 0 399 320 qui a expiré en 2010. La demande de brevet, déposée par la société Bayer, comportait initialement uniquement des revendications de produit mais la société Bayer a modifié la rédaction de ses revendications remplaçant finalement les revendications de produit par des revendications d’utilisation de fibres de verre, de composition et de diamètres particuliers.

Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Grünzweig + Hartmann qui est devenue par la suite la société Isover GH. Celle-ci a, en cours de procédure, préféré se rapprocher du titulaire pour devenir propriétaire du brevet. Ayant acquis le brevet, la société Isover GH a retiré son opposition. Cependant, la division d’opposition a décidé de mener la procédure d’opposition jusqu’à son terme et a maintenu le brevet sous une forme modifiée.

La revendication 1 du brevet tel que maintenu est rédigée comme suit :

Utilisation des fibres de verre consistant en un verre à la composition suivante en mol%:

et ayant un diamètre inférieur à 8 µm, plus de 10 % des fibres de verte ayant un diamètre inférieur à 3 µm, en, tant que fibres de verre dépourvues de propriétés cancérigènes, les proportions de TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ étant < 1 mol%.

Estimant que la société Knauf Insulation (ci-après « Knauf ») commettaient des actes de contrefaçon de son brevet, la société Saint-Gobain G+H a fait pratiquer le 7 juillet 2009 un procès-verbal de constat d’achat et le 16 juillet 2009 une saisie-description dans les locaux de la société Knauf en Belgique, sur autorisation du président du tribunal de commerce de Liège.

Des procédures en contrefaçon ont été engagées à l’encontre de la société Knauf par les sociétés Isover et Isover GH en Belgique en Allemagne et devant le TGI de Paris.

Les produits argués de contrefaçon sont les produits d’isolation commercialisés notamment sous les dénominations Thermolan, Supafil et Acoustilaine.

Par jugement du 9 décembre 2011, le tribunal a notamment déclaré la société Isover irrecevable en ses demandes, débouté la société Knauf de ses demandes en nullité de la partie française du brevet européen° EP 0 399 320 B2 et dit que la société Knauf a contrefait la revendication 1 de la partie française du brevet européen.

La société Knauf a interjeté appel. Les sociétés Isover et Isover GH ont formé un appel incident.

Par arrêt du 16 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité du brevet :

Sur la recevabilité des demandes de la société Isover

Selon les articles L 615-2 et L 613-9 CPI, seul le titulaire d’un brevet d’invention ou le licencié exclusif sont en droit d’agir en contrefaçon du brevet si leurs droits sont inscrits au RNB.

En application de l’article L 615-2 du même code tout licencié peut se joindre à l’action en contrefaçon engagée par le titulaire.

Les sociétés Knauf sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’irrecevabilité des demandes de la société Isover qui, selon elles, ne justifient ni de sa qualité de licenciée du brevet objet du litige, ni de distributeur des produits mettant en œuvre ce brevet.

Elles font valoir que les sociétés Isover et Isover GH ne justifient pas que cette prétendue licence de brevet ait été inscrite au RNB et ajoutent que le contrat qu’elles versent aux débats ne contient pas de licence au profit de la société Isover.

Elles prétendent en effet que le contrat de licence produit par les sociétés Isover et Isover GH concerne la société Isover qui concède une licence à Isover GH et non l’inverse, pour des brevets autres que celui dont s’agit.

Sur la qualité de distributeur de la société Isover, elles soutiennent que celle-ci ne démontre pas distribuer précisément les produits mettant en œuvre ledit brevet.

Les sociétés Isover et Isover GH répliquent que les droits de la société Isover sur le brevet en cause résultent de l’article 4 du contrat de licence qui prévoit qu’elle sera titulaire des brevets sur les perfectionnements qu’elle pourra réaliser et que surtout, il est établi par la documentation commerciale de la société Isover qu’elle est le distributeur pour la France des produits mettant en œuvre l’invention brevetée.

Ceci rappelé il convient de relever qu’il résulte du contrat de licence conclu entre la société Isover et la société Grünzweig + Hartmann que la société Isover a concédé des licences à la société Grünzweig + Hartmann sur des brevets portant sur les produits d’isolation dont l’article 4 relatif à des perfectionnements de ces dits produits, prévoit que la société [Isover GH] doit indiquer à Isover toutes inventions toutes améliorations concernant le domaine du contrat et informer Isover qui décidera s’il y a lieu de maintenir ou pas la demande de brevet, étant précisé que c’est la société Isover GH qui sera titulaire du brevet.

Le contrat comme relevé avec justesse par le tribunal ne prévoit que la communication des inventions de perfectionnements et l’avis de la société Isover mais n’indique pas expressément que celle-ci bénéficiera d’une licence sur ces brevets de perfectionnement.

Le brevet européen en cause a été acquis par la société Isover GH et ne peut constituer un perfectionnement d’un précédant brevet et il n’est pas précisé quel brevet objet de la licence communiquée aurait été perfectionné par le brevet en cause.

Aucun contrat de licence accordé par la société Isover GH à la société Isover et relatif au brevet dont s’agit n’est produit aux débats.

C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les sociétés Isover et Isover GH ne rapportent pas la preuve de l’existence de la qualité de licenciée de la société Isover, pas plus qu’elle ne rapporte cette preuve en cause d’appel.

Par ailleurs s’il ressort de la documentation commerciale produite par les sociétés Isover et Isover GH que la société Isover est le distributeur des produits Isover GH en France, rien dans ces documents ne permet d’établir que les produits distribués reproduiraient les caractéristiques du brevet EP 0 399 320, à défaut de connaître la composition et le diamètre des fibres entrant dans leur composition, et si ces produits mettent en œuvre le brevet alors qu’au contraire, la société Isover GH a expressément confirmé à l’expert qu’elle n’exploite pas son brevet.

C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré l’ensemble des demandes formées par la société Isover, irrecevable tant au titre de la contrefaçon que sur celui de la concurrence déloyale. […]

Sur la demande de nullité […] pour insuffisance de description

L’article 83 de la convention de Munich sur le brevet européen dispose que « l’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier comprenne l’objet protégé ».

L’article 138-1b) prévoit que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d’un Etat contractant « si le brevet européen n’expose pas de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».

Les sociétés Isover et Isover GH ont considéré sans être contredites par les sociétés Knauf que l’homme du métier est une équipe composée d’un chimiste ayant une bonne connaissance des fibres de laine minérale et d’un pathologiste/toxicologue pour les questions relatives au caractère cancérigène des fibres.

Les sociétés Knauf soutiennent que le brevet est nul pour insuffisance de description.

Elles exposent à cet effet que la revendication 1 du brevet porte sur l’utilisation de fibres de verre, en tant que fibres de verre, dépourvues de potentiel cancérigène, et la description explique que « la cancérogénicité dépend de la persistance », laquelle « est d’autant plus longue que la stabilité chimique est plus forte et que le diamètre géométrique des fibres est plus grand ».

Or, les propriétés pour les fibres données dans la revendication 1 et 2 sont contraires à cette règle, selon les résultats du même titre. Cette incohérence des résultats par des exemples réalisés sur des fibres hors champ du brevet ou par des études non décrites relatives à des fibres conformes au brevet, est soulignée par les deux experts, le Professeur Alain B. et Madame Isabelle S. qu’elles ont consultés et qui ont examiné les enseignements du brevet.

Les sociétés Isover et Isover GH répliquent qu’il n’y a aucune incohérence dans les résultats rapportés car la description n’indique pas que les fibres de la revendication 1 auraient toutes une demi-vie de 42 jours mais seulement que des fibres de la revendication n°1 ont une demi-vie de 42 jours et que les fibres de la revendication n° 2 auraient une demi-vie de 115 jours mais que les fibres de la revendication n° 2 ont une demi-vie inférieure à 115 jours.

Mais ces précisons ne donnent pas plus de cohérence aux résultats présentés par le brevet car les exemples de réalisation n’enseignent pas l’invention telle que protégée.

Aucun exemple de la description ne concerne des fibres ayant la composition donnée aux revendications 1 et 2.

Aucune information technique soutient l’enseignement du brevet et rien n’indique que la société Isover a réalisé des tests avec des fibres conformes au brevet.

Les études aboutissant aux résultats revendiqués ne sont pas décrites. Les exemples de réalisation n’illustrent donc pas la description qui présente certaines incohérences avec les revendications.

Aussi l’homme du métier ignore s’il est préférable d’utiliser des fibres ayant un diamètre plus faible, comme l’indique expressément la description, ou un diamètre plus important comme le suggèrent les propriétés attribuées aux fibres des revendications 1 et 2. Il existe une incohérence relativement au diamètre des fibres comme examiné ci-dessous.

Les sociétés Knauf ajoutent relativement à l’insuffisance de description que le brevet ne définit pas l’expression « qui ne présentent aucun caractère cancérigène » qui est la caractéristique essentielle de la revendication 1.

Elles indiquent que cette expression n’est pas suffisamment définie pour permettre à l’homme du métier d’en déterminer les limites car le brevet ne renvoie à aucune norme qui la définirait et qui se distingue de la classification du CIRC alors que la description ne donne aucune explication sur le sens de celle-ci.

Il ressort des avis des experts consultés ci-dessus cités que cette expression n’est jamais utilisée dans le domaine de la cancérologie.

Elles ajoutent que relativement à l’étiquetage l’obligation d’apposer la mention « possibilité d’effets irréversibles » ne saurait s’assimiler à l’affirmation que des fibres « ne présentent aucun potentiel cancérigène ».

Elles indiquent également que le brevet ne donne aucune valeur du taux de cancer pour une population de référence d’animaux non exposés et que seules les constations chez l’homme permettent d’écarter ou d’affirmer qu’un produit est cancérogène chez l’homme.

Les sociétés Isover et Isover GH, font valoir que les caractéristiques des fibres de verre dont l’utilisation est requise sont décrites dans les revendications 1 et 2 pour obtenir l’effet technique revendiqué, le seuil, le comptage des fibres, le mesurage et la distribution des diamètres invoqués par les sociétés Knauf sont donc sans incidence sur la compréhension du brevet par l’homme du métier qui connaît par le brevet européen n° 0 279 286, par ailleurs opposé, par les sociétés Knauf, la méthode de réalisation et d’utilisation des fibres de verre.

Elles précisent que la description du brevet cite deux tests (0013) et (0018) qui permettent de conclure que les fibres de verre concernées ne montrent pas de potentiel cancérigène, de sorte que l’homme du métier, sur la base de ses connaissances générales, est apte à comprendre ce que signifie « dépourvue de potentiel cancérigène ».

Cependant l’expression « qui ne présentent aucun potentiel cancérigène » ou « qui sont dépourvues de propriétés cancérigènes » qui est une définition fonctionnelle de l’invention n’est pas suffisamment définie car le brevet n’en donne aucune définition, il ne renvoie à aucune norme, notamment la classification du CIRC qui la définirait, et ne correspond pas à une utilisation de cette expression dans le domaine de la cancérologie, alors qu’il s’agit d’une revendication d’utilisation.

Les tests décrits dans le titre sont hors du champ de celui-ci.

Il est par ailleurs laissé à l’homme du métier le soin de déterminer si le taux de tumeur obtenu est ou non jugé significatif car le brevet n’indique pas quel serait le taux de tumeur de rats n’ayant pas été en contact avec les fibres de verre. Il en ressort que l’ensemble des enseignements du brevet n’exposent pas de façon suffisamment claire et complète l’invention pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, sans avoir à le compléter.

Sur la demande de nullité […] pour extension de la demande initiale

En application de l’article 123(2) de la CBE, une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peuvent être modifiés de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

Aux termes de l’article 138-1-c) de la CBE un brevet est nul si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

Le brevet européen a fait l’objet d’une demande initiale déposée par la société Bayer AG et la société Isover GH a fait le 19 septembre 1996 opposition devant l’OEB, qu’elle a retirée le 14 décembre 1998 après avoir acquis le brevet. La division d’opposition a maintenu la procédure d’opposition et après nouvel examen a maintenu le brevet sous une forme amendée.

La revendication principale n° 1 de la demande initiale de brevet était rédigée comme suit:

NB : la demande initiale était rédigée en langue allemande ; le Cour cite une traduction.

Fibres de verre avec compatibilité biologique élevée, caractérisée en ce que les fibres présentent un diamètre moyen inférieur à 8 µm, de préférence inférieur à 3 µm et une portion de plus de 10 % avec un diamètre inférieur à 3 µm, et en ce que pour la fabrication des fibres on utilise du verre comprenant les composants suivants dans les proportions indiquées en mol %.

SiO₂ 55 - 70 de préférence 58-65

B₂O₃ 0 - 5 de préférence 0 - 4

Al₂O₃ 0 - 3 de préférence 0 - 1

TiO₂ 0 - 6 de préférence 0 - 3

Oxydes de fer 0 - 2 de préférence 0 - 1

MgO 0 - 5 de préférence 1 - 4

CaO 8 - 24 de préférence 12 - 20

Na₂O 10 - 20 de préférence 12 - 18

K₂O 0 - 5 de préférence 0.2 - 3

Fluorure 0 - 2 de préférence 0 – 1.

Dans la demande de brevet initiale la revendication 2 était rédigée comme suit :

Fibres de verre selon la revendication 1, caractérisées par un diamètre moyen des fibres inférieur à 2.0 µm et les conditions supplémentaires suivantes pour les proportions molaires de AI₂0₃, B₂O₃, CaO et Na₂0 :

AI₂O₃ inférieur à 1 mol %

B₂O₃ inférieur à 4 mol %

Ca0 supérieur à 11 mol %

Na₂0 supérieur à 4 mol %

Dans la demande de brevet initiale la revendication 3 était rédigée comme suit :

Fibres de verre selon la revendication 2, caractérisées par un diamètre moyen des fibres inférieur à 1.0 µm et par des proportions de TIO₂, BaO, ZnO, SrO2 et ZrO₂ inférieures à 1 mol %.

Dans sa version finale, la revendication n° l du br evet Saint-Gobain n° 0 399 320 est rédigée comme suit :

Utilisation des fibres de verre consistant en un verre à la composition suivante en mol%:

et ayant un diamètre inférieur à 8,um, plus de 10 % des fibres de verte ayant un diamètre inférieur à 3,um, en, tant que fibres de verre dépourvues de propriétés cancérigènes, où les proportions de TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ sont inférieures à 1 mol%.

NB : curieusement, la Cour utilise une traduction autre que celle donnée dans le brevet européen.

Les sociétés Knauf reprochent aux sociétés Isover et Isover GH les extensions suivantes :

• incorporation d’une partie seulement de la revendication n° 3, telle que déposée dans la revendication n° 1 ;
• la modification du mode d’appréciation du taux de tumeur ;
• la suppression de la référence au diamètre moyen des fibres ;
• la modification du mode de calcul du pourcentage de fibres ayant un diamètre inférieur à 3 µm;
• l’ajout à la revendication 3 d’une caractéristique absente de la demande telle que déposée;

Sur l’incorporation d’une partie seulement de la revendication n° 3 telle que déposée, dans la revendication n° 1

Par ailleurs, les sociétés Knauf soulignent que les caractéristiques de proportion TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ ont été détachées de la revendication 2 et de la caractéristique de diamètre moyen encore plus limitée (1 µm) de la revendication 3 d’origine et que cette modification des textes des revendications s’est accompagnée d’une modification des textes de la description.

Elles indiquent que cette incorporation a entraîné une modification essentielle de l’invention car l’obtention de la propriété d’être dépourvue de caractère cancérigène est due uniquement dans le brevet délivré aux proportions TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ et plus au diamètre des fibres. Elles ajoutent que ce qui était présenté dans la demande comme de nature à diminuer la cancérogénicité et maintenant présentée comme de nature à l’augmenter.

Les sociétés Isover et Isover GH font valoir en réponse que ces affirmations ne sont pas démontrées et que la modification est intervenue devant la division d’opposition qui l’a acceptée comme étant conforme à l’article 123 de la CBE, que l’OEB a relevé que la caractéristique relative aux proportions de TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ est indépendante de la restriction supplémentaire de diamètre moyen < à 1.0 µm et que par ailleurs, la demande de brevet d’une part introduit bien une distinction entre la composition et le diamètre des fibres et d’autre part mentionne que c’est la composition de la revendication 3 qui est importante pour réduire le taux de tumeurs, l’homme du métier est de ce fait conscient que la composition et la finesse sont deux paramètres qu’il peut faire varier de manière totalement indépendante.

Ceci étant exposé, la composition prévue dans la revendication 3 a en effet été intégrée dans la revendication 1 sans que ne soit reprise la caractéristique relative au diamètre moyen des fibres < 1.0 µm.

Or, dans la demande de brevet, l’action cancérigène serait due à l’action combinée de deux facteurs (page 2 lignes 28 à 30) la forme fibreuse et la persistance.

La persistance dans les poumons dépend de la composition et de la dimension des poussières fibreuses. La persistance est d’autant plus longue que la stabilité chimique est plus forte et que le diamètre géométrique des fibres est plus grand ( Page 2 lignes 37 à 41).

Il s’ensuit que l’objet du brevet a profondément changé les caractéristiques présentées comme essentielles.

En effet, selon le brevet (paragraphe 9) les propriétés cancérigènes sont fonctions de deux facteurs combinés : le transport, qui dépend de la taille et du diamètre, et la solubilité des fibres alors que rien dans le brevet ne suggérait que la caractéristique essentielle résiderait dans la teneur particulière en TiO₂, BaO, ZnO, SrO, ZrO₂ ajoutée à la revendication 1, indépendamment de la teneur en AI₂O₃, B₂O₃, CaO et Na₂O de la revendication 2, ni que la teneur particulière de ces dernières proportions serait un facteur aggravant le potentiel cancérigène.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Isover et Isover GH l’homme du métier ne pouvait comprendre qu’il existait une décorélation dans la demande de brevet entre la composition et le diamètre médian des fibres et qu’il n’était en rien incité à combiner la combinaison des fibres et leur diamètre.

Sur la modification du mode d’appréciation du taux de tumeur

Selon les sociétés Isover et Isover GH la modification de l’expression « après instillation intrapéritonéale » par l’expression « après instillation intratrachéale » répond à la nécessité de rectifier une erreur matérielle.

Cependant les exemples d’évaluation du taux de tumeur présentés par le brevet correspondent à une injection intrapéritonéale qui est d’ailleurs le mode usuel d’appréciation de celui-ci, selon les experts précités, de sorte que le brevet n’enseigne pas le mode d’appréciation du taux de tumeur.

Sur la référence au diamètre des fibres

Le brevet européen opposé concerne l’utilisation des fibres de verre ayant un diamètre inférieur à 8 µm alors que la demande telle que déposée se rapportait à des fibres de verre ayant un diamètre moyen inférieur à 8 µm.

Les sociétés Isover et Isover GH font valoir que l’homme du métier soucieux de donner un sens au brevet cernera d’emblée qu’il n’y a pas de différence sur le fond entre les deux formulations et précisent que ce qui importait c’était le changement de catégorie de revendication de produit à une revendication d’utilisation alors que ce qui est important c’est la composition des fibres.

Elles ajoutent que s’agissant d’une population de fibres celles-ci ont nécessairement un diamètre irrégulier et que selon la description du brevet et ses illustrations la distribution des diamètres est large et l’on parle clairement d’un diamètre médian.

Cependant selon les caractéristiques du brevet les fibres, ne doivent pas présenter un diamètre supérieur à 8 µm, ce qui est illustré dans la figure 3 du brevet alors que dans la demande il ne s’agit que d’une moyenne, de sorte qu’il y a eu une modification de l’objet du brevet au-delà de la demande, le diamètre combiné à la composition, constituant une invention nouvelle ou, à défaut, une incohérence entre la revendication 1 et la description et les dessins, et donc, une incertitude sur la portée du brevet et une insuffisance dans la description.

Sur la modification du mode de calcul du pourcentage de fibres ayant un diamètre inférieur à 3 µm

Dans la demande originaire la revendication 1 portait notamment sur des fibres de verre ... caractérisées par des fibres présentant un diamètre moyen inférieur à 8 µm, de préférence inférieur à 3 µm et plus de 10% avec un diamètre inférieur à 3 µm.

Dans le brevet délivré seules les fibres dont le diamètre est inférieur à 8 µm sont prises en considération et plus de 10% d’entre elles doivent être caractérisées par leur diamètre inférieur à 3 µm de sorte que la proportion de fibres prise en compte a été modifiée et l’objet du brevet a été étendu.

Ajout de la revendication 3

La revendication 3 a été rédigée comme suit, suite à l’opposition : Utilisation de fibres de verre selon les revendications 1et 2, ayant une longueur intérieure à 200 µm.

Les sociétés Knauf soutiennent que la demande de brevet ne contenait pas de précision concernant la longueur des fibres de verre revendiquées de sorte qu’il y a eu extension de l’objet du brevet.

Cependant cette caractéristique est visible aux figures 2 à 4 de la demande initiale et était donc comprise dans la demande initiale.

Il ressort de l’ensemble de ces développements qu’il existe une insuffisance de description du brevet et qu’il y a eu une extension de la portée du brevet.

Il convient en conséquence, réformant le jugement de prononcer la nullité du brevet EP n° 0 399 320 B2 dont est titulaire la société Isover G+H pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande initiale et défaut de description.

Sur les autres demandes

En l’absence de titre opposable les demandes de contrefaçon et les demandes subséquentes ne sont pas fondées et doivent être rejetées. L’équité commande d’allouer aux sociétés Knauf la somme de 150.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et de rejeter la demande formée à ce titre par les sociétés intimées. Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge in solidum des sociétés intimées qui succombent et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cet arrêt a également été commenté par Maître Schmitt (ici).

Cour d’appel de Paris, 16 mai 2014 ; Knauf Insulation c. Saint-Gobain Isover