Un lézard parmi les termites

La société Cecil a été titulaire du brevet français FR 2 714 685 portant sur la protection des constructions contre les termites, grâce à un film de matière plastique auquel est incorporé un insecticide.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit

Procédé pour la protection antitermite des constructions, caractérisé en ce qu’il consiste à étendre, préalablement à l’érection de l’édifice, sur la totalité de la surface constructible découverte par les travaux de terrassement, un film de matière plastique qui est imprégné dans la masse d’un composé insecticide.

Il existe également un brevet EP revendiquant la priorité de la demande de laquelle le brevet français est issu. Le brevet européen a fait l’objet d’une opposition suivie d’un recours et a finalement été maintenu sous une forme modifiée.

La société Cecil a exploité le brevet français en commercialisant un produit dénommé « Termifilm » qui est un film plastique de type polyéthylène imprégné dans la masse d’une substance insecticide présentant une action létale contre les termites.

Un chantier après pose de Termifilm

 

La société Partenia a pour activité la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Elle propose sur le marché des produits en polyéthylène et en polypropylène destiné à l’industrie, au bâtiment ou à l’agriculture et a commercialisé jusqu’en avril 2005 un film anti-termites dénommé « Eraterm ».

Par arrêt en date du 1^er mars 2005, confirmant un jugement du TGI de Rennes en date du 15 décembre 2003, la Cour d’appel de Rennes a condamné la société Partenia à payer à la société Cecil la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon et a prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision.

Le brevet a été transmis à la société V33 à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société Cecil intervenue 21 novembre 2008.

La société V33 a elle-même cédé le brevet à la société Berkem Développement (ci-après « Berkem ») en novembre 2009.

Ayant appris dans le courant de l’année 2010 que la société Partenia commercialisait des produits qu’elle estimait contrefaisants et notamment le produit Eraterm ainsi qu’un produit appelé « XTRN », la société Berkem a fait réaliser une analyse chimique du film XTRN par son laboratoire, laquelle a révélé que le XTRN comporte dans la totalité de la masse (face bleue et face noire) 0,50 % de perméthrine, la substance chimique qui assure l’action létale sur les termites, utilisée dans le Termifilm.

La société Berkem à fait procéder le 1^er octobre 2010 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Partenia, puis a fait assigner celle-ci en contrefaçon devant le TGI de Paris.

Par jugement rendu le 26 juin 2012, le tribunal a dit que la société Berkem n’avait pas rapporté la preuve de la contrefaçon et l’a déboutée de sa demande ; il a également dit que la demande reconventionnelle en nullité du brevet était sans objet.

La société Berkem a interjeté appel.

Par arrêt en date du 9 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance. L’arrêt est intéressant dans la mesure où il se penche sur la substitution du brevet français et nous montre un cas où le breveté s’est tiré une balle dans le pied en traitant les objets de la saisie avec une légèreté certaine.

Sur la recevabilité des demandes de la société Berkem tirée du défaut de droit à agir

Considérant que la société Partenia conclut à l’irrecevabilité à agir de la société Berkem sur le fondement du brevet FR 9400179 qu’elle invoque à l’appui de son action en contrefaçon en faisant valoir que le brevet européen EP 0 738 108 dont la société Berkem est également titulaire porte sur la même invention au sens de l’article L 614-13 CPI et que celui-ci s’est donc substitué au brevet français à compter du 21 juillet 2006, date à laquelle la procédure d’opposition a été clôturée ;

Que faisant valoir que les inventeurs ne sont pas le mêmes dans les deux brevets et que ces derniers ne sont pas identiques, la société Berkem conclut au contraire à la recevabilité de son action fondée sur le brevet FR 9400179 ;

Considérant ceci exposé que selon l’article L 614-13 CPI,

« Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu. »

Qu’en l’espèce, la société Berkem fonde son action en contrefaçon sur le brevet FR 94 00179 déposé le 5 janvier 1994 auprès de l’INPI par la société Cecil, délivré le 30 septembre 1998, et dont elle est devenue titulaire ;

Que ce brevet porte sur un « procédé pour la protection antitermites des constructions », dont la mise en œuvre intervient lors de la construction de locaux ;

Qu’il est indiqué dans la description que l’invention consiste notamment à étendre une série de lès d’un film en matière plastique imprégnée d’un produit insecticide et que ces lès se chevauchent, en débordant même largement au niveau du sol ; que le film en matière plastique qui forme les lès peut être obtenu par extrusion de polymères, notamment le polyéthylène ou le polychlorure de vinyle, l’épaisseur étant comprise entre 50 micro et 300 micro ; que l’insecticide est intégré à la matière plastique lors de la fabrication du compound, le taux étant fonction de l’efficacité de la matière active utilisée ; que la fabrication du film se fait à partir de ce compound, par extrusion-soufflage à chaud ou par extrusion, l’une et l’autre extrusion étant avantageusement suivies d’un calandrage à chaud ; que les insecticides susceptibles d’être utilisés sont variables, et que l’on peut notamment avoir recours soit à des insecticides de la famille chimique des pyrethrinoïdes du type de ceux décrits dans le document Roussel-Uclaf soit à des insecticides de la famille chimique des carbamates, comme par exemple le Benfuracarbe ;

Qu’il est ajouté qu’il est évident que des brèches doivent être nécessairement pratiquées dans le film formé par les lès, notamment en vue du passage des canalisations d’alimentations (eau, gaz, électricité) et des canalisations d’évacuation, que pour reconstituer le caractère continu de la barrière de protection formée par le film plastique, il y a lieu de traiter ces brèches lors de leur rebouchage en incorporant au substrat qui constitue le remblai de recouvrement, des granulés de matière plastique insecticide, avantageusement à raison de 1 volume de granulés pour 9 volumes de substrat, et que les brèches doivent être comblées avec ce mélange sur 10 cm au moins ; que les granulés utilisés ont préférablement des dimensions de l’ordre de 2,5 mm de diamètre sur une longueur de 4 mm et que leur composition chimique est similaire à celle du film qui constitue les lès ;

Que ce brevet FR 94 00179, ayant comme inventeurs Messieurs M Pascal, M Guy et H Paul, comporte trois revendications qui sont ainsi rédigées:

1. Procédé pour la protection antitermites des constructions, caractérisé en ce qu’il consiste à étendre, préalablement à l’érection de l’édifice, sur la totalité de la surface constructible découverte par les travaux de terrassement, un film de matière plastique qui est imprégné dans la masse d’un composé insecticide.

2. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le film est constitué par une série de lès chevauchants qui débordent largement au niveau du sol.

3. Procédé suivant l’une ou l’autre des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les brèches nécessaires au passage des canalisations d’alimentation ou d’évacuation sont comblées avec un substrat renfermant des granulés de substance insecticide.

Considérant que ce brevet a servi de base et de priorité à l’invention revendiquée dans le cadre de la procédure internationale et européenne ;

Que le 28 décembre 1994, la société Cecil, revendiquant la priorité du 5 janvier 1994 du brevet FR 94 00179, a en effet déposé une demande PCT ayant pour titre « Procédé et matériaux pour la protection anti-termites des constructions » qui été publiée le 13 juillet 1995 sous le numéro WO 95/18532 en visant pour le brevet européen plusieurs pays et notamment la France ;

Que le 20 août 1998, l’OEB a informé la société Cecil de sa décision de délivrer le brevet européen sous le numéro EP 0 738 108, notamment pour la France. Ce brevet européen a été publié le 30 septembre 1998 ;

Qu’à la suite d’une opposition formée par un tiers, le brevet a été maintenu le 28 juillet 2006 sous une forme modifiée ;

Considérant que les revendications du brevet EP 0 738 108 B2 dont les inventeurs désignés sont Messieurs M. Pascal, M. Guy et L. Olivier, sont ainsi rédigées :

1. Procédé pour la protection anti-termite des constructions, caractérisé en ce qu’il consiste à étendre, préalablement à l’érection de l’édifice, sur la totalité de la surface constructible découverte par les travaux de terrassement, y compris dans les tranchées des fondations, un film de matière plastique qui est imprégné dans la masse d’un composé insecticide, l’ensemble étant capable de diffuser lentement l’insecticide à une concentration de 0,5% à 2% d’insecticide.

2. Procédé pour la protection anti-termites des constructions, caractérisé en ce qu’il consiste à étendre, préalablement à l’érection de l’édifice, sur la totalité de la surface constructible découverte par les travaux de terrassement, y compris dans les tranchées des fondations, un film de matière plastique qui est imprégné dans la masse d’un composé insecticide, à une concentration de 1% d’insecticide, l’ensemble étant capable de diffuser lentement l’insecticide.

3. Procédé suivant la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que le film est constitué par une série de lès chevauchants qui débordent largement au niveau du sol.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que la matière plastique est choisie parmi les polyoléfines comme le polyéthylène ou le polypropylène, le chlorure de polyvinyle et (co)polymères analogues.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 4 caractérisé en ce que l’insecticide est un termicide choisi parmi les pyrethrinoïdes comme la perméthrine, et les carbamates comme le benfuracarbe, les organohalogénès ou les organophosphorés et analogues.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 5 caractérisé en ce que la matière plastique est à base de polyéthylène et l’insecticide est la perméthrine.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 6 caractérisé en ce que l’on utilise un film de polyéthylène chargé d’environ 0,5 à 2%, de préférence environ 1% de perméthrine.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 7 caractérisé en ce que, de plus, on remblaie le site de la construction par un mélange de substrat de remblai normal ou de granulés ou matières de géométries analogues de matière plastique imprégnée d’insecticide, au niveau des zones où le film est, soit volontairement perforé, soit risque d’être perforé ou interrompu accidentellement.

9. Procédé selon la revendication 8 caractérisé en ce que lesdits granulés ou matières ont la même composition que le film lui-même, et éventuellement proviennent de fragments, déchets ou résidus ou rebuts de sa fabrication.

10. Application des procédés selon l’une quelconque des revendications 1 à 9 aux constructions nouvelles et/ou aux traitements de renouvellement curatifs et/ou préventifs à la protection de zones par barrières verticales profondes.

Qu’il résulte de ces éléments, d’une part que les inventeurs du brevet français ne sont pas les mêmes que les inventeurs du brevet européen, même si la société Cecil était titulaire des deux titres, et d’autre part que le brevet français comporte trois revendications alors que le brevet européen, qui prévoit des dosages, en comporte dix et a donc une portée plus étroite ;

Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la portée du brevet européen n’était donc pas la même que celle du brevet français et qu’en conséquence il n’y avait pas substitution de ce brevet européen au brevet français ;

Que la fin de non-recevoir doit en conséquence être rejetée et la société Berkem déclarée recevable à agir en contrefaçon sur le fondement du brevet FR 9400179 dont elle est titulaire ;

Sur la nullité de la saisie-contrefaçon du 1^er octobre 2010

Considérant que pour solliciter, à titre principal, la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 1^er octobre 2010, la société Partenia invoque le défaut de titre justifiant l’accès à la mesure de saisie-contrefaçon, le défaut de motivation pertinente de la requête pour le produit XTRN, le défaut de respect des droits de la défense, ainsi que le défaut de saisie réelle dans des conditions autorisées et dans des conditions garantissant l’intégralité, des échantillons saisis ;

Que toutefois, le premier argument ne peut prospérer compte tenu des motifs ci-dessus exposés et le défaut de motivation pertinente de la requête, à le supposé fondé, relevait de la procédure spéciale de rétractation instaurée par le code de procédure civile ;

Que par ailleurs le saisi, dûment représenté, a disposé d’un délai de 5 minutes entre la signification de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et le début des opérations, soit d’un délai raisonnable et suffisant pour exercer ses droits, ce qu’il n’a pas manqué de faire au demeurant ;

Qu’enfin il n’est pas démontré en quoi la saisie d’un seul échantillon au lieu des deux autorisés, ce qui au demeurant est contredit par les termes du procès-verbal, constituerait « un manquement grave de l’huissier à l’ordonnance » dès lors que cette opération est plutôt favorable au saisi, étant ajouté que le surplus des griefs concernent la preuve de la contrefaçon alléguée;

Considérant que dès lors que la société Partenia doit être déboutée de sa demande de nullité de la saisie-contrefaçon du 1er octobre 2010 et le jugement confirmé de ce chef ;

Sur la demande de nullité du brevet FR 9400179

Considérant qu’à titre subsidiaire la société Partenia poursuit la nullité du brevet FR 9400179 pour insuffisance de description, défaut d’activité inventive et défaut de nouveauté ;

Qu’elle laisse toutefois sans réponse l’argument de la société Berkem selon lequel le moyen de nullité se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée dès lors que la Cour d’Appel de Rennes, confirmant un jugement du TGI de Rennes du 15 décembre 2003 a, par arrêt en date du 1^er  mars 2005, dans un litige opposant la société Cecil à la société Partenia, rejeté la demande de nullité du brevet FR 9400179 déposé à l’INPI le 5 janvier 1994 par la société Cecil pour défaut d’activité inventive et défaut de nouveauté ;

Que la demande formée par le présent litige par la société Partenia se heurte donc à la fois au principe de l’autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens et doit en conséquence être, non pas rejetée, mais déclarée irrecevable ;

Sur la contrefaçon

Considérant qu’aux termes de l’article L 613-3CPI,

« Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :

a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet … » ;

Que se fondant sur ces dispositions, la société Berkem reproche en l’espèce à la société Partenia, aux termes de ses dernières écritures, la commercialisation d’un produit XTRN à compter du 3 décembre 2008, ce qui rend donc hors de propos les explications de la société intimée sur un autre produit dénommé Eraterm ;

Que selon l’appelante, le film XTRN commercialisé par la société Partenia est un film à poser entre le sol et l’édifice qui assurerait une triple fonction, soit une fonction anti-termites, une fonction d’étanchéité, et une fonction anti-radon, et ce film est composé de deux couches thermocollées, la face bleue (qui doit être posée face au sol) qui assurerait la fonction anti-termites, et la face noire qui assurerait la fonction anti-radon et la fonction d’étanchéité ;

Qu’elle ajoute que l’association de la fonction anti-radon avec la fonction anti-termite sur une seule et même barrière de protection est « très surprenante » pour des raisons climatiques et que cette association au sein d’un même produit ne présente pas d’intérêt, « sauf à ce que la fonction anti-radon ne vise justement à masquer la contrefaçon du procédé anti-termite » ;

Qu’elle poursuit en indiquant que les tests techniques réalisés par elle et par le laboratoire FCBA, lequel aurait procédé aux analyses chimiques sur les échantillons prélevés lors de la saisie-contrefaçon, démontrent que le XTRN « est en réalité une contrefaçon du Brevet FR 9400179 », sur lequel a été collé un film d’étanchéité anti-radon ;

Qu’elle verse ainsi aux débats, à l’appui de ses prétentions, outre le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1^er octobre 2010, un compte rendu d’analyse […] et un rapport d’essais n° 402/10/1163E du 24 novembre 2010 […] ;

Qu’il y a lieu d’indiquer au préalable que la portée de ces pièces est soumise à l’appréciation de la cour et qu’il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats comme le sollicite la société Partenia qui en conteste la valeur probante ;

Considérant qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1^er octobre 2010 que l’huissier, après avoir contacté téléphoniquement Monsieur O., dirigeant de la société Partenia, s’est rendu sur les lieux de stockage et a relevé la présence de produits Eraterm et XTRN ;

Qu’il indique avoir prélevé un échantillon de ces rouleaux sans contrepartie financière réclamée avec un 2éme prélèvement de produit XTRN sur un autre lieu de stockage à la demande de Monsieur O., sans toutefois mentionner dans le procès-verbal avoir placé sous un ou sous plusieurs scellés lesdits échantillons ;

Qu’il résulte du procès-verbal de dépôt du 22 octobre 2010 qu’un scellé n° 1 constitué d’un CD contenant les documents comptables, un scellé n° 2 contenant un prélèvement de film plastique Eraterm ainsi que « deux enveloppes XTERN » ont été remises au greffe du TGI de Paris ;

Que le laboratoire FCBA a procédé à la demande de la société Berkem, dans son rapport établi le 24 novembre 2010 […] à la description de la substance soumise à essais, qu’il a réceptionnée le 15 octobre 2010, sans en tirer de conclusions, et surtout en indiquant qu’aux dires du demandeur, le prélèvement et la date du prélèvement ne sont pas précisés ;

Que l’appelante présente ce document comme étant le rapport d’analyse des échantillons de films saisis par l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon et adressés par lui au laboratoire selon courrier du 11 octobre 2010 alors qu’il a été dit que l’huissier n’a pas mentionné dans son procès-verbal avoir adressé les échantillons prélevés pour analyse au FCBA ni avoir placé sous scellés le produit XTERN ;

Que le compte-rendu d’analyse du film XTRN […] émane du propre Laboratoire Contrôle Qualité de la société Berkem sans autre indication ; qu’il n’est ni daté ni signé mais comporte le nom d’une technicienne CQ Violaine M., et indique sur une page, les caractéristiques du film XTRN et les résultats de l’analyse selon lesquels « Le film contient en moyenne 0,5% de perméthrine, ce qui est ramené à la couche active correspond à 1% de perméthrine dans le film, dose équivalente au termifilm » ;

Qu’il y a lieu de relevé cependant que la société Berkem a procédé elle-même à cette analyse de produits, et dans des conditions qui ne garantissent pas l’objectivité et l’indépendance des résultats observés ;

Que par ailleurs rien ne permet d’établir avec certitude que les films analysés par le FCBA proviennent de la société Partenia et même qu’ils ont un lien avec ceux objets de la saisie-contrefaçon du 1^er octobre 2010 ;

Qu’en effet la provenance des échantillons soumis à l’analyse unilatérale du FCBA n’étant pas précisée, les analyses effectuées ne présentent aucune garantie quant à l’origine des produits analysés ;

Considérant dans ces conditions que c’est à bon droit que le Tribunal a dit que la société Berkem ne rapporte donc pas la preuve, par les éléments susvisés, de la matérialité des faits de contrefaçon allégués des revendications 1 à 3 du brevet FR 9400179 qu’elle oppose ;

Qu’enfin elle n’établit pas plus « indépendamment de la saisie-contrefaçon » que le produit XTRN de la société Partenia est un film plastique qui est imprégné dans la masse d’un composé insecticide c’est à dire, au vu de la description du brevet (soit des insecticides de la famille chimique des pyrethrinoïdes du type de ceux décrits dans le document Roussel-Uclaf, soit des insecticides de la famille chimique des carbamates, comme par exemple le Benfuracarbe), d’une substance active chimique ayant la propriété de tuer les termites, dès lors que les analyses effectuées par la société Partenia, certes non contradictoires mais qui ne sont contredites par aucun autre élément probant contraire, établissent que le produit en cause ne contient pas de composé insecticide chimique ;

Considérant dans ces conditions que la société Berkem doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée à restituer à la société Partenia l’ensemble des éléments saisis et prélevés dans ses locaux dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision ;

Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, le surplus des demandes devenant sans objet ; …

20.000 € au titre de l’article 700 CPC

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 9 mai 2014 ; Berkem Développement c. Partenia