Aux puces et aux abois

La société Merial, filiale de la société Sanofi Avantis, est titulaire :

• du brevet français FR 2 746 594 (ci-après FR ‘594).
• du brevet français FR 2 746 597 (ci-après FR ‘597) qui revendique la priorité de la demande à la base du brevet FR ‘594.

La revendication 1 du brevet FR ‘597 est rédigée comme suit :

1. Composition pour la protection de longue durée contre les puces des petits mammifères, et notamment les chiens et les chats, caractérisée en ce qu’elle comporte, d’une part, au moins un composé (A) appartenant à la formule (I),

dans laquelle :

R₁ est CN ou méthyle ou un atome d’halogène ;

R₂ est S(O)_n R₃ ou 4,5-dicyanoimidazol 2-yl ou haloalkyle ;

R₃ est alkyle ou haloalkyle ;

R₄ représente un atome d’hydrogène ou d’halogène ; ou un radical NR₅R₆, S(O)_mR₇, C(O) R₇ ou C(O)O- R₇, alkyle, haloalkyle ou OR₈ ou un radical –N=C(R₉)(R₁₀) ;

R₅ et R₆ représentent indépendamment l’atome d’hydrogène ou un radical alkyle, haloalkyle, C(O)alkyle, alcoxycarbonyl, S(O)_rCF₃ ; ou R₅ et R₆ peuvent former ensemble un radical alkylène divalent qui peut être interrompu par un ou deux hétéroatomes divalents, tels que l’oxygène ou le soufre ;

R₇ représente un radical alkyle ou haloalkyle ;

R₈ représente un radical alkyle, haloalkyle ou un atome d’hydrogène ;

R₉ représente un radical alkyle ou un atome d’hydrogène ;

R₁₀ représente un groupe phényl ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d’halogène ou groupes tels que OH, -O-alkyle, -S-alkyle, cyano, ou alkyle ;

R₁₁ et R₁₂ représentent, indépendamment l’un de l’autre, un atome d’hydrogène ou d’halogène ou éventuellement CN ou NO₂ ;

R₁₃ représente un atome d’halogène ou un groupe haloalkyle, haloalkoxy, S(O)_qCF₃ ou SF₅ ;

m, n, q, r représentent, indépendamment l’un de l’autre, un nombre entier égal à 0,1 ou 2 ;

X représente un atome d’azote trivalent ou un radical C-R₁₂, les trois autres valences de l’atome de carbone faisant partie du cycle aromatique ;

sous réserve que, lorsque R₁ est méthyle, soit R₃ est haloalkyle, R₄ est NH₂, R₁₁ est Cl, R₁₃ est CF₃, et X est N ; soit R₂ est 4,5-dicyanoimidazol 2-yl, R₄ est Cl, R₁₁ est Cl, R₁₃ est CF₃, et X est =C-Cl ;

et d’autre part, au moins un composé ovicide (B), de type IGR régulateur de croissance d’insectes, dans un véhicule fluide acceptable pour l’animal et convenable pour une application cutanée locale.

La société Merial exploite ses brevets dans le produit Frontline Combo, qui associe le friponil au méthoprène.

La société Virbac, un laboratoire spécialisé dans la santé animale, a demandé au TGI de Paris de prononcer la nullité des brevets FR ‘594 et FR ‘597 et d’un CCP rattaché au brevet FR ‘597 dont la protection expire le 23 janvier 2018.

A la suite de cette assignation, la société Merial a fait modifier les revendications de ses deux brevets.

Il a été sursis à statuer pendant le cours de cette procédure.

La revendication 1 du brevet tel que limité est rédigée comme suit :

1. Composition pour la protection de longue durée contre les puces des petits mammifères, et notamment les chiens et les chats, caractérisée en ce qu’elle comporte, d’une part, au moins un composé (A) appartenant à la formule (I) qui est le 1-[2,6-Cl₂ 4-CF3phényl]3-CN 4-[SO-CF3]5-NH2 pyrazole [le fipronil],

et d’autre part, au moins un composé ovicide (B), de type IGR régulateur de croissance d’insectes, qui est un composé mimant les hormones juvéniles choisi parmi les méthoprène, pyriproxyfène et hydroprène,

dans un véhicule fluide acceptable pour l’animal et convenable pour une application cutanée locale,

le véhicule fluide et la concentration des composés (A) et (B) étant adaptés à une application par dépôt cutané localisé sur une faible surface (en anglais « spot on »).

L’instance a été reprise le 21 décembre 2012.

Voici la partie du jugement en date du 13 février 2014 où le tribunal se penche sur la validité du brevet :

Sur le défaut de clarté

Selon l’article L 612-5 CPI, l’invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

L’article L 613-25 b dispose que le brevet est déclaré nul si cette condition n’est pas remplie.

L’absence de clarté est un des aspects possibles de l’absence de description suffisante de l’invention plus qu’un motif autonome de nullité.

Cet argument devrait donc être examiné dans le chapitre consacré à cette question, néanmoins par souci de simplicité et pour respecter le plan choisi par les parties, il y sera répondu immédiatement.

La société Virbac estime que la revendication n°1 manque de clarté en ce qu’elle laisse entendre que plusieurs composants A à savoir le fipronil mais aussi d’autres composés seraient envisageables alors que la société Merial prétend, depuis la limitation du brevet, que le composé A est le fipronil.

Cependant comme l’indique cette dernière, le composant A comprend nécessairement le fipronil mais celui-ci peut se voir adjoindre d’autres composés ainsi que le signifie la formule « comporte au moins un composé appartenant à la formule … (fipronil) ». Ainsi la limitation a consisté à réduire l’invention à une composition comportant nécessairement du fipronil sans exclure d’autres composés additionnels. La revendication n°1 n’est pas contradictoire et il ne peut y avoir un défaut de clarté susceptible de mettre en cause la suffisance de description nécessaire à la validité du titre.

On a l’impression que le tribunal mélange la clarté au sens de l’article L 612-6 CPI, selon lequel les revendications « doivent être claires et concises » et la clarté de l’exposé au sens de l’article L 612-5 CPI. Le défaut de clarté n’est pas un motif de nullité, l’insuffisance de description l’est bel et bien. Ici, on a affaire à des revendications limitées, ce qui veut dire que l’INPI a dû vérifier que les nouvelles revendications étaient claires au sens de l’article L 612-6 CPI (R 613-45, avant-dernier alinéa, CPI). Si l’Institut a mal fait son travail, il ne semble pas possible de faire valoir le défaut de clarté comme motif de nullité, à moins que le défaut de clarté entraîne une insuffisance de description, ce qui n’est pas toujours évident. Un recours de tiers contre la décision de limitation semble possible, mais pour l’instant, les tribunaux français ne semblent pas disposés à l’accepter. A défaut, dans certains cas, on pourrait peut-être faire valoir que le brevet est nul parce que le défaut de clarté introduit par le changement fait que « après limitation, l’étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue » (L 613-25 (d) CPI).

Le défaut de nouveauté

La société Virbac soutient que le brevet est nul pour défaut de nouveauté car l’invention constitue une simple juxtaposition du fipronil avec les compositions du brevet US ‘924 déposé le 17 mars 1994 qui décrit des compositions à base d’IGR pour une administration percutanée, faisant l’objet d’un dépôt cutané sur une petite surface.

La société Merial réplique que la nouveauté ne peut être détruite que lorsque l’invention est comprise dans une antériorité unique de toutes pièces et que dès lors qu’il est nécessaire de faire appel à deux documents, il ne peut s’agir d’un défaut de nouveauté.

La société Virbac répond que lorsque l’invention consiste en une simple juxtaposition de moyens, il est possible d’invoquer les documents se rapportant à chacun des moyens mis en œuvre.

Néanmoins, une simple juxtaposition de moyens ne peut constituer une invention brevetable et la question n’est donc pas tant de savoir s’il y a nouveauté que s’il y a juxtaposition.

On mélange allègrement nouveauté et activité inventive. La société Merial a raison de dire que – sauf exception – un défaut de nouveauté doit se baser sur une seule antériorité. L’argument de la société Virbac est juste aussi, mais il concerne l’activité inventive. Le tribunal en fait un mélange assez indigeste en arrive à la conclusion quelque peu surprenante que la question qui compte, c’est de savoir s’il y a juxtaposition ou pas. C’est regrettable, car ce qui compte vraiment, c’est si l’objet de la revendication est nouveau et inventif.

Or, la composition ovicide du brevet US 924 a pour caractéristique essentielle qu’il est administré de telle façon qu’il peut être ingéré par le parasite en train de se nourrir du sang de l’animal hôte. Il s’agit donc d’une composition agissant par voie systémique. dont le mode d’action est différent de celui de l’invention de 1996. Il convient au surplus de relever que si le brevet envisage brièvement des formulations à étaler ou à verser, il ne donne aucune explication sur le moyen d’obtenir un spot-on. Ainsi, le simple ajout du fipronil à cette composition est insusceptible de créer un spot-on à diffusion non systémique.

La société Virbac ne démontre donc pas que l’invention en cause se limiterait à une simple juxtaposition de moyens déjà connus.

Le défaut d’activité inventive

Les parties définissent l’homme du métier comme étant une équipe composée d’un vétérinaire, d’un parasitologue cl d’un chimiste formulateur.

Selon la société Virbac, l’homme du métier connaissait le fipronil et les IGR ainsi que la possibilité d’associer un adulticide et un ovicide pour un traitement plus efficace. Il connaissait également les produits en spot-on et leurs avantages pour l’animal et pour son maître, et notamment leur facilité d’application.

Ainsi, l’homme du métier cherchant à perfectionner les parasiticides existants, et utilisant ses connaissances générales, serait parvenu à l’invention en parlant du brevet US ‘924 ou du brevet Sumitomo ou encore en combinant les deux.

Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le brevet US ‘924 est une méthode de traitement à base d’ovicides administrés de telle façon qu’ils peuvent être ingérés par le parasite en train de se nourrir du sang de l’animal hôte. En raison de sa simplicité, l’application orale est l’un des modes préférés de cette invention. Un autre mode d’application est la voie parentérale, par injection sous-cutanée, intraveineuse ou intramusculaire ou au moyen d’une préparation à action prolongée sous la forme d’un implant, d’un bolus ou d’une autre formulation à libération prolongée. Il est également envisagé que le produit puisse être distribué à l’animal par un système de transport transdermique et dans ce cadre, des formulations à verser ou à étaler peuvent être utiles.

Ainsi ce brevet enseigne l’emploi des ovicides mais s’il envisage l’emploi de formulations à verser ou à étaler, il est muet sur le moyen pour les obtenir.

Ainsi il ne suffirait pas à l’homme du métier d’ajouter du fipronil à la composition préconisée par le brevet US924, il lui faudrait également trouver la formulation permettant à cette composition de se diffuser comme un spot-on non systémique.

Il existait effectivement des spots-on sur le marché en 1995 et notamment un spot-on non systémique ; néanmoins, l’homme du métier, avec ses connaissances générales, n’était pas en mesure d’expliquer pourquoi la diffusion du produit s’opérait ainsi sur l’ensemble du corps de l’animal. Aussi, faute d’appréhender les causes de cette diffusion, l’homme du métier était peu enclin à s’éloigner des recettes connues permettant de produire cet effet. Il n’aurait donc pas cherché une formulation permettant d’obtenir un effet spot-on pour une composition de fipronil et d’IGR.

Dès lors il n’apparaît pas que, partant du brevet US ‘924 et utilisant ses connaissances générales, l’homme du métier serait parvenu à l’invention.

Le brevet Sumitomo déposé le 14 décembre 1994 porte sur une composition pesticide qui contient en tant qu’ingrédients actifs au moins un régulateur de la croissance des insectes et au moins un composé N-aryldiazole. Cette composition peut être mélangée à un véhicule solide ou liquide. Ce véhicule liquide comprend des solvants et des tensio-actifs. Le brevet énumère plusieurs formulations pour des aérosols, un appât empoisonné et un collier pesticide. Rien dans ce brevet ne suggère une application directe sur l’animal avec un effet spot-on.

Or ainsi qu’il a été relevé avec le brevet US ‘924, l’homme du métier connaît des formulations en spot-on de certains ingrédients actifs qui agissent de manière non systémique mais il ne dispose pas de théorie lui permettant d’expliquer pourquoi cet effet de diffusion sur l’ensemble du corps de l’animal, se réalise. Dès lors face à des ingrédients et des compositions, qui jusqu’à présent n’ont pas donné lieu à un spot-on non systémique, il sera dans l’incapacité avec ses seules connaissances générales de parvenir à l’invention de la société Merial.

La combinaison du brevet US 924 et du brevet Sumitomo n’apporterait pas plus d’enseignement à l’homme du métier pour réaliser un spot-on non systémique.

La société Virbac invoque également la combinaison du brevet Sumitomo avec l’un ou l’autre des trois documents US ‘066, US ‘377 et DE ‘529.

Le brevet US ‘066 du 13 septembre 1988 et le brevet US ‘377 du 13 mars 1990 de la société Bayer portent sur des molécules chimiques maïs ils ne visent pas le fipronil. Ils envisagent parmi les modes d’application le spot-on mais sans divulguer aucune formulation permettant de le réaliser.

Le brevet DE ‘529 de la société Bayer est intitulé « nouveaux 1-arylpyrasoles. procédés pour leur préparation et utilisation contre les organismes nuisibles » ne concerne pas le fipronil cl comme les deux précédents, envisage parmi les modes d’application, le spot-on mais sans divulguer aucune formulation permettant de réaliser celui-ci.

Ainsi la combinaison du brevet Sumitomo et de l’un ou l’autre de ces documents ne met pas l’homme du métier avec évidence sur la voie de l’invention car elle ne lui fournit pas les moyens d’obtenir la formulation d’un spot-on non systémique pour une composition de fipronil et d’IGR.

Dès lors l’activité inventive dans les brevets de la société Merial doit être reconnue et la nullité n’est pas encourue à ce titre.

L’insuffisance de description

Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, l’homme du métier ne dispose pas d’une théorie faisant partie des connaissances générales communes, en mesure d’expliquer et de rendre compte d’un spot-on non systémique.

Ainsi l’homme du métier qui ne dispose d’aucun outil théorique lui permettant de déterminer si le fipronil est apte à une utilisation sous forme de spot-on non systémique. Il ne connaît pas les moyens lui permettant d’atteindre ce but. Il doit donc lui être indique la combinaison de solvants cl excipients qui lui permettra d’obtenir une formulation apte à ce résultat. Il convient en outre de relever que s’agissant non pas seulement du fipronil mais d’une composition de fipronil et d’IGR, le problème de la formulation est encore plus aigu car une formulation valable pour un des ingrédients, peut ne pas être efficace pour l’autre qui aura des propriétés physicochimiques différentes.

Les brevets en cause indiquent une liste de 20 solvants organiques, de plus de 23 inhibiteurs de cristallisation, de 3 co-solvants et de 6 antioxydants pouvant constituer le véhicule fluide de la composition fipronil HGR. Ils indiquent également les proportions devant être respectées pour chaque composant actif (A et B) par rapport au poids de l’animal ainsi que le volume à appliquer pour chaque animal, chien et chat. Enfin, ils exposent qu’il convient de mélanger de façon avantageuse la matière active dans le solvant principal et d’ajouter ensuite les autres ingrédients ou adjuvants.

La société Merial soutient que l’homme du métier ne rencontrera pas de difficulté pour réaliser l’invention car il prendra le fipronil ainsi que le methoprène qui constitue le 1^er des IGR préférés en adoptant les dosages correspondant au centre des plages indiquées puis pour chacun des composants du véhicule fluide, il prendra également le 1^er de chacun des produits préférés ou proposés, selon les dosages indiqués et il procédera au mélange selon les procédures habituelles.

Néanmoins, il y a lieu de relever que le brevet précise que le véhicule fluide peut être simple ou complexe de telle sorte que l’homme du métier n’est pas orienté vers un fluide à plusieurs composants mais se trouve face à une alternative, sans aucune indication sur le choix à opérer.

L’homme du métier qui s’oriente vers un fluide complexe, se trouve par ailleurs confronté à des listes d’ingrédients et il doit rechercher lui-même une solution de combinaison qui assure la solubilité, la pénétration, la redistribution et la stabilité adéquates simultanément pour les deux composés actifs que sont le fipronil et l’IGR choisi, alors qu’ils n’ont pas les mêmes propriétés. Ainsi, à titre d’exemple, le log pour le fipronil est d’environ 4 alors que pour le methoprène. il est de 5,5 et le solvant utilisé pour la pénétration du fipronil peut ne pas convenir pour le methoprène ainsi que l’a indiqué le professeur H. entendu par la juridiction anglaise.

Si l’homme du métier décide de retenir chacun des composants préférés, il ne dispose d’aucun élément lui permettant de déterminer les chances de succès d’une telle combinaison, en l’absence d’une théorie scientifique indiquant quelle propriété d’un composé ou quelles caractéristiques d’une formulation aboutissent à une diffusion non systémique du produit sur tout le corps de l’animal à partir d’un point d’application localisé.

Ainsi il apparaît que les deux brevets en cause qui ne comportent aucun exemple de formulation, ne fournissent pas à l’homme du métier les explications nécessaires pour qu’il parvienne à l’invention.

Il est constant que la loi n’impose pas la présentation d’exemples spécifiques, et celle absence ne peut à elle seule entraîner la nullité du brevet, mais l’absence d’exemple n’est, en l’espèce, qu’une des manifestations de l’insuffisance de la description qui empêche l’homme du métier de parvenir à l’invention, en utilisant ses connaissances générales et celles fournies par le brevet.

Par ailleurs, la société Merial déclare qu’il n’est pas démontré par la société Virbac que l’homme du métier ne parviendrait pas à l’invention. Néanmoins pour y parvenir, l’homme du métier devrait se livrer à des essais qui dépassent les simples opérations de routine alors qu’au surplus la formulation qu’il doit mettre au point, doit être efficace pour deux ingrédients actifs pouvant présenter de propriétés physicochimiques différentes. Aussi compte tenu du nombre de tâches à effectuer pour cette mise au point empirique il y a lieu d’admettre qu’il s’agirait d’un véritable programme de recherche qui nécessite un effort excessif. Ainsi il y a lieu de retenir une insuffisance de description.

La revendication 1 des brevets FR ‘594 et ‘597 doit donc être déclarée nulle en application des articles L 612- 5 et L 613-25 b CPI.

Les revendications 2 à 14 du brevet FR ‘594 sont des revendications dépendantes de la première et l’insuffisance de description qui affecte celle-ci, s’étend à toutes de telle sorte qu’elles doivent également être déclarées nulles.

Les revendications 15 à 17 sont des revendications d’utilisations qui reprennent les mêmes caractéristiques que les précédentes elles sont également affectées par la même insuffisance de description.

La revendication 18 est une revendication de composition qui est également affectée par l’insuffisance de description.

Il en est de même pour les revendications 2 à 27 du brevet FR ‘597.

L’annulation du brevet FR ‘597 doit avoir pour conséquence celle du CCP n° 03C0027. …

Notons que suite à ce jugement, la société Merial a encore limité ses revendications. Voici la nouvelle revendication 1 :

A suivre …

Disponible sur la BaseJurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 13 février 2014 ; Virbac c. Merial