De l’art de tirer le bouchon ... et de le pousser

La société britannique Wenf International Advisers Ltd. (ci-après « Wenf ») est titulaire du brevet français FR 2 689 115 (qui revendique une priorité espagnole) concernant un tire-bouchon à double appui.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Tire-bouchon du type à levier comportant un manche (1), à l’une des extrémités duquel sont articulés un levier d’extraction à deux rebords (8, 15) et une tige à vrille (3), caractérisé :

• en ce que ledit levier d’extraction comporte un premier élément d’appui (5) articulé (en 6) sur ledit manche (1) et un second élément d’appui (13) disposé en prolongement dudit premier et articulé à celui-ci par l’intermédiaire d’un axe de rotation (14), lesdits premier et second éléments d’appui comportant chacun l’un desdits rebords (8, 15), de sorte que le rebord (15) dudit second élément d’appui ( 13) peut se rapprocher et s’appliquer, lors de l’extraction du bouchon, sur le bord du goulot de la bouteille ; et
• en ce que l’emplacement de l’axe d’articulation (4) de la tige à vrille (3) sur le levier est proche de l’axe d’articulation (6) dudit premier élément d’appui (5), de façon à permettre un déplacement sensiblement vertical et rectiligne de ladite tige à vrille (3) lors de l’extraction dudit bouchon.

Un tel tire-bouchon est commercialisé par la société Pulltex sous le nom « Pulltab’s ».

Les vieux guerriers d’entre vous se souviennent peut-être de l’affaire Wenf c. Cottel et al où le TGI Paris avait annulé le brevet en question (jugement du 30 novembre 2004) mais la Cour de Paris l’a finalement jugé valable et contrefait et a condamné les contrefacteurs à payer 30 k€ à la société Wenf (arrêt du 21 juin 2006).

En 2008, la société Wenf a appris que la société Cybèle créations commercialisait un tire-bouchon reproduisant les revendications de son brevet sur son site Internet. La société Cybèle créations achetait ce tire-bouchon auprès de la société espagnole Koala Internacional Hosteleria (ci-après « Koala ») qui en proposait également la vente sur son site Internet. La société Wenf est parvenue à un accord avec la société Cybèle créations. En revanche, face au refus de la société Koala de cesser de commercialiser les tire-bouchons en cause, elle l’a fait assigner en contrefaçon devant le TGI Paris.

Par jugement en date du 14 janvier 2010, le tribunal a ordonné la confiscation des tire-bouchons litigieux, interdit à la société Koala leur commercialisation et condamné celle-ci à payer à la société Wenf la somme de 30 k€ à titre de dommages intérêts (ainsi que 15 k€ au titre de l’article 700 CPC). Ce jugement est devenu définitif.

La société Wenf a fait établir deux procès-verbaux de constat pour établir que la société Koala ne respectait pas l’interdiction de mise en vente des tire-bouchons contrefaisants. Le 11 janvier 2011, elle a fait assigner la société Koala devant le TGI Paris afin de voir liquider les astreintes fixées par le jugement. Par jugement en date du 9 février 2012, le tribunal a rejeté ces demandes, tout comme la demande reconventionnelle de la société Koala en dommages intérêts pour procédure abusive.

La société Wenf a interjeté appel.

Dans son arrêt du 15 novembre 2013, la Cour de Paris a pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance :

Sur les deux interdictions sous astreinte prononcées par le tribunal portant

(1) sur la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou la détention de tire-bouchons reproduisant les revendications 1 à 3 du brevet français et

(2) sur la cessation de l’offre à la vente, en France, du modèle « Koala Retro » sur son site internet :

Considérant que la société Wenf, qui se prévaut vainement de sa recevabilité à agir puisqu’elle n’était plus contestée dès avant le prononcé du jugement, soutient que les deux constats d’huissier sur internet qu’elle a fait dresser les 2 juin et 27 septembre 2010 prouvent que durant 143 jours, la société Koala n’a pas respecté l’obligation de ne pas faire imposée par le tribunal sous astreinte quotidienne de 1.000 € ;

Qu’elle estime qu’est inopérante l’affirmation de l’intimée selon laquelle elle s’est conformée au jugement en s’acquittant de la condamnation pécuniaire prononcée, que, de plus, les deux attestations que cette dernière produit s’analysent pour la première en une preuve qu’elle se constitue à elle-même, partant dépourvue de portée, et pour la seconde, en un document de son expert-comptable dont la méthodologie est contestable, d’autant qu’un troisième constat dressé à sa demande le 20 février 2012, atteste d’actes de commercialisation postérieurs des tire-bouchons litigieux sous d’autres appellations (soit la référence « Fashion » qu’elle décline) ;

Tire-bouchon « Fashion »

Qu’elle fait valoir que ces trois constats successifs démontrent que l’intimée commercialisait le modèle référencé « Retro », qu’elle a par la suite commercialisé le modèle « Casual » et qu’après avoir prétendu ne pas utiliser la langue française sur son site, elle commercialise désormais le modèle « Retro » décliné sous l’appellation « Fashion » à destination du public français

• en utilisant la langue française,
• en indiquant le prix des différents modèles « Fashion »,
• en permettant à tout consommateur français de le payer en ligne au moyen du système Paypal,
• en permettant à tout consommateur français de se faire livrer en France,
• en utilisant les différents modèles référencés « Fashion » via une vidéo détaillant l’utilisation du produit,
• en mettant sur son site ses conditions générales de vente ;

Qu’elle fait enfin grief au tribunal de n’avoir pas tiré les conséquences de ses propres constatations puisqu’en dépit du constat de l’existence d’une rubrique ‘distributeurs pour la France’ dans la catalogue Koala 2009, il a considéré que l’offre à la vente n’était pas constituée ;

Considérant, ceci rappelé, que, répondant à une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 15 § 1 sous c) du règlement 44/2001 dans le cadre d’un litige portant sur un contrat conclu par internet par un consommateur d’un Etat membre avec une société d’un autre Etat membre où la compétence territoriale de l’Etat du domicile du consommateur était contestée, la Cour de justice (CJCE, 7 décembre 2010, Peter Pammer/ Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG) a dit pour droit que :

« Les éléments suivants dont la liste n’est pas exhaustive sont susceptible de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’Etat du consommateur, à savoir :

• la nature internationale de l’activité,
• la mention d’itinéraires à partir d’autres Etats membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi,
• l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’Etat membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue,
• la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international,
• l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres Etats membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire,
• l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’Etat membre où le commerçant est établi et la mention de la clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents Etats membres.

Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.

En revanche, la simple accessibilité du site internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’Etat membre dans lequel le commerçant est établi. » ;

Qu’en l’espèce, il appartient à la société Wenf, demanderesse à l’action en liquidation d’astreintes, de prouver, à l’aune de ces critères d’appréciation, si la société Koala a, comme elle le prétend et comme le conteste l’intimée, dirigé ses activités commerciales relatives aux tire-bouchons litigieux à destination du consommateur français ;

Qu’il n’est pas contesté que la société Koala exerce une activité internationale à travers son site , que ce site est accessible sur le territoire français et qu’il résulte, certes, des constatations effectuées qu’elle mentionne sur son site un numéro de téléphone comportant un préfixe international (34 pour l’Espagne), qu’elle utilise la langue française et indique des prix libellés en € ;

Que ces éléments ne paraissent cependant pas déterminants à eux seuls pour affirmer qu’elle dirige ses activités vers le territoire français ;

Qu’en effet, la mention d’un préfixe ajouté à un numéro de téléphone ne se combine, en l’espèce, qu’avec un nom de domaine de premier niveau (en « .es ») et non avec des noms de domaine neutres de premier niveau, tels « .eu » ou « .com » ; que le critère d’appréciation tenant à la monnaie n’est pas pertinent puisqu’il correspond à la monnaie de l’Espagne et qu’il est indifférent, dans la recherche de critères d’appréciation, que puisse être utilisé le moyen de paiement international par le système Paypal ;

Qu’en outre, le site se présente en langue espagnole et l’emploi de la langue française, à l’instar de la langue anglaise, n’est pas, non plus déterminant dans la mesure où, sauf à donner au brevet français revendiqué une portée internationale qu’il n’a pas, la société Koala peut, sans contrevenir aux interdictions du jugement, commercer comme elle le fait avec des pays francophones tels la Suisse, la Belgique ou le Canada ; qu’il apparaît, de plus, qu’elle commercialise de manière licite, en les présentant dans son catalogue, d’autres produits que des tire-bouchons, ceci à destination de la France; que l’intimée fait à cet égard justement observer que dans son catalogue annexé au procès-verbal du 2 juin 2010, les modèles de tire-bouchons litigieux sont présentés en langues espagnole et anglaise et non française ; que l’emploi d’une vidéo ne s’analyse que comme une technique de vente et n’ajoute rien à ces motifs ;

Que, s’agissant de la faculté offerte au consommateur français de se faire livrer des produits en France, la société appelante tire argument des constatations de l’huissier consignées dans son procès-verbal du 20 février 2012 en indiquant qu’il « a pu constater que tout internaute français pouvait librement commander et payer via le système Papal les différents tire-bouchons qui étaient destinés au marché français » ;

Qu’à juste titre, cependant, la société Koala conteste la pertinence de cet élément de preuve visant à attester de faits de livraison en faisant observer que si l’huissier a pu constater l’existence d’une possibilité de commander, il n’a pas recherché si une telle faculté pouvait être suivie d’une vente effective des tire-bouchons litigieux ; que l’enjeu financier du présent litige et la motivation du tribunal commandaient en effet que l’administration de la preuve soit parfaite et l’opération menée à son terme, au moyen, notamment, de l’établissement d’un simple constat d’achat ;

Qu’étant enfin relevé que l’insertion des conditions générales de vente est une exigence réglementée, il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’appelante échoue dans sa démonstration de contraventions aux interdictions prononcées par le TGI de Paris le 14 janvier 2010 imputables à la société Koala et que le jugement entrepris qui en a ainsi jugé en rejetant tant les demandes au titre de la liquidation des astreintes que de la fixation d’astreintes définitives mérite confirmation ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société Koala

Considérant que pour qualifier d’abusive la procédure introduite à son encontre et justifier sa demande indemnitaire formée à hauteur de 50.000 €, la société Koala invoque, ensemble, la justification tardive du maintien en vigueur du brevet et, par conséquent, de son opposabilité, source selon elle d’incertitude, l’établissement, de plus, de procès-verbaux de constat alors même que l’appelante était en pourparlers avec elle sur le paiement échelonné des condamnations et aurait pu évoquer la question de la bonne exécution des interdictions prononcées à son encontre, l’allégation fallacieuse de première instance selon laquelle elle n’aurait pas procédé à un règlement amiable, le fait, en outre, qu’elle ait laissé courir l’astreinte en tardant à l’assigner et sans même lui adresser de mises en demeure et la circonstance, enfin, qu’en dépit de l’établissement d’un procès-verbal postérieurement au jugement qui ne démontre rien de répréhensible, elle persiste à la poursuivre, ceci sans préjudice avéré et de mauvaise foi ;

Qu’elle estime que ce comportement a pour finalité d’entraver, en outrepassant les seuls droits dont l’appelante est titulaire, la commercialisation de ses produits vers des pays francophones et que par prudence, elle a suspendu le commerce de tous ses produits avec les internautes français jusqu’au prononcé de la présente décision ;

Considérant, ceci exposé, qu’en dépit du dispositif du jugement rendu le 14 janvier 2010, il appartenait à la société Wenf d’agir avec discernement en tenant compte de la portée de son brevet et de l’étendue de l’activité de la société Koala, et de le faire avec loyauté dans le contexte amiable qu’est celui de pourparlers ;

Que force est, en outre, de relever qu’elle a laissé passer un délai de sept mois entre son premier procès-verbal de constat et l’assignation sans qu’elle ne fournisse d’explications sur l’écoulement de ce délai ; que, forte de la motivation des premiers juges dans le cadre de la présente instance, elle ne pouvait pas, sans légèreté blâmable, faire dresser un nouveau procès-verbal sans chercher à administrer la preuve de l’effectivité de la vente des tire-bouchons litigieux sur le territoire français ;

Que ce comportement n’a pu qu’être source de tracas et de trouble commercial pour la société Koala ; que, par-delà les frais de justice qu’elle a dû exposer et qui seront par ailleurs indemnisés, la société intimée a subi un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 5.000 € ;

Que le jugement sera, par conséquent, infirmé sur ce point sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la demande de donner acte également formée, sans portée juridique ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que l’équité commande de condamner la société Wenf à verser à la société Koala la somme complémentaire de 8.000 € en application de l’article 700 CPC ;

Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, l’appelante qui succombe supportera les dépens d’appel ; […]

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cette décision a également été publiée au PIBD 1000 III-138.

Cour de Paris, 15 novembre 2013 ; Wenf c. Koala

Un exportateur ignorant

Dieter E. et Peter Q. sont titulaires du brevet européen EP 1 584 348 désignant la France concernant un raccord de tubes pour la connexion de sondes de mesures utilisées dans des dispositifs médicaux de surveillance ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Raccord de tuyaux pour la connexion de tuyaux de mesure destinés à des équipements médicaux de surveillance, qui comporte deux organes d’accouplement (1,2) présentant les caractéristiques suivantes:

• les organes d’accouplement (1,2) peuvent être assemblés de manière étanche au gaz et de manière détachable,
• chaque organe d’accouplement (1,2) comporte au moins un raccord (3) pour un tuyau de mesure, -les organes d’accouplement (1,2) sont formés, d’un seul tenant en une matière plastique, dans la zone d’accouplement,
• le premier organe d’accouplement (1) présentant dans la zone d’accouplement, une partie d’admission (6), conformée sensiblement en cylindre creux, tournée vers le côté d’accouplement et raccordée axialement à ladite partie, une partie de retenue (7) radialement élargie vers l’extérieur par rapport à la partie d’admission (6), présentant un diamètre intérieur radial supérieur, dont les zones élargies radialement vers l’extérieur par rapport à la partie d’admission (6) sont arrondies ; et
• le second organe d’accouplement (2) présentant côté accouplement, une partie de retenue (8) qui peut s’engager sensiblement par complémentarité de forme, dans la partie de retenue (7) du premier organe d’accouplement et comporte une surépaisseur radiale par rapport à la partie d’admission (6) de l’organe d’accouplement (1), de sorte que lors de l’emboîtement et du détachement des organes d’accouplement (1,2), l’un ou les deux organes d’accouplement (1,2) peuvent traverser la partie d’admission (6) par déformation élastique, à l’état emboîté la zone d’accouplement du second organe d’accouplement (2) étant entourée radialement par la zone d’accouplement du premier organe d’accouplement (1 ), les organes d’accouplement (1,2) étant engagés l’un dans l’autre par complémentarité de forme dans la partie d’accouplement, et les zones radialement élargies de la partie de retenue (7) par rapport à la partie d’admission (6) exerçant une fonction de maintien et d’étanchéité par rapport à la partie de retenue (8) du second organe d’accouplement (2).

En 2006, Dieter E. et Peter Q. ont mis quelques milliers de raccords, correspondant à trois modèles différents, à disposition de société Integral Process (ci-après « Integral »).

Estimant que cette société fabriquait, commercialisait et exploitait des raccords de tubes pour la connexion de sondes de mesures reproduisant les revendications de leur brevet, ils ont fait exécuter une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Integral Process, puis ils l’ont fait assigner en contrefaçon devant le TGI de Paris.

Dans un jugement en date du 14 novembre 2013, le tribunal vient de les débouter de l’ensemble de leurs demandes :

[…]

Sur les actes de contrefaçon

L’article L 613-3 CPI dispose que sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :

(a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet;

(b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;

(c) L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Il ressort des éléments du dossier que la société Integral a:

• reçu la livraison de 8.715 pièces F001, F002 et M003 au cours de l’année 2006 en accord avec les demandeurs,
• commandé à la société BNB 10.240 connecteurs sur la période du 23 mars 2009 au mois de mars 2012.

Il n’est pas contesté que les connecteurs saisis au cours des opérations de saisie contrefaçon reproduisent les caractéristiques du brevet.

Les demandeurs soutiennent que la société Integral commercialise des produits contrefaisants en ce qu’elle ne lui avait donné aucun accord à cette fin. Cependant, la société Integral répond que les demandeurs lui ont donné cet accord commercial et qu’en tout état de cause, ils ne lui avaient pas fait interdiction de les commercialiser.

En premier lieu, il convient de relever que la société Integral ne démontre pas avoir conclu un accord avec les demandeurs l’autorisant à commercialiser les raccords Nipset F001, F002 et M003. La défenderesse ne démontre pas dans ces conditions, que les produits commandés à la société BNB font suite à l’accord que lui aurait donné les demandeurs et que la société BNB a elle-même l’autorisation des brevetés pour fabriquer et commercialiser ses connecteurs.

Mais, en second lieu, il doit aussi être vérifié si la société Integral a été mise en connaissance de cause par les demandeurs, en ce qu’il n’est pas contesté que la défenderesse ne fabrique pas lesdits connecteurs.

Or, aux termes de l’article L 615-1 dudit Code, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

Dieter E. et Peter Q. ne justifient pas avoir interdit à la société Integral de commercialiser les connecteurs litigieux. Dès lors, la défenderesse, ne fabriquant lesdits produits, pour voir sa responsabilité engagée au titre de la contrefaçon de brevet, doit être mise en connaissance de cause, pour toute offre, mise dans le commerce, utilisation, détention en vue de l’utilisation ou mise dans le commerce des connecteurs F001, F002 et M003.

L’état récapitulatif des achats Nipset auprès de la société BNB et de sa filiale pour la période du 23 mars 2009 au 23 mars 2012, comportant en annexe la copie des factures d’achats […], démontre que la société Integral a acheté à la société BNB au travers de sa filiale, jusqu’au mois de février 2012, des connecteurs F001, F002 et M003, la dernière facture du 29 février 2012 correspondant à une commande de février 2012.

Or, Dieter E. et Peter Q. ne démontrent pas avoir mis en connaissance de cause la société Integral sur l’absence d’autorisation donnée par elle à la société BNB pour fabriquer les connecteurs F001, F002 et M003, alors que cette société était déjà intervenue en 2006 dans le processus de mise au point de la fabrication de ces connecteurs. La saisie contrefaçon du 27 février 2012 diligentée par les demandeurs dans les locaux de la société Integral constitue la mise en connaissance de cause du défendeur par les titulaires du brevet au sens de l’article précité.

Par ailleurs, les demandeurs soutiennent démontrer des actes de commercialisation des produits argués de contrefaçon par la production de deux bons de livraison des 31 mars 2009 et 28 octobre 2011, l’un au bénéfice d’une société britannique […] et l’autre au bénéfice d’une société allemand e […] assortis de photographies de produits dont l’origine est incertaine […], le lien entre les factures et les produits photographiés ne pouvant être établi. Ces éléments ne peuvent donc justifier de la réalité de tels actes, et ce d’autant qu’il s’agit d’actes d’exportation qui ne peuvent être incriminés devant une juridiction française.

Ainsi, il n’est pas démontré par les demandeurs d’actes de commercialisation par des commandes une fois la saisie contrefaçon intervenue, et ce alors que la défenderesse établit avoir ensuite tenu compte de la mise en connaissance de cause, en modifiant les connecteurs sur ses brassards […].

Il y a donc lieu de débouter Dieter E. et Peter Q. de l’ensemble de leurs demandes à rencontre de la société Integral au titre des actes de contrefaçon de brevet. […]

Comme cela est bien connu, en fabriquant sans autorisation des produits couverts par les revendications d’un brevet valide, sur le territoire couvert par le brevet, le fabricant commet des actes de contrefaçon (L 613-3 1° CPI). La fabrication n’étant pas citée au troisième alinéa de L 615-1 CPI, le fabricant ne peut pas invoquer son ignorance, même pour des actes de mise dans le commerce etc. La jurisprudence assimile l’importation à la fabrication et applique la même logique à l’importateur. On peut comprendre cela, car l’importateur, tout comme le fabricant, est à l’origine de la présence d’objets potentiellement contrefaisants sur le territoire en question. Du coup, il est présumé agir en connaissance de cause lui aussi. Il n’en est pas de même pour l’exportateur, qui fait sortir des produits potentiellement contrefaisants du territoire du brevet. On ne saurait le traiter comme l’importateur et considérer que son activité établit sa connaissance de cause pour des actes parallèles de commercialisation sur le territoire. Reste que s’il n’est ni fabricant, ni importateur, quelqu’un d’autre a dû fabriquer ou importer les produits litigieux - mais on ne saurait inquiéter le commerçant ou exportateur à ce titre.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 14 novembre 2013 ; Dieter E. et al c. Integral Process

Couperet neuf coupe tête ancienne

La société suédoise AstraZeneca est titulaire du brevet européen EP 0 984 773 déposé en 1998 et concernant une formulation pharmaceutique d’oméprazole.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Formulation pharmaceutique orale à enrobage gastrorésistant et entérosoluble comprenant, comme principe actif, un composé choisi dans le groupe constitué par l’oméprazole, un sel alcalin de l’oméprazole, l’énantiomère(-) de l’oméprazole et un sel alcalin de l’énantiomère(-) de l’oméprazole dans laquelle la formulation comprend un matériau de noyau du principe actif et, éventuellement, un composé à réaction alcaline, le principe actif est en mélange avec un ou plusieurs excipients pharmaceutiquement acceptables tels qu’un agent liant, une charge et/ou un agent délitant et, sur ledit matériau de noyau, une couche de séparation et une couche d’enrobage gastrorésistant et entérosoluble, caractérisée en ce que l’on utilise, comme agent liant et/ou comme constituant de la couche de séparation, une hydroxypropylméthylcellulose (HPMC) de faible viscosité ayant un point de trouble d’au moins 45,6°C, déterminé comme étant la température à laquelle la transmission de la lumière du système est de 96%, et dans laquelle le point de trouble est déterminé de la manière suivante: la HPMC est dissoute à une concentration de 1 ,2% (en poids/poids) dans une solution constituée d’un mélange de tampon phosphate 0,235M et de suc gastrique simulé de pH 1 ,2, dans les proportions de 4/5, à un pH de 6,75-6,85, ou en ce que la HPMC utilisée comme agent liant et/ou comme constituant de la couche de séparation possède une faible viscosité avec un point de trouble d’au moins 44,5°C, déterminé comme étant la température à laquelle la transmission de la lumière d’un système est de 95%, et dans laquelle le point de trouble est déterminé de la manière suivante: la HPMC de faible viscosité est dissoute à une concentration de 1% (en poids/poids) dans une solution constituée d’un mélange de tampon phosphate 0,235M et de suc gastrique simulé de pH 1,2, dans les proportions de 4/5, à un pH de 6, 75-6,85.

Le brevet a fait l’objet d’une constatation de déchéance le 30 janvier 2004 pour non-paiement de la sixième annuité.

La société AstraZeneca a formé un recours le 6 avril 2009 (!).

Le 26 mars 2013 (!) le directeur général de l’INPI a prononcé la restauration des droits attachés à ce brevet.

La société française Ethypharm et des sociétés du groupe islandais Actavis ont formé des recours contre cette décision.

La situation est compliquée du fait d’un changement de loi applicable. En effet, une ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 a abrogé le deuxième paragraphe de l’article L 613-22 CPI et l’a remplacé par le nouvel article L 612-16 CPI. L’ancienne loi permettait un recours « dans les trois mois suivant la notification de la décision » alors que la nouvelle loi précise que le recours doit être formé « dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement » et que le recours « n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé ».

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Dans trois arrêts en date du 15 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris vient de faire droit aux recours contre la restauration du brevet qui nous intéresse.

Les trois arrêts sont presque identiques dans leur teneur ; dans ce qui suit, nous reproduisons une partie de l’arrêt Actavis Group PTC (ci-après « Actavis ») c. AstraZeneca :

Sur la recevabilité du recours

Considérant qu’à titre principal la société AstraZeneca soulève l’irrecevabilité du recours de la société Actavis pour défaut d’intérêt légitime au motif que celle-ci est un tiers à la décision critiquée et qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir faute de prouver que le produit qu’elle aurait lancé en mai 2012 entrerait dans le champ du brevet ;

Considérant que la société Actavis réplique que le brevet protège une formulation pharmaceutique orale comprenant comme principe actif l’oméprazole, l’ésoméprazole ou un de leurs sels alcalins ; qu’elle-même détient des AMM en France relatives à des médicaments dont le principe actif est l’oméprazole ou l’ésoméprazole et commercialise depuis mai 2012 des spécialités « Ésoméprazole ACTAVIS, gélule gastro-résistante » ; que la restauration du brevet après plus de neuf années de déchéance lui cause nécessairement un grief puisqu’elle pourrait se voir opposer le brevet restauré ;

Considérant ceci exposé, que le brevet n° EP 0 984 773 déposé le 18 mai 1998 par la société AstraZeneca, a pour titre « formulation pharmaceutique d’oméprazole » et divulgue une formulation pharmaceutique orale destinée à soigner les acidités gastriques comprenant, comme principe actif, un composé choisi dans le groupe constitué par l’oméprazole, un sel alcalin de l’oméprazole, l’énantiomère (-) de l’oméprazole et un sel alcalin de l’oméprazole ou encore de l’oméprazole, un sel magnésium de l’oméprazole ou un sel de magnésium de l’énantiomère (-) de l’oméprazole ;

Considérant que le directeur général de l’INPI a rendu le 30 janvier 2004 une décision prononçant la déchéance des droits attachés à ce brevet pour non-paiement de la sixième annuité de la redevance ;

Considérant que la société Actavis justifie bénéficier d’une AMM en France et commercialiser depuis le 3 mai 2012, à titre de médicaments génériques l’oméprazole en gélules de 20 et 40 mg pour soigner les ulcères et les reflux gastro-oesophagiens, soit postérieurement à la décision de déchéance susvisée ;

Considérant que cette société justifie ainsi avoir un intérêt légitime, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, à agir en annulation de la décision du 26 mars 2013 prononçant la restitution des droits attachés à ce brevet, lequel pourrait lui être opposé ;

Sur le fond

Considérant que la société Actavis fait valoir que l’ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008, entrée en vigueur le 13 décembre 2008, a modifié les délais des recours en restauration des droits suite à une décision de déchéance en abrogeant l’ancien article L 613-22 2. CPI ; que désormais il convient d’appliquer le nouvel article L 612-16 CPI prévoyant que le recours en restauration contre une décision de constatation de déchéance doit être présenté dans les deux mois de la cessation de l’empêchement ;

Qu’elle indique que l’action en contestation de la décision de déchéance était au demeurant déjà prescrite avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle puisque selon l’ancien article L 613-22 CPI le délai pour agir était de trois mois suivant la notification de la décision de déchéance, soit au plus tard le 5 mai 2004 alors que le recours n’a été formé que le 6 avril 2009 ;

Qu’elle ajoute que cette action était également irrecevable sous l’empire de la nouvelle loi, le nouvel article L 612-16 CPI prévoyant un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement, laquelle résulte de la publication de la décision de déchéance au BOPI le 27 février 2004 ; que ce délai ayant commencé à courir à compter du 13 décembre 2008, il a pris fin le 13 février 2009, soit antérieurement à la date à laquelle le recours a été formé ;

Considérant que le directeur général de l’INPI soutient que le fait générateur de la déchéance et la décision ayant constaté celle-ci sont antérieurs à la loi nouvelle et qu’il convient de se référer à la loi ancienne qui prévoit un délai de trois mois pour exercer le recours en restauration ; que ce délai ne peut courir qu’à compter de la notification régulière faite à personne de la décision de constatation de déchéance ;

Qu’en l’espèce le directeur général de l’INPI fait valoir que la notification a été faite à la personne de Mme Caroline C. qui n’est ni salariée de la société AstraZeneca, ni conseil en propriété industrielle ou avocat, ni mandataire constitué auprès de l’INPI et qu’en conséquence cette notification n’a pas été faite à une personne ayant qualité au regard du payeur d’annuités, la société RWS Group ;

Qu’ainsi cette notification irrégulière n’a pas fait courir le délai de recours de trois mois et que le recours de la société AstraZeneca n’était pas hors délai ;

Considérant que la société AstraZeneca soutient que la notification de la décision de constatation de déchéance des droits n’était pas régulière pour les mêmes motifs et que le délai de trois mois prévu par l’ancien article L 613-22 n’a pas commencé à courir ; que le nouvel article L 612-16 entré en vigueur le 13 décembre 2008 est applicable mais que la cessation de l’empêchement n’a pas eu lieu au jour de la publication de la décision de déchéance au BOPI, la seule publication ne pouvant valoir notification ; qu’en réalité l’empêchement n’a cessé que le 16 mars 2009 lorsqu’elle a eu connaissance de la décision de déchéance et de ses motifs ;

Considérant ceci exposé, qu’à la date de la notification de la décision de constatation de déchéance du 30 janvier 2004 pour non-paiement de la redevance annuelle, l’article L 613-22, 2. CPI, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que « le breveté peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision, présenter un recours en vue d’être restauré dans ses droits s’il justifie d’une excuse légitime du non-paiement de l’annuité » ;

Considérant qu’en l’espèce le payeur des annuités était la société de droit anglais RWS Group ; que la décision de constatation de déchéance a été notifiée par l’INPI le 5 février 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne de Mme Caroline C. à Versailles (Yvelines) ;

Considérant que l’article R 618-1 CPI dispose que toute notification est réputée régulière si elle est faite soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l’INPI, soit au mandataire ;

Considérant qu’il est constant que Mme Caroline C. n’était pas la salariée de la société AstraZeneca ; qu’elle n’était ni conseil en propriété industrielle, ni avocat ; qu’elle n’était pas mandataire constituée auprès de l’INPI ;

Considérant qu’il s’ensuit que la notification de la décision de constatation de déchéance n’a pas été faite régulièrement et que le délai de trois mois prévu par l’ancien article L 613-22 précité n’a jamais commencé à courir ;

Mais considérant que cette disposition a été abrogée par l’ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008, entrée en vigueur le 13 décembre 2008, pour être remplacée par le nouvel article L 612-16 CPI qui prévoit que le recours en restauration des droits doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement et introduit dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé ;

Considérant qu’il s’agit d’une loi de procédure d’application immédiate, que de ce fait à partir du 13 décembre 2008 la société AstraZeneca n’était plus soumise pour exercer son recours en restauration, au délai de trois mois à compter de la notification régulière de la décision de constatation de déchéance prévu par l’ancien article L 613-22 mais au nouveau délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement prévu par le nouvel article L 612-16 ;

Considérant en conséquence que la recevabilité du recours formé le 6 avril 2009 par la société AstraZeneca doit être examinée au regard de l’article L 612-16 nouveau CPI dans sa rédaction actuelle ;

Considérant qu’en application de cet article le délai de deux mois pour présenter un recours en restauration de droits contre une décision de constatation de déchéance court désormais non plus à compter de la notification régulière de cette décision mais de la cessation de l’empêchement ;

Considérant que la publication au BOPI des décisions de constatation de déchéance de droits a pour objet d’informer non seulement les tiers, mais aussi le titulaire du brevet lui-même, du manquement observé et de ses conséquences ;

Considérant qu’en l’espèce la décision de constatation de déchéance a fait l’objet d’une publication au BOPI le 27 février 2004 ; que si à cette date, sous l’empire de la législation alors en vigueur, cette publication ne pouvait avoir eu pour effet de faire courir le délai de recours de trois mois prévu par l’ancien article L 613-22, elle a fait disparaître, à la date de l’entrée en vigueur du nouvel article L 612-16, la circonstance qui avait jusque-là empêché la société AstraZeneca d’accomplir le paiement de la sixième annuité, à savoir la négligence de son mandataire ;

Considérant en conséquence que le délai de deux mois prévu par l’article L 612-16 a commencé à courir à compter de son entrée en vigueur, soit du 13 décembre 2008, et a expiré le 13 février 2009 ;

Considérant que ce délai préfix de deux mois pour présenter le recours en restauration a notamment pour finalité d’assurer la sécurité et la protection des tiers et leur permettre de calculer sans risque la date de son expiration ;

Considérant qu’il s’ensuit que le recours formé le 6 avril 2009 par la société AstraZeneca était irrecevable comme tardif et que c’est à tort que le directeur général de l’INPI a reçu ce recours en y faisant droit ;

Considérant qu’il convient en conséquence de prononcer l’annulation de la décision rendue le 26 mars 2013 par le directeur général de l’INPI ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société Actavis la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;...

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

L’arrêt a également été présenté par Maître Schmitt (ici).

Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2014 ; Actavis c.INPI et AstraZeneca

Cuvons un peu !

La société australienne Flextank International Ltd (ci-après “Flextank”) est active dans la création et la commercialisation de produits pour le stockage, le transport et la maturation du vin. Elle est titulaire du brevet européen EP 1 996 488 concernant un ensemble contenant pour la maturation du vin.

Le brevet européen a été délivré en février 2012 ; sa revendication 1 est rédigée comme suit :

Ensemble contenant pouvant être déplacé par un chariot élévateur à fourche et approprié pour la maturation du vin, comprenant: un contenant rigide (21) ayant un corps dont les parois sont moulées à partir de polyéthylène perméable à l’oxygène, un col (23) doté d’une embouchure ouverte s’étendant à partir d’une paroi supérieure du corps de contenant et, une sortie (42) destinée à évacuer le vin du contenant et disposée près d’une paroi inférieure du contenant, caractérisé en ce que un cadre (22) est prévu pour supporter le contenant (21) et consolider les parois du contenant contre tout bombement, le cadre comprenant une structure d’empilement qui facilite l’empilement d’ensembles contenants les uns sur les autres, le contenant (21) a des côtés généralement plats, les parois du contenant ayant un rapport volume sur surface sur épaisseur choisi afin de réguler la perméation d’oxygène à l’intérieur du vin à un taux approprié pour la maturation du vin, le contenant (21) a une paroi supérieure formée de manière à permettre à sensiblement tout l’air de s’écouler hors du contenant à travers le col (23) lorsque le contenant est rempli jusqu’au niveau du bas du col, le contenant étant formé de manière à permettre à sensiblement tout le liquide dans le contenant de s’évacuer à travers la sortie (42) lorsque cette dernière est ouverte, le contenant ayant une paroi inférieure qui s’incline vers le bas en direction de la sortie (42), et le cadre ayant une ouverture d’accès (48) en dessous du contenant pour permettre l’entrée des dents d’un chariot élévateur à fourche.

La société bordelaise Wine & Tools propose des solutions technologiques pour améliorer les productions d’élaboration du vin ; elle est le distributeur exclusif pour l’Europe de la société américaine Flextank Inc., une concurrente de la société Flextank.

La société Wine & Tools offrait à la vente des produits dénommés Flextank 300.

Flextank 300 Gallons

Estimant que ces produits reproduisaient les caractéristiques de certaines revendications de son brevet, la société Flextank a fait réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux du château Puy Castera (Médoc), puis elle a fait assigner la société Wine & Tools en contrefaçon, par acte du 3 juillet 2012.

Franchement, on ne plaint pas l’huissier …

En novembre 2012, la société Wine & Tools a formé une opposition contre le brevet. La procédure d’opposition est actuellement pendante.

La société Wine & Tools a demandé au tribunal de surseoir à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Le 22 novembre 2013, le TGI Paris a fait droit à cette demande :

… En application des dispositions de l’article 378 CPC, la décision de sursis à statuer, qui « suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine », est prise, quand elle n’est pas de droit comme c’est le cas en l’espèce, lorsqu’elle répond aux nécessités d’une bonne administration de la justice.

Se fondant sur ce texte, la société Wine & Tools indique avoir fait opposition, le 28 novembre 2012, à rencontre du brevet dont s’agit, en motivant cette opposition tant sur l’insuffisance de description que sur le défaut d’activité inventive.

Pour ce qui est du premier point, elle rappelle que la revendication 1 du brevet, qui décrit « les parois du contenant ayant un rapport sur le volume sur surface sur épaisseur choisi afin de réguler la perméation d’oxygène à l’intérieur du vin au taux approprié pour la maturation du vin », ne donne aucune indication précise sur ce qui permettrait de savoir ce qu’est un « taux approprié », de sorte qu’il ne serait pas en mesure, à la lecture du brevet, de mettre en œuvre l’invention.

D’autre part, elle soutient que cet homme du métier disposait de connaissances suffisantes, avant la date de priorité du brevet en question, pour aboutir aux mêmes enseignements, citant à ce titre les antériorités constituées par une combinaison entre un brevet US 4 909 387, dit brevet SHUTZ [en réalité : Schutz], qui n’aurait pas été examiné précédemment, et un document WO 2005/052114.

Elle fait donc valoir que la procédure d’opposition qu’elle a enclenchée a des chances sérieuses d’aboutir, ce qu’admettrait implicitement la demanderesse puisqu’elle a, dans le cadre de cette procédure, demandé le maintien de son brevet sous une forme modifiée incluant une fusion de deux ou trois revendications.

Quoi qu’il en soit, et sans qu’il y ait lieu dans le cadre de cette demande d’examiner la validité du brevet dont s’agit, il est indéniable que l’issue de l’opposition qui a été formée aura une incidence importante sur le présent litige.

Or, il résulte des pièces produites que l’examinateur de l’OEB avait, dans un premier temps, émis deux lettres officielles négatives, considérant qu’aucune des revendications de la demande de brevet 1 966 488 n’impliquait d’activité inventive, ce qui montre à tout le moins, même si le brevet a finalement été délivré, que la question de la validité du brevet n’est pas dénuée de pertinence.

Il apparaît également que la société Wine & Tools a fondé son opposition sur un premier moyen, l’insuffisance de description, qui n’est manifestement pas dépourvu de sérieux, la locution taux approprié pour la maturation du vin méritant qu’on s’interroge sur les renseignements ainsi fournis à l’homme du métier.

Par ailleurs, une des antériorités avancées par la société défenderesse, le brevet US 387, n’a pas été étudiée par l’OEB dans le cadre de la procédure d’examen, ce qui tend également à montrer que la procédure d’opposition sera riche d’informations à ce sujet aussi.

Il apparaît donc que le Tribunal a besoin de connaître l’avis de la chambre d’opposition (sic) avant de statuer sur le présent litige, et qu’il convient donc de surseoir à statuer, mais ce uniquement jusqu’à la décision de cette chambre, sans attendre le résultat du recours éventuel et que cette décision devienne donc définitive. …

Drôle de façon de couper la poire en deux, en attendant l’opposition, mais pas le recours.

Le jugement est disponible sur la Base Jurisprudence.

TGI Paris, 22 novembre 2013 ; Flextank c. Wine & Tools

Goia, huile et poissons

Goya - Nature morte avec tranches de saumon – 1812

Pour changer un peu, voici une décision en matière de licence de brevet.

La société Française d’Investissement de Gestion et de Maintenance (FIGM) est cessionnaire de plusieurs brevets dont le brevet EP 0 946 114 concernant un procédé et une installation d’extraction d’huile de poisson.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Procédé d’extraction d’huile de poisson, caractérisé en ce que

a) on prépare le poisson en lui enlevant la tête et les viscères,

b) on refroidit le poisson à basse température positive et on le maintient à une température inférieure à 15°C pendant toutes les opérations effectuées alors,

c) on forme une chair que l’on nettoie en séparant les arêtes et les peaux,

d) on ajoute de l’eau à la chair nettoyée et on mélange,

e) on décante le mélange en une phase liquide et une phase solide,

g) on conditionne la phase solide (chair) et on la surgèle,

h) on sépare l’huile de la phase liquide.

En janvier 2005, elle a conclu, avec la société mauricienne Goia, un « contrat de licence de brevet » en en vertu duquel la société FIGM a concédé à la société Goia une licence exclusive d’utilisation, limitée à la zone Océan Indien et au Ghana, de matériels et procédés brevetés et une licence non exclusive de commercialisation des produits obtenus couvrant les territoires protégés par les brevets.

La société Goia a mis en place une usine de production aux Seychelles en contrepartie d’une redevance contractuelle fixée à 1 000 US- dollars par tonne de produit commercialisé.

La société Goia affirme avoir constaté, au cours de l’année 2010, la tentative d’exploitation à l’Ile Maurice, par une entreprise tierce d’une unité de production d’huile de poisson mettant en œuvre des matériels et procédés identiques à ceux dont l’exploitation exclusive lui avait pourtant été concédée en licence par la société FIGM et a souhaité vérifier l’étendue de la protection des procédés et matériels objets du contrat de licence. Selon elle, l’audit des procédés mis en œuvre dans son usine de production des Seychelles a révélé que ceux-ci étaient différents des procédés brevetés concédés en licence par la société FIGM. Elle prétend que les matériels et procédés dont l’exploitation exclusive lui a été concédée par FIGM dans la zone de l’Océan Indien et au Ghana, n’étaient en réalité protégés par aucun litre ni droit de propriété intellectuelle valables sur ces territoires et que les procédés mis en œuvre par sa filiale, à partir des matériels achetés à FIGM sont eu réalité fondamentalement différents de ceux qui font l’objet des brevets acquis par la société FIGM.

Considérant que la licence de brevet était dépourvue de cause, la société Goia a donc, le 3 janvier 2011, fait assigner en nullité du contrat de licence la société HGM devant TGI de Paris.

Dans leur jugement en date du 11 janvier 2013, les magistrats parisiens l’ont débouté de l’ensemble de ses demandes :

Sur la nullité du contrat de licence

En vertu de l’article 1108 du code civil, constituent une condition essentielle pour la validité d’une convention un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.

L’article 1131 du même code dispose que l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.

En l’espèce, la société Goia prétend que le contrat conclu à effet du 1^er janvier 2005 avec la société FIGM portait sur une licence exclusive de brevet dans la zone Océan Indien et Ghana alors qu’aucun brevet n’a été déposé dans ce territoire, ce dont elle ne se serait aperçue qu’en cours d’exécution.

Cependant, à la lecture des termes clairs du contrat faisant la loi entre les parties, la société « FIGM cède à Goia LTD (...) la licence d’exploitation de l’ensemble de ses brevets relatifs aux procédés, installations d’extraction et produits obtenus dans le traitement à froid des poissons ».

L’objet principal de la convention, clairement défini à la clause 1.2.1, est constitué d’une part de la licence exclusive d’utilisation des procédés et installations de production dans la zone Océan Indien (et pays cités en Annexe 2, en l’espèce le Ghana) et d’autre part de la licence non exclusive de commercialisation des produits obtenus, sur l’ensemble des pays couverts par les brevets. Le contrat précise en page 1 que « la liste des brevets concernés figure en annexe 1 au présent contrat », laquelle annexe, paraphée de chacune des parties, mentionne les brevets déposés dans les territoires suivants, avec leurs numéro et date de dépôt: France, Allemagne, Grande-Bretagne, Europe, Norvège, États-Unis, Afrique et Islande.

Il s’ensuit que l’objet du contrat, cause de l’engagement de la société Goia à payer les redevances contractuellement fixées, est bien défini dans l’acte liant les parties.

En outre les brevets dont la société FIGM est titulaire sont toujours en vigueur et s’agissant de la licence d’utilisation des procédés et installations, il s’agit d’un transfert de savoir-faire précisément défini par les termes du brevet identifié dans le contrat et complété par les installations livrées « clefs en mains » à la société OPS suivant contrat de mise à disposition du matériel énumérant l’ensemble des matériels loués avant que la société OPS décide de leur rachat.

Dès lors, le prétendu caractère impossible de l’objet soulevé par la société Goia, qui n’allègue aucun vice du consentement tel que l’erreur ou le dol, n’est pas établi.

Par ailleurs, celle-ci ne peut utilement prétendre que les termes du contrat prévoient un objet inexistant, s’agissant de l’exploitation d’un brevet dans l’Océan Indien, puisque cette allégation est à l’évidence contredite par les termes clairs de la convention.

De plus, le prétendu défaut d’exclusivité de l’utilisation du procédé d’extraction d’huile de poisson à froid dans le territoire objet de la licence exclusive, relève des conditions d’exécution du contrat, ouvrant droit le cas échéant, à une demande de résiliation ou à une exception d’inexécution mais ne peut servir de fondement à une demande en nullité du contrat, laquelle suppose l’existence d’un vice au jour de la formation de la convention.

Or, la société Goia a bénéficié, grâce au contrat de licence, d’une exclusivité de production par mise à disposition de l’installation appartenant à la société HGM au profit de sa filiale de production OPS, dans le territoire de l’Océan Indien (où se trouve la matière première) et d’une autorisation de commercialiser les produits ainsi obtenus dans les territoires dans lesquels la société FIGM bénéficie d’un monopole sur le procédé d’obtention de ces produits, ce qui confère une cause à son obligation de paiement de redevances.

Au demeurant, le tribunal observe que les pièces produites par la demanderesse pour justifier de l’atteinte à l’exclusivité consentie soit sont dépourvues de date certaines, soit sont amplement postérieures à la date de formation du contrat.

La société demanderesse invoque le protocole d’actionnaires signé le 19 janvier 2005 par les sociétés FIGM et Equitas, mais ce dernier est inopérant pour établir une cause de nullité d’un contrat conclu entre une société tierce, la société Goia et la société FIGM étant relevé que la société FIGM, titulaire des brevets, était actionnaire à 50 % de la licenciée, ce qui achève de démontrer la parfaite connaissance de la situation par la société Goia au jour de son engagement.

Elle est donc aujourd’hui mal fondée à se prévaloir de l’absence de droit privatif de la concédante sur le territoire concerné pour solliciter la nullité du contrat du fait de l’inexistence de l’objet ou de l’impossibilité de l’objet.

Enfin la demanderesse considère que le contrat de licence ne couvre pas la commercialisation d’huile de thon et en déduit que le paiement des redevances est dépourvu de cause, les procédés et installations cédés visant uniquement la production de chair de poisson déshuilée. Cependant, la cause du paiement des redevances ne peut se confondre avec la cause de l’engagement et, s’agissant de l’exécution du contrat, ce moyen est inopérant soutenir la demande en nullité de la convention.

Compte tenu de l’existence d’un double objet de la licence, l’obligation de la société Goia a une cause régulière et valable et celle-ci doit dont être déboutée de sa demande de nullité du contrat et partant, de sa demande en restitution des sommes perçues en exécution de ce contrat annulé.

Sur la répétition de l’indu

Par application de l’article 1235 du code civil, tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.

L’article 1376 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

La société Goia forme à titre subsidiaire une demande en répétition de l’indu au motif d’une part que le procédé mis en œuvre dans l’usine de production aux Seychelles est directement contraire à celui revendiqué dans les brevets de la société FIGM et d’autre part que l’huile de thon n’est pas couverte par le brevet.

Sur ce, il est constant que le brevet cédé est relatif à un procédé et à une installation d’extraction d’huile de poisson et produits obtenus, caractérisé selon la revendication 1 (b) par le refroidissement du poisson à basse température positive, maintenu à une température inférieure à 15° pendant toutes les opérations, jusqu’à la formation de la chair qui doit être nettoyée avant de la mélanger avec de l’eau, puis de la décanter en une phase liquide et une phase solide et enfin, de conditionner la phase solide et de séparer l’huile de la phase liquide.

Le brevet porte donc sur un procédé tendant à l’obtention d’huile de poisson et à la valorisation des produits obtenus, en l’espèce la chair de poisson, grâce au maintien constant d’une température basse.

Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le procédé de production cédé en licence ne porte donc pas uniquement sur l’obtention d’une chair de poisson déshuilée mais également de l’huile obtenue et il s’ensuit que les redevances devaient être calculées, selon les termes du contrat, sur l’ensemble des volumes commercialisés à hauteur de 1000 USD par tonne, donc à la fois sur l’huile et sur la chair de poissons.

La société Goia prétend que l’ensemble des opérations d’extraction selon le procédé doivent être faites à froid alors que celui mis en œuvre aux Seychelles comporte une opération de chauffage de la matière première, à savoir le thon, dont la température est portée à 60° et maintenue à ce niveau pendant toute la durée des opérations d’extraction.

Elle en déduit que ce procédé n’a jamais été mis en œuvre, puisque l’obtention d’huile de thon nécessite une opération de chauffage.

Cependant, le tribunal observe que la société Goia s’est acquittée régulièrement de ses redevances entre 2005 et novembre 2010, conformément à son obligation contractuelle sans émettre la moindre contestation.

Dès lors que le contrat qui fait la loi entre les parties n’avait fait l’objet d’aucune résiliation à la date des paiements successifs et que la société Goia n’a jamais informé, en cours d’exécution, son cocontractant de l’impossibilité de mettre en œuvre le procédé et l’installation cédés en licence, elle est mal fondée à exciper du caractère indu de ses paiements.

Par ailleurs, l’impossibilité alléguée d’obtenir de l’huile de thon à froid n’a jamais été invoquée avant la présente procédure, comme cas de force majeure justifiant le défaut d’exploitation du savoir-faire cédé, lequel vise indifféremment l’huile de tous les poissons, sans exclure le thon et il s’ensuit que les redevances dont la société Goia s’est régulièrement acquittée en application des clauses contractuelles, ne sont pas sujettes à répétition de l’indu.

En tout état de cause, la société Goia prétend justifier de l’inexploitation du procédé par les mesures de températures dans la ligne d’extraction d’huile de poisson réalisée le 13 décembre 2010 par le bureau des normes îles Seychelles alors que la date de cette pièce est postérieure au paiement de la dernière redevance réglée en novembre 2010. Elle est donc insuffisante à démontrer le caractère indu des redevances versées entre le mois d’avril 2007 et le mois de novembre 2010 alors qu’il est constant que l’installation fournie conformément au contrat de licence a bien été utilisée pendant toute la période, sans la moindre contestation.

En outre, il n’est pas démontré qu’une utilisation de la chaîne de production alternativement à une température basse, conforme au procédé breveté et chaude pour traiter l’huile de thon, est impossible.

De plus, la phase de chauffe de la matière première au-delà de son point de cristallisation pour obtenir l’huile de thon, est rendue possible par l’ajout d’une pièce, l’échangeur à surface raclée, fournie avec l’ensemble de distribution par la société FIGM avec l’ensemble de l’installation cédée, ainsi que cela ressort du contrat de mise à disposition conclu entre celle-ci et la filiale de production OPS le 3 janvier 2005 donc antérieurement à la signature au contrat de licence par les parties. Il s’ensuit qu’en toute hypothèse, le chauffage du thon fait partie du procédé et de l’installation cédés par la société défenderesse au titre de son savoir-faire tiré de son expérience et de sa maîtrise des techniques de production des produits issus du poisson.

Est donc inopérant le moyen soulevé par la société Goia selon lequel aucune redevance n’est due sur la commercialisation de l’huile de thon, dès lors que celle-ci est nécessairement obtenue après une opération de chauffage de la chair de poisson, ce qui est contraire aux enseignements du brevet selon lesquels le poisson doit être maintenu à une température inférieure à 15°C. En effet, les redevances sont calculées sur l’ensemble des volumes produits grâce à la licence de savoir-faire, qui inclut ce procédé d’extraction spécifique à l’huile de thon constitutif d’un perfectionnement mis au point avant la conclusion de la licence.

En tout état de cause, les factures ayant donné lieu à paiement de « redevances sur brevets concédés définies dans le contrat FIGM-Goia du 20 janvier 2005 » ne mentionnent que la quantité de production commercialisée et ne mettent pas le tribunal en mesure d’apprécier si le seul produit commercialisé par la demanderesse était l’huile de thon.

S’agissant de l’absence de produits visés par l’obligation de redevances sur les territoires couverts par les brevets, le tribunal observe que le document du 6 décembre 2010 émanant de l’expert-comptable de la demanderesse, qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 CPC, est dépourvu de force probante.

L’attestation régulière du même expert-comptable en date du 20 janvier 2012 selon laquelle la société Goia n’a vendu aucune chair à poisson vers les pays couverts par un brevet ne suffit pas à démontrer l’absence de commercialisation de tous produits issus du procédé de fabrication sur lequel portait la licence alors que les redevances sont calculées sur l’ensemble des volumes commercialisés des produits, le brevet s’étendant à l’huile de poisson et aux produits obtenus.

Il en résulte que les produits issus de l’utilisation de l’ensemble des installations, en ce inclus l’huile de thon, sont intégrés à l’assiette de calcul des redevances.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société Goia, sur laquelle pèse la charge de la preuve, succombe à démontrer le caractère indu des redevances réglées entre 2007 et novembre 2010 et doit être déboutée de sa demande de répétition.

Sur les demandes reconventionnelles

En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.

La société FIGM demande au tribunal de constater la résiliation du contrat de licence aux torts exclusifs de la société Goia au 10 mars 2011, date de son courrier de résiliation.

Elle excipe à ce titre des graves manquements contractuels commis par la demanderesse et en premier lieu de son manquement à l’obligation essentielle d’exploiter le procédé et l’installation cédés, conformément à l’article 2.2.2 du contrat.

Elle invoque à ce titre les moyens développes dans les écritures adverses tendant à la répétition de l’indu pour défaut d’exploitation mais, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, dès lors que l’huile de thon est couverte par la licence de procédé et que des redevances ont été régulièrement payées entre 2007 et novembre 2010, la preuve de celle inexécution contractuelle n’est pas rapportée pour l’ensemble de celle période.

En revanche, par courrier en date du 25 janvier 2011, soit en cours de procédure, la demanderesse a indiqué à sa co-contractante que compte tenu de l’impossibilité de mettre en œuvre le brevet FIGM, aucun produit issu des procédés et installations mis en œuvre aux Seychelles n’a été obtenu ni commercialisé dans les territoires brevetés et s’est donc opposé à toute redevance.

Si la force majeure est invoquée du l’ail de l’impossibilité de produire de l’huile de thon alors qu’il s’agit de la matière première employée par la société Goia, le tribunal constate que cette impossibilité n’a jamais été alléguée en dehors de la présente procédure, que le procédé et l’installation, améliorés par l’échangeur à surface raclée cédé en janvier 2005 à l’usine de production, restent utilisés à ce jour par la société Goia et il s’ensuit que la société Goia aurait dû déclarer les quantités d’huile et de produits commercialisées grâce au matériel acquis dans le cadre de la licence de savoir-faire, sauf à manquer à son obligation essentielle de paiement de redevances.

A défaut, elle a manqué à son obligation d’exploitation, qui est de résultat, ce qui constituerait également un manquement à l’une de ses obligations essentielles du contrat.

Dans ces deux hypothèses, la société Goia a commis un manquement grave à l’exécution du contrat de licence et compte tenu de sa volonté de poursuivre l’utilisation du procédé et de l’installation sans payer la moindre redevance à la société FIGM malgré la mise en demeure en date du 16 février 2011, ce qui illustre l’exécution de mauvaise foi de la convention, il y a lieu de constater la résiliation du contrat à ses torts exclusifs à compter du 10 mars 2011.

A titre surabondant, le tribunal constate que le contrat de licence a été régulièrement exécuté pendant plus de cinq ans par la société Goia qui était alors une filiale commune à la société FIGM et à la société Equitas et que la présente action fait suite au retrait de la société FIGM du capital de la demanderesse, ce qui caractérise la volonté de cette dernière de ne plus rémunérer son ancienne actionnaire.

Compte tenu des failles contractuelles commises par la société Goia il y a lieu de condamner celle-ci à indemniser la société FIGM de son entier préjudice constitué en premier lieu d’une perte des redevances au litre du 4^ème trimestre 2010 qu’il convient d’évaluer à la somme de 122 133,33 USD au regard des trois premiers semestres de la même année.

Il y a lieu de dire que cette somme sera convertie en € selon le cours en vigueur au jour du présent jugement.

En second lieu la société défenderesse se plaint d’un gain manqué du fait de la résiliation anticipée du contrai devant intervenir normalement à la date de péremption des brevets concédés, dont le dernier a été déposé le 16 décembre 1997 s’agissant de la demande de brevet européen.

Cependant, en vertu de l’article 1151 du code civil, dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte d’un dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.

Le contrat prévoyait une l’acuité de résiliation anticipée en cas de non-exécution ou de résiliation volontaire ou de caducité admises par les deux parties, la société HGM subit seulement une perte de chance de percevoir des redevances jusqu’en 2017 et dès lors qu’elle n’allègue ni ne démontre aucune impossibilité de conclure une nouvelle licence de savoir-faire avec un tiers, il y a lieu d’évaluer son préjudice à ce titre à hauteur de 200 000 € que la société Goia doit être condamnée à lui payer.

S’agissant de l’allocation de dommages et intérêts et non du paiement de redevances contractuelles, il n’y a pas lieu de prononcer celte condamnation en dollars US mais en €, monnaie en cours sur le territoire national.

Sur les autres demandes

La société Goia, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés dans les conditions de l’article 6’W du code de procédure civile, par le Cabinet Landwell Si Associés. Avocat au barreau de Paris.

Elle doit en outre être condamnée à payer à la société FIGM qui a été contrainte d’exposer des frais pour l’aire valoir sa défense, la somme de 12 000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC.

Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui est compatible avec la nature de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 515 CPC.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 13 janvier 2013 ; Goia c. FIGM

Le facteur sonne toujours deux fois

Parmi les lectures les plus tristes qui s’offrent à l’amateur de la jurisprudence des brevets, il y a les décisions concernant des cas où un demandeur se débrouille sans l’aide d’un professionnel averti. Immanquablement, ces demandeurs se fourvoient dans des démarches et/ou des arguments désespérés. En voici un cas d’école.

Pierre Henri C. est titulaire du brevet FR 2 897 436 concernant un voltmètre à test séquentiel de débit.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Comme c’est souvent le cas pour les inventeurs qui gèrent leurs inventions tout seuls, Monsieur C. n’a pas acquitté la 4^e annuité, ni à échéance, ni dans le délai de grâce prévu par la loi.

Le 30 juillet 2010, le directeur général de l’INPI a donc constaté la déchéance du titre.

Le 3 août 2010, Monsieur C. a finalement effectué le paiement. Ce paiement a été rejeté comme ayant été effectué hors délai.

Deux ans plus tard, le 14 août 2012, Monsieur C. a formé un recours en restauration de ses droits. Il ne semble pas avoir été représenté à l’audience.

Par décision du 15 octobre 2012, le directeur général de l’INPI a déclaré irrecevable ce recours. 

Le 12 novembre 2012, Monsieur C. a donc formé un recours devant la Cour d’appel de Paris.

Dans un arrêt en date du 25 septembre 2013, la cour a rejeté ce recours :

… Considérant qu’il sera rappelé que Monsieur C. a déposé le 10 février 2006 le brevet français n°06 01210 dont le maintien en vigueur était subordonné au paiement de la 4ème annuité venant à échéance le 28 février 2009, mais pouvant être valablement acquittée, majorée d’une redevance de retard, dans un délai de grâce expirant le 1er septembre 2009 ;

Qu’en l’absence de paiement en temps utile ou à un taux suffisant, la déchéance des droits attachés à ce titre a été constatée par décision du directeur général de l’INPI le 30 juillet 2010 ;

Considérant que Monsieur C. a réglé le 3 août 2010 une somme correspondant au paiement de la 4^ème annuité, paiement qui a fait l’objet d’un rejet comme effectué hors délai ;

Qu’il a alors formé le 14 août 2012 un recours en restauration de ses droits, exposant qu’un grand groupe était intéressé par son brevet, qu’il avait régulièrement effectué les règlements par chèques, ne s’expliquant pas ce qu’il en était advenu, indiquant n’avoir reçu aucun avertissement de l’INPI et avoir changé d’adresse, ajoutant, suivant courriers des 11 et 27 septembre 2012, avoir subi les deux dernières années des problèmes de santé ;

Considérant que le directeur général de l’INPI, par la décision attaquée, a déclaré ce recours irrecevable relevant que le requérant a formé recours le 13 août 2012, sans acquitter la redevance de recours prévue par l’article R 613-52 CPI, et, en outre, plus d’un an après l’expiration du délai de grâce, le délai de recours expirant le 1^er septembre 2010 alors que la loi ne prévoit aucune extension du délai pour celui qui aurait été empêché d’agir ;

Considérant que Monsieur C. maintient cependant, pour justifier du non-respect de ce délai, avoir eu des problèmes de santé, et expose ne pas avoir reçu les courriers recommandés invoqués par l’INPI, précisant que le facteur habitué depuis des années à lui déposer son courrier au [...] aurait continué à le faire alors qu’il habitait désormais au n° 2 de la même rue, ajoutant que la situation lui est préjudiciable tandis que la restauration de son brevet ne serait pas de nature à léser quiconque ;

Mais considérant qu’il résulte des éléments du dossier, que la décision constatant la déchéance est intervenue le 30 juillet 2010 après l’expiration du délai de grâce et qu’elle a été notifiée à deux reprises à l’adresse réelle du requérant, par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 et 27 août 2010; que ces courriers ont été retournés à l’INPI avec la mention « Non réclamé », les avis mentionnant respectivement sous la rubrique « Présenté/Avisé » et « Présenté le » les dates des 6 et 31 août 2010 ;

Que le recours en restauration qui se rapporte, comme en l’espèce, au défaut de paiement d’une redevance de maintien en vigueur doit, par application de l’article L 612-16 du code précité, être formé dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de grâce, non observé ; que ce délai de recours a couru à l’encontre de Monsieur C., de sorte que son recours présenté près de trois ans après l’expiration du délai de grâce, est irrecevable ;

Que les explications invoquées quant au non-paiement de la 4^ème annuité ne pouvaient être examinées alors que ce recours relève de délais qui n’ont manifestement pas été respectés en la cause, ayant été régularisé très tardivement, largement plus d’un an après l’expiration du délai de grâce ;

Qu’il ne saurait, par ailleurs, être valablement soutenu qu’il serait disproportionné d’exiger le respect du délai de recours en restauration, alors que cette exigence s’avère raisonnable eu égard aux enjeux pour le titulaire du brevet de conserver son titre industriel et aux nécessités d’assurer aux tiers sécurité et protection quant au calcul de la date d’expiration d’un tel titre ; qu’en effet, ainsi que le relève le directeur de l’INPI le délai de recours en restauration est de nature à permettre au breveté de bénéficier d’une année supplémentaire, s’ajoutant au délai de grâce de 6 mois, pour préserver ses droits, tout en assurant que le maintien en vigueur de tels droits ne demeure pas indéfiniment incertain ;

Considérant, en conséquence, que le recours formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI, qui a déclaré irrecevable, comme tardif, le recours en restauration de Monsieur C., par ailleurs non accompagné de la redevance prescrite, ne peut qu’être rejeté; …

L’arrêt se trouve sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 25 septembre 2013 ; Pierre-Henri C. c. INPI