Goia, huile et poissons

Goya - Nature morte avec tranches de saumon – 1812

Pour changer un peu, voici une décision en matière de licence de brevet.

La société Française d’Investissement de Gestion et de Maintenance (FIGM) est cessionnaire de plusieurs brevets dont le brevet EP 0 946 114 concernant un procédé et une installation d’extraction d’huile de poisson.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Procédé d’extraction d’huile de poisson, caractérisé en ce que

a) on prépare le poisson en lui enlevant la tête et les viscères,

b) on refroidit le poisson à basse température positive et on le maintient à une température inférieure à 15°C pendant toutes les opérations effectuées alors,

c) on forme une chair que l’on nettoie en séparant les arêtes et les peaux,

d) on ajoute de l’eau à la chair nettoyée et on mélange,

e) on décante le mélange en une phase liquide et une phase solide,

g) on conditionne la phase solide (chair) et on la surgèle,

h) on sépare l’huile de la phase liquide.

En janvier 2005, elle a conclu, avec la société mauricienne Goia, un « contrat de licence de brevet » en en vertu duquel la société FIGM a concédé à la société Goia une licence exclusive d’utilisation, limitée à la zone Océan Indien et au Ghana, de matériels et procédés brevetés et une licence non exclusive de commercialisation des produits obtenus couvrant les territoires protégés par les brevets.

La société Goia a mis en place une usine de production aux Seychelles en contrepartie d’une redevance contractuelle fixée à 1 000 US- dollars par tonne de produit commercialisé.

La société Goia affirme avoir constaté, au cours de l’année 2010, la tentative d’exploitation à l’Ile Maurice, par une entreprise tierce d’une unité de production d’huile de poisson mettant en œuvre des matériels et procédés identiques à ceux dont l’exploitation exclusive lui avait pourtant été concédée en licence par la société FIGM et a souhaité vérifier l’étendue de la protection des procédés et matériels objets du contrat de licence. Selon elle, l’audit des procédés mis en œuvre dans son usine de production des Seychelles a révélé que ceux-ci étaient différents des procédés brevetés concédés en licence par la société FIGM. Elle prétend que les matériels et procédés dont l’exploitation exclusive lui a été concédée par FIGM dans la zone de l’Océan Indien et au Ghana, n’étaient en réalité protégés par aucun litre ni droit de propriété intellectuelle valables sur ces territoires et que les procédés mis en œuvre par sa filiale, à partir des matériels achetés à FIGM sont eu réalité fondamentalement différents de ceux qui font l’objet des brevets acquis par la société FIGM.

Considérant que la licence de brevet était dépourvue de cause, la société Goia a donc, le 3 janvier 2011, fait assigner en nullité du contrat de licence la société HGM devant TGI de Paris.

Dans leur jugement en date du 11 janvier 2013, les magistrats parisiens l’ont débouté de l’ensemble de ses demandes :

Sur la nullité du contrat de licence

En vertu de l’article 1108 du code civil, constituent une condition essentielle pour la validité d’une convention un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.

L’article 1131 du même code dispose que l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.

En l’espèce, la société Goia prétend que le contrat conclu à effet du 1^er janvier 2005 avec la société FIGM portait sur une licence exclusive de brevet dans la zone Océan Indien et Ghana alors qu’aucun brevet n’a été déposé dans ce territoire, ce dont elle ne se serait aperçue qu’en cours d’exécution.

Cependant, à la lecture des termes clairs du contrat faisant la loi entre les parties, la société « FIGM cède à Goia LTD (...) la licence d’exploitation de l’ensemble de ses brevets relatifs aux procédés, installations d’extraction et produits obtenus dans le traitement à froid des poissons ».

L’objet principal de la convention, clairement défini à la clause 1.2.1, est constitué d’une part de la licence exclusive d’utilisation des procédés et installations de production dans la zone Océan Indien (et pays cités en Annexe 2, en l’espèce le Ghana) et d’autre part de la licence non exclusive de commercialisation des produits obtenus, sur l’ensemble des pays couverts par les brevets. Le contrat précise en page 1 que « la liste des brevets concernés figure en annexe 1 au présent contrat », laquelle annexe, paraphée de chacune des parties, mentionne les brevets déposés dans les territoires suivants, avec leurs numéro et date de dépôt: France, Allemagne, Grande-Bretagne, Europe, Norvège, États-Unis, Afrique et Islande.

Il s’ensuit que l’objet du contrat, cause de l’engagement de la société Goia à payer les redevances contractuellement fixées, est bien défini dans l’acte liant les parties.

En outre les brevets dont la société FIGM est titulaire sont toujours en vigueur et s’agissant de la licence d’utilisation des procédés et installations, il s’agit d’un transfert de savoir-faire précisément défini par les termes du brevet identifié dans le contrat et complété par les installations livrées « clefs en mains » à la société OPS suivant contrat de mise à disposition du matériel énumérant l’ensemble des matériels loués avant que la société OPS décide de leur rachat.

Dès lors, le prétendu caractère impossible de l’objet soulevé par la société Goia, qui n’allègue aucun vice du consentement tel que l’erreur ou le dol, n’est pas établi.

Par ailleurs, celle-ci ne peut utilement prétendre que les termes du contrat prévoient un objet inexistant, s’agissant de l’exploitation d’un brevet dans l’Océan Indien, puisque cette allégation est à l’évidence contredite par les termes clairs de la convention.

De plus, le prétendu défaut d’exclusivité de l’utilisation du procédé d’extraction d’huile de poisson à froid dans le territoire objet de la licence exclusive, relève des conditions d’exécution du contrat, ouvrant droit le cas échéant, à une demande de résiliation ou à une exception d’inexécution mais ne peut servir de fondement à une demande en nullité du contrat, laquelle suppose l’existence d’un vice au jour de la formation de la convention.

Or, la société Goia a bénéficié, grâce au contrat de licence, d’une exclusivité de production par mise à disposition de l’installation appartenant à la société HGM au profit de sa filiale de production OPS, dans le territoire de l’Océan Indien (où se trouve la matière première) et d’une autorisation de commercialiser les produits ainsi obtenus dans les territoires dans lesquels la société FIGM bénéficie d’un monopole sur le procédé d’obtention de ces produits, ce qui confère une cause à son obligation de paiement de redevances.

Au demeurant, le tribunal observe que les pièces produites par la demanderesse pour justifier de l’atteinte à l’exclusivité consentie soit sont dépourvues de date certaines, soit sont amplement postérieures à la date de formation du contrat.

La société demanderesse invoque le protocole d’actionnaires signé le 19 janvier 2005 par les sociétés FIGM et Equitas, mais ce dernier est inopérant pour établir une cause de nullité d’un contrat conclu entre une société tierce, la société Goia et la société FIGM étant relevé que la société FIGM, titulaire des brevets, était actionnaire à 50 % de la licenciée, ce qui achève de démontrer la parfaite connaissance de la situation par la société Goia au jour de son engagement.

Elle est donc aujourd’hui mal fondée à se prévaloir de l’absence de droit privatif de la concédante sur le territoire concerné pour solliciter la nullité du contrat du fait de l’inexistence de l’objet ou de l’impossibilité de l’objet.

Enfin la demanderesse considère que le contrat de licence ne couvre pas la commercialisation d’huile de thon et en déduit que le paiement des redevances est dépourvu de cause, les procédés et installations cédés visant uniquement la production de chair de poisson déshuilée. Cependant, la cause du paiement des redevances ne peut se confondre avec la cause de l’engagement et, s’agissant de l’exécution du contrat, ce moyen est inopérant soutenir la demande en nullité de la convention.

Compte tenu de l’existence d’un double objet de la licence, l’obligation de la société Goia a une cause régulière et valable et celle-ci doit dont être déboutée de sa demande de nullité du contrat et partant, de sa demande en restitution des sommes perçues en exécution de ce contrat annulé.

Sur la répétition de l’indu

Par application de l’article 1235 du code civil, tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.

L’article 1376 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

La société Goia forme à titre subsidiaire une demande en répétition de l’indu au motif d’une part que le procédé mis en œuvre dans l’usine de production aux Seychelles est directement contraire à celui revendiqué dans les brevets de la société FIGM et d’autre part que l’huile de thon n’est pas couverte par le brevet.

Sur ce, il est constant que le brevet cédé est relatif à un procédé et à une installation d’extraction d’huile de poisson et produits obtenus, caractérisé selon la revendication 1 (b) par le refroidissement du poisson à basse température positive, maintenu à une température inférieure à 15° pendant toutes les opérations, jusqu’à la formation de la chair qui doit être nettoyée avant de la mélanger avec de l’eau, puis de la décanter en une phase liquide et une phase solide et enfin, de conditionner la phase solide et de séparer l’huile de la phase liquide.

Le brevet porte donc sur un procédé tendant à l’obtention d’huile de poisson et à la valorisation des produits obtenus, en l’espèce la chair de poisson, grâce au maintien constant d’une température basse.

Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le procédé de production cédé en licence ne porte donc pas uniquement sur l’obtention d’une chair de poisson déshuilée mais également de l’huile obtenue et il s’ensuit que les redevances devaient être calculées, selon les termes du contrat, sur l’ensemble des volumes commercialisés à hauteur de 1000 USD par tonne, donc à la fois sur l’huile et sur la chair de poissons.

La société Goia prétend que l’ensemble des opérations d’extraction selon le procédé doivent être faites à froid alors que celui mis en œuvre aux Seychelles comporte une opération de chauffage de la matière première, à savoir le thon, dont la température est portée à 60° et maintenue à ce niveau pendant toute la durée des opérations d’extraction.

Elle en déduit que ce procédé n’a jamais été mis en œuvre, puisque l’obtention d’huile de thon nécessite une opération de chauffage.

Cependant, le tribunal observe que la société Goia s’est acquittée régulièrement de ses redevances entre 2005 et novembre 2010, conformément à son obligation contractuelle sans émettre la moindre contestation.

Dès lors que le contrat qui fait la loi entre les parties n’avait fait l’objet d’aucune résiliation à la date des paiements successifs et que la société Goia n’a jamais informé, en cours d’exécution, son cocontractant de l’impossibilité de mettre en œuvre le procédé et l’installation cédés en licence, elle est mal fondée à exciper du caractère indu de ses paiements.

Par ailleurs, l’impossibilité alléguée d’obtenir de l’huile de thon à froid n’a jamais été invoquée avant la présente procédure, comme cas de force majeure justifiant le défaut d’exploitation du savoir-faire cédé, lequel vise indifféremment l’huile de tous les poissons, sans exclure le thon et il s’ensuit que les redevances dont la société Goia s’est régulièrement acquittée en application des clauses contractuelles, ne sont pas sujettes à répétition de l’indu.

En tout état de cause, la société Goia prétend justifier de l’inexploitation du procédé par les mesures de températures dans la ligne d’extraction d’huile de poisson réalisée le 13 décembre 2010 par le bureau des normes îles Seychelles alors que la date de cette pièce est postérieure au paiement de la dernière redevance réglée en novembre 2010. Elle est donc insuffisante à démontrer le caractère indu des redevances versées entre le mois d’avril 2007 et le mois de novembre 2010 alors qu’il est constant que l’installation fournie conformément au contrat de licence a bien été utilisée pendant toute la période, sans la moindre contestation.

En outre, il n’est pas démontré qu’une utilisation de la chaîne de production alternativement à une température basse, conforme au procédé breveté et chaude pour traiter l’huile de thon, est impossible.

De plus, la phase de chauffe de la matière première au-delà de son point de cristallisation pour obtenir l’huile de thon, est rendue possible par l’ajout d’une pièce, l’échangeur à surface raclée, fournie avec l’ensemble de distribution par la société FIGM avec l’ensemble de l’installation cédée, ainsi que cela ressort du contrat de mise à disposition conclu entre celle-ci et la filiale de production OPS le 3 janvier 2005 donc antérieurement à la signature au contrat de licence par les parties. Il s’ensuit qu’en toute hypothèse, le chauffage du thon fait partie du procédé et de l’installation cédés par la société défenderesse au titre de son savoir-faire tiré de son expérience et de sa maîtrise des techniques de production des produits issus du poisson.

Est donc inopérant le moyen soulevé par la société Goia selon lequel aucune redevance n’est due sur la commercialisation de l’huile de thon, dès lors que celle-ci est nécessairement obtenue après une opération de chauffage de la chair de poisson, ce qui est contraire aux enseignements du brevet selon lesquels le poisson doit être maintenu à une température inférieure à 15°C. En effet, les redevances sont calculées sur l’ensemble des volumes produits grâce à la licence de savoir-faire, qui inclut ce procédé d’extraction spécifique à l’huile de thon constitutif d’un perfectionnement mis au point avant la conclusion de la licence.

En tout état de cause, les factures ayant donné lieu à paiement de « redevances sur brevets concédés définies dans le contrat FIGM-Goia du 20 janvier 2005 » ne mentionnent que la quantité de production commercialisée et ne mettent pas le tribunal en mesure d’apprécier si le seul produit commercialisé par la demanderesse était l’huile de thon.

S’agissant de l’absence de produits visés par l’obligation de redevances sur les territoires couverts par les brevets, le tribunal observe que le document du 6 décembre 2010 émanant de l’expert-comptable de la demanderesse, qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 CPC, est dépourvu de force probante.

L’attestation régulière du même expert-comptable en date du 20 janvier 2012 selon laquelle la société Goia n’a vendu aucune chair à poisson vers les pays couverts par un brevet ne suffit pas à démontrer l’absence de commercialisation de tous produits issus du procédé de fabrication sur lequel portait la licence alors que les redevances sont calculées sur l’ensemble des volumes commercialisés des produits, le brevet s’étendant à l’huile de poisson et aux produits obtenus.

Il en résulte que les produits issus de l’utilisation de l’ensemble des installations, en ce inclus l’huile de thon, sont intégrés à l’assiette de calcul des redevances.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société Goia, sur laquelle pèse la charge de la preuve, succombe à démontrer le caractère indu des redevances réglées entre 2007 et novembre 2010 et doit être déboutée de sa demande de répétition.

Sur les demandes reconventionnelles

En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.

La société FIGM demande au tribunal de constater la résiliation du contrat de licence aux torts exclusifs de la société Goia au 10 mars 2011, date de son courrier de résiliation.

Elle excipe à ce titre des graves manquements contractuels commis par la demanderesse et en premier lieu de son manquement à l’obligation essentielle d’exploiter le procédé et l’installation cédés, conformément à l’article 2.2.2 du contrat.

Elle invoque à ce titre les moyens développes dans les écritures adverses tendant à la répétition de l’indu pour défaut d’exploitation mais, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, dès lors que l’huile de thon est couverte par la licence de procédé et que des redevances ont été régulièrement payées entre 2007 et novembre 2010, la preuve de celle inexécution contractuelle n’est pas rapportée pour l’ensemble de celle période.

En revanche, par courrier en date du 25 janvier 2011, soit en cours de procédure, la demanderesse a indiqué à sa co-contractante que compte tenu de l’impossibilité de mettre en œuvre le brevet FIGM, aucun produit issu des procédés et installations mis en œuvre aux Seychelles n’a été obtenu ni commercialisé dans les territoires brevetés et s’est donc opposé à toute redevance.

Si la force majeure est invoquée du l’ail de l’impossibilité de produire de l’huile de thon alors qu’il s’agit de la matière première employée par la société Goia, le tribunal constate que cette impossibilité n’a jamais été alléguée en dehors de la présente procédure, que le procédé et l’installation, améliorés par l’échangeur à surface raclée cédé en janvier 2005 à l’usine de production, restent utilisés à ce jour par la société Goia et il s’ensuit que la société Goia aurait dû déclarer les quantités d’huile et de produits commercialisées grâce au matériel acquis dans le cadre de la licence de savoir-faire, sauf à manquer à son obligation essentielle de paiement de redevances.

A défaut, elle a manqué à son obligation d’exploitation, qui est de résultat, ce qui constituerait également un manquement à l’une de ses obligations essentielles du contrat.

Dans ces deux hypothèses, la société Goia a commis un manquement grave à l’exécution du contrat de licence et compte tenu de sa volonté de poursuivre l’utilisation du procédé et de l’installation sans payer la moindre redevance à la société FIGM malgré la mise en demeure en date du 16 février 2011, ce qui illustre l’exécution de mauvaise foi de la convention, il y a lieu de constater la résiliation du contrat à ses torts exclusifs à compter du 10 mars 2011.

A titre surabondant, le tribunal constate que le contrat de licence a été régulièrement exécuté pendant plus de cinq ans par la société Goia qui était alors une filiale commune à la société FIGM et à la société Equitas et que la présente action fait suite au retrait de la société FIGM du capital de la demanderesse, ce qui caractérise la volonté de cette dernière de ne plus rémunérer son ancienne actionnaire.

Compte tenu des failles contractuelles commises par la société Goia il y a lieu de condamner celle-ci à indemniser la société FIGM de son entier préjudice constitué en premier lieu d’une perte des redevances au litre du 4^ème trimestre 2010 qu’il convient d’évaluer à la somme de 122 133,33 USD au regard des trois premiers semestres de la même année.

Il y a lieu de dire que cette somme sera convertie en € selon le cours en vigueur au jour du présent jugement.

En second lieu la société défenderesse se plaint d’un gain manqué du fait de la résiliation anticipée du contrai devant intervenir normalement à la date de péremption des brevets concédés, dont le dernier a été déposé le 16 décembre 1997 s’agissant de la demande de brevet européen.

Cependant, en vertu de l’article 1151 du code civil, dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte d’un dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.

Le contrat prévoyait une l’acuité de résiliation anticipée en cas de non-exécution ou de résiliation volontaire ou de caducité admises par les deux parties, la société HGM subit seulement une perte de chance de percevoir des redevances jusqu’en 2017 et dès lors qu’elle n’allègue ni ne démontre aucune impossibilité de conclure une nouvelle licence de savoir-faire avec un tiers, il y a lieu d’évaluer son préjudice à ce titre à hauteur de 200 000 € que la société Goia doit être condamnée à lui payer.

S’agissant de l’allocation de dommages et intérêts et non du paiement de redevances contractuelles, il n’y a pas lieu de prononcer celte condamnation en dollars US mais en €, monnaie en cours sur le territoire national.

Sur les autres demandes

La société Goia, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés dans les conditions de l’article 6’W du code de procédure civile, par le Cabinet Landwell Si Associés. Avocat au barreau de Paris.

Elle doit en outre être condamnée à payer à la société FIGM qui a été contrainte d’exposer des frais pour l’aire valoir sa défense, la somme de 12 000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC.

Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui est compatible avec la nature de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 515 CPC.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 13 janvier 2013 ; Goia c. FIGM