En attendant Munich

La société Aplix est titulaire du brevet français FR 2 868 135 concernant un élément de fixation et d’une demande de brevet européen correspondante (EP 1734 842) dont l’examen est en cours.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :

Elément (1) de fixation intermédiaire, réalisé unitaire d’une pièce par moulage par injection, comportant une plaque (2) sensiblement plane ayant une première face ou face supérieure et une deuxième face ou face inférieure, au moins un élément d’ancrage (6), par exemple en forme de sapin ou d’arbre, faisant saillie de la face supérieure, et des crochets (7) étant issus de moulage au moins d’une région de la face inférieure, la région de crochets recouvrant plus de 70% de la face inférieure de la plaque plane,

caractérisé en ce que

- la plaque est sensiblement rigide; et

- les crochets sont réalisés avec une forme et une dimension telles que les crochets, après avoir été formés dans un moule et être sortis du moule, reprennent sensiblement leur forme initiale de moulage après avoir été retirés du moule, les crochets étant suffisamment souples pour leur permettre de se courber pendant l’extraction du moule.

Au cours de la procédure d’examen devant l’OEB, l’examinateur a fait une objection de défaut d’activité inventive. En réponse, le 6 août 2007, la demanderesse a déposé deux jeux de revendications. Dans sa lettre, elle explique que le premier jeu « revendique la priorité de la demande de brevet française » (il faut sans doute lire « revendique valablement ») et que le deuxième jeu « n’[a] comme priorité que la date de dépôt de la demande européenne ». (A-t-on intérêt à faire de telles déclarations ? Mais soit.) Bien que le mandataire ne le dise pas, il faut sans doute comprendre que le deuxième jeu de revendications constitue une requête subsidiaire.

Par assignation en date du 29 mai 2013, la société Aplix a fait citer les sociétés Stanhome France et Yves Rocher devant le TGI de Paris, en leur reprochant notamment des faits de contrefaçon.

Se pose bien sûr la question du sursis à statuer, à laquelle répond le juge de la mise en état dans son ordonnance en date du 30 janvier 2014 :

L’assignation introductive d’instance repose sur le brevet d’invention déposé le 23 mars 2004, publié sous le numéro 2868135 et disposant du numéro d’enregistrement national 0402964. Son titulaire est la société Aplix.

Une demande d’extension EP 1 734 842 est actuellement en cours devant l’OEB, référencée 05742825.2, présentée par la société Aplix. Cette demande vise la France. Elle vise, au titre des priorités, le brevet portant le numéro FR 0402964 déposé le 23 mars 2004, soit le brevet sur le fondement duquel l’assignation a été délivrée.

Cette demande EP 1 734 842 est actuellement en cours d’examen devant l’OEB.

L’article L 614-15 CPI prévoit que

« Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français qui couvre la même invention qu’un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant-cause avec la même date de priorité surseoit à statuer jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l’article L 614-13 ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.

Si l’action en contrefaçon a clé engagée sur la base du seul brevet français, le demandeur peut, à la reprise de l’instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au brevet français pour les faits postérieurs à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets et pour les parties communes. ...

Si l’action a été intentée sur la base de l’un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l’autre brevet, pour les mêmes faits, ne peut être engagée par le même demandeur, à l’égard du même défendeur ».

En l’occurrence, la société Aplix est titulaire du brevet français et de la demande de brevet européen.

La demande de brevet européen vise au titre des priorités le brevet français FR 0402964.

Au cours de la procédure d’examen devant l’OEB, la société Aplix a soumis deux jeux de revendication, dont l’un revendique la priorité du brevet français portant le numéro d’enregistrement 0402964 du 23 mars 2004.

Dès lors, le brevet enregistré sous le numéro 0402964 porte sur une invention pour laquelle la demande de brevet EP 1734842 a été déposée.

Par conséquent, au vu de l’article L 614-15 CPI, il convient de surseoir à statuer sur la demande, jusqu’à la fin de la procédure d’examen de la demande de brevet EP 1734842 devant l’OEB. …

Il n’y a rien à redire à ce sursis, mais sa motivation nous a stimulé. Laissons de côté les finesses sémantiques (un jeu de revendications ne saurait revendiquer une priorité, ...). Le juge se pose la question, à juste titre, si les deux demandes concernent la même invention. Comme il constate que c’est le cas, il surseoit à statuer. Mais supposons que le titulaire ait changé ses revendications devant l’OEB, soit en généralisant, soit en se limitant, d’une manière qui n’était pas prévue dans la demande française, de sorte que l’invention revendiquée n’est plus la même, du moins aux yeux des sages de la Grande Chambre de Recours de l’OEB (cas G 2/98) et, par conséquent, que la priorité n’est plus valablement revendiquée. Faut-il alors refuser le sursis ? On pourrait lire l’article L 614-15 du CPI de la sorte, mais il nous semble que ce serait regrettable :

Tant que la demande européenne n’est pas délivrée, le demandeur peut encore changer ses revendications ou – si c’est trop tard pour les changer – déposer une demande divisionnaire qui bénéficie, elle, de la priorité (une divisionnaire potentiellement « empoisonnée », soit dit en passant). Par conséquent, à notre avis, à moins que la revendication de priorité ne soit manifestement intenable (parce qu’il n’y a pas de recouvrement entre la portée potentielle des deux demandes) ou que la France ne soit plus désignée, il faut toujours surseoir à statuer, car si momentanément la demande européenne ne revendique plus la même invention, elle peut encore changer de portée. 

En ce qui concerne les brevets européens délivrés et pour lesquels une opposition est encore possible ou pendante, on peut faire le même constat, mais évidemment il n’y a plus la possibilité de diviser et  l’article 123(3) de la CBE enlève au propriétaire la possibilité d’élargir la portée, ce qui rend la situation moins « élastique ». Il n’empêche que le breveté pourrait dans certains cas rétablir la validité de la revendication de priorité en limitant la portée du brevet.

NB : Sept années après le dépôt des deux jeux de revendications, l’examinateur étant toujours resté silencieux (!), la demanderesse est revenue spontanément à un seul jeu de revendications, le 14 mars 2014.

La revendication 1 actuellement pendante est rédigée comme suit

Elément (1) de fixation intermédiaire, d’une pièce, comportant une plaque (2), de préférence sensiblement plane, ayant une première face ou face supérieure et une deuxième face ou face inférieure, au moins un élément d’ancrage (6), par exemple en forme de sapin ou d’arbre, faisant saillie de la face supérieure, et des crochets (7), issus de moulage d’une région recouvrant sensiblement toute la face inférieure de la plaque,

caractérisé en ce que

- la plaque est sensiblement rigide; et

- les crochets sont réalisés avec une forme et une dimension telles que le profil (HM-Ho) / (HM-Hm) d’au moins certains des crochets, de préférence des crochets, est supérieur ou égal à 0.55, les crochets, après avoir été formés dans un moule et être sortis du moule, reprenant sensiblement la forme initiale qu’ils ont dans le moule, les crochets étant suffisamment souples pour leur permettre de se courber pendant le démoulage.

A notre avis, on peut craindre plusieurs objections de clarté :

• « sensiblement rigide » est une caractéristique plutôt floue ;
•  les paramètres HM, Ho, etc. tombent du ciel sans la moindre définition ; et 
• l’élément de fixation est défini, entre autres, par son comportement pendant et après le démoulage. Nous avons entendu dire qu’à Munich, justement, on appelle cela une revendication de type « bière gratuite », autrement dit : une revendication qui exprime un résultat désirable, mais qui ne dit pas comment y parvenir.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 30 janvier 2014 ; Aplix c. Stanhome et al