Silence, on négocie

La présente affaire nous fait plonger dans le monde équitable, raisonnable et non-discriminatoire des licences FRAND (« Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory ») qui dominent le monde des télécom et qui agitent beaucoup les sphères de la propriété industrielle depuis quelques années.

La société suédoise Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ci-après « Ericsson ») est titulaire des brevets européens EP 1 058 927 (concernant le codage vocal), EP 1 114 413 (procédé de codage et décodage) et EP 1 114 415 (procédé de codage).

La société hongkongaise TCT Mobile (ci-après « TCT ») a signé, le 6 mars 2007, un contrat de licence avec la société Ericsson. Ce contrat de licence non exclusif porte sur l’intégralité de ses brevets déclarés essentiels pour la norme 2G et ses mises à jour, pour la fabrication, l’importation et la vente de ses terminaux mobiles dans le monde entier, à l’exception de la Chine continentale.

Les parties négocient depuis de nombreuses années un nouveau contrat de licence portant sur les différents brevets dont est titulaire la société Ericsson en matière de téléphonie mobile.

Le contrat de licence contient une clause d’arbitrage aux termes de laquelle

« ... la validité, l’exécution et l’interprétation du présent contrat seront régies par le droit suédois sans tenir compte des règles de conflit de lois. Tout litige, différend ou question entre les parties sera tranché définitivement à Stockholm, Suède, conformément au Règlement d’Arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par trois arbitres, désignés conformément aux dites Règles. »

Le 29 juin 2012, la société Ericsson a initié une procédure d’arbitrage à l’encontre de la société TCT. Elle estime n’avoir pas reçu la totalité des sommes dues. L’un des points litigieux est l’utilisation de téléphones mobiles 3G pouvant être utilisés en mode 2G. La société Ericsson estime que la vente de ces téléphones est soumise à redevances alors que la société TCT considère que le contrat de licence ne peut valablement exclure des droits de licence relatifs aux fonctionnalités 2G des produits 3G.

La sentence du tribunal arbitral devrait intervenir au printemps 2014 ; le contrat du 6 mars 2007 expire le 8 mars 2014.

Par ailleurs, la société Ericsson a conclu un contrat de licence de brevet avec la société américaine Qualcomm, fabricant de puces électroniques, qui concerne exclusivement les applications dites « CDMA » des produits pertinents, donc des applications de 3ème génération (3G).

Le 17 octobre 2012, la société Ericsson a assigné la société TCT et sa filiale française en contrefaçon de ses brevets. Elle accuse la société TCT d’avoir commis des actes de contrefaçon par la commercialisation de gammes de téléphones mobiles, notamment Alcatel One Touch 3G, qui peuvent être utilisés sur le réseau 2G.

Le 29 novembre 2013, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance dans laquelle il refuse de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal arbitral soulevée par la société TCT, ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes d’Ericsson concernant le fonctionnement en mode 2G des produits en cause, dans l’attente de la sentence arbitrale, mais refuse de surseoir à statuer sur les demandes concernant le mode 3G de ces téléphones.

Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie de l’ordonnance qui concerne la demande d’interdiction :

… Par application combinée des articles 771 CPC et L 615-3 CPI, le breveté peut saisir le juge de la mise en état afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Par ailleurs, les mesures demandées ne peuvent être ordonnées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits.

II est de principe que le titulaire de brevets essentiels à la mise en œuvre d’une norme doit donner en licence sa technologie à des conditions contractuelles impératives dites FRAND. Dès lors, dans ce contexte, la mesure d’interdiction, sollicitée par le titulaire de la technologie, doit être proportionnée aux intérêts en présence et prononcée au regard de ce contexte contractuel entre les parties, c’est à dire lorsque celles-ci sont en cours de négociations d’un contrat de licence sur des brevets déclarés comme essentiels.

Il ressort des éléments du dossier que les parties négocient actuellement un nouveau contrat de licence applicable à l’expiration du contrat du 6 mars 2007, soit le 8 mars 2014.

Les défenderesses expliquent que les parties sont d’accord sur l’étendue géographique et la portée technologique du contrat, mais que seul le taux de redevance demeure débattu, en ce qu’elles considèrent le taux de redevance sollicité comme étant excessif.

La demanderesse soutient que les défenderesses doivent être qualifiées de contrefactrices de mauvaise foi, par rapport aux faits de l’espèce.

Il convient d’abord de relever, au regard des éléments du dossier, que la société TCT a conclu un accord de licence relatif aux brevets essentiels détenus par la société Ericsson sur la technologie 2G et qu’elle s’est au moins partiellement acquittée des redevances contractuelles – un débat existe devant le Tribunal arbitral notamment sur le point de savoir si les quantités réellement soumises à paiement des redevances n’ont pas été sous-estimées par les défenderesses.

Ensuite, s’agissant de l’interprétation du contrat de licence sur l’utilisation de la technologie 2G dans les téléphones 3G, quelle que soit la décision du Tribunal arbitral, la question de savoir si cette hypothèse est couverte par le contrat de licence au regard des éléments de contexte déjà rappelés ci-dessus, n’appelle pas une réponse qui relève de l’évidence et ne peut constituer en soi la preuve de la mauvaise foi caractérisée des défenderesses.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que les défenderesses commercialisent en France environ 50% de téléphones 3G munis d’une puce Qualcomm.

Enfin, le contrat de licence 2G expire le 8 mars 2014. Ainsi, les parties doivent pouvoir négocier le renouvellement de celle licence sans que les rapports de force ne soient trop déséquilibrés, en faveur d’une partie qui aurait pu obtenir une mesure d’interdiction et violerait ainsi le principe dit de licence dites FRAND, en faisant pression sur le futur licencié.

Dès lors, au regard de ces éléments de contexte très particulier, afin qu’une éventuelle mesure d’interdiction ne fausse les négociations actuelles entre les parties pour permettre le cas échéant à une partie d’obtenir un avantage indu dans le cadre de négociations contractuelles d’une licence portant sur des brevets essentiels, toute demande d’interdiction de commercialiser des produits en France formée par la société Ericsson est disproportionnée.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’interdiction formée par la société Ericsson.

Cette ordonnance est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 29 novembre 2013 ; Ericsson c. TCT