Retour de bâton confirmé

Du nouveau dans l’épopée de la diacétylrhéine !

NB : Vu la complexité de la procédure, la présentation des faits est quelque peu simplifiée.

La société allemande Madaus AG a été titulaire du brevet européen EP 0 520 414 désignant, entre autres, la France. Ce brevet concerne un procédé de préparation de diacétylrhéine avant une pureté utilisable en pharmacie ainsi que la diacétylrhéine pouvant être obtenue par ce procédé et une composition pharmaceutique contenant ce composé.

La société Madaus en a concédé une licence exclusive à la société Laboratoire Medidom (ci-après « Medidom ») avant de lui céder le brevet.

La société Medidom a ensuite concédé une licence exclusive à la société Laboratoires Negma (ci-après « Negma ») qui a commercialisé un produit pharmaceutique dénommé « ART 50 » pour des traitements anti-arthrosiques.

La société Biogaran ayant obtenu trois AMM pour des produits Diacéréine, la société Negma lui a signalé que les produits concernés étaient couverts par son brevet et qu’elle en empêchera la commercialisation par toute action appropriée.

Par acte d’huissier de justice en date du 12 décembre 2008, la société Biogaran a fait assigner les sociétés Medidom et Negma devant le TGI de Paris en nullité de la revendication 14 de la partie française du brevet européen et a commencé la commercialisation de ses produits.

La société Negma a alors, par acte d’huissier du 5 février 2009, assigné en référé d’heure à heure devant le juge des référés du TGI de Strasbourg, sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, la société Biogaran aux fins principalement de lui interdire sous astreinte de commercialiser, de faire distribuer, de fabriquer ou de faire fabriquer des produits pharmaceutiques génériques et de rappeler sous astreinte ces produits.

Par ordonnance du 10 mars 2009, le juge des référés a interdit à la société Biogaran sous astreinte de 30.000 € par infraction constatée de commercialiser et faire distribuer des produits pharmaceutiques génériques de l’ART 50.

La société Biogaran a interjeté appel.

Par ordonnance du 10 décembre 2009, le juge de la mise en état du TGI de Strasbourg a renvoyé la cause devant le TGI de Paris.

Par décision du 31 mars 2010, le TGI de Paris a jugé que la revendication 14 était nulle pour défaut de nouveauté.

La société Negma a interjeté appel.

Par arrêt du 30 juin 2010, la Cour de Paris a confirmé l’annulation de la revendication 14.

Quelque jours plus tôt, le 22 juin 2010, la cour d’appel de Colmar avait infirmé les mesures d’interdiction et de retrait ordonnées par le juge des référés de Strasbourg le 10 mars 2009 au vu du jugement rendu par le TGI de Paris le 31 mars 2010.

Le 29 novembre 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Negma contre l’arrêt du 30 juin 2010.

Le 27 janvier 2012, le TGI de Paris a condamné la société Negma à verser à la société Biogaran la somme de 3M€, en réparation du préjudice subi du fait du rappel et de l'interdiction provisoire.

La société Negma a interjeté appel.

Dans son arrêt du 31 janvier 2014, la Cour de Paris réforme partiellement le jugement de première instance. Nous reproduisons les parties de l’arrêt concernant la responsabilité des sociétés Negma et Medidom et la validité du jugement :

Sur la responsabilité sans faute de la société Negma

La société Biogaran soutient que la société Negma a engagé sa responsabilité sans faute à son égard du fait de l’exécution de l’ordonnance de référé autorisant les mesures d’interdiction et de retrait.

Aux termes de l’article L 111-10 du code de procédure civile d’exécution,

« l’exécution forcée peut-être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ».

En l’espèce, la société Biogaran a exécuté les mesures d’interdiction provisoire et de rappel autorisées par ordonnance provisoire du 10 mars 2009 sur la base de la revendication 14 du brevet EP 520 414 qui faisait l’objet d’une action en nullité depuis le 12 décembre 2012 engagée par son adversaire et d’une autre action en nullité engagée préalablement en 2007 par une société tierce.

Le fait générateur de l’obligation de réparer les conséquences de cette exécution faite aux risques et périls de la société Negma est constitué par l’exécution de l’ordonnance provisoire résultant de sa signification, de la lettre de relance adressée le 20 mars 2009 à la société Biogaran et de son assignation en liquidation d’astreinte.

La société Negma soulève vainement l’incompétence du TGI de Paris pour connaître de cette action fondée sur l’article L 111-10 du code de procédure civile d’exécution au profit du juge de l’exécution, en regard des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire qui prévoit

« le juge de l’exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion des exécutions forcées, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire »,

puisque cette exception d’incompétence, certes fondée sur le principe général de la responsabilité civile, concernant la compétence du juge de l’exécution pour connaître de l’action en responsabilité suite à l’exécution de l’ordonnance de référé dont s’agit, a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juillet 2009 confirmée par arrêt de la cour de ce siège du 10 septembre 2010 et par ordonnance du juge de la mise en état du TGI de Paris du 11 février 2011 dont il n’a pas été fait appel.

Il y a lieu de relever au surplus qu’il ne s’agit pas en l’espèce de mesures d’exécution forcées ou de mesures conservatoires au sens de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire puisque l’intimée s’est exécutée spontanément dans le cadre d’un contentieux qui relève de la compétence exclusive, selon l’article L 615-17 CPI des TGI.

En effet, la compétence exclusive du juge de l’exécution prévue à l’article R 121-4 CPC, n’est relative qu’à son domaine d’intervention limitée aux difficultés d’exécution des décisions ou aux mesures provisoires qu’il a ordonnées et des conséquences dommageables susceptibles d’en découler.

Il s’ensuit que la demande de nullité du jugement formée par la société Negma pour excès de pouvoir, n’est pas fondée, le tribunal ayant tranché le litige dans le cadre de sa compétence matérielle.

La société Negma invoque alors pour contester la validité du jugement, qu’il ne serait pas équitable que les mêmes juges aient statué dans la procédure en annulation du brevet, puis, sur l’indemnisation.

Cependant rien n’interdit au même juge de statuer successivement au fond et sur des questions connexes les unes aux autres, ce qui, au contraire, est prévu par le CPC lui-même dans le cadre des demandes incidentes, additionnelles, reconventionnelles …, sauf à obliger systématiquement la scission du procès entre, d’une part, les procédures en contrefaçon impliquant l’examen de l’appréciation de la validité du titre opposé, et d’autre part, une procédure en indemnisation des conséquences en résultant.

La disjonction des procédures intervenue en première instance entre l’action relative à la validité du brevet et les demandes additionnelles en responsabilité de la société Biogaran et les demandes reconventionnelles des sociétés défenderesses n’a pas modifié la nature de ce litige qui aurait pu être jugé globalement par ces mêmes juges.

Cette contestation sur la validité du jugement, pas plus fondée que la précédente, doit être rejetée.

Subsidiairement, la société Negma poursuit dans sa contestation en indiquant que les dispositions de l’article L 111-10 du code de procédure civile d’exécution ne peuvent s’appliquer dans le cadre de mesures provisoires ordonnées sur le fondement de l’article L 615-3 CPI car ce premier article n’est applicable que pour les exécutions forcées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors qu’il n’a été exercé que l’action spéciale en référé interdiction prévue à ce dernier article.

Mais il est constant que l’article L 111-10 précité, dès lors qu’est justifiée comme en l’espèce, rappelé ci-dessus (signification de l’ordonnance, lettre de relance, assignation en liquidation d’astreinte) que le créancier de l’obligation a manifesté sans ambiguïté son intention de poursuivre l’exécution provisoire de la décision, est applicable.

La société Negma ajoute que la procédure de référé interdiction prévue à l’article L 615-3 CPI qui relève d’une procédure spécifique, conduit à appliquer une procédure d’indemnisation spécifique fondée sur la démonstration d’une faute.

Mais cet article qui prévoit dans ces derniers alinéas la possibilité de subordonner l’exécution des mesures ordonnées à la constitution de garanties pour assurer l’indemnisation éventuelle de l’adversaire si l’action en contrefaçon est jugée ultérieurement non fondée et concernant les mesures annulées la prévision de l’éventualité de versement de dommages et intérêts si l’action au fond n’est pas introduite dans les délais requis, ne prévoit pas, contrairement à ce que soutient la société appelante concernant la mise en œuvre du référé interdiction provisoire, d’indemnisation spécifique limitée, et doit en conséquence s’appliquer le principe général du droit à réparation intégrale du préjudice subi sur justification de sa réalité.

Cet article qui évoque l’éventuel préjudice concerne aussi bien celui résultant d’une responsabilité pour faute que celle réalisée sans faute, aucune restriction n’étant apportée par ces dispositions.

La société Negma fait également valoir que l’annulation du brevet ne permet pas de remettre en cause les décisions antérieures. Mais la décision dont s’agit était purement provisoire et a été infirmée, de sorte que lorsqu’il a été définitivement jugé, comme en l’espèce, qu’aucun acte de contrefaçon ne pouvait être reproché à la société Biogaran, celle-ci peut, sans introduire une discrimination entre concitoyens devant la loi, exercé une action en responsabilité à l’égard de l’auteur de cette exécution inappropriée, cette action rétablissant au contraire la liberté d’exercice de ses droits par celle qui a subi les effets de cette exécution remise en cause.

Cette action en restitution en nature ou par équivalent des droits du débiteur lésé par l’exécution de obligation ultérieurement annulée n’est que la contrepartie de la prérogative exceptionnelle accordée par la loi au demandeur de solliciter et que soient ordonnées des mesures provisoires d’entrave à la liberté du commerce, et ce, à ses risques et périls.

Il en résulte que la société Biogaran est recevable et fondée à solliciter l’application de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution.

La société Negma demande de soumettre trois questions préjudicielles à la Cour de justice européenne :

1^ère question : demander à la CJUE de déterminer si les dispositions de la Directive du 29 avril 2004 issu de l’accord ADPIC devraient être interprétées comme s’opposant à ce qu’une réglementation nationale admette une responsabilité sans faute, alors qu’elle tend à prévoir un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle et un dédommagement approprié et adéquat si les mesures d’interdiction ont été prises abusivement ;

Car elle soutient que l’expression indemnisation éventuelle mentionnée dans l’article L 615-3 CPI suppose la démonstration préalable d’une faute.

Mais il a été indiqué ci-dessus que cet article n’excluait pas l’application d’une responsabilité sans faute et les dispositions de la directive précitée qui prévoient que les autorités judiciaires sont habilitées à accorder un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par les mesures, sont sans équivoque et ne nécessitent aucune interprétation.

2^ème question : demander à la CJUE si l’article 9.7 de la directive du 29 avril 2004 vise la seule hypothèse de l’absence de contrefaçon ou s’il s’étend au cas d’annulation du titre.

Elle expose à cet effet que l’annulation du brevet n’est pas comprise dans les faits déclencheurs de l’indemnisation prévue à l’article 9.7 de cette directive et par l’article L 615-3 CPI.

Mais ces deux dispositions qui sont claires ne nécessitent aucune interprétation, une indemnisation appropriée est prévue dans ce cas.

En effet, l’article L 615-3 CPI vise le cas où, comme présentement l’action en contrefaçon est infondée ou les mesures annulées alors que l’article 9.7 de la directive du 29 avril 2004 vise les mêmes circonstances : « les cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle » soit parce que le titre a été annulé soit parce qu’il n’y a pas de contrefaçon.

3^ème question : demander à la CJUE si l’indemnisation éventuelle du prétendu contrefacteur interdit à tort, prévue par l’article 9.7 de la directive précitée, doit se limiter aux frais exposés pour l’exécution de la mesure ou comprendre le gain manqué dans la commercialisation avortée pendant la période d’interdiction.

Mais comme le souligne la société Biogaran ces disposions ne nécessitent pas d’interprétation car elles ne font aucune distinction :

« Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cesseront d’être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d’accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures ».

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à ces demandes, non fondées.

La société Negma demande à la Cour de dire, par interprétation, que l’article L 111-10 précité ne peut ouvrir qu’une action en responsabilité pour faute sauf à méconnaître la présomption de validité des brevets délivrés et l’article 6 § 1 CEDH.

Cependant, il n’y pas lieu à interprétation d’un texte clair et d’y ajouter des éléments contraires à la loi.

La présomption de validité d’un brevet peut être, comme toute présomption, contestée lorsqu’il est opposé pour entraver la liberté d’entreprendre d’un concurrent garantie par l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, sauf à accorder une protection disproportionnée à ce titre.

La société Negma qui a usé de multiples façons des facultés de saisir les juridictions pour faire valoir ses droits et bénéficier du double degré de juridiction lorsqu’elle s’est estimée insatisfaite des décisions, est particulièrement mal venue à soutenir qu’il a été contrevenu aux dispositions de la CEDH.

C’est à tort que la société des Negma soutient que l’application de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution est subordonnée à l’application d’une faute et c’est à bon droit que le tribunal a appliqué cet article suite à l’exécution des mesures d’interdiction sollicitées et obtenues par elle dans le cadre de la procédure du référé interdiction en matière de brevet et a dit que la société Biogaran est recevable et fondée à solliciter réparation des effets négatifs en résultant.

Sur la responsabilité pour faute des sociétés Negma et Medidom

La société Biogaran incrimine sur le fondement de l’article 1382 du code civil la responsabilité des sociétés Negma et Medidom qui par leurs manœuvres dilatoires et leur intention de nuire sont, selon elle, constitutives d’un abus d’agir en justice.

Elle fait valoir à ce titre que ces sociétés ont procédé à diverses manœuvres de blocage pour se réserver un monopole sur la diacétylrhéhéine bien qu’elle soit tombée dans le domaine public, en :

• intervenant de façon inhabituelle dans la procédure d’instruction du générique par ses lettres des 11 mars 2008, 28 mai 2008 et 13 août 2008, en demandant des analyses des principes actifs, retardant l’obtention de mise sur le marché, faisant pression auprès de l’AFSSAPS pour voir réduire la teneur en aloémodine ce qui a entraîné l’augmentation du coût de fabrication du principe actif, alors qu’elle avait elle-même mis sur le marché des produits avec des taux supérieurs,
• en forçant ainsi ses concurrents à ces modifications elle voulait faire tomber leur produit dans le champ de la revendication 14,
• en retardant ainsi de deux ans et demi la délivrance des AMM,
• déposant (société laboratoires Negma) des requêtes en référé suspension et en annulation des AMM devant le conseil d’État qui furent rejetées, et en persistant à intervenir postérieurement à la délivrance des AMM auprès de l’AFSSAPS, et en déposant un référé-constat le 21 octobre 2008 dont la procédure est toujours en cours,
• en saisissant le 15 janvier 2009 le Président du CEPS d’un recours tendant à voir rapporter sa décision sur la fixation du prix de la Diacérine Biogaran, ce qui a été refusé, et en contestant par voie judiciaire cette décision.

Elle poursuit qu’avec la complicité de la société Medidom, elle a argué de sa qualité de licenciée exclusive pour obtenir des mesures d’interdiction provisoire alors qu’elle n’est pas la société désignée par la licence RCS n° 410.102.008, mais la société inscrite sous le N° RCS 306 094 053 est différente qui elle-même n’est pas exclusive puisque la société Pharma 2000 bénéficie également d’une licence qu’elle exploite depuis 2007 qui n’est pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Negma et Medidom, une sous-licenciée.

Elle ajoute que par une lettre de pure complaisance de la société Medidom lui reconnaissant la qualité de licenciée exclusive, la société Negma a pu assigner à bref délai la société Biogaran en référé à Strasbourg alors que le TGI de Paris avait été saisi antérieurement, que le siège de la société Negma est à Vélizy et celui de la société Biogaran à Colombes et alors que le lancement du produit a été national.

Les deux sociétés ont par la suite multiplié les incidents de procédure pour en retarder le règlement de sorte qu’outre les recours administratifs, 20 décisions judiciaires sont intervenues.

Elle expose également que dès le 30 janvier 2009 la société Negma a adressé à l’ensemble des grossistes et répartiteurs pharmaceutiques une lettre leur faisant croire que ses droits auraient été reconnus en justice, constituant une véritable pression à leur égard, puis a adressé le 2 février 2009 une deuxième lettre aux grossistes et pharmaciens reprenant les termes de la précédente, puis leur a adressé le 13 mars 2009 une lettre les informant de la teneur de l’ordonnance portant les mesures d’interdiction sans indiquer que cette décision était provisoire.

Elle en déduit que l’ensemble de ces manœuvres déloyales ont concouru directement au préjudice qu’elle a subi.

La société Negma fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute en défendant le brevet dont elle était licenciée exclusive et pour lequel elle payait des redevances, ce que confirme la société Medidom et qu’elle a pris des mesures nécessaire et mesurées car le lancement en 2010 des génériques a eu des conséquences économiques et sociales désastreuses pour sa société.

Elle indique qu’elle n’est pas responsable des délais d’instructions des demandes d’Autorisations de Mises sur le Marché auprès de l’AFSSAPS qui est une institutions indépendante, auxquels la société Biogaran a été confrontée en raison de son incapacité de produire ab in initio une Diacérine identique à celle du princeps.

Le dialogue qu’elle a engagé avec l’AFSSAPS était légitime puisque titulaire de l’AMM du princeps et du choix de procédure opéré par la société Biogaran.

Cependant il ressort de l’ensemble des éléments cités et justifiés par la société Biogaran et rappelés ci-dessus que la société Negma par ses multiples interventions, reconnues et revendiquées auprès des autorités administratives qui s’en sont émues dans un mémoire déposé au conseil d’État, sous le couvert de vouloir assurer la sécurité sanitaire, puis une fois les autorisations accordées par leur contestation judiciaires systématiques, puis par la multiplication et l’accumulation des incidents de procédure, son assignation en contrefaçon devant le TGI de Strasbourg sans réel fondement devant cette juridiction, contestations judiciaires dont elle a été déboutée, l’envoi de courriers aux revendeurs et pharmaciens portant indirectement dénigrement de la société Biogaran, a, par cette stratégie dilatoire et ces manœuvres, outrepassé la défense légitime de ses intérêts à l’effet de bloquer de façon déloyale, en toute connaissance, l’élaboration et la commercialisation paisibles des produits de son concurrent, et ce, alors que son titre était déjà attaqué et qu’elle ne pouvait ignorer que la diacérine (sic) étant déjà dans le domaine public, le seul changement de degré de pureté était un facteur de fragilité.

Ces manœuvres fautives d’instrumentalisation des voies judiciaires ont dégénéré en abus d’agir en justice et ont occasionné à la société Biogaran un préjudice direct tant patrimonial que moral vis à vis de ses partenaires.

La société Negma soutient que la société Biogaran a participé par des agissements fautifs à la réalisation de son préjudice.

Elle lui reproche d’avoir lancer ses médicaments à ses risques et périls et de ne s’être intéressée au brevet que 4 ans avant son échéance et non dès sa délivrance le 13 mars 1996.

Mais la société Biogaran créée le 9 mai 1996, postérieurement à la délivrance du brevet, a introduit son action en nullité de celui-ci dès avant que la société Negma ait engagé son action en référé interdiction et n’a commercialisé ses produits que lorsqu’elle a été convaincue, de par ses propres développements, de la nullité de la revendication 14 du brevet dont la validité était contestée depuis 2007.

Il n’est pas justifié contrairement à ce qui est soutenu par la société Negma que la société Biogaran ait fait appel à une procédure administrative d’obtention des AMM pour les médicaments génériques, inappropriée, ce qui est d’ailleurs contredit par les termes des mémoires établis par l’AFSSAPS dans les procédures en contestations administratives.

Il n’est par ailleurs pas démontré que la société Biogaran ait fait des déclarations contradictoires au cours des procédures qui en toutes hypothèses n’auraient eu aucune conséquence sur son préjudice.

La société Negma est particulièrement mal venue à reprocher à la société Biogaran de ne pas avoir sollicité devant la cour d’appel de Colmar qu’elle statue à jour fixe alors qu’il est justifié qu’elle a sollicité un traitement accéléré de la procédure et que par ailleurs la société Negma a multiplié les incidents pour retarder à l’excès le traitement de cette affaire.

Les sociétés Negma et Medidom n’établissent aucune faute imputable à la société Biogaran qui ait pu contribuer à la réalisation de son dommage.

En revanche, la société Negma étant seule à l’initiative de ces agissements, sa présentation en qualité de licenciée exclusive, qualité que lui reconnaît expressément la société Medidom depuis l’origine et la position au sein du groupe Whockardt (sic) France des différentes sociétés du groupe qui rend compatible le paiement de redevances par la société Pharma 2000 qui apparaît au travers des actes comme sa sous-licenciée, directement à la société Laboratoires Negma, sans disqualifier ce caractère exclusif, d’ailleurs expressément mentionné dans son contrat régulièrement publié au RNB, font qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société Medidom.

Réformant partiellement le jugement à ce titre, il convient de déclarer fondée l’action en responsabilité pour faute engagée par la société Biogaran à l’égard de la société Negma et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son action en responsabilité pour faute formée à l’égard de la société Medidom.

Sur les mesures réparatrices

La société Biogaran demande le versement de la somme de 8.282.213 € HT pour la période du 18 mars 2009 au 30 juin 2010 date de la réformation de l’ordonnance portant interdiction des mesures.

Celle-ci est fondée à solliciter la réparation intégrale de son préjudice par équivalent directement lié aux manquements de la société Negma pour la période correspondant aux mesures d’interdiction auxquelles elle demeurait soumise sous astreinte, nonobstant, contrairement ce que soutiennent les sociétés adverses, l’annulation en mars 2010 de la revendication du brevet, soit, jusqu’au 30 juin 2010. Les observations du cabinet Mazars en date du 26 juillet 2013 n’étant pas de nature à s’opposer à une appréciation juridique.

Elle se base sur le rapport de l’expert indépendant le Cabinet Deloitte qui a examiné les données comptables pour la plupart attestées par commissaire aux comptes et extra comptables tels que contrats, données de ventes et prévisionnels … auquel est annexée une étude réalisée par la société Smart Pharma Consulting, spécialisée en études des marchés pharmaceutiques, en date des 19 mai 2010 et 17 mars 2011.

Les sociétés Negma et Medidom critiquent l’étude faite par la société Smart Pharma au motif que son gérant aurait travaillé pour la société Servier International et manquerait d’objectivité.

Cependant cette étude est fondée sur des éléments objectifs et aucune impartialité affirmée n’est démontrée alors que la société Negma projetant ses propres errements, communique un rapport opposé établi par la société JNB Développement rédigé par madame Caroline D. B., ancien responsable des affaires réglementaires de la société Laboratoires Negma.

Dans son premier rapport le Cabinet Deloitte établi le 19 mai 2010 avait émis des hypothèses à partir d’un échantillon établi par 4 critères de choix expliqués dans son étude puis a procédé à une actualisation de l’évaluation du préjudice, en limitant le panel de comparables aux produits Biogaran, en procédant à des entretiens avec des dirigeants et directeurs de sociétés concurrentes à Biogaran afin d’établir l’étendue de la période d’exclusivité dont cette société aurait bénéficier si l’interdiction provisoire n’avait pas été ordonnée, en prenant en compte les données de vente réelle des différents laboratoires du marché.

Il a évalué le préjudice en tenant compte de la perte de marge sur coûts variables relative aux ventes manquées et sur les coûts supplémentaires supportés par la société.

Il a vérifié la cohérence entre les hypothèses émises par rapport aux données du marché en expliquant et illustrant par des graphiques son travail.

Cet expert a donc accompli un travail complet et sérieux permettant de servir de base à l’appréciation du préjudice subi par la société Biogaran.

Il en ressort que la société Biogaran a supporté :

• des frais de rappel des produits (108.413 produits) entre le 23 janvier et le 12 mars 2009, leur retour, leur stockage, leur retraitement, coût non refacturés des préparations et expéditions : 397.576 €,
• des gains manqués : perte de marge sur coût variable, sur l’arrêt de l’exploitation de ce médicament, correspondant au chiffre d’affaires diminué des charges de production et de commercialisation sans qu’il y ait lieu de retenir les coûts de marketing et de publicité qui sont des coûts fixes supportés indépendamment du volume de production, et après déduction des commissions sur vente et les impôts et taxes à caractère variable : 7.775.504 € sur la perte totale, 109.142 € perte partielle sur le retard pris dans la commercialisation car celle-ci est certaine et directement liée à la perte d’exclusivité,

Ces derniers sont évalués en tenant compte du fait que la société Biogaran se serait trouvée en situation d’exclusivité du mois de mars 2009 au mois de juin 2010, en l’absence d’intention établie des concurrents de commercialiser cette spécialité générique qui ne l’ont fait qu’après l’annulation définitive du brevet, comme cela a été relevé réellement sur des produits proches chez des concurrents, alors qu’elle avait exploité en exclusivité avant les mesures d’interdiction entre le 23 janvier 2009 et le 10 mars 2009.

L’achat en décembre 2008 par la société Mylan de principe actif n’établit pas son intention de commercialiser de façon imminente ces produits, ce qu’elle n’a pas fait, ne demandant l’inscription du médicament sur la liste de ceux pouvant être remboursés qu’en juin 2010, puisque la société Biogaran a elle-même acquis plusieurs mois auparavant en mai 2008 le principe actif avant de commercialiser son produit.

D’ailleurs deux dirigeants de sociétés directement concurrentes à la société Biogaran attestent qu’ils n’étaient pas en mesure à cette époque de commercialiser le générique dont s’agit.

Il n’est pas établi que l’absence de commercialisation des génériques par les sociétés concurrentes, soit directement liées à l’ordonnance d’interdiction et qu’à défaut de celle-ci ils auraient commercialiser ce médicament générique, alors qu’il convient de le rappeler la société Biogaran était la seule à le commercialiser lors de la prise des mesures d’interdiction et que les seules sociétés Mylan et Teva qui ont entrepris cette commercialisation après la confirmation de la nullité du brevet n’ont pas commercialisé ce médicament antérieurement, soit pour des raisons propres (Mylan) ou parce qu’elle n’était pas en mesure de le faire en l’absence d’AMM (Teva).

Par ailleurs en mars 2009 la société Negma défendait son brevet et ne pouvait sans se contredire commercialiser des génériques.

Le Cabinet Deloitte a estimé en calculant le taux de pénétration du générique Biogaran en partant de celui réel réalisé au mois de février 2009 soit 16,1% puis sur la période de mars 2009 à juin 2010 en procédant par analogie avec des produits comparables pertinents par leur facilité de substitution, à une perte de 1.738.441 boîtes soit un taux de pénétration de 16,1% qui correspond à celui réellement réalisé en février 2009 de 16,4%.

Le cabinet a fixé le prix de vente net des médicaments à la somme de 7,967 € en tenant compte d’un taux de remise de 17% chiffré en fonction des documents comptables et établit le chiffre d’affaires perdu à la somme de 13.766.491 €.

Le prix de revient d’une boîte telle qu’attesté par le commissaire aux comptes et les factures produites s’élève à la somme de 3,0141 € soit au total à la somme de 5.239.835 €.

Le taux de marge sur coûts variables a donc été fixé par cet expert à 56,5%, ce qui correspondrait à celui réalisé par la société en 2010 et 2011.

Tous ces éléments sont fondés notamment sur les factures de fabrication et de distribution réelles et pièces comptables remis par la société Biogaran, attestées par le commissaire aux comptes.

Du fait des mesures d’interdiction la société Biogaran a perdu comme mentionné ci-dessus un avantage concurrentiel.

En prenant en compte le marché de la Diacéréine durant la période de juillet 2010 à décembre 2011, l’estimation de la pénétration des génériques, l’estimation de la part de marché de la société Biogaran si elle avait bénéficié de son exclusivité jusqu’en juin 2010 la société Smart Pharma a indiqué que cette société aurait commercialisé 93.875 boîtes de plus représentant en conséquence une perte de chiffre d’affaires de 193.514 €, soit une perte de marge sur coûts variables de 109.142 €.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la société Biogaran a subi, selon ce rapport, un préjudice résultant des agissements de la société Negma de 7.884.646 €.

Cependant, comme le soulignent avec pertinence les sociétés Negma et Medidom, le commissaire aux comptes qui a certifié certaines données chiffrées, ne l’a fait que sur celles communiquées par Biogaran en vérifiant leur concordance tout en précisant n’avoir réalisé aucun audit ni aucun sondage sur les conséquences du retrait. De plus la société Biogaran n’a jamais communiqué les comptes analytiques qui lui ont été vainement demandés depuis le 14 octobre 2010 permettant de vérifier partie des données du rapport Deloitte.

Elles justifient par ailleurs par de nombreux documents probants sans être contredite sérieusement sur ce point que les marges arrières des pharmaciens sont en pratique beaucoup plus élevées (20% à 35%) que le plafond légal de 17 %. Elles relèvent avec justesse concernant les coûts variables que le coût des transports n’ont pas été, ce qui est reconnu, pris en compte, et qu’il convient de tenir compte de la structure du groupe de sociétés, la société Biogaran n’ayant aucun salarié, travaillant en sous-traitance et n’ayant pas de coût de production.

Il y a donc lieu en regard de l’ensemble des ces éléments de fixer, après correction des données du rapport Deloitte, à la somme de 3.500.000 € le préjudice subi par la société Biogaran en raison des manœuvres fautives de la société laboratoires Negma.

Il convient en conséquence, réformant partiellement le jugement de la condamner au paiement de cette somme.

Les mesures de rappel et l’interdiction de commercialiser les produits accompagnés de communication incomplète et partiale de la part de la société Negma au détriment de la société Biogaran ont porté atteinte à l’image de celle-ci et l’ont discréditée notamment auprès des professionnels du secteur considéré.

Il convient en conséquence de la condamner à lui payer la somme complémentaire de 150.000 € en réparation du préjudice subi à ce titre.

L’équité commande d’allouer à la société Biogaran et à la charge de la société Laboratoires Negma, en sus de ceux déjà alloués en première instance la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et de rejeter la demande formée de ce chef par la société laboratoires Negma.

Les dépens resteront à la charge exclusive de la société Negma qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 CPC. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB : L’arrêt a été évoqué chez Maître Schmitt (ici).

Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2014 ;

Laboratoires Negma c. Biogaran et Laboratoire Medidom

Adieu, juge administratif

L’affaire de la pravastatine n’arrête pas d’occuper nos magistrats …

La société Daiichi Sankyo (ci-après « Sankyo ») est titulaire du brevet FR 2 483 912 qui est venu à expiration en 2001. Elle a obtenu un CCP expirant le 10 août 2006. Par décision du 26 janvier 2005, le directeur général de l’INPI a constaté la déchéance de ce CCP pour défaut de paiement de la quatrième redevance de maintien en vigueur. Le 28 juin 2006, la société Sankyo a formé une requête en annulation de cette décision, qui a été rejetée comme tardive par une décision du directeur général de l’INPI du 3 juillet 2006. La société Sankyo a formé un recours en annulation de cette décision ; par arrêt du 14 mars 2007, les deux décisions visées par le recours ont été annulées. Le 1^er juillet 2008, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. Les génériqueurs concernés, dont la société EG Labo, ont alors introduit des actions en responsabilité contre l’INPI.

Par arrêt en date du 19 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris s’est déclarée compétente pour connaître de l’action en responsabilité et a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive, purgée de tout recours, dans le procès en contrefaçon intenté par la société Sankyo à la société EG Labo et dans l’action en tierce opposition formée par cette société contre l’arrêt de la Cour de Paris du 14 mars 2007.

Le directeur général de l’INPI a formé un pourvoi en cassation.

Dans son arrêt du 11 mars 2014, la Cour régulatrice vient de rejeter ce pourvoi :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société EG Labo soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception d’incompétence de la cour d’appel de Paris pour connaître de l’action en responsabilité engagée par la société EG Labo à l’encontre de l’INPI, sans mettre fin à l’instance ;

Mais attendu que le pourvoi qui invoque l’excès de pouvoir du juge judiciaire, caractérisé par la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, est immédiatement recevable devant la Cour de cassation ;

Et sur le moyen unique :

Attendu que le directeur de l’INPI fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que la cour d’appel de Paris était compétente pour connaître directement de l’action en responsabilité exercée par la société EG Labo alors, selon le moyen :

1°/ que si la compétence des juridictions judiciaires, édictée par l’article L 411-4 CPI pour statuer sur les recours formés contre les décisions que prend le directeur de l’INPI à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, s’étend, par dérogation à la compétence du juge administratif comme juge de droit commun de la responsabilité administrative, aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes que cette autorité aurait pu commettre à l’occasion de l’exercice de ses attributions, cette compétence ne peut concerner l’action en responsabilité engagée contre l’Inpi indépendamment de tout recours contre une décision de délivrance, de rejet ou de maintien d’un titre de propriété industrielle et par une personne qui ne prétend à aucun droit sur un tel titre ; que la société EG Labo ne prétendant à aucun droit sur le titre objet de la décision du directeur de l’INPI du 26 janvier 2005 constatant la déchéance du certificat complémentaire de protection dont était titulaire la société Sankyo et n’exerçant aucun recours ni contre cette décision ni contre la décision du 3 juillet 2006 rejetant la requête en annulation de la décision de déchéance, la cour d’appel ne pouvait décider qu’elle avait compétence pour statuer sur l’action en responsabilité exercée, contre le directeur de l’INPI, par la société EG Labo à raison des fautes qu’elle reprochait à cette autorité d’avoir commises à l’occasion de la prise de ces décisions sans violer les articles L 411-4 CPI ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;

2°/ que les décisions, objet du recours dont l’article L 411-4 CPI attribue la connaissance directe à la cour d’appel, sont les décisions prises par le directeur de l’INPI à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ; que la réparation des dommages résultant de la faute que pourrait commettre le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle dans l’exercice de ces attributions étant étrangère à la délivrance, au rejet ou au maintien des titres de propriété industrielle, la cour d’appel ne peut être saisie directement, sur le fondement de ce texte, de l’action tendant à la réparation de ces dommages ; qu’en décidant au contraire qu’elle pouvait être saisie directement de l’action en réparation des dommages résultant de la faute imputée au directeur de l’INPI à l’occasion de la décision constatant la déchéance du certificat complémentaire de protection et de la décision rejetant la requête en annulation de cette décision, la cour d’appel a violé l’article L 411-4 CPI ;

3°/ que les décisions, objet du recours dont l’article L 411-4 CPI attribue la connaissance directe à la cour d’appel, sont les décisions prévues par le code de la propriété intellectuelle ; que ce code ne comportant aucune disposition sur les décisions prises par le directeur de l’INPI sur les demandes indemnitaires qui pourraient lui être présentées en raison d’une faute qu’il aurait pu commettre dans l’exercice de ses attributions, la cour d’appel ne pouvait décider qu’elle pouvait être saisie directement, sur le fondement de ce texte, de l’action en responsabilité exercée contre le directeur de l’INPI sans violer l’article L 411-4 CPI ;

4°/ qu’une partie ne peut, en l’absence d’une disposition spéciale, être privée du bénéfice de la règle du double degré de juridiction, qui constitue le droit commun ; qu’aucune disposition ne dérogeant à la règle du double degré de juridiction pour l’exercice de l’action relative aux conséquences dommageables de la faute imputée au directeur de l’INPI dans l’exercice de ses attributions, la cour d’appel ne pouvait décider que cette action pouvait être directement portée devant elle sans violer les articles L 411-4 CPI, 527 et 543 CPC, ensemble le principe du double degré de juridiction ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir énoncé que c’est dans la continuité d’une tradition qui soumet au juge civil la matière des brevets que les dispositions de l’article L 411-4 CPI, qui sont dérogatoires au principe de la séparation des pouvoirs et de la dualité des ordres juridictionnels, opèrent un transfert de compétence au bénéfice de la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l’INPI dans l’exercice de ses pouvoirs en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle, l’arrêt retient que le Tribunal des conflits a étendu la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de l’INPI en cette matière aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu’il aurait pu commettre à l’occasion de l’exercice de ses attributions ; qu’en l’état de ces énonciations dont elle a déduit que, sauf à instituer une rupture d’égalité entre les justiciables et à contrevenir à la logique d’un bloc homogène de compétence judiciaire pour l’ensemble des contestations liées aux décisions prévues à l’article L 411-4 CPI, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’action en responsabilité est engagée par l’auteur du recours en annulation, accessoirement à ce recours, ou par un tiers, indépendamment de toute contestation de la décision faisant grief, la cour d’appel a, à bon droit, retenu la compétence de l’ordre judiciaire ;

Et attendu, en second lieu, que c’est à bon droit que l’arrêt énonce que l’article L 411-4 CPI, qui confère à la cour d’appel une compétence en premier et dernier ressort, déroge expressément au principe du double degré de juridiction ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; ...

Ce n’est pas tous les jours qu’on invoque le décret du 16 Fructidor an III ...

Disponible sur Legifrance.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour de cassation, 11 mars 2014 ; INPI c. EG Labo

Contrefaçon par offre virtuelle

La société V. Louison & Cie (ci-après « Louison ») est titulaire du brevet FR 2 760 648 concernant une « sangle amortisseuse de sécurité ». La demande française a fait l’objet d’une extension en Europe mais le brevet européen correspondant ne désigne pas la France.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :

Sangle amortisseuse constituée par deux nappes de fils juxtaposées, caractérisée en ce qu’elle présente successivement :

• une première partie (A) de longueur déterminée où les deux nappes juxtaposées (1) et (2) sont intimement lices avec capacité de déchirement sous un effort de traction.
• une deuxième partie (B), de longueur réduite, où les deux nappes juxtaposées (1) et (2) sont libres l’une par rapport à l’autre pour constituer deux brins (1a-1b) destinés à être reliés respectivement à un point fixe et à un point mobile ou à deux points mobiles
• une troisième partie (C), de longueur déterminée, où les deux nappes juxtaposées sont intimement liées avec capacité de déchirement sous un effort de traction.

Ayant constaté que la société Matiba offrait à la vente un dispositif de sangle à déchirure qui selon elle reproduirait des revendications de son brevet, la société Louison a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Matiba puis, compte tenu des explications recueillies, dans les locaux des sociétés Sagaert et Mahieu. Ces trois sociétés commercialisent les mêmes produits présentés dans un catalogue identique. Ni le produit prétendument contrefaisant, ni aucun document relatif à sa commercialisation n’a été trouvé.

Elle a également fait procéder à un constat d’huissier sur Internet.

La société Louison a par la suite fait assigner les sociétés Matiba, Sagaert et Mahieu en contrefaçon de son brevet.

Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en nullité de certaines revendications, mais en procédant par affirmation, sans aucune démonstration ni citation d’antériorités. Le tribunal les a donc déboutés de cette demande.

Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie du jugement (en date du 29 novembre 2013) qui concerne la matérialité de la contrefaçon :

… Selon la demanderesse, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 février 2012 que les catalogues à en-tête Matiba, Sagaert et Mahieu saisis lors de ces opérations, étant précis e qu’il s’agit en réalité d’un seul et même catalogue dont seul l’en-tête varie pour correspondre aux différentes sociétés qui appartiennent toutes au même groupe dont la société Sagaert est la maison mère, comportent sous la référence SO3 R 1412 un article nommé « sangle à déchirure » qui reproduirait les revendications 1, 3, 5 et 7 du brevet n°97 03384.

Le constat d’huissier sur internet du 23 février 2012 établirait par ailleurs que le site matiba.fr de la société Matiba permet de télécharger une version numérique du catalogue identique à la version papier et comportant de ce fait cet article sous la même référence.

La contrefaçon de la revendication 3 du brevet invoqué dans le dispositif n’est toutefois explicitée par aucun développement dans le corps des écritures. Aussi, faute de démonstration de la reprise de cette revendication, la demande portant sur celle-ci sera rejetée.

Les opérations de saisie-contrefaçon menées au siège de la société Matiba puis de la société Sagaert n’ont pas permis de trouver d’exemplaire de l’article correspondant. Les représentants des sociétés en cause ont indiqué que cet article n’était ni fabriqué ni commercialisé par elles, bien qu’il figurât effectivement dans le catalogue au moins depuis 2008.

La demanderesse sollicite que soit ordonné aux défenderesses de produire un exemplaire de l’article référencé SO3 R 1412 qu’elles proposent dans leurs catalogues. Cependant, outre que ces dernières maintiennent ne pas détenir et ne pas vendre cet article, et se trouver de ce fait dans l’impossibilité de le verser au débat, la production de l’article en question, si elle était ordonnée, n’interviendrait par définition qu’après la décision du Tribunal sur la contrefaçon qu’elle est censée éclairer. Elle sera par conséquent rejetée.

Pour s’opposer à la demande en contrefaçon, les défenderesses font valoir qu’à défaut de détention de fabrication de commercialisation de cette sangle, aucun acte de contrefaçon ne peut leur être reproché.

Cependant, l’article L 613-3 CPI dispose que :

« Sont interdites à défaut de consentement du propriétaire du brevet :

a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précités du produit objet du brevet : ... »

Or en proposant à la vente l’article en cause dans leurs catalogues et pour ce qui concerne la société Matiba sur son site internet qui permet de télécharger celui-ci, les sociétés défenderesses procèdent à un acte de mise dans le commerce de cet article.

Dés lors, il convient d’examiner si uniquement à partir des catalogues précités, cet article tel qu’il y est présenté, reproduit les revendications invoquées du brevet.

a) sur la revendication 1

Les défenderesses énoncent, pour réfuter la contrefaçon, que l’article présenté dans les catalogues ne reproduit pas la revendication 1en ce que les première et deuxième parties de la sangle ne sont pas de même longueur et que ne se retrouvent pas non plus les brins libres aux extrémités cousus ensemble.

L’huissier de justice décrit ainsi la sangle de sécurité à déchirure :

« La sangle comprend deux nappes textiles qui comprennent trois parties en se référant à l’illustration des catalogues.

A gauche deux parties de bandes qui sont liées entre elles.

Au centre, deux punies de bandes textiles en prolongement des bandes de la zone précédente en étant séparées l’une de l’autre pour former une bouche et une zone finale à droite ou les deux parties de bande sont de nouveau liées entre elles. »

Par ailleurs, l’examen des catalogues saisis auquel s’est livré le tribunal permet de constater que l’article en cause figure dans une page portant le titre « le textile » regroupant plusieurs articles de sangles, et qu’il se nomme « Sangle de sécurité à déchirure » et se trouve ainsi décrit :

« Sangle à déchirure pour amortissement d’énergie.

- Largeur 30 mm

- Epaisseur 2 mm

- Polyamide

- coloris sur demande »

Il résulte de ces constatations que la revendication 1 du brevet est effectivement reproduite puisque sont retrouvées, dans une sangle amortisseuse les trois parties décrites, à savoir deux parties composées de deux nappes juxtaposées et intimement liées et une partie centrale ou les deux nappes sont disjointes pour constituer deux brins. Enfin le texte de présentation de l’article ne laisse pas de doute sur le fait que l’effet recherché est un amortissement par la déchirure de la sangle.

La revendication 1 précise seulement que les première et troisième parties sont de longueur déterminée la partie centrale étant de longueur réduite, de sorte qu’il n’importe pas que la longueur des deux parties composées de deux nappes intimement liées encadrant la partie centrale soient de longueur différente. En réalité la longueur identique de ces deux parties n’est prévue que par la revendication 2 du brevet qui n’est pas opposée.

Enfin, compte tenu du mode de fonctionnement d’une sangle de ce type, il est évident que les nappes disjointes de la partie centrale sont destinées à être reliées aux points mobiles ou fixes.

Ainsi « la sangle de sécurité à déchirure » référencée SO3 R 1412 des catalogues des sociétés Matiba, Sagaert et Mahieu reproduit la revendication 1 du brevet de la demanderesse.

b) la revendication 5 est également reproduite. En effet l’intitulé « le textile » de la page du catalogue comportant l’article en cause et la photo agrandissant la matière de la sangle qui figure à cote de celle de l’article, établissent que les nappes sont en textile et font par conséquent l’objet d’un lissage.

c) la revendication 7

Ainsi que l’opposent ajuste titre les défenderesses, ni la description de l’huissier ni la photo ou le texte de présentation du catalogue n’indique que la sangle en question est appliquée à un harnais de sécurité.

Dès lors cette revendication n’est pas reproduite.

Au total, l’article « la sangle de sécurité à déchirure » référencée SO3 R 1412 qui figure dans les catalogues des sociétés Matiba, Sagaert et Mahieu reproduit les revendications 1 et 5 du brevet °97 0 3384. Son insertion dans les catalogues constitue ainsi que cela a été dit précédemment un acte de mise dans le commerce. Dès lors ces sociétés ont commis des actes de contrefaçon du brevet en cause.

[…]

La demanderesse réclame une provision de 100.000 €.

Toutefois, elle n’établit pas l’existence de ventes effectives de l’article contrefaisant et ne donne aucune indication sur son propre chiffre d’affaire réalisé par le produit issu du brevet qu’elle commercialiserait, ni sur les redevances qu’elle pourrait percevoir au titre de ce brevet, il convient, en constatant que la présence de l’article contrefaisant dans le catalogue des défenderesses lui cause un préjudice en portant atteinte à son brevet, de condamner les défenderesses in solidum à lui payer la somme de 10.000 €.

[…]

En outre elles doivent être condamnées in solidum à verser à la société Louison qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 €.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 29 novembre 2013 ; Louison & Cie c. Matiba et al

Une secrétaire passive

Georgio « La secrétaire »

Un dernier petit extrait de la décision qui a fait l'objet de nos deux derniers billets:

[...] La société Mécaroute fait également valoir que, alors que l’ordonnance ne l’aurait autorisé à se faire assister que d’experts, de tout représentant de la force publique ou encore d’un photographe. Maître S. a été assisté d’après les termes de son PV par Monsieur P., CPI et par Mademoiselle A., secrétaire, dont la présence n’aurait jamais été autorisée. 

Cependant, ainsi que le soutiennent à bon droit les demandeurs, il résulte de la lecture dudit PV que Mademoiselle A. n’est jamais intervenue dans les opérations de saisie-contrefaçon, s’étant contentée d’un rôle purement passif qui ne saurait causer le moindre grief à la partie saisie ou à l’autre défenderesse. Les opérations de saisie-contrefaçon sont donc valables. [...]

On a eu le CPI apprenti et le paralegal du cabinet d’avocats ; maintenant, l’huissier (ou le CPI) amène sa secrétaire … Verra-t-on bientôt des saisies où le CPI viendra avec fiston pour lui donner le goût du métier ? Dans la mesure où la saisie a eu lieu lors d’un salon professionnel, la présence de personnes qui n’ont pas vraiment vocation à assister l’huissier ne semble pas trop problématique, mais si la saisie a lieu dans un cadre plus propice à contenir des objets et installations couverts par le secret de fabrique, il faudrait peut-être vérifier le bien-fondé de la présence des accompagnants. Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 15 novembre 2013 ;

Jean-Charles D. et CAP Systems c. Risa et Mécaroute

1 + 1 = 2

Dans le billet précédent, nous avons évoqué une action en contrefaçon basée sur le brevet FR 2 874 246 qui revendique un procédé pour protéger un câble ou une conduite.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :

Procédé pour protéger un câble (1) ou une conduite dans lequel:

• on dépose progressivement le câble sur un géotextile en forme de bande sensiblement plane,
• la bande de géotextile (2) est mise en forme de gaine autour dit câble ou de la conduite, et
• on fixe la bande autour du câble ou de la conduite,

caractérisé en ce que la bande comprend une seule nappe d’au moins une couche en matériau non tissé.

La discussion d’un protocole d’accord qu’invoquaient les défenderesses de l’action en contrefaçon nous a fait découvrir deux autres brevets :

Le brevet FR 2 766 634, déposé en 1997 par la société Marais (inventeurs : Etienne L., José P. et Jacques C.) concernant un dispositif pour revêtir un objet allongé à enfouir dans le sol par un revêtement protecteur ; le tribunal l’appelle le « brevet Marais » ;

et le brevet FR 2 823 025, déposé en 2001 par la société Mécaroute (inventeurs : Jean-Michel P., Etienne P. et José P.), concernant un dispositif et procédé pour revêtir un objet allongé d’une couche de protection externe ; le tribunal s’y réfère en parlant du « brevet Resopack » ;

Ces titres jouent aussi un rôle dans la discussion de la validité de la revendication 1 du brevet que la société Cap oppose aux défenderesses :

Les sociétés Risa et Mécaroute contestent la validité de la première revendication du brevet en cause, tant sur le plan de la nouveauté que sur celui de l’activité inventive.

La nouveauté

Selon l’article L 611-11 CPI, « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué de tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet soit par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ».

Il est constant que pour que la nouveauté d’une invention soit détruite par l’état de la technique, elle doit se retrouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement, en vue du même résultat technique.

Se fondant sur ce texte, les sociétés Risa et Mécaroute soutiennent que la nouveauté de la revendication 1 du brevet Dalaine serait détruite par plusieurs revendications et descriptions du brevet Resopack, déposé le 3 avril 2001 sous le n°01 04501 et publié le 4 octobre 2002 sous le n°2 823 025, soit antérieurement au dépôt du brevet Dalaine, intervenu le 12 août 2004.

Intitulé « Dispositif et procédé pour revêtir un objet allongé d’une couche de protection externe, véhicule dérouleur de câble, système de guidage pour le déroulement d’un câble et d’un conteneur », le brevet Resopack rappelle qu’on connaît déjà, en particulier grâce au brevet Marais, un dispositif et un procédé pour revêtir un objet allongé, destiné à être enfoui dans le sol, d’une couche de protection en forme de bande souple, le dispositif comprenant une structure porteuse longitudinale déplaçable, une réserve d’une bande souple, un système de pliage apte à plier progressivement une bande souple et un système de fixation apte à fixer ladite bande pliée, mais que ce dispositif, qui nécessite de prévoir une structure porteuse suffisamment importante et résistante, est trop lourd et encombrant surtout lorsqu’il s’agit de petits chantiers, tandis que l’opération de chargement de nouvelles réserves est longue et délicate à mettre en œuvre.

La partie descriptive indique que le premier objet de l’invention est de pallier ces inconvénients, en prévoyant un dispositif pour revêtir un objet allongé d’au moins une couche de protection externe en l’orme de bande, ledit objet étant destiné à être enterré dans le sol et ledit dispositif se caractérisant par le fait que la structure porteuse porte des moyens de soulèvement aptes à soulever la bande et l’objet allongé préalablement disposés longitudinalement sur le sol, progressivement lors du déplacement de la structure porteuse.

Un second objet de cette invention est de proposer un procédé pour revêtir un objet allongé d’au moins une couche de protection externe en l’orme de bande, ledit objet étant destiné à être enterré dans le sol. Ce procédé comprend une étape de pliage d’une bande souple autour de l’objet allongé, et une étape de fixation de la bande autour de l’objet pour former la couche de protection, et se caractérise ainsi qu’il suit :

• une étape de mise sur le sol de la bande ;
• une étape de mise sur le sol de l’objet ; 
• une étape de soulèvement progressif,  ;simultané, de la bande et de l’objet ;
• l’étape de pliage ;
• l’étape de fixation ;
• et une étape consistant à déposer sur le sol la bande et l’objet revêtu de la couche de protection constituée par la bande.

Il est ajouté qu’un conteneur est utilisé pour transporter une bande de matériaux composite destinée à recouvrir un ensemble de câbles, tel que le matériau composite décrit dans le brevet EP 0 758 810 déposé le 25 juillet 1996 par la société Silaq et Monsieur P., dit « brevet Sifraco », et qu’un véhicule dérouleur, plus précisément une remorque destinée à être tractée, contient et déroule la bande souple.

Selon les sociétés Risa et Mécaroute ce brevet antériorise intégralement la revendication 1 du brevet Dalaine. La société Risa considère que le brevet Sifraco auquel fait donc référence le brevet Resopack, enseigne que le matériau composite qu’il protège comporte une nappe de non tissé de fibre naturelle et/ou synthétique, une feuille de rétention constituée ou d’un tissé de bandelettes ou de fils, une charge particulaire de remplissage et une couche de fermeture mise en place du côté de la nappe, et qu’il est donc caractérisé selon elle en ce qu’il comporte au moins une couche de non tissé, soit exactement ce qui caractérise la revendication 1 du brevet Dalaine.

Elle ajoute que la revendication 8 du brevet Resopack soit les étapes de pliage et de fixation qui viennent d’être détaillées ci-dessus, est identique aux étapes prévues par la revendication 1 du brevet Dalaine.

La société Mécaroute qui indique qu’un objet allongé au sens du brevet Resopack est un câble ou tout produit analogue, estime de même que tout le contenu de la revendication 1 du brevet opposé est antériorisé par les revendications 1 et 8 du brevet Resopack et soutient pour le surplus être bien fondée à invoquer le brevet Sifraco, dans la mesure où le brevet Resopack y fait expressément référence pour définir un exemple de matériau de la bande qu’il décrit.

Cependant, ainsi que le soutiennent à bon droit les demandeurs, ce n’est pas un seul brevet qui est ainsi invoqué comme étant destructeur de la nouveauté du brevet Dalaine mais une combinaison des deux brevets Resopack et Sifraco la seule référence à ce dernier brevet pour ce qui est de la bande de protection ne pouvant avoir pour effet de faire de deux brevets un seul.

Or il résulte du texte visé ci-dessus que pour que l’état de la technique soit destructeur de nouveauté, l’invention litigieuse doit se retrouver entièrement dans une seule antériorité, ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce.

C’est intéressant de noter que les juges n’envisagent même pas la possibilité d’une « incorporation par référence » telle qu’elle est admise, sous certaines conditions, par la jurisprudence européenne. Mais on a l’impression que les magistrats hésitent un peu, car ils traitent néanmoins le cas d’une telle combinaison, au cas où ... :

En outre, à supposer même que cette combinaison soit opposable au brevet Dalaine, une des caractéristiques de la revendication 1 est la dépose progressive du câble ou de !a canalisation sur un géotextile en forme de bande, alors que la revendication 8 du brevet Resopack détaillée plus liant parle d’une étape de mise sur le sol, longitudinalement, de l’objet allongé, ce qui signifie que alors que dans le brevet Dalaine le câble est dès le début allongé sur le géotextile il n’eu va pas de même dans l’antériorité invoquée où ce câble est ainsi qu’il vient d’être rappelé, déposé sur le sol, ce qui lui fait courir le risque d’être abîmé avant d’être protégé puis enfoui.

De plus, le procédé selon la revendication 1 du brevet Dalaine est caractérisé en ce que la bande comprend une seule nappe d’au moins une couche en matériau non lissé, alors que le brevet Resopack, si l’on accepte de prendre en compte cette combinaison, fait référence au brevet Sifraco, lequel décrit un matériau composite souple comportant quatre constituants, à savoir « une nappe de non-tissé de fibres naturelles ou synthétiques, (…) une feuille de rétention, (…) une charge particulaire de remplissage et (…) une couche de fermeture », ce qui est différent de l’unique nappe de géotextile qui compose la bande décrite dans le brevet Dalaine.

Ainsi, alors que l’invention du demandeur est constituée par deux apports principaux, d’une part le fait que le conduit n’est pas déposé au sol pour être enrobé, d’autre part l’utilisation d’une unique nappe de géotextile type Fibertex qui était jusque-là réservée aux seuls câbles électriques, force est de constater qu’aucun de ceux-ci ne se retrouve dans le brevet Resopack, à supposer même qu’on retienne sa combinaison avec le brevet Sifraco.

C’est d’ailleurs ce que la société Risa avait elle-même considéré dans le protocole de 2007 en signalant que les deux brevets détenus par Messieurs L. et P. ne sont pas opposables à celui détenu par Cap. La revendication 1 du brevet Dalaine est donc nouvelle.

L’activité inventive

Aux termes de l’article L 611 -14 CPI, « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».

Les sociétés Risa et Mécaroute remettent en cause l’activité inventive de la revendication 1 du brevet français dont s’agit au regard de la combinaison des antériorités constituées selon elles par le brevet Marais, le brevet Resopack, le brevet Sifraco, le brevet Fibertex, ainsi que les caractéristiques des géotextiles Fibertex F650 et Fibergaine F1000 WOA et les préconisations des services d’EDF-GDF.

Plus précisément, la société Risa lait valoir qu’au vu de l’antériorité constituée par le brevet Resopack l’homme du métier, qui est pour elle un ingénieur travaillant dans le domaine de l’enfouissement et de la protection des câbles ou canalisations, pouvait aisément parvenir au procédé décrit par la revendication 1 du brevet Dalaine.

A partir du moment où le brevet Resopack enseigne selon elle un procédé permettant de déposer progressivement le câble sur un géotextile, de mettre en forme une gaine autour d’un câble, de fixer la bande autour du câble à l’aide d’une spiraleuse par référence au brevet Marais, et enseigne aussi qu’il est possible d’entourer le câble par une bande composée d’une nappe d’au moins une couche de matériau non lissé, matériau dont l’existence est divulguée par le brevet Sifraco l’homme de l’art savait donc, pour cette défenderesse, qu’il était possible d’employer un matériau non tissé d’au moins une couche pour entourer un câble ou une gaine destinés à être enterrés, et il connaissait les propriétés d’un matériau non tissé tel que le Fibertex qu’il pouvait donc utiliser sans effort inventif pour entourer ce câble ou celle gaine.

La société Risa produit en outre différentes instructions d’EDF-GDF, « client quasi unique » pour l’enfouissement des câbles et des canalisations, qui preconi.se dans une note du 4 novembre 2002 l’utilisation, comme enveloppe géotextile du Siltex, dénomination commerciale du matériau composite du brevet Sifraco, et qui deux ans plus tard, dans une note du 3 mai 2004 au paragraphe ayant trait aux câbles enrobés d’une enveloppe de protection, évoque deux enveloppes autorisées d’emploi, à savoir le modèle Siltex PR-HTA 0-a-B et le modèle Fibertex PR-HTA 2-b- B, en précisant d’ailleurs que ce dernier, « moins cher », a des « performances moindres ».

Selon cette défenderesse, l’homme du métier trouvait dans cette note l’enseignement selon lequel le câble peut être, avant son enfouissement, enrobé d’une enveloppe géotextile composée d’une nappe d’au moins une couche en matériau non tissé.

Pour sa part, la société Mécaroute verse aux débats la fiche technique du Fibertex Fibergaine 1000 WOA du 3 juillet 2003, une note GDF du 19 août 2003 concernant des essais des chocs et de poinçonnements sur câbles électriques souterrains HTA protégés par un géotextile Fibergaine 1000 WOA et des tests réalisés le 20 novembre 2003 par l’Institut technique danois sur le tissu Fibergaine F1000 adressé à EDF par la société Fibertex le 25 novembre 2003.

Elle en conclut que l’homme du métier, en combinant les apports des brevets Marais et Resopack, aux caractéristiques des géotextiles Fibertex F650 cl/ou F1000 WOA, avait les moyens de parvenir au même résultat que le brevet Dalaine dont les caractéristiques étaient pour lui « évidentes ».

Monsieur D. et la société Cap ne partagent évidemment pas cette vision des choses.

Ils relèvent d’abord que le brevet Fibertex, intitulé « Protection pour câble électrique », a été déposé le 17 août 2005 sous priorité de deux brevets allemands, déposés respectivement les 11 février et 24 mars 2004 qui n’étaient donc pas publiés lors du dépôt du brevet Dalaine le 12 août 2004 et ne peut en conséquence être pris en compte pour l’appréciation de l’activité inventive, et qu’il en est de même des documents provenant d’EDF ou de GDF qui sont soumis à la confidentialité et ne peuvent de ce tait être connus de l’homme du métier, quel qu’il soit. Elle en veut pour preuve que si les caractéristiques techniques des produits Fibertex avaient été diffusées dès 2002 la société Fibertex n’aurait pas déposé le brevet Fibertex en 2004 ou 2005.

Ils estiment donc que l’utilisation du tissu géotextile Fibertex F650 pour enrober et protéger !es câbles destinés à être enfouis dans le sol n’était pas connue de l’homme du métier avant le dépôt de leur brevet.

Les demandeurs insistent surtout sur le fait qu’avant ce dépôt, l’homme du métier ne pouvait imaginer la protection des câbles et conduites autrement qu’en les enrobant de sable, et que c’est dans ce contexte que le brevet Sifraco a été déposé.

Même s’il apporte une amélioration aux techniques antérieures, il reste selon eux dans leur lignée en préconisant encore l’utilisation du sable étant par ailleurs d’une mise en œuvre contraignante, puisque le composite qu’il décrit est lourd et difficile à manipuler, que la répartition du sable ne peut être garantie, que le matériau nécessite de faire de nombreux raccords pour une longueur donnée de ligne à enterrer, ce qui manque de Habilité et complique le travail, et est donc plus coûteux et plus polluant à transporter.

Ils ajoutent que, lorsque Messieurs D et L ont eu l’idée de ne plus utiliser de sable pour la protection des câbles et conduites enterrées, mais un tissu non tissé bien calibré qui présentait à la fois une résistance accrue aux agressions mécaniques et une [conductivité] thermique améliorée, cela allait à l‘encontre « de tous les préjugés en vigueur », et que l’enseignement du brevet Resopack, qui consiste à déposer sur le sol la bande de protection et la ligne à protéger, puis à les ramasser avec une machine pour les assembler et les déposer à nouveau sur le sol, n’est d’aucune utilité pour qui veut mettre en place la bande de protection légère qui fait l’objet du brevet Dalaine.

Comme ils le font valoir avec justesse, le produit Siltex qui est évoqué dans ta note EDF de 2002 n’est autre que la dénomination commerciale du matériau composite qui fait l’objet du brevet Sifraco, pour lequel il a été dit plus haut qu’il ne correspondait pas au géotextile prôné par le brevet Dalaine puisque compose de plusieurs constituants et non d’un seul.

D’autre part, il ne suffit pas d’affirmer, comme le font les défendeurs, que les notes internes de l’EDF étaient accessibles à n’importe quel homme du métier voulant procéder à la protection de conduits destinés à l’enfouissement sans se servir de sable, encore faut-il démontrer qu’une quelconque diffusion au public est intervenue.

Or force est de constater, par exemple, que la note du 3 mai 2004 qui annule et remplace la note de 2002 porte à la rubrique accessibilité la seule mention EDF GDF Services, ce qui est loin d’établir la divulgation ou la communication au public revendiquée.

En outre, on ignore, faute de précisions sur ce point, si le brevet Fibertex, dont il y a lieu de rappeler qu’il ne peut être pris en compte pour l’appréciation de l’activité inventive, revendique les caractéristiques du Fibergaine F1000 WOA ou celles du Fibertex F650 ce qui empêche d’apprécier ce dont l’homme du métier pouvait disposer au moment où le brevet Dalaine a été déposé, étant précisé que la note EDF précitée semble exclure une utilisation habituelle du Fibertex juge trop cher.

Par ailleurs, le brevet Marais, dont il a été dit plus haut qu’il constitue l’art antérieur le plus proche du brevet Dalaine et qui est d’ailleurs cité dans ce brevet mais pas retenu comme antériorité pertinente du rapport de recherche, permet certes d’enrober le câble avec un revêtement protecteur et de déposer l’ensemble dans la tranchée avec l’enfouissement. Mais cette enveloppe, qui contient du sable ou du sablon au contraire du géotextile du brevet Dalaine, est lourde et volumineuse et nécessite un engin encombrant avec nécessité de plusieurs personnes, de sorte que l’invention dont s’agit ne peut donner à l’homme du métier quelque enseignement que ce soit lui permettant de parvenir aux caractéristiques de l’invention opposée.

De plus, il a été dit au litre de la nouveauté que les brevets Sifraco et Resopack ne permettaient pas de mettre l’homme du métier sur la voie de ne pas mettre au sol le conduit ou la canalisation avant l’enrobage, et pas davantage ne lui donnaient à penser qu’il pouvait, pour toutes sortes de conduites et pas seulement les canalisations électriques, utiliser un géotextile du genre Fibrotex.

En tout cas, alors que la charge de la preuve pèse sur les demandeurs en nullité, il faut reconnaître que les sociétés Risa et Mécaroute ne démontrent aucunement en quoi les antériorités à la disposition de l’homme du métier étaient de nature à lui montrer de manière évidente comment, d’une part utiliser le produit dont il vient d’être question pour toutes les canalisations, d’autre part enrober ce conduit au fur et à mesure sans le mettre au sol.

Dès lors, la revendication 1 du brevet Dalaine 04 08856 est valable. […] 

Le tribunal a jugé que les revendications étaient non seulement valables mais aussi contrefaites et a condamné les sociétés Risa et Mécaroute à ce titre.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 15 novembre 2013 ;
Jean-Charles D. et CAP Systems c. Risa et Mécaroute