Déjantage malgache

La société Corima est spécialisée dans la conception et la fabrication de roues de vélo en composite carbone.

Elle est titulaire de deux brevets français FR 2 672 251 et FR 2 702 707 qui concernent des jantes de roue.

En novembre 2008, elle a appris de l’un de ses distributeurs italiens que la société malgache Corimada, à laquelle elle avait sous-traité à compter de 1998 la fabrication de jantes et remis les moules et / ou machines nécessaires à cette fabrication, proposait sur le territoire italien des produits similaires aux siens à des prix défiant toute concurrence.

Ayant découvert, à la lecture du magazine L’Acheteur Cycliste n° 69 de février 2010, qu’une jante de roue constituant selon elle la contrefaçon de ses brevets venait d’être mise sur le marché sous la marque Strawber dont serait titulaire la société Corimada, elle a fait procéder le 17 février 2010 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société éditrice du magazine précité, au terme de laquelle l’huissier instrumentaire s’est fait remettre contre paiement du prix deux exemplaires de jantes trouvés sur les lieux.

Ayant été informée de la présence au siège de la revue Cycle de deux roues Strawber livrées en décembre 2009 par une société Abelex en vue de leur promotion dans un article de la revue, elle a fait procéder le 1^er mars 2010 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Abelex à Courtabœuf (91), puis elle a assigné les société Abelex et Corimada devant le TGI de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Aux termes d’une ordonnance de référé du 15 octobre 2010, elle a aussi obtenu, qu’il soit fait interdiction sous astreinte aux sociétés Corimada et Abelex de poursuivre la fabrication, l’offre en vente et la mise dans le commerce, ainsi que l’importation et la détention aux fins précitées, des jantes Tech BX et Tech XP arguées de contrefaçon et qu’il soit en outre ordonné sous astreinte à ces sociétés de remettre entre les mains de tout huissier de justice désigné par la société demanderesse les jantes référencées Tech BX et Tech XP en leur possession.

Par jugement en date du 15 mars 2012, le TGI de Paris a annulé les deux brevets pour défaut d’activité inventive et a débouté la société Corima de toutes ses demandes.

La société Corima a interjeté appel.

Par arrêt du 7 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance.

Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie de l’arrêt qui concerne la validité du premier brevet :

[...] Considérant que la revendication principale de ce brevet qui comporte au total 9 revendications est rédigée dans les termes suivants :

1. Jante de roue en matière synthétique pour cycles et analogues, du type comprenant un profil de jante et deux caissons adjacents (2, 3) possédant une paroi commune (4) et constitués chacun par une âme (5,7) et par une enveloppe à caractère rigide,

caractérisée en ce que

• les deux caissons sont formés par une âme en matériau alvéolaire de structure liée étroitement à une enveloppe formée de textiles composites de fibres synthétiques imprégnées et polymérisées,
• l’un des caissons constitue un corps de jante, alors que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur de montage d’un bandage de roue.

Considérant que la société Corima invoque également les revendications 3, 4, 6 et 8, dont il n’est pas contesté qu’elles ne concernent que des détails de réalisation et se trouvent dans la totale dépendance de la revendication 1 précitée ;

Considérant qu’il est exposé en partie descriptive du brevet que l’invention concerne le domaine du cycle en général, c’est-à-dire des vélocipèdes, des bicyclettes, voire des cyclomoteurs, sans qu’il puisse être considéré, a priori, que le domaine de l’invention exclut les motocyclettes et qu’elle porte plus particulièrement sur des perfectionnements dans la fabrication des roues de ces véhicules ;

Qu’il est à cet égard rappelé qu’une solution de perfectionnement déjà connue consiste à construire des jantes de roues à base de matériaux composites incluant deux parois à base de tissu imprégné et polymérisé renforçant et raidissant une âme structurelle en mousse, généralement à alvéoles fermées ; qu’une telle construction permet d’obtenir une roue légère et résistante mais avec pour inconvénient, malgré la présence du bandage pneumatique, une raideur certaine souvent incompatible avec les domaines d’utilisation hors compétition ;

Qu’il est proposé, pour remédier à cet inconvénient, une nouvelle structure de jante de roue en matériaux composites caractérisée en ce qu’elle comprend au moins deux caissons adjacents possédant une paroi commune et constitués chacun par une âme en un matériau alvéolaire de structure et par une enveloppe à caractère rigide, à base de textiles composites de fibres synthétiques imprégnées et polymérisées entourant étroitement l’âme à laquelle elle est liée, l’un des caissons constituant un corps de jante tandis que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur destiné au montage d’un bandage de roue ;

Qu’il est promis pour résultat une jante particulièrement robuste et réactive, d’une très grande solidité et d’une légèreté encore jamais atteinte à ce jour ;

Considérant que la société Abelex poursuit la nullité des revendications opposées du brevet pour défaut d’activité inventive en présence, essentiellement, des brevets d’invention Lehanneur n° 7607907 du 18 mars 1976, Hopkins US 4919490 du 24 avril 1990, Alsthom-Atlantique FR 2 579 139 du 20 mars 1985, Acno FR 2 474 403 du 29 janvier 1980, Hamilton Sattui WO 90/03894 du 19 avril 1990, du brevet US Hed & Haug du 20 octobre 1989 ainsi que du catalogue Zipp de 1991 ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 611-14 CPI, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de suivre la société Abelex en ce qu’elle soutient que l’homme du métier serait en la cause le spécialiste de la conception des roues de vélos de course ou de compétition, dès lors qu’il est dit expressément dans la description du brevet que l’invention concerne le domaine du cycle en général et qu’il n’est aucunement spécifié qu’elle s’appliquerait au cyclisme de compétition en particulier ;

Qu’il doit être en conséquence retenu, ainsi que le propose la société Corima, que l’homme du métier est le technicien disposant des connaissances normales en matière de conception et de fabrication des roues de vélos ;

Considérant que pour l’appréciation de l’activité inventive force est d’observer que le breveté lui-même admet, aux termes de la description de l’invention, que des jantes de roues à base de matériaux composites comprenant des parois constituées de tissu imprégné et polymérisé renforçant et raidissant une âme structurelle en mousse, généralement à alvéoles fermées, relèvent de l’art antérieur et sont connues pour offrir à la roue les propriétés de légèreté et de résistance qui sont usuellement recherchées dans ce domaine de la technique ;

Considérant que la cour relève au demeurant que le brevet Alsthom-Atlantique FR 2 579 139 du 20 mars 1985 portant sur une roue de cycle en matériau composite décrit une jante en composite fibres-résine dont le remplissage interne est constitué par une mousse rigide à cellules fermées,

que le brevet US Hed & Haug du 20 octobre 1989 ayant pour titre jante et roue de vélo propose également une structure de jante en fibre synthétique à base, par exemple, de carbone et le remplissage de cette jante par un matériau en mousse rigide telle que de la mousse d’uréthane ;

Considérant que le breveté revendique quant à lui, selon le libellé de la revendication 1, une jante de roue en matière synthétique comprenant deux caissons adjacents possédant une paroi commune et constitués chacun par une âme et par une enveloppe à caractère rigide, caractérisée en ce que les deux caissons sont formés par une âme en matériau alvéolaire de structure liée étroitement à une enveloppe formée de textiles composites de fibres synthétiques imprégnées et polymérisées, l’un des caissons constituant un corps de jante, alors que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur de montage d’un bandage de roue ;

Qu’il précise en partie descriptive de l’invention que l’âme en matériau alvéolaire de structure à cellules fermées, est par exemple réalisée en mousse rigide de polycryïnide et que l’enveloppe est de préférence constituée à partir de textiles de fibres de verre et de carbone, imprégnées d’une résine thermo-durcissable polymérisée pour conférer à cette enveloppe un caractère rigide ;

Que force est ainsi de constater que la structure de jante comportant une âme en mousse alvéolaire rigide recouverte d’une enveloppe synthétique polymérisée venant la renforcer est enseignée par les documents précités Alsthom-Atlantique et Hed & Haug ;

Considérant, par ailleurs, que des jantes compartimentées en deux caissons adjacents possédant une paroi commune sont révélées par la figure 4 du brevet Hopkins du 24 avril 1990 représentant une jante de roue en coupe transversale et montrant que l’un des caissons constitue un corps de jante tandis que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur de montage d’un bandage de roue ;

Que, de même, la jante de roue référencée Zipp 400 exposée en coupe transversale dans le catalogue Zipp, dédié aux vélos de course, de l’année 1991, présente deux caissons adjacents avec une paroi commune et offre une configuration semblable à la figure 1 du brevet opposé FR 91 01412 ;

Qu’enfin, le brevet Hed & Haug du 20 octobre 1989 proposant une roue de vélo solide et légère fait état de la possibilité de réaliser une jante comportant deux parties distinctes et illustre la jante ainsi constituée par les figures 5 et 7 qui sont similaires tant à l’illustration précédemment évoquée de la jante Zipp 400 qu’à la figure 1 du brevet opposé ;

Considérant qu’il suit de ces observations que l’homme du métier désireux de parfaire les qualités de solidité, de légèreté et d’adaptabilité au terrain d’une roue de cycle se trouvait, en l’état de la technique et en particulier en présence des documents Alsthom-Atlantique, Hopkins, Hed & Haug, Zipp dont il suffisait de juxtaposer les enseignements, en mesure de parvenir, à l’aide de ses connaissances professionnelles, par de simples moyens d’exécution et sans faire preuve d’activité inventive, à la conception d’une jante composée de deux caissons adjacents à paroi commune, l’un des caissons constituant un corps de jante, tandis que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur de montage d’un bandage de roue, chacun de ces caissons étant constitué d’une âme structurelle en mousse alvéolaire liée à une enveloppe formée de fibres synthétiques polymérisées venant la renforcer ;

Considérant que c’est dès lors à raison que les premiers juges ont retenu que l’invention décrite à la revendication 1 du brevet n’était pas porteuse d’activité inventive et en a prononcé la nullité ;

Considérant que les revendications également opposées 3, 4, 6 et 8, étant en étroite dépendance de la revendication 1 ainsi qu’il a été précédemment relevé, ne présentent par elles-mêmes aucune activité inventive et doivent être annulées ; …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 7 mai 2014 ; Corima c. Corimada et al

Entrebâillant mais fort clos

En novembre 1999, Monsieur Hadj F. a signé un contrat de travail à durée indéterminée - en qualité d’assistant merchandising - avec la société Intergestion, une société spécialisée dans la quincaillerie de gros et l’agencement de grandes surfaces.

Dans cette fonction, il a créé plusieurs inventions qui ont été commercialisés par la société Intergestion.

L’une de ces inventions a fait l’objet du brevet français FR 2 886 963 dont la revendication 1 est rédigée comme suit :

Entrebâilleur pour le réglage et le calage de fenêtres, portes, ou autres huisseries à battants, entrebâilleur du type composé de trois éléments à savoir une tige de réglage en serpentin, un organe de fixation sur lequel s’articule une extrémité de la tige de réglage et qui est vissé dans l’un des éléments de l’huisserie, et un organe de calage fixé sur l’autre élément de l’huisserie et dans lequel l’utilisateur peut caler l’une ou l’autre des ondulations du serpentin en fonction de la largeur d’ouverture qu’il souhaite maintenir, caractérisé en ce que l’organe de fixation (2) est une pièce formée d’une platine (4) équipée de moyens de fixation (5) sur l’un des éléments de l’huisserie, et d’un guide (6) rainuré monobloc avec la platine, dont la rainure centrale et longitudinale (9) détermine une trajectoire courbe, dans un plan (P) perpendiculaire à la platine, de course angulaire (et) supérieure à 90°, pour un axe (10) assurant l’assemblage entre une extrémité de la tige de réglage (1) et l’organe de fixation (2).

Monsieur F. a été licencié pour motif économique le 30 août 2010 conformément au jugement du tribunal de commerce de Nancy du 9 Août 2010 arrêtant le plan de cession de l’établissement de Ludres auquel il était attaché.

La société Intergestion a par ailleurs fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement en date du 28 septembre 2010 prononcé par le tribunal de commerce de Nancy.

Monsieur F. a saisi la commission nationale des inventions de salariés pour voir fixer sa rémunération au titre du juste prix de l’invention qu’il prétend avoir créée hors mission.

Le 19 février 2013, la CNIS a fait une proposition en faveur de Monsieur F.

La société Intergestion, étant en désaccord avec cette proposition, a saisi le TGI de Paris.

Dans son jugement rendu le 20 mars 2014, le tribunal a retenu la forclusion à agir de Monsieur F. :

La société Intergestion estime que Monsieur F. aurait dû déclarer sa créance de juste prix à la procédure collective.

Faute d’y avoir procédé, elle considère qu’il est forclos à agir en recouvrement de sa créance au litre du juste prix s’agissant d’une créance antérieure à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

La société Intergestion ajoute que le juste prix n’est pas une créance salariale et ne peut donc bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l’article L 622-24 du code de commerce et qu’en tout état de cause Monsieur F. aurait été forclos en application de l’article L 625-1 du code de commerce.

Monsieur F. estime qu’étant salarié de la société, il n’avait pas à procéder à une déclaration de créance et qu’il ne pouvait être forclos du fait d’un défaut de contestation de relevé, le juste prix n’étant pas une créance salariale.

Sur ce :

L’article L 622-24 du code de commerce prévoit que

« à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire clam des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. »

Il ressort de l’article L 622-24 du code de commerce que tous les créanciers à l’exception des salariés doivent procéder à la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire.

Monsieur F. prétend bénéficier au titre de l’invention hors mission d’une indemnité de juste prix.

Il s’agit d’une créance non pas salariale mais indemnitaire même si son bénéficiaire en la personne de Monsieur F. était salarié de la société Intergestion faisant l’objet d’une procédure collective.

En application de l’article L 622-24 du code de commerce s’agissant d’une créance indemnitaire et non salariale née avant le jugement d’Ouverture de la procédure collective. Monsieur F. devait déclarer sa créance au mandataire judiciaire de la société Intergestion ce qu’il ne justifie pas avoir fait.

En conséquence. Monsieur F. est déclaré forclos à opposer sa créance d’indemnité de juste prix à la procédure collective et en conséquence irrecevable en ses demandes subséquentes. …

Inventeurs salariés dans une situation comparable, vu cette jurisprudence, demandez-vous si votre invention ne saurait être qualifiée d’invention de mission, car la rémunération supplémentaire, comme son nom l’indique, devrait s’analyser en une créance salariale.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 20 mars 2014 ; Intergestion c. Hadj F.

A consommer avant 2012

Un récent billet – fort intéressant – d’Isabelle Romet sur le Kluwer Patent Blog (ici) fait référence à une décision du TGI de Paris qui avait échappé à votre bien dévoué serviteur et qui lui semble valoir son poids de cacahou-, pardon : lichen.

Monsieur Philippe G., chercheur scientifique, est titulaire du brevet français FR 2 822 237 concernant la mesure des teneurs environne-mentales en polychlorodibenzodioxines et en polychlorodibenzofuranes.

L’unique revendication de ce brevet est rédigée comme suit :

La présente invention consiste en l’utilisation de lichens exposés à des sources émissives de composés chlorés et utilisés sous forme de transplants ou de cultures pour réaliser des mesures quantitatives de composés polychlorodibenzodioxines ou polychlorodibenzofuranes et évaluer les retombées sur l’environnement.

On utilise donc le lichen pour l’étude et la mesure des taux de pollution de certains composés organiques, tels que les PCDD (dioxines) et PCDF (furanes).

Monsieur G. est aussi un businessman ; il a créé et il dirige la société Aair Lichens ayant pour activité la détection de la pollution de l’air par l’utilisation de lichens.

Par contrat de licence du 2 juin 2009, Monsieur G. aurait concédé à la société Aair Lichens, à titre gracieux, une licence d’exploitation de son brevet.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 5 juin, 3 juillet et 29 septembre 2009, la société Aair Lichens a indiqué à la société Evinerude, une société ayant pour activité l’analyse, la surveillance et la protection de l’environnement, qu’elle utiliserait dans le cadre de son activité, notamment dans un article du 8 août 2008, dans un Bulletin d’informations de l’association française de lichénologie de juin 2009, ainsi que sur son site internet, les enseignements de son brevet.

Par contrat de cession du 23 janvier 2010, Monsieur G. aurait cédé à la société Aair Lichens la titularité du brevet.

Le 28 septembre 2010, la société Evinerude a assigné Monsieur G. devant le TGI de Paris aux fins de faire déclarer la nullité du brevet.

Le 25 mars 2011, elle a appelé en cause la société Aair Lichens.

Par jugement rendu le 25 avril 2013, le tribunal a ordonné la réouverture des débats. Le jugement est intéressant dans la mesure où il se penche sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir.

Sur la prescription

La société Aair Lichens soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que selon elle, l’action en nullité du brevet français n° 01 03 485 formée à titre principal devait l’être à l’encontre de la société Aair Lichens avant le 13 mars 2011 mais que l’assignation qui l’a attraite dans la cause n’a été délivrée que le 25 mars 2011. Elle précise que le point de départ du délai de prescription est le jour du dépôt de la demande de brevet, date à laquelle le droit de propriété naît rétroactivement, soit le 13 mars 2001.

La société Evinerude répond que le point de départ ne peut être que le jour de publication de la demande de brevet qui est la date à laquelle les tiers ont connaissance de l’existence et du contenu du brevet ; que l’application conjointe de l’article L110-4 du code de commerce, de l’article 2224 du code civil et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 porte le délai de prescription au 17 juin 2013 de sorte que sa demande en nullité du brevet français n° 01 03 485 n’est pas prescrite.

Aux termes de l’article 122 CPC,

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Si aucun texte ne prévoit spécifiquement le délai de prescription applicable antérieurement à la loi du 17 juin 2008 aux demandes de nullité du brevet, il convient d’écarter les dispositions de l’ancien article 2222 du code civil qui prévoyaient un délai de 30 ans c’est-à-dire un délai supérieur à la durée de vie du brevet qui est de 20 ans à compter du dépôt.

Les dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce sont applicables aux litiges relatifs à la validité du brevet car ce litre est opposé aux sociétés concurrentes dans la vie des affaires de sorte que les obligations nées à l’occasion de leur commerce y compris celles relavant du délit ou du quasi délit comme la contrefaçon sont soumises à ce délai.

Le point de départ du délai de prescription ne peut être que celui de mise en connaissance des tiers de l’existence du brevet et de son contenu par le biais de la publication de la demande de brevet ; le fait que le propriétaire du brevet dispose des droits de propriété en cas de délivrance au jour du dépôt, règle la question du point de départ de ses droits et non celui de l’opposabilité aux tiers.

En conséquence, le point de départ du délai de prescription est bien le 20 septembre 2002, date de publication de la demande de brevet.

Sous le régime de l’article L 110-4 ancien, le délai devait courir jusqu’au 20 septembre 2012.

Les mesures transitoires de la loi du 17 juin 2008 ont prévu que :

« En cas de réduction du délai de prescription ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

Ainsi un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 17 juin 2008 jusqu’au 17 juin 2013.

Cependant pour respecter le fait que ce nouveau délai ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure, la demande de nullité du brevet pouvait être formée à rencontre de la société Aair Lichens jusqu’au 20 septembre 2012.

L’assignation ayant été délivrée le 25 mars 2011, soit antérieurement au 20 septembre 2012, la fin de non-recevoir tirée delà prescription formée par la société Aair Lichens est mal fondée et sera rejetée.

Sur l’intérêt à agir de la société Evinerude

La société Aair Lichens fait valoir que la société Evinerude n’aurait pas d’intérêt suffisant à agir en nullité du brevet au motif qu’elle-même n’a pas engagé de procédure de contrefaçon et qu’elle a été la première à avoir utilisé les lichens comme outil de mesure des PCDD/E. de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de s’être attribué un quelconque « monopole artificiel ».

La société Evinerude répond que la société Aair Lichens oppose systématiquement son brevet lors de l’attribution de marchés publics attribués à des tiers, tels que la société Biomonitor dont elle est le sous-traitant de sorte qu’elle a intérêt à agir, que la société demanderesse cherche à fausser le jeu de la concurrence en intentant des procédures en vue d’obtenir l’annulation de marchés publics et qu’elle s’est arrogé un monopole artificiel sur le dosage des PCDD/F.

Sur ce

Il convient de constater que la société Aair Lichens et la société Evinerude sont en situation de concurrence ce que ne conteste pas la société Aair Lichens, que celle-ci a adressé un courrier recommandé en date du 5 juin 2009, au terme duquel elle a mis en demeure la société Evinerude de cesser tout acte d’exploitation, de quelque sorte que ce soit, de son brevet n° 01 03485 considérant que cette dernière commettait des actes de contrefaçon.

En conséquence, la société Evinerude a bien un intérêt suffisant à demander la nullité du brevet français n° 01 03 485 dont la société Aair Lichens est cessionnaire pour pouvoir développer son activité sans craindre d’être poursuivie pour contrefaçon de sorte que cette fin de non-recevoir sera elle aussi rejetée. ...

Le jugement est disponible via l’INPI.

TGI Paris, 25 avril 2013 ; Evinerude c ; Aair Lichens et al

Un lézard parmi les termites

La société Cecil a été titulaire du brevet français FR 2 714 685 portant sur la protection des constructions contre les termites, grâce à un film de matière plastique auquel est incorporé un insecticide.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit

Procédé pour la protection antitermite des constructions, caractérisé en ce qu’il consiste à étendre, préalablement à l’érection de l’édifice, sur la totalité de la surface constructible découverte par les travaux de terrassement, un film de matière plastique qui est imprégné dans la masse d’un composé insecticide.

Il existe également un brevet EP revendiquant la priorité de la demande de laquelle le brevet français est issu. Le brevet européen a fait l’objet d’une opposition suivie d’un recours et a finalement été maintenu sous une forme modifiée.

La société Cecil a exploité le brevet français en commercialisant un produit dénommé « Termifilm » qui est un film plastique de type polyéthylène imprégné dans la masse d’une substance insecticide présentant une action létale contre les termites.

Un chantier après pose de Termifilm

 

La société Partenia a pour activité la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Elle propose sur le marché des produits en polyéthylène et en polypropylène destiné à l’industrie, au bâtiment ou à l’agriculture et a commercialisé jusqu’en avril 2005 un film anti-termites dénommé « Eraterm ».

Par arrêt en date du 1^er mars 2005, confirmant un jugement du TGI de Rennes en date du 15 décembre 2003, la Cour d’appel de Rennes a condamné la société Partenia à payer à la société Cecil la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon et a prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision.

Le brevet a été transmis à la société V33 à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société Cecil intervenue 21 novembre 2008.

La société V33 a elle-même cédé le brevet à la société Berkem Développement (ci-après « Berkem ») en novembre 2009.

Ayant appris dans le courant de l’année 2010 que la société Partenia commercialisait des produits qu’elle estimait contrefaisants et notamment le produit Eraterm ainsi qu’un produit appelé « XTRN », la société Berkem a fait réaliser une analyse chimique du film XTRN par son laboratoire, laquelle a révélé que le XTRN comporte dans la totalité de la masse (face bleue et face noire) 0,50 % de perméthrine, la substance chimique qui assure l’action létale sur les termites, utilisée dans le Termifilm.

La société Berkem à fait procéder le 1^er octobre 2010 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Partenia, puis a fait assigner celle-ci en contrefaçon devant le TGI de Paris.

Par jugement rendu le 26 juin 2012, le tribunal a dit que la société Berkem n’avait pas rapporté la preuve de la contrefaçon et l’a déboutée de sa demande ; il a également dit que la demande reconventionnelle en nullité du brevet était sans objet.

La société Berkem a interjeté appel.

Par arrêt en date du 9 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance. L’arrêt est intéressant dans la mesure où il se penche sur la substitution du brevet français et nous montre un cas où le breveté s’est tiré une balle dans le pied en traitant les objets de la saisie avec une légèreté certaine.

Sur la recevabilité des demandes de la société Berkem tirée du défaut de droit à agir

Considérant que la société Partenia conclut à l’irrecevabilité à agir de la société Berkem sur le fondement du brevet FR 9400179 qu’elle invoque à l’appui de son action en contrefaçon en faisant valoir que le brevet européen EP 0 738 108 dont la société Berkem est également titulaire porte sur la même invention au sens de l’article L 614-13 CPI et que celui-ci s’est donc substitué au brevet français à compter du 21 juillet 2006, date à laquelle la procédure d’opposition a été clôturée ;

Que faisant valoir que les inventeurs ne sont pas le mêmes dans les deux brevets et que ces derniers ne sont pas identiques, la société Berkem conclut au contraire à la recevabilité de son action fondée sur le brevet FR 9400179 ;

Considérant ceci exposé que selon l’article L 614-13 CPI,

« Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu. »

Qu’en l’espèce, la société Berkem fonde son action en contrefaçon sur le brevet FR 94 00179 déposé le 5 janvier 1994 auprès de l’INPI par la société Cecil, délivré le 30 septembre 1998, et dont elle est devenue titulaire ;

Que ce brevet porte sur un « procédé pour la protection antitermites des constructions », dont la mise en œuvre intervient lors de la construction de locaux ;

Qu’il est indiqué dans la description que l’invention consiste notamment à étendre une série de lès d’un film en matière plastique imprégnée d’un produit insecticide et que ces lès se chevauchent, en débordant même largement au niveau du sol ; que le film en matière plastique qui forme les lès peut être obtenu par extrusion de polymères, notamment le polyéthylène ou le polychlorure de vinyle, l’épaisseur étant comprise entre 50 micro et 300 micro ; que l’insecticide est intégré à la matière plastique lors de la fabrication du compound, le taux étant fonction de l’efficacité de la matière active utilisée ; que la fabrication du film se fait à partir de ce compound, par extrusion-soufflage à chaud ou par extrusion, l’une et l’autre extrusion étant avantageusement suivies d’un calandrage à chaud ; que les insecticides susceptibles d’être utilisés sont variables, et que l’on peut notamment avoir recours soit à des insecticides de la famille chimique des pyrethrinoïdes du type de ceux décrits dans le document Roussel-Uclaf soit à des insecticides de la famille chimique des carbamates, comme par exemple le Benfuracarbe ;

Qu’il est ajouté qu’il est évident que des brèches doivent être nécessairement pratiquées dans le film formé par les lès, notamment en vue du passage des canalisations d’alimentations (eau, gaz, électricité) et des canalisations d’évacuation, que pour reconstituer le caractère continu de la barrière de protection formée par le film plastique, il y a lieu de traiter ces brèches lors de leur rebouchage en incorporant au substrat qui constitue le remblai de recouvrement, des granulés de matière plastique insecticide, avantageusement à raison de 1 volume de granulés pour 9 volumes de substrat, et que les brèches doivent être comblées avec ce mélange sur 10 cm au moins ; que les granulés utilisés ont préférablement des dimensions de l’ordre de 2,5 mm de diamètre sur une longueur de 4 mm et que leur composition chimique est similaire à celle du film qui constitue les lès ;

Que ce brevet FR 94 00179, ayant comme inventeurs Messieurs M Pascal, M Guy et H Paul, comporte trois revendications qui sont ainsi rédigées:

1. Procédé pour la protection antitermites des constructions, caractérisé en ce qu’il consiste à étendre, préalablement à l’érection de l’édifice, sur la totalité de la surface constructible découverte par les travaux de terrassement, un film de matière plastique qui est imprégné dans la masse d’un composé insecticide.

2. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le film est constitué par une série de lès chevauchants qui débordent largement au niveau du sol.

3. Procédé suivant l’une ou l’autre des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les brèches nécessaires au passage des canalisations d’alimentation ou d’évacuation sont comblées avec un substrat renfermant des granulés de substance insecticide.

Considérant que ce brevet a servi de base et de priorité à l’invention revendiquée dans le cadre de la procédure internationale et européenne ;

Que le 28 décembre 1994, la société Cecil, revendiquant la priorité du 5 janvier 1994 du brevet FR 94 00179, a en effet déposé une demande PCT ayant pour titre « Procédé et matériaux pour la protection anti-termites des constructions » qui été publiée le 13 juillet 1995 sous le numéro WO 95/18532 en visant pour le brevet européen plusieurs pays et notamment la France ;

Que le 20 août 1998, l’OEB a informé la société Cecil de sa décision de délivrer le brevet européen sous le numéro EP 0 738 108, notamment pour la France. Ce brevet européen a été publié le 30 septembre 1998 ;

Qu’à la suite d’une opposition formée par un tiers, le brevet a été maintenu le 28 juillet 2006 sous une forme modifiée ;

Considérant que les revendications du brevet EP 0 738 108 B2 dont les inventeurs désignés sont Messieurs M. Pascal, M. Guy et L. Olivier, sont ainsi rédigées :

1. Procédé pour la protection anti-termite des constructions, caractérisé en ce qu’il consiste à étendre, préalablement à l’érection de l’édifice, sur la totalité de la surface constructible découverte par les travaux de terrassement, y compris dans les tranchées des fondations, un film de matière plastique qui est imprégné dans la masse d’un composé insecticide, l’ensemble étant capable de diffuser lentement l’insecticide à une concentration de 0,5% à 2% d’insecticide.

2. Procédé pour la protection anti-termites des constructions, caractérisé en ce qu’il consiste à étendre, préalablement à l’érection de l’édifice, sur la totalité de la surface constructible découverte par les travaux de terrassement, y compris dans les tranchées des fondations, un film de matière plastique qui est imprégné dans la masse d’un composé insecticide, à une concentration de 1% d’insecticide, l’ensemble étant capable de diffuser lentement l’insecticide.

3. Procédé suivant la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que le film est constitué par une série de lès chevauchants qui débordent largement au niveau du sol.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que la matière plastique est choisie parmi les polyoléfines comme le polyéthylène ou le polypropylène, le chlorure de polyvinyle et (co)polymères analogues.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 4 caractérisé en ce que l’insecticide est un termicide choisi parmi les pyrethrinoïdes comme la perméthrine, et les carbamates comme le benfuracarbe, les organohalogénès ou les organophosphorés et analogues.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 5 caractérisé en ce que la matière plastique est à base de polyéthylène et l’insecticide est la perméthrine.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 6 caractérisé en ce que l’on utilise un film de polyéthylène chargé d’environ 0,5 à 2%, de préférence environ 1% de perméthrine.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 7 caractérisé en ce que, de plus, on remblaie le site de la construction par un mélange de substrat de remblai normal ou de granulés ou matières de géométries analogues de matière plastique imprégnée d’insecticide, au niveau des zones où le film est, soit volontairement perforé, soit risque d’être perforé ou interrompu accidentellement.

9. Procédé selon la revendication 8 caractérisé en ce que lesdits granulés ou matières ont la même composition que le film lui-même, et éventuellement proviennent de fragments, déchets ou résidus ou rebuts de sa fabrication.

10. Application des procédés selon l’une quelconque des revendications 1 à 9 aux constructions nouvelles et/ou aux traitements de renouvellement curatifs et/ou préventifs à la protection de zones par barrières verticales profondes.

Qu’il résulte de ces éléments, d’une part que les inventeurs du brevet français ne sont pas les mêmes que les inventeurs du brevet européen, même si la société Cecil était titulaire des deux titres, et d’autre part que le brevet français comporte trois revendications alors que le brevet européen, qui prévoit des dosages, en comporte dix et a donc une portée plus étroite ;

Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la portée du brevet européen n’était donc pas la même que celle du brevet français et qu’en conséquence il n’y avait pas substitution de ce brevet européen au brevet français ;

Que la fin de non-recevoir doit en conséquence être rejetée et la société Berkem déclarée recevable à agir en contrefaçon sur le fondement du brevet FR 9400179 dont elle est titulaire ;

Sur la nullité de la saisie-contrefaçon du 1^er octobre 2010

Considérant que pour solliciter, à titre principal, la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 1^er octobre 2010, la société Partenia invoque le défaut de titre justifiant l’accès à la mesure de saisie-contrefaçon, le défaut de motivation pertinente de la requête pour le produit XTRN, le défaut de respect des droits de la défense, ainsi que le défaut de saisie réelle dans des conditions autorisées et dans des conditions garantissant l’intégralité, des échantillons saisis ;

Que toutefois, le premier argument ne peut prospérer compte tenu des motifs ci-dessus exposés et le défaut de motivation pertinente de la requête, à le supposé fondé, relevait de la procédure spéciale de rétractation instaurée par le code de procédure civile ;

Que par ailleurs le saisi, dûment représenté, a disposé d’un délai de 5 minutes entre la signification de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et le début des opérations, soit d’un délai raisonnable et suffisant pour exercer ses droits, ce qu’il n’a pas manqué de faire au demeurant ;

Qu’enfin il n’est pas démontré en quoi la saisie d’un seul échantillon au lieu des deux autorisés, ce qui au demeurant est contredit par les termes du procès-verbal, constituerait « un manquement grave de l’huissier à l’ordonnance » dès lors que cette opération est plutôt favorable au saisi, étant ajouté que le surplus des griefs concernent la preuve de la contrefaçon alléguée;

Considérant que dès lors que la société Partenia doit être déboutée de sa demande de nullité de la saisie-contrefaçon du 1er octobre 2010 et le jugement confirmé de ce chef ;

Sur la demande de nullité du brevet FR 9400179

Considérant qu’à titre subsidiaire la société Partenia poursuit la nullité du brevet FR 9400179 pour insuffisance de description, défaut d’activité inventive et défaut de nouveauté ;

Qu’elle laisse toutefois sans réponse l’argument de la société Berkem selon lequel le moyen de nullité se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée dès lors que la Cour d’Appel de Rennes, confirmant un jugement du TGI de Rennes du 15 décembre 2003 a, par arrêt en date du 1^er  mars 2005, dans un litige opposant la société Cecil à la société Partenia, rejeté la demande de nullité du brevet FR 9400179 déposé à l’INPI le 5 janvier 1994 par la société Cecil pour défaut d’activité inventive et défaut de nouveauté ;

Que la demande formée par le présent litige par la société Partenia se heurte donc à la fois au principe de l’autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens et doit en conséquence être, non pas rejetée, mais déclarée irrecevable ;

Sur la contrefaçon

Considérant qu’aux termes de l’article L 613-3CPI,

« Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :

a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet … » ;

Que se fondant sur ces dispositions, la société Berkem reproche en l’espèce à la société Partenia, aux termes de ses dernières écritures, la commercialisation d’un produit XTRN à compter du 3 décembre 2008, ce qui rend donc hors de propos les explications de la société intimée sur un autre produit dénommé Eraterm ;

Que selon l’appelante, le film XTRN commercialisé par la société Partenia est un film à poser entre le sol et l’édifice qui assurerait une triple fonction, soit une fonction anti-termites, une fonction d’étanchéité, et une fonction anti-radon, et ce film est composé de deux couches thermocollées, la face bleue (qui doit être posée face au sol) qui assurerait la fonction anti-termites, et la face noire qui assurerait la fonction anti-radon et la fonction d’étanchéité ;

Qu’elle ajoute que l’association de la fonction anti-radon avec la fonction anti-termite sur une seule et même barrière de protection est « très surprenante » pour des raisons climatiques et que cette association au sein d’un même produit ne présente pas d’intérêt, « sauf à ce que la fonction anti-radon ne vise justement à masquer la contrefaçon du procédé anti-termite » ;

Qu’elle poursuit en indiquant que les tests techniques réalisés par elle et par le laboratoire FCBA, lequel aurait procédé aux analyses chimiques sur les échantillons prélevés lors de la saisie-contrefaçon, démontrent que le XTRN « est en réalité une contrefaçon du Brevet FR 9400179 », sur lequel a été collé un film d’étanchéité anti-radon ;

Qu’elle verse ainsi aux débats, à l’appui de ses prétentions, outre le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1^er octobre 2010, un compte rendu d’analyse […] et un rapport d’essais n° 402/10/1163E du 24 novembre 2010 […] ;

Qu’il y a lieu d’indiquer au préalable que la portée de ces pièces est soumise à l’appréciation de la cour et qu’il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats comme le sollicite la société Partenia qui en conteste la valeur probante ;

Considérant qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1^er octobre 2010 que l’huissier, après avoir contacté téléphoniquement Monsieur O., dirigeant de la société Partenia, s’est rendu sur les lieux de stockage et a relevé la présence de produits Eraterm et XTRN ;

Qu’il indique avoir prélevé un échantillon de ces rouleaux sans contrepartie financière réclamée avec un 2éme prélèvement de produit XTRN sur un autre lieu de stockage à la demande de Monsieur O., sans toutefois mentionner dans le procès-verbal avoir placé sous un ou sous plusieurs scellés lesdits échantillons ;

Qu’il résulte du procès-verbal de dépôt du 22 octobre 2010 qu’un scellé n° 1 constitué d’un CD contenant les documents comptables, un scellé n° 2 contenant un prélèvement de film plastique Eraterm ainsi que « deux enveloppes XTERN » ont été remises au greffe du TGI de Paris ;

Que le laboratoire FCBA a procédé à la demande de la société Berkem, dans son rapport établi le 24 novembre 2010 […] à la description de la substance soumise à essais, qu’il a réceptionnée le 15 octobre 2010, sans en tirer de conclusions, et surtout en indiquant qu’aux dires du demandeur, le prélèvement et la date du prélèvement ne sont pas précisés ;

Que l’appelante présente ce document comme étant le rapport d’analyse des échantillons de films saisis par l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon et adressés par lui au laboratoire selon courrier du 11 octobre 2010 alors qu’il a été dit que l’huissier n’a pas mentionné dans son procès-verbal avoir adressé les échantillons prélevés pour analyse au FCBA ni avoir placé sous scellés le produit XTERN ;

Que le compte-rendu d’analyse du film XTRN […] émane du propre Laboratoire Contrôle Qualité de la société Berkem sans autre indication ; qu’il n’est ni daté ni signé mais comporte le nom d’une technicienne CQ Violaine M., et indique sur une page, les caractéristiques du film XTRN et les résultats de l’analyse selon lesquels « Le film contient en moyenne 0,5% de perméthrine, ce qui est ramené à la couche active correspond à 1% de perméthrine dans le film, dose équivalente au termifilm » ;

Qu’il y a lieu de relevé cependant que la société Berkem a procédé elle-même à cette analyse de produits, et dans des conditions qui ne garantissent pas l’objectivité et l’indépendance des résultats observés ;

Que par ailleurs rien ne permet d’établir avec certitude que les films analysés par le FCBA proviennent de la société Partenia et même qu’ils ont un lien avec ceux objets de la saisie-contrefaçon du 1^er octobre 2010 ;

Qu’en effet la provenance des échantillons soumis à l’analyse unilatérale du FCBA n’étant pas précisée, les analyses effectuées ne présentent aucune garantie quant à l’origine des produits analysés ;

Considérant dans ces conditions que c’est à bon droit que le Tribunal a dit que la société Berkem ne rapporte donc pas la preuve, par les éléments susvisés, de la matérialité des faits de contrefaçon allégués des revendications 1 à 3 du brevet FR 9400179 qu’elle oppose ;

Qu’enfin elle n’établit pas plus « indépendamment de la saisie-contrefaçon » que le produit XTRN de la société Partenia est un film plastique qui est imprégné dans la masse d’un composé insecticide c’est à dire, au vu de la description du brevet (soit des insecticides de la famille chimique des pyrethrinoïdes du type de ceux décrits dans le document Roussel-Uclaf, soit des insecticides de la famille chimique des carbamates, comme par exemple le Benfuracarbe), d’une substance active chimique ayant la propriété de tuer les termites, dès lors que les analyses effectuées par la société Partenia, certes non contradictoires mais qui ne sont contredites par aucun autre élément probant contraire, établissent que le produit en cause ne contient pas de composé insecticide chimique ;

Considérant dans ces conditions que la société Berkem doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée à restituer à la société Partenia l’ensemble des éléments saisis et prélevés dans ses locaux dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision ;

Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, le surplus des demandes devenant sans objet ; …

20.000 € au titre de l’article 700 CPC

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 9 mai 2014 ; Berkem Développement c. Partenia