L’avis de Bryan

Le 2 mars 1989, les sociétés Artemis et Office Méditerranéen de Distribution Pharmaceutique (OMDP) ainsi que le médecin Jean-François D. ont déposé une demande de brevet internationale concernant une endoprothèse tubulaire. Cette demande, qui revendique une priorité française, a notamment fait l’objet d’entrées en phase nationale au Japon, aux Etats-Unis et en Europe.

Le brevet européen EP 0 440 618 a été délivré le 7 octobre 1992. Il n’a pas fait l’objet d’une opposition.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Endoprothèse tubulaire pour conduits anatomiques, comportant un corps tubulaire 1, dont la surface extérieure (2) est munie d’une pluralité de protubérances ou aspérités (3), de préférence réparties sur la totalité de ladite surface extérieure (2) caractérisée en ce que lesdites protubérances ou aspérités (3) sont constituées par des têtons (sic) à sommet arrondi espacés les uns des autres dans le sens longitudinal et dans le sens périphérique dudit corps tubulaire (1).

Par la suite, la société OMDP a fait apport du brevet à la société Axion, qui l’a à son tour cédé en 1996 à la société Novatech, à qui la société D.B. Chirurgical Concept (DB2C) a par ailleurs confié « la distribution exclusive mondiale de [ses] produits de bronchoscopie, notamment ceux développés en collaboration avec le docteur D. ou en cours de développement » (en 2006).

Le 27 janvier 2009, la société Novatech et le docteur D. ont fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Medisurge dont l’associée unique est la société américaine Bryan Corporation. Par la suite, ils ont assigné la société Medisurge devant le TGI de Marseille.

Par jugement du 1^er décembre 2011, le tribunal a débouté la société Medisurge de sa demande en nullité du brevet et a dit qu’elle avait commis des actes de contrefaçon du brevet et d’une marque, ainsi que des actes de concurrence déloyale.

Le tribunal a notamment condamné la société Medisurge à payer à la société Novatech les sommes de 30 k€ à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant des actes de contrefaçon du brevet, 25 k€ en réparation des actes de contrefaçon et d'atteinte portés à la marque Dumon, et  25 k€ à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale.

La société Medisurge a interjeté appel. Elle a également demandé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, mais cette demande a été rejetée par une ordonnance en référé en date du 26 octobre 2012.

Par arrêt en date du 28 novembre 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence vient de confirmer la condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale :

Sur la recevabilité de l’action de la société Novatech

Le brevet appartenant aujourd’hui à cette société a été déposé au niveau européen le 2 mars 1989 avec priorité en France le 2 mars 1988, et a été délivré le 7 octobre 1992. Les 2 transferts de droits antérieurs, soit le 4 novembre 1991 de la société OMDP à la société Axion, puis le 13 février 1996 de cette dernière à la société Novatech, ont été publiés au RNB le 12 novembre 2002. Une fois le brevet européen délivré irrévocablement la cession de son titulaire ne peut plus être inscrite que sur les registres nationaux en vertu de l’article L 613-9 alinéa 1 du CPI. C’est donc à tort que la société Medisurge invoque l’article L 614-14 alinéa 2 du même Code pour contester le jugement ayant déclaré recevable l’action de la société Novatech à son encontre.

D’habitude, les magistrats français se fourvoient dans les règles de publicité concernant les titres européens désignant la France. Mais en l’espèce, la Cour a bien navigué. Bravo !

Comme dirait Dora l’exploratrice : « Yes ! You did dit ! » 

Ceci dit, cette exclamation ne serait pas du goût de la Cour :

Sur les pièces en langue étrangère communiquées par la société Medisurge

L’article 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 dite de Villers-Cotterêts, comme l’article 1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, imposent l’usage de cette langue en matière judiciaire ; c’est par suite à juste titre que le jugement, reprochant à cette société de ne pas avoir fait traduire en français certaines de ses pièces écrites en langue anglo-saxonne, les a écartées des débats.

Je suis toujours surpris de voir des parties commettre cette faute élémentaire. On peut trouver cette disposition dépassée, étant donné que les magistrats français et les parties maîtrisent certainement la langue de Shakespeare, mais, vu la constance des tribunaux à cet égard, personne ne devrait ignorer le besoin de traduire entièrement des documents en langue étrangère.

Sur la contrefaçon du brevet européen propriété de Monsieur D. et de la société Novatech

Ce brevet, intitulé « endoprothèse tubulaire pour conduits anatomiques, et instrument pour sa mise en place », expose 8 revendications, mais la Cour n’examinera que celles visées par les parties c’est-à-dire les numéros 1 à 4 et 7 : […]

Dans la description de son brevet européen la société Novatech mentionne :

• un brevet français n° 1103165 concernant une canu le dont la surface externe est cannelée, et qui a pour inconvénient de pouvoir facilement tourner sur elle-même et de se déplacer, ce qui peut entraîner de graves conséquences pour le patient;

• un brevet états-unien n° 4592341 où la périphérie extérieure de l’instrument tubulaire est munie d’aspérités ou indentations pointues, ce qui n’est pas suffisant pour éviter un retrait involontaire.

NB : Sans être un spécialiste en la matière, kotori  
ne souhaiterait pas recevoir une telle endoprothèse.

Par suite le brevet litigieux apporte des améliorations à cette double insuffisance, et le Tribunal a justement retenu une activité inventive constitutive de la nouveauté.

C’est un peu court, cela va sans dire. ;-)

Le brevet qui par définition s’applique à une invention nouvelle peut être écarté si une divulgation détruit cette nouveauté, à condition qu’elle soit certaine dans sa date et son objet.

La formule ne semble pas très heureuse. Je suppose que la Cour veut dire que le brevet bénéficie de la présomption de validité, mais que cette présomption n’est pas irréfragable.

Du 15 au 17 novembre 1989 un colloque s’est tenu à Marseille sur le thème « vidéoendoscopie trachéobronchiques – resections endoscopiques et endoprothèses trachéobronchiques », au cours duquel le Dr D. a exposé qu’entre mars 1987 et septembre 1989 un total de 86 malades avaient subi une intubation trachéale ou trachéobronchique avec une ou plusieurs prothèses endotrachéales ou bronchiques, en utilisant une série de prothèses spécifiques pour intubations trachéobronchiques qu’il avait dessinées et faites réaliser par d’autres. Pour autant la société Medisurge ne démontre aucunement que ces événements ont permis aux tiers et au public de connaître les éléments constitutifs de ces prothèses, ni qu’il y ait eu usage de celles-ci. L’attestation du fondateur de la société Bryan Corporation, Monsieur Frank M. A. datée du 27 mars 2012, selon laquelle il déclare et jure qu’avant février 1988 le Dr D. a divulgué sa prothèse en silicone et que l’aspect extérieur de celle-ci était identique à celui de la prothèse brevetée, est bien imprécise et ne suffit donc pas à établir cette prétendue divulgation, d’autant que cette société est la seule associée de la société Medisurge.

L’innovation majeure du brevet litigieux est la présence sur la surface extérieure de l’endoprothèse d’une pluralité de protubérances ou aspérités constituées par des « tétons à sommet arrondi », ce qui permet de maintenir l’endoprothèse en place sans pour autant blesser la paroi anatomique du malade ; l’expression « sommet arrondi » signifie soit une demi-sphère terminant le téton, soit un téton cylindrique dont le sommet est à la fois plat et rond, car dans ces 2 cas le téton n’est ni pointu ni aigu ce qui évite de blesser la paroi ci-dessus.

Le terme « innovation » est très flou et a davantage sa place dans les discours politiques que dans le droit des brevets. Probablement serait-il plus judicieux de remplacer « l’innovation majeure du brevet litigieux » par « la caractéristique essentielle de l’invention revendiquée dans le brevet litigieux ».

La comparaison entre l’endoprothèse brevetée de Monsieur D. et de la société Novatech, et celle critiquée de la société Medisurge, permet à la Cour de constater que la seconde est similaire à la première, notamment pour l’innovation majeure précitée (tétons à sommet arrondi). C’est donc à bon droit, bien que pour un autre motif, que le Tribunal a dit que la société Medisurge a commis des actes de contrefaçon du brevet de ses adversaires.

Là encore, la Cour pèche par concision. Probablement, le discours sur la similarité concernant l’innovation majeure vise une situation de contrefaçon par équivalence, mais avant de pouvoir confirmer l’existence d’une telle contrefaçon, il faudrait établir un certain nombre de faits, ce dont la Cour nous prive, bien qu’elle ne trouve pas les explications du tribunal satisfaisantes.

Les pièces de ces derniers relatives à leur préjudice ne sont pas de nature à augmenter la provision de 30 000 € retenue par le jugement. […]

Sur la concurrence déloyale

Les 30 janvier 2004 et 29 mai 2009 la société Thiebaud Biomedical Services a facturé du matériel intitulé « Boutin » à la société Medisurge, laquelle est fondée à invoquer son absence de faute dans la reprise de cet intitulé dont elle n’est pas responsable, et sur lequel la société Novatech n’a pas de monopole.

La société Medisurge, tant qu’elle distribue les produits de la société DB2C, est fondée à utiliser les références de celle-ci dans ses relations avec ses acheteurs tels que la société Novatech. Mais le 8 février 2006 cette dernière est devenue distributrice exclusive mondiale de la société DB2C, ce qui lui attribuait le droit d’utiliser ces références BRO suivies de 5 chiffres dont le premier est un zéro, tout en privant la société Medisurge du même droit. Or cette dernière a continué cette utilisation même en la réduisant aux 4 derniers chiffres, ce qui caractérise des actes de concurrence déloyale puisque cette société se place dans le sillage de la société Novatech pour profiter de sa notoriété et espérer capter sa clientèle.

La société Medisurge commercialise un « Sclerosol Intrapleural Aerosol » sous la référence 1680 qui est la même que celle de la société Novatech et sans aucune justification, peu important que cette référence soit également celle de la société Bryan dans la mesure où cette dernière détient 100 % du capital de la société Medisurge.

Les pièces de cette dernière relatives à son préjudice ne sont pas de nature à augmenter la provision de 25 000 € retenue par le jugement.

La demande de publication de l’arrêt en page d’accueil du site internet de la société Medisurge est justifiée par l’importance des atteintes portées par celle-ci à Monsieur D. et à la société Novatech.

Enfin ni l’équité, ni la situation économique de l’appelante, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par les intimés au titre des frais irrépétibles d’appel. …

L’intégralité de l’arrêt est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB: Quant à la personne ayant offert son témoignage concernant la divulgation antérieure, nous avons trouvé un renseignement intéressant la concernant sur le web :

Mais, comme dit le philosophe: Always look on the bright side of life !

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 28 novembre 2013 ;
Medisurge c. Jean-François D. et Novatech