Paillettes, mais pas de strass

Dans le billet précédent, nous avons fait la connaissance de la société IMV Technologies (ci-après « IMV ») qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de tous produits pour la médecine vétérinaire.

Cette société a conçu dès 1963 des « paillettes » destinées à l’insémination artificielle des bovins. Elle a racheté la société Cryovet dirigée par Pascal Lecointe. Le 19 septembre 1996, celui-ci a déposé le brevet français 2 753 367, intitulé « paillette de stockage d’une substance biologique liquide et son procédé de remplissage ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Paillette de stockage d’une substance biologique liquide, telle qu’une semence animale, qui consiste en un tube fin (1) débouchant à ses deux extrémités (11, 12), obturé par un bouchon (4) engagé dans l’une (11) desdites extrémités, ce bouchon (4) étant formé d’une poudre (3) apte à se transformer, au contact de la substance, en une pâte imperméable et étanche, intercalée entre deux tampons (2, 2’) - dits externe et interne - d’une matière fibreuse perméable à l’air et aux liquides, caractérisée en ce que la longueur (L2) du tampon externe (2) est au moins deux fois supérieure à celle (L2’) du tampon interne (2).

Le brevet a été cédé à la société IMV selon un acte publié au RNB.

Le 25 octobre 2011, la société IMV a fait procéder à des opérations de constat portant sur un colis provenant de la société allemande Minitube et contenant des paillettes destinées à l’insémination artificielle des bovins.

Elle a fait réaliser un second PV de constat le 21 décembre 2011 en procédant au remplissage des paillettes ayant fait l’objet du premier constat.

A la suite de ces opérations, elle a fait assigner la société Minitube devant le TGI de Paris sur le fondement de la contrefaçon de la revendication n°1 de son brevet.

Voici des extraits du jugement en date du 12 juin 2014 :

1. Sur la validité des PV de constat

1.1 Le PV de constat du 25 octobre 2011

Ce PV décrit le colis que l’huissier de justice va ouvrir, ainsi que ses documents d’accompagnement, puis le contenu du colis à savoir deux sachets transparents de paillettes dont l’huissier de justice effectue une description. Le PV ajoute que la requérante a remis à l’huissier de justice deux sachets de paillettes Cryo-vct et que l’huissier de justice a annexé à son PV les paillettes, ainsi que les photographies qu’il a réalisées et les documents d’accompagnement.

Lors de la description du bouchon des paillettes de la société Minitube, l’huissier de justice a mentionné que l’un des tampons constituant le bouchon et situé à son extrémité, était de visu au moins deux fois plus grand que le second.

Cette précision quant à la longueur de l’un des tampons a pu être apportée alors que l’huissier de justice avait été préalablement informé de la teneur du brevet de la requérante ; néanmoins, ce seul fait ne vicie pas les constatations de l’huissier de justice dès lors qu’il a pu vérifier lui-même « de visu » que cette caractéristique était effectivement présente et qu’il a relaté exactement ce qu’il a constaté personnellement.

Ainsi, ce 1er PV doit être considéré comme régulier en ce que l’huissier de justice s’est livré à des opérations de constatations entrant dans sa mission et ses pouvoirs.

1.2 Le PV de constat du 21 décembre 2011

Les opérations décrites dans le PV du 21 décembre 2011 ont été réalisées en présence du requérant cl de son conseil en propriété intellectuelle qui a indiqué à l’huissier de justice les opérations qui allaient être réalisées en vue de constater que la poudre formant le bouchon et incluse entre deux tampons était une poudre agglutinée qui lorsque la paillette est remplie, devient compacte, imperméable et étanche.

Le fait que l’huissier de justice se voit préciser les caractéristiques qui doivent être constatées, ne vicie pas ses opérations dès lors qu’il est personnellement en mesure de vérifier leur présence.

Cette exigence de vérification personnelle suppose que les caractéristiques en cause soient appréhendables directement par un non technicien.

L’huissier de justice a indiqué que la paillette remplie contenait deux tampons fibreux de tailles différentes ainsi qu’une pâte d’aspect gélatineux. Il apparaît ainsi que l’huissier de justice s’est livré à une description personnelle du contenu de la paillette préalablement remplie et qu’il n’a pas fait mention de caractéristiques dont il n’aurait pas été en mesure de vérifier personnellement l’existence.

II apparaît donc que ses constations sont régulières et qu’il n’y a pas lieu d’annuler le PV de constat du 21 décembre 2011.

Les conditions dans lesquelles les paillettes de la société Minitube ont été obtenues par la société IMV, seront examinées dans le cadre du chapitre consacré à la contrefaçon.

[…]

3. Sur la validité du brevet

3.1 Sur l’absence d’activité inventive

II n’est pas contesté par la demanderesse que l’homme du métier est un ingénieur spécialiste des techniques de cryoconservation de substances biologiques stockées en faibles volumes et destinées à une insémination artificielle.

Pour détruire l’activité inventive du brevet de la société IMV, la société Minitube invoque un brevet EP0 304 358 sous priorité d’un brevet FR 87/15741 déposé le 13 novembre 1987 par Robert Cassou et d’un autre brevet français FR 87/10359 déposé le 22 juillet 1987 également par Robert Cassou.

Le brevet européen a pour objet la création d’une paillette offrant une haute protection contre tout risque de contamination tout en se prêtant à une manipulation simple. Il revendique une paillette avec des moyens de bouchage étanches qui se caractérise en ce que ces moyens de bouchage sont constitués d’un bouchon en élastomère compact autoscellant dit ECA, apte à adhérer de façon étanche à la paroi interne du tube et à se laisser traverser par une aiguille creuse. Le brevet propose également une paillette où le 1er moyen de bouchage comporte un bouchon ECA ainsi qu’un bouchon tripartite. Les figures 5 et 6 présentent ces bouchons avec entre eux une espace rempli d’air qui a pour objet de permettre d’y faire déboucher une aiguille ayant traversé de part en part le bouchon ECA ; néanmoins, le brevet explique que cet espace n’est pas indispensable (figure 7).

Le brevet français FR 87/10359 avait le même objectif. Il comporte une figure 4 qui fait apparaître un bouchon tripartite qui a été déplacé vers l’intérieur du tube pour ménager la place nécessaire pour enfoncer après remplissage du tube, un bouchon amovible en matériau rigide en élastomère. La partie cylindrique de ce bouchon qui dépasse la paillette a avantageusement un diamètre égal à celui extérieur du tube pour ne pas augmenter l’encombrement radial de la paillette au stockage. Il comporte également une figure 7 où le bouchon tripartie a été déplacé vers l’intérieur du tube pour laisser la place au bouchon en élastomère, avec entre eux un espace d’air qui n’est cependant pas indispensable.

La société Minitube fait valoir que l’homme du métier qui se rapportera à ces brevets qui appartiennent au même domaine technique que le brevet de la société IMV, comprendra que le bouchon en élastomère concourt à la stabilité du bouchon tripartite et que dans les deux cas la taille du bouchon est augmentée pour assurer l’étanchéité par un blocage du bouchon et elle soutient que le fait de passer d’une solution adossant le bouchon classique à un autre bouchon pour adopter une solution doublant la longueur du bouchon ne révèle aucune activité inventive.

Il apparaît que les brevets portent tous sur des bouchons pour obturer des paillettes destinées notamment à l’insémination artificielle des animaux et le fait que le brevet de la société IMV vise à assurer la stabilité du bouchon alors que ceux invoqués par la société Minitube vise à préserver le contenu des paillettes de tout risque de contamination, ne constitue pas une différence susceptible de dissuader l’homme du métier de s’y reporter, alors que les deux problèmes sont liés, la suppression du risque de contamination supposant l’étanchéité du bouchon, laquelle n’est valablement assurée que lorsque celui-ci reste dans le tube.

Ainsi l’homme du métier qui recherche une solution pour assurer la stabilité du bouchon, se reportera à des documents relatifs à la bonne étanchéité des paillettes.

Néanmoins, il convient de constater que la solution proposée par les brevets de Robert Cassou repose sur l’ajout d’un bouchon en élastomère qui adhère à la paroi intérieure du tube correspondante. Par ailleurs, la figure 3 décrit des restrictions du diamètre du tube qui ont pour fonction de parfaire le maintien longitudinal du bouchon.

Ainsi, il apparaît que la stabilité du bouchon dans le tube est assurée par la matière qui adhère à la paroi et par la forme particulière du bouchon. En revanche, à aucun moment, il n’est mis l’accent sur le fait que l’ajout du bouchon en élastomère a pour effet d’augmenter la longueur totale du bouchon, et que cette augmentation a des conséquences sur sa stabilité.

Dès lors, il n’est pas établi que l’homme du métier en présence d’une solution consistant en la présence de deux bouchons, sera incité à ne conserver qu’un seul bouchon tout en augmentant la longueur alors que le brevet invoqué ne fait aucune allusion aux effets positifs liés à l’augmentation de la seule longueur du bouchon.

Dès lors le brevet FR 8710359 et le brevet EP 0304358 ne détruisent pas l’activité inventive de la revendication n°1 du brevet 96 1163 7.

Il convient d’ailleurs de constater, ainsi que le relève la demanderesse, que le brevet FR 96 11637 a été dépose près de dix ans après le brevet FR 8710350 et que ce laps de temps, s’il ne l’ail pas preuve de l’activité inventive, en constitue néanmoins un indice.

La société Minitube fait également valoir que l’invention ne permet pas d’atteindre le but principal recherché car elle n’assure pas la stabilité du bouchon tripartite dans l’ensemble des hypothèses et qu’en particulier, selon les tests qu’elle a fait réaliser par l’Institute for Multiphase Processes à Hanovre, celle-ci n’est pas atteinte lorsque le point de départ de la cristallisation pendant les opérations de congélation, se situe à l’extrémité opposée à celle où se trouve le bouchon. Elle ajoute que l’économie de semence est un avantage secondaire.

Néanmoins, les lests réalisés par la défenderesse font l’objet de critiques sérieuses en ce que la demanderesse relève que:

• les tests n’ont pas été réalisés avec des paillettes de la société IMV ;
• l’examen de l’illustration 2 fait supposer l’emploi d’un colorant dont la présence n’est pas signalée par le protocole de test et qui est de nature à fausser les résultats ;
• pour l’illustration n°4. le protocole de test fait état de l’induction d’une cristallisation du côté de la bulle d’air de sorte que le sens de la congélation se fera vers le bouchon mais il s’agit d’une cristallisation forcée qui ne fait pas partie des usages en la matière ;
• les paillettes sont stockées à -80° (au lieu de -196° habituellement), ce qui laisse supposer non pas le stockage dans l’azote liquide mais l’emploi d’un congélateur électrique, ce qui peut favoriser la croissance des cristaux et augmenter la dilatation de la colonne de liquide et donc la pression sur le bouchon.

La défenderesse ne conteste pas l’emploi d’un colorant et d’un congélateur électrique ainsi que l’utilisation de ses propres paillettes mais soutient que ces circonstances sont indifférentes.

Néanmoins, il y a lieu de relever que les tests ne sont pas réalisés dans les conditions habituelles de congélation mais dans des conditions que la défenderesse a qualifiées d’extrêmes, ce qui ne permet pas de les retenir comme étant les plus pertinentes.

Ainsi, les tests verses aux débats par la société Minitube ne démontrent pas [l’instabilité] d’un produit qui bénéficie d’un certain succès commercial et que la défenderesse offre elle-même à la vente.

Les revendications 2 à 4 sont dépendantes de la revendication n°1 et portent sur une augmentation de la longueur de la partie externe du bouchon tripartite. Les revendications 5 et 6 sont des revendications dépendantes des quatre premières et portent sur la composition des différentes parties du bouchon.

Ces revendications ne sont pas opposées à la société Minitube et celle-ci ne dispose donc pas d’un intérêt à agir en nullité à leur encontre.

S’agissant de la revendication de procédé n°7, la société Minitube invoque le brevet FR 2 686 247 de Pascal Lecointe dépose le 20 janvier 1992 portant également sur des paillettes destinées à recevoir des substances biologiques. Ce brevet expose qu’au contact de la substance, après que celle-ci a imbibé l’épaisseur de coton 2, le conglomérat formé de poudre d’alcool polyvinylique intercalé entre les deux épaisseurs de coton 2 et 2’, se solidifie et constitue une barrière étanche.

La société Minitube fait donc valoir que ce brevet expose de façon claire que le remplissage doit s’arrêter lorsque la poudre polyvinylique est solidifiée et qu’il n’y a pas lieu d’imbiber le coton externe.

A la lecture de ce brevet, il apparaît que la revendication n°7 qui enseigne un procédé de remplissage caractérisé par le fait que la dépression qui permet de réaliser celui-ci, est interrompue dès que la substance commence à imbiber le tampon externe, ne fait rien d’autre que de reprendre la méthode de remplissage décrite dans le brevet FR 2 686 247 déposé par le même inventeur.

Au surplus, il n’est nullement démontré que l’art antérieur consistait à imbiber intégralement le tampon externe afin d’assurer la stabilité du bouchon tripartite.

Aussi la revendication n°7 doit-elle être déclarée nulle pour défaut d’activité inventive.

3.2 Sur l’insuffisance de description

La défenderesse fait valoir que le brevet ne mentionne aucun essai ni résultat d’essais permettant d’identifier le rôle exact du multiple de longueur revendiqué, du positionnement précis du bouchon à l’intérieur de la paillette, de la proportion à respecter entre la longueur totale du bouchon et la longueur totale de la paillette et son diamètre.

Néanmoins, l’homme du métier qui cherche à mettre en œuvre l’invention, se réfère tant à la partie descriptive qu’aux dessins et figures du brevet. Or la partie descriptive du brevet renvoie à une paillette telle que représentée en figure 1 avec une longueur de 133 mm et un diamètre de 1,95 mm tout en précisant que les paillettes d’un diamètre plus grand par exemple 2,95 mm, peuvent être aussi utilisées mais qu’elles ne permettent pas systématiquement d’obtenir une congélation uniforme. Par ailleurs, la figure 2 du brevet reproduit une paillette conforme à l’invention. Enfin, le brevet précise que la longueur L1 qui est la longueur totale du bouchon 4 peut être conservée identique à celle de la paillette de l’état de la technique à savoir environ 14 à 15 mm pour une longueur de paillette d’environ 133 mm et il ajoute à titre indicatif que L2 (tampon externe) peut être de l’ordre de 9mm tandis que L3 et L21 (poudre et tampon interne) sont de l’ordre de 3mm environ.

Il apparaît ainsi que l’homme du métier qui connaît bien les paillettes de l’état de la technique sera en mesure de réaliser l’invention telle que définie par la revendication n°1 du brevet.

Il convient d’ailleurs de relever que lorsque la société Minitube a entendu mettre en cause l’efficacité de l’invention, elle a utilisé ses propres paillettes, ce qui est une manière de reconnaître qu’elle a été parfaitement capable de réaliser l’invention.

Ici, le tribunal oublie que l’homme du métier ne sait pas forcément tout faire ce qu’une société sait faire, car les ingénieurs d’une société savent se montrer inventifs, ce qui est hors de la portée de l’homme du métier.

Il y a donc lieu d’écarter le grief tenant à une insuffisance de description.

4. La contrefaçon de la revendication n°1 du brevet

Pour établir les faits de contrefaçon, la société IMV invoque uniquement les PV de constat des 25 octobre et 21 décembre 2011 tout en précisant qu’elle n’a pas été en mesure de réaliser de saisie-contrefaçon chez d’éventuels clients français de la société défenderesse.

Il n’est pas contesté que les paillettes objet de ces PV de constat reproduisent la revendication n°1 du brevet de la société IMV : cependant, la société allemande Minitube déclare qu’elle n’est pas fabriquant mais uniquement distributeur et qu’elle n’a pas de client en France.

Le PV de constat du 25 octobre 2011 fait apparaître que le colis examiné par l’huissier de justice et contenant les paillettes arguées de contrefaçon, a été envoyé par la société Minitube à la société Genes Diffusion à Douai (Nord), en octobre 2011. Néanmoins, le colis n’est accompagné d’aucun bon de commande ou facture.

Si ce constat établit l’existence d’un acte d’importation en France des produits de la société Minitube, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de considérer qu’il s’agit d’une pratique habituelle alors qu’il n’est versé aux débats aucune attestation de la société Genes Diffusion sur ses relations commerciales avec la société Minitube et que la société IMV indique elle-même qu’aucune saisie-contrefaçon ne s’est révélée possible en France.

Ainsi les faits reproches à la société Minitube doivent être limités à l’importation des deux paquets de paillettes dont la présence a été constatée par l’huissier de justice le 25 octobre 2011.

Par ailleurs, la société Minitube fait valoir qu’elle n’est pas fabricant des produits litigieux et elle entend se prévaloir des dispositions de l’article L 615-1 dernier alinéa CPI qui précise que la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant lorsque ces faits sont commis par une personne autre que le fabricant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si ces faits ont été commis en connaissance de cause.

Il est constant que la société Minitube n’a reçu aucune mise en demeure préalable aux opérations de constat ni à l’assignation en justice. Par ailleurs, il n’est versé aux débats aucun clément permettant de retenir que la société Minitube serait le fabricant des produits litigieux.

Dès lors les seuls fait imputables à la société Minitube et portant sur l’importation de deux sachets de paillettes en octobre 2011 étant antérieurs à l’assignation en justice valant mise en connaissance de cause, la société IMV n’établit pas que la défenderesse a commis des actes fautifs. 

C’est un peu surprenant. Traditionnellement, l’importateur est assimilé au fabricant, ce qui enlève au breveté la nécessité de le mettre en connaissance de cause. Ou comme Maître Le Stanc père l’a si bien dit, en commentant un arrêt de la Cour de Toulouse : « Que l’importateur ait agi ou non en connaissance de cause, on n’en a rien à secouer ! »

L’ensemble de ses demandes sera donc rejeté.

5. Sur les demandes reconventionnelles

La société Minitube ne démontre pas avoir subi une atteinte à sa réputation alors que la présente procédure n’a pas fait l’objet d’une publicité en dehors de l’enceinte judiciaire. Elle ne démontre pas non plus que la société lMV technologies a agi de mauvaise foi dans un but de tactique commerciale. Aussi sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

Il sera alloué à la société Minitube la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC. La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 12 juin 2014 ; IMV Technologies c. Minitube