Trop tard et trop léger

La société Wirecom Technologies (ci-après « Wirecom »), aujourd’hui en cours de liquidation, avait pour activité l’étude, le conseil, la conception et la réalisation, la mise en place et l’installation de systèmes informatiques et électroniques.

Thierry A. est l’un des fondateurs de cette société et en a été le PDG.

Le pôle de compétitivité « Sciences et systèmes de l’énergie » vise à favoriser la compétitivité des entreprises des régions Centre, Limousin et Pays de la Loire par l’innovation en impulsant des collaborations entre sociétés et laboratoires sous forme de projets R&D. Monsieur A. y intervenait comme membre du conseil scientifique. A cette occasion, il a rencontré Jean-Luc M., qui était en charge du comité de pilotage et des projets du pôle.

Monsieur A. affirme avoir présenté à Monsieur M., au cours du printemps 2008, le projet « Watercom » portant sur l’idée de création d’une vanne thermostatique autonome à turbine pour circuit de radiateurs de chauffage central permettant des économies d’énergie

Monsieur M. prétend quant à lui avoir inventé celle vanne avec la participation concernant une partie du procédé de Laurent L., électricien.

Messieurs A. et M. ont envisagé une collaboration avec la société Wirecom qui devait prendre la forme de la création d’une filiale de cette société, la société « Watercom » au sein de laquelle Monsieur M. aurait bénéficié de 50% du capital social en contrepartie de la cession de ses droits d’inventeur.

Monsieur M. prétend avoir remis le 20 mai 2008 à Monsieur A., à titre confidentiel, un exemplaire descriptif de son invention contenant également les termes d’un projet de partenariat qu’il a aussi déposé dans une enveloppe Soleau.

Le 19 novembre 2008, la société Wirecom a déposé une demande de brevet français (publiée sous le numéro FR 2 938 668) citant comme inventeurs Messieurs A., M. et L.

La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :

Vanne thermostatique (1) comportant des moyens (2) d’étranglement d’un flux de liquide à réguler, insérés entre un canal d’arrivée (3) et un canal de départ (4) du flux prévus pour être insérés dans une canalisation d’alimentation d’un radiateur de climatisation, vanne caractérisée par le fait qu’elle comporte une turbine (5), branchée entre les dits canaux (3, 4) et comportant un arbre (52) d’entraînement d’un organe mené (6). 

Le 28 décembre 2008, Monsieur M. a rompu son contrat de travail qui le liait à la société STMicroelectronics, pour travailler au projet Watercom dans le cadre d’un congé de mobilité au sein de la société Wirecom, celle-ci mettant à sa disposition une voiture, un bureau et lui versant une indemnité mensuelle de 3.000 €.

Le 9 septembre 2009, Monsieur A. a été démis de ses fonctions de PDG par le conseil d’administration de la société Wirecom.

Un contrat de copropriété de brevet daté du 10 septembre 2009 a été signé entre Messieurs M., A. et L. et la société Wirecom. Il stipule que les co-inventeurs ont inventé ensemble le dispositif Watercom. Thierry A. étant copropriétaire à 50% de la demande, ayant en sa qualité de salarié déclare son invention à son employeur et Monsieur M. étant copropriétaire à 50%. Quant à Monsieur L., le contrat mentionne qu’il ne souhaite pas participer à l’exploitation. Il est prévu dans le cadre de son « désistement » que la société Wirecom lui versera la 15.000 €.

Par courrier du 21 septembre 2009. Monsieur M. a indiqué à Monsieur A. en sa qualité de président de la société Wirecom qu’il ne participerait pas à la création de la société Watercom en raison notamment du manque de concertation entre futurs associés et du manque de transparence.

Par courrier du 29 septembre 2009, la société Wirecom a répondu que compte tenu du contexte financier, les actionnaires et administrateurs ne souhaitaient pas donner suite à la création de la société Watercom et que le conseil d’administration avait voté la résolution d’attribuer 50% de la copropriété du brevet à Monsieur M.

La demande de brevet n’a pas été exploitée.

En novembre 2009, la demande française a été étendue par une demande internationale, mais il n’y a jamais eu de délivrance.

Messieurs M. et L. soutiennent que la demande de brevet a été déposée au nom de la société Wirecom au mépris de leurs droits, en dépit de leur opposition, et qu’ils ont été contraints de régulariser postérieurement à l’été 2009 un « accord initial de brevet » daté du 3 novembre 2008 avec Monsieur A., alors que sa participation à l’activité inventive était contestée. Ils prétendent avoir refusé de signer le contrat de copropriété proposé à cette époque. Celui-ci aurait été antidaté au 10 septembre 2009 et en réalité finalisé courant 2010.

Le 25 février 2011 la société Wirecom a repris contact avec Monsieur M. pour envisager un nouveau projet de contrat de copropriété et certaines régularisations. Les pourparlers n’ont pas abouti.

Par jugement rendu le 23 mars 2011, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Wirecom, laquelle a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2011.

Par courrier du 1er juillet 2011, la société Wirecom a demandé à Monsieur M. de signer des documents dans le cadre de « l’extension de couverture pour le brevet », notamment aux États-Unis, ce que Monsieur M. a refusé par courrier du 11 juillet 2011.

Le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société Wirecom par jugement du 12 octobre 2011.

Par courrier du 21 octobre 2011, la société Wirecom a indiqué à Monsieur M. que compte tenu de la procédure de liquidation, il pouvait « racheter » sa part et devenir l’unique propriétaire du brevet qui, sinon, tomberait dans le domaine public.

C’est dans ces conditions que Messieurs M. et L. ont assigné la société Wirecom el Monsieur A. devant le TGI de Paris en revendication de demandes de brevets.

Par courrier du 2 janvier 2013, le conseil du liquidateur judiciaire a indiqué aux avocats des autres parties qu’il ne disposait pas de fonds suffisants pour maintenir en vigueur les demandes de brevet.

Voici un extrait du jugement rendu le 4 avril 2014 :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en revendication

L’article L 624-9 du code de commerce dispose que

« La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ».

Selon l’article R 624-13 du même code,

« La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.

A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.

Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.

La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. »

Ces dispositions d’ordre public s’appliquent à l’ensemble des meubles, matériels et immatériels, et visent donc les titres de propriété industrielle.

Les dispositions spécifiques du code de commerce portant sur les marchandises, les biens vendus avec une clause de propriété, les biens mobiliers incorporés dans un autre bien et les effets de commerce (articles L 624-12 et suivants) ne sont pas applicables au litige puisqu’elles ne visent pas les titres de propriété industrielle.

En l’espèce, aucune demande n’a été adressée par les demandeurs dans le délai prescrit à l’administrateur désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde par jugement du 23 mars 2011.

Le code de commerce ne fait aucune distinction entre la revendication d’un meuble dont la propriété est établie ou contestée, le législateur avant donné aux organes de la procédure et en cas de contestation au juge commissaire compétence exclusive pour statuer sur le bien-fondé de la demande au regard des impératifs de sécurité juridique résultant d’une procédure collective.

Si l’absence de revendication dans les formes et délais imposés par le code de commerce n’entraîne pas extinction du droit de revendiquer la demande de brevet, elle rend le droit revendiqué inopposable à la procédure collective. Il convient donc, compte tenu de la forclusion, de déclarer les demandes fondées sur la revendication à l’encontre du mandataire et liquidateur judiciaire de la société Wirecom irrecevables.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’absence de déclaration de créance, aucune demande en paiement n’étant formée à l’encontre du liquidateur.

Au surplus, le tribunal constate qu’au jour où il statue, il n’existe plus de droit de propriété, compte tenu de l’absence de maintien en vigueur de la demande de brevet et que la demande est donc sans objet.

C’est oublier que la jurisprudence européenne admet, sous certaines conditions, la résurrection d’une demande européenne éteinte (voir la surprenante décision G 0003/92 de la Grande Chambre de Recours du 13 juin 1994 : « Si une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national a reconnu le droit à l’obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur et que cette personne, conformément aux dispositions particulières de l’article 61(1) CBE, dépose une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu des dispositions de l’article 61(1)b) CBE, il n’est pas nécessaire, pour que la demande soit admise, que la demande initiale usurpatoire soit toujours en instance devant l’OEB lors du dépôt de la nouvelle demande. »)

Sur les demandes à l’encontre de Monsieur A.

La responsabilité personnelle d’un dirigeant de société à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, qui lui soit imputable personnellement, laquelle faute étant intentionnelle et d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.

Les demandeurs prétendent que Monsieur A. a soustrait frauduleusement leur invention. Cependant, cette soustraction n’est pas établie dès lors que les documents portant sur l’invention revendiquée lui ont été remis par Monsieur M. afin d’être développés dans le cadre d’une demande de brevet. Les demandeurs reconnaissent à cet égard que la demande devait être rédigée par le cabinet de conseil en propriété industrielle de la société Wirecom. Il résulte en outre de l’attestation de Monsieur Stéphane J., directeur R&D de la société Wirecom au moment des faits, qu’il était en contact régulier avec Monsieur M. qui a travaillé avec lui à la rédaction du brevet.

Il est ainsi établi que le document portant sur l’invention a été remis à Monsieur A. afin de la développer dans le cadre de la société qu’il dirigeait à l’époque.

S’agissant du dépôt de la demande de brevet au nom de la société Wirecom, l’attestation de Monsieur J. qui n’est pas contestée rapporte la preuve que c’est n’est que suite à ce dépôt que Monsieur M. a souhaite apparaître comme co-titulaire. De plus, la proposition remise à Monsieur A. par Monsieur M. mentionne que le dépôt du brevet sera effectué par la société Wirecom, celle-ci étant en charge d’assurer son exploitation par le biais de contrats de licence. Il résulte de ces éléments rapportent que la qualité de titulaire de la demande accordée à la société Wirecom était convenue entre les parties.

Selon le contrat intitulé « accord initial de brevet » versé au débat par les demandeurs et daté du 3 novembre 2008, ceux-ci, avec Monsieur A., se sont déclarés co-inventeurs du dispositif Watercom et ont autorisé le dépôt de la demande de brevet par la société Wirecom, représentée par Monsieur A. Cet accord stipule que les modalités de la copropriété seront fixées plus tard.

Les demandeurs prétendent que ce contrat a été antidaté mais n’apportent aucun élément de preuve au soutien de leurs allégations de nature à remettre en cause les mentions contenues dans cet acte sous seing privé. Si les modalités de copropriété n’ont été fixées que plus tard, il n’en demeure pas moins qu’au jour du dépôt de la demande, les demandeurs avaient convenu que Monsieur A. soit désigné comme co-inventeur.

En conséquence, aucune faute de nature à engager la responsabilité de Monsieur A. en qualité de dirigeant n’est caractérisée.

S’agissant des allégations portant sur le dépôt d’une demande de brevet américain, celle-ci n’est pas versée au débat et le tribunal ignore les mentions qui y figurent. En tout état de cause. Monsieur A. a été démis de ses fonctions de PDG par le conseil d’administration de la société Wirecom le 9 septembre 2009, soit antérieurement aux faits prétendument litigieux datant de 2011 et sa responsabilité personnelle en qualité de dirigeant ne peut être recherchée dans ce cadre.

Les demandes à l’encontre de Monsieur A. seront donc rejetées.

Le tribunal a également débouté Monsieur A. de sa demande reconventionnelle en procédure abusive.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 4 avril 2014 ; Jean-Luc M. et al c. Wirecom Technologies et al

Ni-ni

La société belge Galactic et la société néerlandaise Purac Biochem (ci-après « Purac ») produisent et commercialisent des produits biochimiques dont l’acide lactique ; elles sont co-titulaires du brevet européen EP 0 986 532.

Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par une société italienne et a été maintenu sous forme modifiée par la division d’opposition (il n’y a pas eu de recours).

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :

Procédé de récupération et de purification d’une solution aqueuse d’acide lactique telle qu’obtenue d’un milieu de fermentation ou de toute autre source, dans lequel on soumet la solution à une distillation de l’acide lactique, caractérisé en ce qu’avant la distillation, on soumet la solution successivement à un prétraitement permettant d’éliminer les substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique et à deux étapes de concentration qui sont réglées pour éliminer la totalité de l’eau libre de ladite solution, la distillation étant effectuée de manière sélective et essentiellement quantitative.

La société Jungbunzlauer est une filiale française d’un groupe autrichien spécialisé dans les ingrédients biodégradables d’origine naturelle.

En juillet 2010, les sociétés Galactic et Purac ont appris que la société Jungbunzlauer avait l’intention de lancer un site de production d’acide lactique en France.

Par un communiqué publié en janvier 2012, la société Jungbunzlauer a annoncé avoir débuté avec succès la fabrication d’acide lactique selon un procédé de fermentation de produits naturels au sein de son usine de Marckolsheim et avoir déjà commencé la vente de sa production.

Les sociétés Galactic et Purac ont fait procéder à une saisie-contrefaçon dans cette usine, en avril 2012, puis elles ont fait assigner la société Jungbunzlauer en contrefaçon. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.

Voici l’essentiel du jugement rendu le 3 avril 2014 par le TGI de Paris. Ce n’est certainement pas une grande décision, mais elle vaut la peine d’être lue en diagonale, car on y trouve quelques pépites intéressantes.

Sur la nullité du brevet

Pour insuffisance de description

La société Jungbunzlauer prétend que le brevet EP 0 986 532 B2 serait nul pour insuffisance de description au motif que l’étape cruciale d’élimination des substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique n’est pas précisée ; que la description se contente d’affirmer de façon générale qu’il faut éliminer les « substances ioniques », « impuretés anioniques » ou « charges cationiques », sans préciser de quelles substances il s’agit de façon concrète dans la réalité pratique.

Elle soutient que la première revendication du brevet EP 532 ne comprend pas le mot « toutes » que les demanderesses avaient ajouté dans leur description ainsi que dans le cadre de la procédure d’opposition dans la mesure où il paraissait nécessaire pour obtenir la polycondensation de l’acide lactique que soient éliminées toutes les substances ioniques auparavant.

Elle prétend donc que l’homme du métier ne sait donc pas quel(s) moyen(s) il doit choisir pour effectuer, dans la pratique, cette étape essentielle et ne peut donc mettre en œuvre le procédé selon l’invention puisqu’on ne peut raisonnablement lui demander de tester toutes les substances possibles et imaginables afin de déterminer parmi elles quelles sont celles qu’il doit impérativement éliminer faute de quoi le procédé serait inopérant ; que les substances mentionnées dans les exemples ne sont d’ailleurs d’aucun secours puisque l’homme du métier y reconnaît les substances qu’il doit éliminer de toute façon, et indépendamment du procédé selon l’invention, comme les substances corrosives agressives qui s’attaqueraient sinon à l’intégrité de son installation de distillation.

Les sociétés Galactic et Purac répondent que l’argument de la défenderesse consiste à soutenir que l’homme du métier ne serait pas à même d’initier la première étape du processus de purification revendiqué, à savoir le pré-traitement permettant d’éliminer les substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique, dès lors qu’il ne dispose pas d’une liste complète des substances ioniques en question ; que l’homme du métier n’ pas à connaître la description de toutes les substances ioniques en question car il lui suffit de savoir qu’elles doivent être toutes éliminées, que le brevet donne les éléments permettant de procéder à cette élimination, que la société Jungbunzlauer a elle-même indiqué dans ses écritures les étapes que devait faire l’homme du métier pour parvenir à cette élimination ce qui démontre que ce dernier avait les connaissances suffisantes pour mettre en œuvre le procédé. Enfin, elles ajoutent que le manque de clarté est une notion différente de la notion d’insuffisance de description et que la première notion n’est pas sanctionnée par une nullité du brevet.

Sur ce

Au terme de l’article 138 b) de la CBE 1973, l’invention est considérée comme suffisamment décrite lorsqu’elle est exposée de « manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter », c’est-à-dire sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances.

Il est sans importance que ce moyen n’ait pas été soulevé devant l’OEB lors de la procédure d’opposition, puisqu’il s’agit dans un cas d’une procédure de délivrance de brevet devant un office et dans l’autre d’une procédure judiciaire au cours de laquelle la nullité du brevet est invoquée comme moyen de défense.

A notre avis, c’est une erreur de considérer que la procédure d’opposition fait partie de la procédure de délivrance. Mais nous avons déjà entendu cette fausse idée dans la bouche de hauts responsables communautaires, ce qui rend plus facilement excusable l’erreur des magistrats français.

De la même façon, c’est une insuffisance de description qui est invoqué par la société Jungbunzlauer et non un manque de clarté de sorte que c’est à ce moyen qu’il sera répondu.

La condition de description suffisamment claire et complète est satisfaite dès qu’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention.

Il suffit donc que l’homme du métier puisse reproduire les caractéristiques revendiquées sur la base du contenu global du brevet, sans effort inventif allant au-delà de ses compétences ordinaires.

En l’espèce, le tribunal est tenu de vérifier non pas ce qu’allèguent les demanderesses dans leurs écritures quant à la présence du terme toutes mais dans le brevet lui-même ce qui a été décrit et revendiqué.

Le paragraphe [0012], ligne 45 du brevet EP532 précise que :

« Une approche privilégiée de la présente invention consiste à éliminer les substances ioniques au moyen de résines échangeuses d’ions. Ainsi, la mise en contact de la solution d’acide lactique avec une résine échangeuse d’anions, préalablement conditionnée sous forme basique (OH-), permet d’échanger les impuretés anioniques contenues dans la solution traitée par des groupes hydroxydes. (...) ».

Le paragraphe [0012] précise « toute autre technique connue de l’homme de l’art permettant l’élimination des charges anioniques au profit d’ions hydroxydes », au fait de «faire précéder l’étape d’échange d’anions par un traitement qui se caractérise en ce que la solution d’acide lactique est débarrassée des charges cationiques », ou encore à « toute autre technique connue de l’homme de l’art capable d’échanger les cations de la solution d’acide lactique au profit de protons ».

Ainsi s’il est vrai que le terme « toutes » n’a pas été indiqué ni dans la description ni dans la première revendication, il résulte du seul fait que les substances ioniques n’aient pas été listées et de l’emploi de l’article défini « les » que toutes les substances ioniques doivent être éliminées.

Ensuite, le brevet donne un exemple 1 qui décrit une étape de déminéralisation par percolation sur résines solides d’échange ionique en présentant l’analyse suivante : « acide lactique 185.1 g. 1-1, pH 2.25 sulfates 1250 ppm, calcium 929 ppm, fer 15.8 préjudice patrimonial, potassium 133 ppm et sodium 98 ppm ». Après traitement, elle présente l’analyse suivante : « acide lactique 167 g. 1-1, pH 1.75, sulfates 0.7 ppm, calcium 0.8 ppm, fer 0.3 ppm, potassium 1.1 ppm et sodium 0.9 ppm ».

Cet exemple permet donc à l’homme du métier d’identifier précisément les ions échangés lors de la déminéralisation : les sulfates, le calcium, le fer, le potassium et le sodium.

Enfin, la société Jungbunzlauer précise dans ses conclusions que la fin du paragraphe [0010] de la description du brevet européen indique que la suite du procédé de purification (...) nécessitait la réunion de pas moins de trois points 1) à 3) stipulant de très nombreuses conditions de température, de pression, de temps de séjour, de viscosité, voire de profil d’appareillage, etc. rendant possible la concentration jusqu’à atteindre une concentration en poids de 100%, et la distillation de l’acide lactique, ce qui implique que l’homme du métier a les connaissances nécessaires pour élaborer les différentes étapes permettant de procéder à l’élimination des substances ioniques dont il est dit par la société Jungbunzlauer elle-même qu’il les connaît toutes de par son expertise et il importe peu que ce cheminement soit long.

Elle fait d’ailleurs valoir pour échapper au reproche de contrefaçon qu’elle détenait le procédé au moment du dépôt du brevet EP 0 986 532 B2 de sorte qu’elle ne peut prétendre que l’homme du métier n’avait pas les connaissances suffisantes pour mettre en œuvre le procédé tel que décrit dans le brevet.

Cet argument semble faible. La société Jungbunzlauer n’est pas l’homme du métier. Elle a pu inventer elle-même, alors que l’homme du métier en est incapable par définition.

La société Jungbunzlauer sera déboutée de sa demande de nullité du brevet EP 0 986 532 B2 pour insuffisance de description.

Pour défaut d’activité inventive

La société Jungbunzlauer soutient qu’en combinant le brevet US 1 594 843 qui décrit les différentes méthodes de distillation et les brevets US 2 415 588 et US 5 086 418 qui divulguent la technique des résines échangeuses d’ions, l’homme du métier arrivait sans effort à l’invention considérée et des publications de von Boorsok, Huffman et Lui (1933) et de Bernhard Stahl (« Kurzwegdistillation », 1991) pour prouver la connaissance des étapes de concentration de la solution.

Les sociétés Galactic et Purac répondent que l’état de la technique le plus proche est le brevet US 1 594 843 qui date de 1926 qui décrit un procédé pour la récupération et la purification d’une solution aqueuse d’acide lactique ; qu’aucun des documents versés au débat par la société Jungbunzlauer n’aurait incité l’homme du métier à vaincre le préjugé dans le sens où il a établi que l’acide lactique pouvait être concentré à 100% avant distillation alors que l’acide lactique est connu pour être plus instable lorsque la solution d’acide lactique est plus concentrée, et à envisager un prétraitement en deux étapes permettant d’éviter toute polymérisation par l’élimination totale des substances ioniques puis de l’eau.

Sur ce

L’article 56 de la convention de Munich dispose :

« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».

Le brevet US 1 594 843 qui date de 1926 décrit un procédé pour la récupération et la purification d’une solution aqueuse d’acide lactique. Il constitue l’art antérieur le plus proche et se situe exactement dans le même domaine technique que l’invention revendiquée et poursuit le même objectif, à savoir la purification de l’acide lactique.

Le procédé couvert par le brevet US 843 décrit l’épuration de l’acide lactique par distillation à grande vitesse, dans le but d’éviter la formation d’anhydride et delactide. Il ne permet toutefois pas d’obtenir de l’acide lactique d’une pureté suffisante puisqu’il est indiqué que des traitements ultérieurs à la distillation sont nécessaires.

Les brevets US 2 415 588 et US 5 086 418 divulguent des techniques de résines échangeuses d’ions.

Le brevet US 2 415 558 qui date de 1947 enseigne un « procédé de purification d’une solution aqueuse impure d’acide organique contenant un nombre considérablement plus réduit d’acides inorganiques, lesdits acides organiques étant plus forts du point de vue de la dissociation que lesdits acides organiques, ledit procédé comprenant la mise en contact de la solution avec un matériau échangeur d’anions ».

Le procédé décrit dans ce brevet consiste bien en l’élimination des substances ioniques d’une solution aqueuse d’acide organique, ce procédé ne vise cependant aucunement à éliminer les traces d’impuretés susceptibles de catalyser la polycondensation et n’est pas envisagé comme un pré-traitement.

En effet, ce document vise tous les acides organiques alors que seuls les hydroxy-acides (tels que l’acide lactique) sont susceptibles de polycondensation. Il ne peut donc avoir pour but d’éviter la polycondensation en éliminant les traces d’impuretés susceptibles de catalyser celle-ci.

Le fait que l’acide lactique soit mentionné dans la description, comme le souligne avec justesse la société défenderesse, est sans incidence puisque le but du procédé décrit n’est pas d’éliminer les impuretés susceptibles de catalyser la polycondensation.

Le brevet US 5 068 418 qui date de 1991 divulgue un procédé de séparation d’acide lactique à partir d’un mélange de bouillon de fermentation contenant de l’acide lactique produit par un procédé de fermentation qui met en œuvre une résine échangeuse d’anions, mais qui ne vise pas à éviter la polycondensation de l’acide lactique lors de sa concentration ultérieure suivie d’une distillation.

Ces documents enseignent des procédés de purification par échange d’ions avec les anions grâce à une résine échangeuse mais sans donner aucune information sur la nécessité d’éliminer les substances ioniques dans le but d’éviter la polycondensation de l’acide lactique lors de la concentration et de la distillation du produit

La société Jungbunzlauer ne peut soutenir que l’homme du métier savait que, pour améliorer le rendement du procédé, il était indispensable d’éliminer toute trace d’impuretés susceptibles de catalyser l’oligomérisation au moyen d’une étape de purification préalable alors qu’elle a prétendu au stade de l’insuffisance de description que l’homme du métier ne pouvait connaître toutes les substances à éliminer.

L’article « Kurzwegdestillation » de Bernard Stahl qui date de 1991 concerne un procédé de distillation « à court trajet ». Il enseigne que dans le cas d’une grande quantité d’impuretés volatiles (entraînant un risque de projections), il est conseillé de réaliser une distillation en deux étapes c’est-à-dire une concentration en deux étapes (toute distillation entraînant une concentration).

Cependant l’élimination des substances est destinée à éviter les projections et non à obtenir un produit final de grande pureté avec un rendement élevé.

Cet article ne parle que de l’élimination des restes de « solvants » et « produits de réaction » et rien n’indique clairement pour l’homme du métier qu’il est nécessaire d’éliminer toute l’eau avant de distiller l’acide lactique afin d’augmenter le rendement de cette distillation.

L’article de Borsook, Huffman et Liu qui date de 1933 décrit la préparation d’acides libres cristallins à partir « du sirop du commerce (qui contient en règle générale environ 50 pour cent d’acide lactique, 30 pour cent d’anhydride et de lactide, et 15 pour cent d’eau).

Seule une solution contenant 50% d’acide lactique (et 30% d’anhydride et de lactide) est ainsi divulguée, cette solution étant ensuite directement soumise à une distillation en deux étapes.

Cet article ne divulgue à aucun moment que les distillations successives s’effectuent sur la base d’une solution d’acide lactique concentrée à 100%. Ce document ne s’intéresse pas au rendement de la distillation puisqu’il est nécessaire d’effectuer cette distillation en plusieurs fois sur de petites quantités d’acide lactique sous peine d’avoir de grandes pertes dues au chauffage.

Le procédé revendiqué comprend trois étapes:

(i) Un pré-traitement de la solution diluée d’acide,

(ii) Une double étape de concentration pour atteindre 100% d’acide lactique,

(iii) Une étape de purification de l’acide lactique par distillation.

Aucun des documents versé au débat n’enseigne un pré-traitement de la solution diluée d’acide qui a pour but de supprimer les substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique avant de passer à la deuxième étape, le problème tenant à éviter toute polycondensation à ce stade n’ayant jamais été abordé dans les documents produits.

Ils n’enseignent pas davantage que l’étape de concentration doit se réaliser en deux temps dans le but d’augmenter rapidement et à basse température la concentration lors d’un premier traitement (de 50 à 90%) et jusqu’à 100% lors d’un second traitement. Cet objectif n’est jamais indiqué dans les documents. Il n’est pas non plus indiqué que toute l’eau doit être éliminée.

Enfin la troisième étape qui précise comment la distillation doit s’effectuer n’est pas enseignée ni même suggérée par les documents antérieurs.

Ainsi le procédé pris en son ensemble c’est-à-dire constitué des 3 étapes successives chacune ayant un objectif précis pour permettre la production à haut rendement d’un acide lactique pur n’est suggérée par aucun des documents qui n’enseignent pas davantage le but à atteindre ou les moyens d’y parvenir.

Quand bien même l’homme du métier eusse connu tous ces documents, ceux-ci ne l’auraient pas conduit nécessairement à la mise en place du procédé objet du brevet EP 0 986 532 B2.

En conséquence, la société Jungbunzlauer sera déboutée de son moyen de nullité relatif au défaut d’activité inventive.

La revendication 1 du brevet EP 0 986 532 B2 étant valable et les autres revendications opposées à la société Jungbunzlauer (2 à 11) étant dépendantes de la première, il est inutile d’en apprécier la nullité, puisqu’elles sont nécessairement valables du fait de la validité de la première.

Sur l’exception de possession personnelle antérieure

La société Jungbunzlauer fait valoir qu’elle disposait déjà de l’invention au moment de son dépôt de sorte qu’elle ne peut être poursuivie pour contrefaçon.

Elle indique avoir travaillé dès juillet 1996 sur un projet dit « Nova » qui permettait une purification de l’acide galactique en prévoyant un prétraitement.

Les sociétés Galactic et Purac répondent que l’exception de possession personnelle ne peut être opposée au breveté que si celui qui s’en prévaut justifie avoir une connaissance complète de tous les éléments constitutifs de l’invention et si la preuve est faite de l’identité entre l’invention possédée et l’invention revendiquée ; que l’exception doit être personnelle, c’est-à-dire avoir pour origine le travail propre de la défenderesse et non d’une autre société du même groupe et avoir été acquise de bonne foi, sur le territoire français. Elles font valoir que les documents versés au débat ne permettent pas de constater que les conditions de l’article L 613-7 CPI sont remplies.

Sur ce

L’article L 613-7 CPI dispose :

« Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet. Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché ».

La société Jungbunzlauer doit démontrer avoir été en possession de l’invention avant la date de priorité du brevet soit le 6 juin 1997.

Le projet « Nova » qui aurait été initié dans le courant de l’année 1996 relatif au développement et à la mise au point industrielle d’un projet de production et de purification d’acide lactique n’est établi par la société Jungbunzlauer que par la production de transparent non daté sur lequel est reporté un schéma de processus de fabrication.

Ce document est daté du 10 juillet 1996 même si une autre date est apparue dans une pièce communiquée, (cette autre date n’est que celle donnée automatiquement par l’imprimante le jour d’impression du transparent).

Malgré cette date du 10 juillet 1996, il reste insuffisant à établir la possession de l’invention à la date de priorité du brevet EP 0 986 532 B2.

II ne peut à lui seul avoir force probante car il ne porte comme autre mention que l’acronyme JBL SA et qu’il n’est corroboré par aucun autre document daté de la même époque et qui traiterait du même sujet.

A le supposer non équivoque, il ne donne pas de renseignement suffisant sur le procédé mis en œuvre.

En effet, il est ainsi rédigé

PRETRAITEMENT : précipitation, centrifugation, ultrafiltration

CONCENTRATION : électrodialyse

PURIFICATION : échange d’ions, électrodialyse,

CONCENTRATION : concentration

ACID 80% PURIFICATION : distillation.

Il n’est à aucun moment indiqué que le pré-traitement a pour objet d’empêcher toute polycondensation ce qui fait que si cette étape est prévue, son objet n’est pas défini. De même qu’il n’est pas précisé que toutes les substances ioniques doivent être éliminées

II n’est absolument pas indiqué pourquoi la seconde étape de concentration et de purification doit se passer en deux fois, ni qu’il s’agit d’augmenter rapidement et à basse température la concentration lors d’un premier traitement (de 50 à 90%) et jusqu’à 100% lors d’un second traitement. Enfin, il n’est pas davantage mentionné que toute l’eau doit être éliminée.

En conséquence, les étapes décrites dans ce schéma sont insuffisantes à établir que la société Jungbunzlauer S. A détenait l’invention au jour de la date de priorité du brevet des sociétés Galactic et Purac.

Les mails versés au débat pour corroborer la possession ne permettent pas davantage de définir le processus envisagé par la société Jungbunzlauer et notamment de dire si les trois étapes du procédé protégé dont les sociétés demanderesses sont co-titulaires est bien reproduit.

De plus les réponses des clients sont datées de septembre 1997 ; elles sont donc postérieures à la date de priorité du brevet EP 0 986 532 B2. De plus, la production à l’échelle de laboratoire et l’envoi à des clients de la société JBL, d’échantillons d’essai d’acide lactique purifié, notamment aux sociétés Bunge Foods (USA), Danisco (DK) et Ulmer Spatz (DE) ne sont attestés que par des mails de retour de septembre 1997 et ne permettent pas de dire que ces échantillons ont été obtenus à partir du même procédé que celui breveté et les réponses apportées à ces mails ne sont pas davantage éclairantes sur ce point puisqu’ils répondent à des questions différentes telles la réaction ou les commentaires de certains clients sur ledit produit envoyé (HS = heat ; stability = stabilité à la chaleur ; DL, L et D sont les désignations des deux énantiomères L et D existants ou leur mélange racémique DL pour l’acide lactique).

La société Jungbunzlauer sera déboutée de sa demande tendant à voir dire qu’elle était en possession de l’invention au jour de la date de priorité du brevet EP 0 986 532 B2.

Sur la contrefaçon

On aurait pu croire que l’échec de la défense en possession personnelle ouvre une brèche en contrefaçon, mais il n’en est rien. Heureusement pour Jungbunzlauer, comme la possession n’est pas suffisamment établie, les éléments produits à ce titre ne suffisent pas non plus pour établir la contrefaçon.

Les sociétés Galactic et Purac prétendent que le procès-verbal […], et plus spécifiquement les annexes 1 à 14 de celui-ci constituant le « Piping & Instrumentation Diagram » montrent que le procédé utilisé par la défenderesse reproduit l’ensemble des caractéristiques du procédé revendiqué dans le brevet EP ’532, soutiennent que les analyses effectuées dans le cadre de la saisie-contrefaçon ont des résultats inopérants dont il ne faut pas tenir compte.

Enfin, elles font valoir que l’affirmation selon laquelle la société Jungbunzlauer mettrait en œuvre un brevet autrichien conforte l’existence de la contrefaçon de son propre brevet et que la modification de l’installation sur laquelle elles émettent toutes réserves, constitue un aveu judiciaire de l’existence préalable de la contrefaçon dans l’ancienne installation.

La société Jungbunzlauer répond que les sociétés demanderesses ne démontrent à aucun moment l’existence d’une contrefaçon, puisqu’elles ne versent au débat qu’un plan saisi lors des opérations de saisie-contrefaçon et non une description de l’installation arguée de contrefaçon, que les résultats des analyses faites par les sociétés Galactic et Purac sur les prélèvements effectués lors des opérations de saisie-contrefaçon révèlent d’ailleurs la présence d’ions à l’issue de l’opération de prétraitement ce qui infirme l’existence d’une contrefaçon et enfin, elle conteste avoir admis à aucun moment avoir commis une contrefaçon et fait valoir que la modification de l’installation n’est que le fruit de l’évolution de l’installation précédente qui déjà ne contrefaisait en rien les revendications du brevet EP 0 986 532 B2.

Sur ce

Lors des opérations de saisie-contrefaçon effectuées au sein des locaux de la société Jungbunzlauer, l’huissier instrumentaire n’a pas effectué de saisie-descriptive mais a saisi un plan qui décrit les étapes de construction de l’installation litigieuse.

Le tribunal relève que l’intérêt d’une saisie-contrefaçon en cas de contrefaçon alléguée de brevet de procédé est bien la saisie descriptive qui permet d’établir sans contestation possible les différentes étapes du procédé et les résultats obtenus à chaque étape afin de vérifier que le procédé breveté est reproduit.

En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.

La saisie du plan ne permet pas de dire que l’installation mise en place au sein des locaux de la société Jungbunzlauer est une reproduction du procédé breveté car elle est trop succincte ; en effet, la reproduction des trois étapes et le résultat obtenu à chaque étape ne sont pas rapportés.

Ainsi, les critiques opposées au plan d’installation de 1996 sont les mêmes : II n’est à aucun moment établi par ce plan que le pré-traitement a pour objet d’empêcher toute polycondensation ce qui fait que si cette étape est prévue, son objet n’est pas défini. De même qu’il n’est pas précisé que toutes les substances ioniques doivent être éliminées.

II n’est absolument pas démontré que la seconde étape de concentration et de purification qui se passe en deux fois, permet d’augmenter rapidement et à basse température la concentration lors d’un premier traitement (de 50 à 90%) et jusqu’à 100% lors d’un second traitement, ni que toute l’eau est éliminée.

Enfin, les tests qu’ont fait pratiquer de leur propre chef les sociétés Galactic et Purac sur les prélèvements saisis montrent que les produits obtenus n’ont pas les caractéristiques recherchées par le procédé de sorte qu’il est patent que celui-ci n’est pas reproduit.

Les sociétés demanderesses sont mal venues de dire que les tests doivent être écartés au motif que l’installation était en cours de redémarrage ou qu’ils ont été effectués trop longtemps après le prélèvement d’une part car le produit obtenu est censé être stable (c’est un des avantages du procédé), de seconde part car ces excuses sont fallacieuses et de troisième part car elles n’ont pas souhaité faire faire de nouveaux tests ce que la société Jungbunzlauer a pourtant proposé.

Ces tests, et notamment le rapport corrigé annexé au procès-verbal de saisie […] montrent significativement une teneur en ions chlorures dans le réacteur V7613 contenant l’acide lactique avant la seconde concentration et la distillation de 158 m g/100g, soit 1 580 ppm […].

Cette teneur de 1 580 ppm comparée à celle de 0,7 ppm donné dans l’exemple 1 du brevet EP 532 […] qui est plus de 2 200 fois inférieure, indique que l’acide lactique a polymérisé.

En effet, l’homme du métier du domaine de la chimie sait que pour éviter tout phénomène de polycondensation, les teneurs maximales en impuretés susceptibles de déclencher le phénomène sont de l’ordre de 10 ppm et que les procédés prévoyant volontairement ce phénomène impliquent des teneurs de l’ordre de 100 ppm, ce qui est encore plus de 15 fois moins que la quantité effectivement relevée dans les prélèvements réalisés lors de la saisie-contrefaçon […].

Enfin, les analyses ont mis en évidence que la teneur en eau mesurée de la solution est de 12,1 g/100 g pour une teneur en acide lactique libre de 74,0 g/100 g ce qui signifie là encore qu’une partie de l’acide lactique apolymérisé, sinon le taux de ce dernier devrait logiquement être de 87,9 g/100 g au lieu des 74,0 g/100 g effectivement mesurés.

Cette différence très significative prouve que le procédé incriminé ne présente aucunement l’étape de pré-traitement revendiquée visant précisément à éviter tout phénomène de polycondensation contrairement à ce que soutiennent les sociétés Purac et Galactic.

La dernière caractéristique mentionnée à la revendication 1 n’est pas non plus reproduite car la distillation mise en œuvre dans le procédé incriminé n’est pas effectuée de façon sélective et essentiellement quantitative comme requis, mais avec un taux de distillât / résidu effectif de l’ordre de 55 à 65% et ne dépassant jamais les 75%, comme l’enseigne le brevet autrichien mis en œuvre […].

Enfin le fait que la totalité de la solution concentrée soit amenée à la distillation ne signifie pas automatiquement que la totalité de l’acide lactique libre de cette solution soit aussi effectivement distillée car il est possible, en choisissant les bonnes conditions de pression et de température, de ne distiller qu’une partie de l’acide lactique distillable et de laisser une partie de l’acide lactique libre dans le résidu de distillation, ce que ne contestent pas les sociétés demanderesses dans leurs conclusions.

Les sociétés Galactic et Purac affirment encore que la mise en œuvre du brevet autrichien par la société Jungbunzlauer conforterait l’existence de la contrefaçon sans en faire la moindre démonstration.

Or la revendication 1 du brevet AT 663 enseigne un

« procédé de fabrication d’acides carboxyliques par fermentation de micro-organismes produisant l(es) acide(s) carboxyliques(s) souhaité(s) et purification ultérieure en plusieurs étapes de la solution obtenue par fermentation caractérisé en ce que ladite purification comprend les étapes suivantes, dans l’ordre indiqué :

a) Purification chromatographique de la solution permettant de séparer les hydrates de carbone et autres substances non ioniques ;

b) Évaporation en une ou plusieurs étapes pour obtenir de l’acide carboxylique largement ou, pour l’essentiel, complètement déshydraté;

c) Distillation sous vide de l’acide carboxylique ainsi obtenu et ;

d) Recyclage du résidu de distillation. »

Ce brevet n’enseigne pas

• de pré-traitement qui élimine complètement les substances ioniques en évitant la polycondensation,
• ni l’élimination de toute l’eau lors de l’étape de concentration (il est seulement indiqué une évaporation pour obtenir un acide largement ou pour l’essentiel complètement déshydraté : l’obligation d’éliminer totalement l’eau n’est pas nécessaire),
• ni une distillation effectuée de manière sélective et essentiellement quantitative.

Il ne permet donc pas d’atteindre l’objectif de production d’un acide de grande pureté, avec un rendement massique particulièrement élevé.

Enfin, les sociétés demanderesses ne peuvent prétendre que la société Jungbunzlauer ait avoué judiciairement avoir commis une contrefaçon ce dont elle s’est toujours défendue.

Le fait d’avoir modifié son installation en cours de procédure et de l’avoir fait constater par huissier ce que le tribunal acte, ne peut constituer un aveu d’autant que cette modification va dans le même sens que celui des résultats des analyses des produits saisis c’est-à-dire le maintien de substances ioniques avant la distillation.

En conséquence, la preuve de la contrefaçon par la société Jungbunzlauer de la revendication 1 du brevet EP 0 986 532 B2 des sociétés Galactic et Purac n’est pas rapportée tant sur l’installation existant au jour de la saisie-contrefaçon le 11 avril 2012 que sur celle modifiée depuis septembre et décembre 2012 et telle que constatée par procès-verbal d’huissier le 27 août 2013.

Les sociétés Galactic et Purac seront déboutées de toutes leurs demandes de ce chef ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Jungbunzlauer

La société Jungbunzlauer forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 250.000 € pour le préjudice moral du fait du caractère abusif de la procédure et de 75.000 € pour le préjudice matériel subi du fait des actes de dénigrement commis par les sociétés Galactic et Purac auprès de deux clients de la société Jungbunzlauer en leur exposant l’existence du litige et en prétendant qu’elle commettait des actes de contrefaçon.

Elle demande également une mesure de publication judiciaire.

Les sociétés Galactic et Purac n’ont répondu à ces demandes qu’en indiquant qu’elles étaient mal fondées du fait de l’existence de la contrefaçon alléguée.

Sur ce

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesses, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

Quant aux actes de dénigrement, la société Jungbunzlauer se contente d’affirmer qu’une société multinationale de l’agro-alimentaire, qui serait un de ses très importants clients lui aurait demandé de faire le point de la présente procédure alors qu’elle ne l’avait jamais évoquée et en lui précisant qu’en l’état elle ne serait pas référencée.

Elle ne verse aucun élément pour étayer cette affirmation.

De la même façon, elle ne rapporte pas la preuve que la branche américaine d’un distributeur multinational de produits chimiques l’ait questionnée sur ce sujet le 20 novembre 2013 lors du salon Food Ingrédients Europe.

En tout état de cause et même si les sociétés Galactic et Purac avaient fait état de l’existence de cette procédure à des tiers ce qui n’est pas démontré, pour que ce fait constitue une faute du fait du dénigrement encore faut-il rapporter la preuve que cette référence à la procédure qui était pendante devant le TGI de Paris, l’ait été en termes désobligeants et sans prendre soin de s’exprimer avec retenue et objectivité.

Cette faute n’est pas rapportée et la société Jungbunzlauer n’établit pas davantage avoir subi un préjudice matériel de l’ordre de 75.000 € du fait de la connaissance qu’aurait eu ses clients de l’existence de ce litige, par une perte de chiffre d’affaires due à la perte de clients ou une baisse de l’évolution de celui-ci.

En conséquence, la société Jungbunzlauer sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande de publication judiciaire qui est une mesure réparatrice complémentaire.

Sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société Jungbunzlauer la somme de 80.000 € à la charge solidaire des sociétés Galactic et Purac sur le fondement de l’article 700 CPC.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

TGI Paris, 3 avril 2014 ; Galactic et al c. Jungbunzlauer

Une saisie trop bien nourrie

La société néerlandaise Nutricia est titulaire du brevet européen EP 2 230 940, concernant une « composition nutritionnelle entérale liquide riche en énergie ». Une opposition contre ce brevet, formée par la société Nestec, est actuellement pendante.

La revendication 1 de ce titre est rédigée comme suit :

Composition nutritionnelle entérale liquide thermostérilisée comprenant de 8 à 14 g de protéine pour 100 ml de composition, ladite protéine comprenant une caséine micellaire et un caséinate, dans laquelle le rapport en poids de la caséine micellaire au caséinate varie de 90:10 à 35:65 et la quantité combinée de caséine micellaire et caséinate représente au moins 70 % en poids de la protéine totale, la composition ayant une densité énergétique d’au moins 8,4 kJ/ml [2,0 kcal/ml].

La société Nutrica met en œuvre ce brevet notamment pour la fabrication des produits Nutilis et Fortimel.

En mars 2007, elle a conclu un accord de développement avec la société Even Santé Industrie (ci-après « ESI »), laquelle dans le cadre de cette sous-traitance s’est engagée à respecter les droits de propriété intellectuelle issus de cet accord, qui a pris fin le 9 mars 2009. 

La société ESI fabrique et conditionne le Nutilis 125 ml, les autres produits couvrant la technologie brevetée, dont le Fortimel, étant fabriqués par la société Nutricia.

La société Nutricia a été autorisée par ordonnance sur requête du 13 octobre 2014 à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ESI, relativement aux produits de la gamme Nutriplen, fabriqués et conditionnés par ESI pour la société Nualtra.

Par ordonnance sur requête du 31 octobre 2014, le président du tribunal de commerce de Brest a ordonné, à la demande de la société ESI, le séquestre de toutes les informations saisies auprès de la société ESI, puis dans le cadre d’un référé-rétractation initié par la société Nutricia, a le 3 novembre 2014, autorisé leur maintien sous séquestre entre les mains de l’huissier instrumentaire.

La société ESI a ensuite fait assigner la société Nutricia en référé devant le juge des requêtes du TGI de Paris, aux fins de rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et pour obtenir la mise sous séquestre de documents.

Par ordonnance sur requête du 3 novembre 2014, le délégataire du président du TGI de Paris a ordonné la mise sous séquestre de toutes les informations, quel qu’en soit le support se rapportant :

• au procédé de fabrication des produits argués de contrefaçon ;
• à l’origine ou à la forme de chaque ingrédient contenu dans les produits argués de contrefaçon ;
• à la composition des ingrédients, y compris les formulations et recettes.

Le 6 novembre 2014, la société Nutricia a assigné la société ESI en référé-rétractation de l’ordonnance du 3 novembre 2014, autorisant la mise sous séquestre de documents.

Voici l’essentiel de l’ordonnance de rétractation en date du 14 novembre 2014 :

Rétractation de l’ordonnance du 13 octobre 2014 autorisant la saisie-contrefaçon

Au soutien de sa demande de rétractation de l’ordonnance en ses points 4 a et 8, ESI expose que le brevet est un brevet de produit et que la saisie-contrefaçon doit être exclusivement limitée aux seules caractéristiques du produit breveté, telles que définies dans les revendications du brevet.

ESI indique que Nutricia dispose de toutes les informations nécessaires, obtenues dans le cadre de la saisie-contrefaçon, afin d’apprécier si le produit Nutriplen, argué de contrefaçon, reproduit les caractéristiques des revendications du brevet.

Par contre, Nutricia ne doit pas avoir accès aux informations autres que celles relatives aux caractéristiques revendiquées, et notamment n’est pas légitime à obtenir des renseignements, sur la formulation et la recette des produits, qui constituent le savoir-faire d’ESI, et concernent des informations confidentielles de Nualtra.

Pas plus, Nutricia n’est fondée à accéder aux informations, relatives au procédé de stérilisation ou de fabrication de la composition nutritionnelle, qui ne sont pas revendiquées dans le brevet de produit, l’emploi dans la revendication 1 du brevet du terme « thermostérilisée » faisant référence à une caractéristique intrinsèque du produit, quel que soit le procédé de fabrication ou de stérilisation. Les revendications 14, 15 et 16 ne visent en aucun cas, un procédé de fabrication de la composition nutritionnelle.

Nutricia ne peut obtenir des renseignements sur l’origine, la forme, les quantités et la composition des ingrédients contenus dans les produits Nutriplen, qui ne font pas partie des caractéristiques du brevet, lequel ne revendique pas de formulation ou de recette spécifique.

La divulgation de l’ensemble de ces éléments aurait des conséquences irréversibles et considérables et serait de nature à mettre en péril l’activité de la société ESI.

La société Nutricia soutient quant à elle qu’il convient d’analyser la description du brevet, qui fait partie intégrante des éléments à considérer afin d’interpréter la portée de l’invention, laquelle fait référence au procédé d’obtention des compositions nutritionnelles des produits pour obtenir une composition stable à haute teneur en protéines, à la concentration de la caséine micellaire et aux types de caséines susceptibles d’être utilisées, à la viscosité du produit et à la stabilité de conservation des compositions susceptible d’être affectée par le traitement thermique appliqué.

Elle rappelle que la revendication principale désigne une composition thermostérilisée, ce qui a permis à l’OEB de considérer, au cours de la procédure de délivrance du brevet, que le produit, caractérisé par son procédé d’obtention, était distinct des autres et expose qu’il est admis qu’une revendication de produit puisse renvoyer à une revendication de procédé. Nutricia ajoute que la nature et la forme des ingrédients protéiniques des compositions arguées de contrefaçon sont importantes et il importe pour déterminer les quantités des caséines micellaires, des caséinates et du petit-lait, présentes dans les produits argués de contrefaçon, de pouvoir caractériser la forme et la concentration du pré-mix utilisé et de s’assurer du respect des ratios définis par le brevet.

A titre subsidiaire, Nutricia sollicite la modification de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, afin d’y ajouter des investigations relatives au procédé de thermostérilisation et à l’origine, la forme et les quantités de chaque ingrédient pour en déterminer la teneur, concentration et nature protéique.

Sur ce

Procédé de fabrication

L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications, lesquelles définissent le moyen de l’invention et l’objet et la portée du monopole d’exploitation.

Lorsque le brevet porte sur un procédé, les droits conférés par le brevet s’étendent aux produits directement obtenus par ce procédé. L’inverse n’est pas vrai, lorsque le brevet porte sur un produit.

La description de l’invention, à la lumière de laquelle les revendications sont analysées, expose avec exactitude et précision l’invention et a pour fonction de divulguer l’invention en la rendant accessible au public lors de la publication de la demande de brevet.

Si la description de l’invention, dans le brevet EP 2 230 940 […] évoque effectivement la soumission « de la composition à un traitement par la chaleur comme une pasteurisation ou une stérilisation, de sorte que la charge microbienne soit réduite » (page 12), « la soumission de la solution résultante à un traitement par la chaleur (pasteurisation, stérilisation) » et « des durées de pasteurisation typiques de 30 secondes à 85° C. Des durées de stérilisation typiques sont de 4 minutes à 124° C » (page 33), « Il s’est avéré favorable de ne pas pasteuriser mais uniquement de stériliser la formulation selon l’invention » (page 34), ou encore évoque « des difficultés techniques inhérentes à la production de la composition » (page 4), seule la revendication n° 1 emploie le terme de « composition […] thermostérilisée », mais aucune des 16 revendications du brevet ne porte sur un procédé de stérilisation ou de fabrication de la composition nutritionnelle et n’indique la manière d’y procéder.

Le brevet ne porte donc pas sur un procédé de fabrication, mais uniquement sur la composition du produit. Le saisi ne peut donc obtenir, des informations relatives au procédé de fabrication, qui appartiennent au savoir-faire de ESI.

L’ordonnance du 13 octobre 2014 doit être rétractée sur ce point.

Origine, forme, quantité et composition des produits, formulation et recette

Le produit breveté est, selon les revendications, à forte teneur en protéines, comprenant une caséine micellaire et un caséinate, représentant au moins 70 % en poids de la protéine totale, ainsi que du petit-lait, jusqu’à environ 30 % en poids de la protéine totale, ces trois ingrédients représentant au moins 95 % en poids de la protéine totale. Il comprend en outre une graisse (fournissant entre 20 à 40 % de la teneur énergétique de la composition), un glucide (entre 30 et 60 % de la teneur énergétique) et au moins un acide.

Les revendications du brevet définissent les éléments composant le produit breveté, le pourcentage de chacun d’entre eux par rapport à la protéine totale, les proportions et ratios entre les ingrédients, leur valeur respective en teneur énergétique mais ne déterminent aucunement les éléments propres à l’origine des produits utilisés (nature, fournisseur, pureté, concentration), à leur forme (liquide, en poudre, prémix), à leur quantité et à leur composition, si ce n’est que la composition nutritionnelle doit respecter les revendications précitées.

Les revendications ne donnent pas plus d’indication sur les formulations et recettes.

Le saisi ne peut dans ces conditions, obtenir dans le cadre de la mesure de contrefaçon, des informations sur ces éléments qui ne figurent pas dans les revendications du brevet. L’ordonnance doit donc être rétractée en ses points 4 a, et 8, selon les modalités exposées au dispositif de la présente ordonnance.

Eu égard au périmètre de la saisie-contrefaçon tel qu’il a été modifié suivant les motifs précités, il appartiendra à l’huissier instrumentaire de restituer à ESI, les documents sous scellés, qui sont susceptibles de contenir les informations auxquelles le saisi ne peut avoir accès.

Rétractation de l’ordonnance du 3 novembre 2014 autorisant le séquestre des documents

L’huissier instrumentaire a été institué séquestre de l’intégralité des documents saisis au cours des opérations de saisie-contrefaçon, en deux exemplaires, les uns caviardés, les autres non caviardés.

Postérieurement à cette décision, ESI a accepté la remise au saisissant des documents « caviardés » appréhendés pendant la saisie et qui se trouvent désormais entre les mains de Nutricia.

Il n’existe aucun motif légitime de rétracter cette ordonnance de séquestre, laquelle prend fin en tout état de cause à la date du prononcé de la présente décision.

Sur les autres demandes

La présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.

Nutricia qui succombe supportera les dépens.

En application des dispositions de l’article 700 CPC, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 3 000 euros sera allouée à ESI à ce titre.

Par ces motifs, le Tribunal

• Ordonne la rétractation partielle de l’ordonnance du 13 octobre 2014 ;
• Supprime les paragraphes suivants :

§4 a) : l’autorisation de procéder à la saisie réelle ou descriptive « des documents quel qu’en soit le support, afin de décrire le procédé de fabrication, la composition, l’origine, la forme et les quantités de chaque ingrédient contenu dans les produits susceptibles de contrefaire le brevet, en particulier les produits Nutriplen » ;
§8 : l’autorisation d’accéder « aux documents de procédé sur les compositions préparées sur le site d’ESI, portant sur les produits susceptibles de contrefaire le brevet, en particulier les produits Nutriplen »;

• Dit que l’huissier instrumentaire restituera à la société ESI les documents non caviardés saisis au cours des opérations de saisie-contrefaçon placés sous scellés et séquestrés entre ses mains ;
• Rejette la demande de rétractation de l’ordonnance de séquestre du 3 novembre 2014 ;
• Condamne la société Nutricia aux dépens, qui seront augmentés de la somme de 3 000 €.

Ordonnance publiée au PIBD 1019 III-1.

TGI Paris (ordonnance de référé-rétractation), 14 novembre 2014 ;

Even Santé Industrie c. Nutricia